Sachverhalt:
A.
Am
12. Oktober 2012 meldete die Schweizerische Eidgenossenschaft, vertreten durch armasuisse, beim
Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: IGE, Vorinstanz) die Wortmarke
Nr. 640'600 "Swiss Military" an. Die Marke wurde am 5. März 2013 auf der Online-Schutzrechtsdatenbank
veröffentlicht. Sie beansprucht unter anderem Schutz für folgende Waren:
Klasse 14: Uhren und Zeitmessinstrumente; alle vorgenannten Waren
schweizerischer Herkunft
B.
Am
17. April 2013 erhob Montres Charmex SA gegen die Eintragung der gleichnamigen Marke Widerspruch
und beantragte deren teilweisen Widerruf. Der Widerspruch stützte sich auf die Schweizer Wortmarke
Nr. 426'567 "Swiss Military", die am 24. Februar 1995 hinterlegt und am 11. Juni
1996 für folgende Waren ins Markenregister eingetragen wurde:
Klasse 14: Uhren schweizerischer Herkunft
C.
Am
30. Mai 2013 ersuchte die Widersprechende um Sistierung des Verfahrens, da die Parteien Vergleichsgespräche
aufgenommen hätten.
D.
Mit
Verfügung vom 18. Juni 2013 wurde das Verfahren aufgrund der laufenden Vergleichsverhandlungen
auf unbestimmte Zeit sistiert.
E.
Am
13. November 2014 wurde die Sistierung auf Antrag der Widerspruchsgegnerin aufgehoben.
F.
Mit
Widerspruchsantwort vom 16. Dezember 2014 bestritt die Widerspruchsgegnerin das Vorliegen einer
Verwechslungsgefahr und erhob die Einrede, die Widerspruchsmarke sei für die eingetragenen Waren
nicht rechtserhaltend gebraucht worden. Die Widerspruchsgegnerin hielt weiter fest, sie anerkenne die
Doppelidentität zwischen den Zeichen und den beanspruchten Waren. Dessen ungeachtet sei das Vorliegen
einer Verwechslungsgefahr zu verneinen, weil den Verkehrskreisen wegen der Parlamentsöffentlichkeit
und der öffentlich geführten Debatten im Zusammenhang mit der Registrierung der Marken "Swiss
Army", "Swiss Military" und "Swiss Air Force" bekannt sei, dass die genannten
Zeichen der Widerspruchsgegnerin zuständen und von ihr beansprucht würden. Die Beachtung der
absoluten Ausschlussgründe von Amtes wegen führe dazu, dass das IGE im Widerspruchsverfahren
zwar keinen Entscheid über die Ungültigkeit der Widerspruchsmarke fällen könne, den
Widerspruch jedoch abweisen müsse, falls sich dieser auf eine Marke stütze, deren Nichtigkeit
von Amtes wegen zu beachten sei. Der Grundsatz, wonach die Rechtsbeständigkeit einer Marke in der
Regel im Zivilverfahren beurteilt werde, stehe einer Abweisung des Widerspruchs aufgrund überwiegender
öffentlicher Interessen sowie Verletzung von geltendem Recht nicht entgegen.
G.
Mit
Replik vom 24. April 2015 bestätigte die Widersprechende ihre Vorbringen und legte zwecks Glaubhaftmachung
des rechtserhaltenden Gebrauchs Kataloge, Lieferscheine, Printscreens von Webseiten, Werbeflyer und Displayboxen
ins Recht. Beim Widerspruchsverfahren handle es sich um ein Verfahren sui
generis mit entsprechend eingeschränkten Rügemöglichkeiten, so die Widersprechende.
Weder die Löschung der Widerspruchsmarke, noch Beweisfragen im Zusammenhang mit politischen Diskursen
seien Gegenstand des Widerspruchsverfahrens. Für die Klärung dieser Rechtsfragen stehe der
Widerspruchsgegnerin der Weg an die Zivilgerichte offen.
H.
Die
Widerspruchsgegnerin widersetzte sich dieser Darstellung mit Duplik vom 30. Juni 2015. Sie bestritt
den Beweiswert der eingereichten Gebrauchsbelege mit dem Argument, ein nichtiges Zeichen, dem kein
Rechtsschutz
zukomme, könne nicht rechtserhaltend gebraucht werden. Gemäss Bundesgesetz zum
Schutz öffentlicher Wappen und anderer öffentlicher Zeichen (Wappenschutzgesetz) dürften
die Wörter "Eidgenossenschaft", "Bund", "eidgenössisch" oder
Ausdrücke, die mit diesen verwechselbar seien, weder für sich allein, noch in Verbindung mit
anderen Wörtern benutzt werden, falls diese Benutzung über amtliche Beziehungen täuschen
könne. Dass die Bezeichnung Swiss Military eine Verwechslungsgefahr schaffe, sei durch das Bundesverwaltungsgericht
auch für die beanspruchten Uhren festgestellt worden (B-6372/2010 vom 31. Januar 2011 "Swiss
Military by BTS"). Der Widersprechenden werde dadurch im Rahmen des Widerspruchsverfahrens zwar
ihren Abwehranspruch, nicht jedoch ihr Registerrecht entzogen.
I.
Mit
Verfügung vom 8. Januar 2016 hiess die Vorinstanz den Widerspruch gut. Sie widerrief die Eintragung
der angefochtenen Schweizer Marke Nr. 640'600 "Swiss Military" für die Waren Uhren
und Zeitmessinstrumente; alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft. Sie begründete
ihren Entscheid mit dem Argument, der rechtserhaltende Gebrauch der Widerspruchsmarke im Zeitraum vom
16. Dezember 2009 bis zum 16. Dezember 2014 sei glaubhaft dargelegt worden. Für die Beurteilung
der rechtserhaltenden Wirkung einer Gebrauchshandlung sei es unerheblich, ob dieser Gebrauch im Sinne
des Wappenschutzgesetzes zulässig sei. Gegenstand des summarischen Widerspruchsverfahrens bilde
allein die Prüfung der Frage, ob relative Ausschlussgründe vorlägen. Fragen, welche die
endgültige Berechtigung an einer Marke zum Gegenstand hätten, seien im Widerspruchsverfahren
nicht zu berücksichtigen. Die Vorinstanz führte weiter aus, bei Doppelidentität stelle
sich die Frage des Schutzumfangs aufgrund des absoluten Schutzes nicht. Im Widerspruchsverfahren könne
der Abwehranspruch solange nicht verwehrt bleiben, als nicht die Nichtigkeit der Widerspruchsmarke im
Rahmen eines Zivilprozesses festgestellt worden sei.
J.
Gegen
diesen Entscheid legte die Widerspruchsgegnerin (nachfolgend: Beschwerdeführerin) am 10. Februar
2016 beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde ein. Zur Begründung bringt sie vor, die Annahme eines
rechtserhaltenden Gebrauchs setze zunächst voraus, dass das Markenrecht entstanden sei. Weil das
Markenrecht der Beschwerdegegnerin nie entstanden sei, könne es auch nicht aufrechterhalten, beziehungsweise
rechtserhaltend gebraucht werden. Weiter gehe gemäss Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts
ein hoheitliches Kennzeichen einer vorbestehenden Marke grundsätzlich vor, was bei der Beurteilung
des Schutzumfangs zu berücksichtigen sei. Das Zeichen "Swiss Military" der Widersprechenden
werde von der amtlichen Bezeichnung Swiss Military beziehungsweise Schweizer Armee erfasst. Der Schutzumfang
der Widerspruchsmarke reduziere sich entsprechend auf null. Die Widerspruchsmarke bleibe zwar formell
bestehen, indessen könne sie ihren Abwehranspruch im Widerspruchsverfahren nicht durchsetzen. Zur
Verwechslungsgefahr bringt die Beschwerdeführerin schliesslich vor, dass diese nicht bestehe, weil
die Widerspruchsmarke in ihrer Unterscheidungsfunktion nicht beeinträchtigt werde. Die Widerspruchsmarke
suggeriere eine Beziehung zur Eidgenossenschaft und kein Abnehmer würde einen Rückschluss von
der angefochtenen Marke auf die Beschwerdegegnerin ziehen.
K.
Mit
Eingabe vom 6. Mai 2016 beantragt die Beschwerdegegnerin die Abweisung der Beschwerde. Zur Begründung
führte sie aus, die Beschwerdeführerin habe die Gültigkeit ihrer Marke seit 1996 nie angezweifelt.
Im Jahr 2009 habe sie mit der Beschwerdeführerin Kontakt aufgenommen und die Möglichkeit einer
Abtretung oder Lizenzierung angesprochen. Erst als die Beschwerdeführerin aufgrund des eingelegten
Widerspruchs feststellen musste, dass ihr Vorhaben, die Marke "Swiss Military" für verschiedene
Waren zu schützen und an Private zu lizenzieren, nicht vollumfänglich durchsetzbar sei, habe
sie die Gültigkeit der Marke in Frage gestellt. Die Beschwerdegegnerin habe die Marke "Swiss
Military" während mehr als 20 Jahren konsequent, ununterbrochen und unangefochten verwendet
und aufgebaut. Dass die Beschwerdeführerin das Zeichen "Swiss Military" als Marke schützen
wolle, dürfe nicht dazu führen, dass die bisher unangefochtene Marke ihres Ausschliesslichkeitsanspruchs
beraubt werde. Dass die Beschwerdeführerin zusätzlich geltend mache, der Widerspruchsmarke
komme keinen Schutzumfang zu, verstärke den Enteignungscharakter. Insbesondere sei stossend, dass
die Beschwerdeführerin ihre Marke nicht für eigene Produkte verwenden wolle, sondern an Konkurrenten
der Beschwerdegegnerin lizenziere, um damit Geld zu verdienen. Die Beschwerdegegnerin führte weiter
aus, im Widerspruchsverfahren sei die Schutzfähigkeit einer Marke kein Beurteilungsgegenstand. Gemäss
Botschaft zum geltenden Markenschutzgesetz seien neue Marken, unabhängig vom Bestehen einer Verwechslungsgefahr,
bei Doppelidentität vom Markenschutz ausgeschlossen. Die Beschwerdegegnerin bringt weiter vor, im
geltenden Widerspruchsverfahren sei die Nichtigkeitseinrede nicht vorgesehen. Selbst wenn diese Einrede
grundsätzlich zugelassen wäre, würde sie vorliegend nicht greifen, da die Marke "Swiss
Military" selbst unter der Annahme einer ursprünglichen Ungültigkeit aufgrund der intensiven,
langjährigen und ununterbrochenen Verwendung einer eigenständige Bedeutung im Sinne einer secondary
meaning erlangt habe. Die Beschwerdegegnerin führt weiter aus, dass bei der Beurteilung des
rechtserhaltenden Gebrauchs darauf abzustellen sei, ob eine Marke als Zeichen mit Unterscheidungsfunktion
gebraucht werde. Im vorliegenden Verfahren sei nicht der Eintragungsentscheid des IGE aus dem Jahre 1996
auf seine Richtigkeit hin zu überprüfen, sondern höchstens zu beurteilen, welcher Schutzumfang
der Widerspruchsmarke zum jetzigen Zeitpunkt zukomme. Sie macht weiter geltend, dass aufgrund der fehlenden
Täuschungseignung kein Verstoss gegen das Wappenschutzgesetz vorliege. Vor 20 Jahren sei die englische
Sprache noch nicht dermassen üblich gewesen, dass die massgeblichen Verkehrskreise eine Beziehung
zur Eidgenossenschaft, die über die schweizerische Herkunft der Produkte hinausgehe, vermuteten.
Die Beschwerdgegnerin beruft sich im Weiteren darauf, dass die absoluten Schutzausschlussgründe
im Eintragungsverfahren geprüft worden seien und die Gültigkeit der Marke im Jahr 2009 im Rahmen
der Verhandlungen über eine allfällige Abtretung und letztmals im Jahr 2012 anerkannt worden
sei. Aufgrund dieses Vertrauens habe die Beschwerdegegnerin in jahrelanger Aufbauarbeit hohe Investitionen
in ihre Marke getätigt. Bei einem Entzug ihrer Ausschliesslichkeitsrechte könne die Beschwerdegegnerin
diese Investitionen nicht mehr nutzen und der geschaffene Wert zerfalle. Die Beschwerdegegnerin legt
unter Berufung auf die Eigentumsgarantie dar, dass ein Widerruf nur zulässig sei, wenn er auf einer
genügenden gesetzlichen Grundlage beruhe, im öffentlichen Interesse liege, verhältnismässig
sei und gegen volle Entschädigung erfolge. Ein Entzug des Abwehrrechts komme einem Entzug des Rechtes
an sich gleich.
L.
Die
Vorinstanz verzichtete am 9. Mai 2016 auf die Einreichung einer Vernehmlassung und beantragt die
Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolge.
M.
Auf
Antrag der Beschwerdeführerin wurde am 2. Mai 2017 am Sitz des Bundesverwaltungsgerichts eine
mündliche und öffentliche Verhandlung durchgeführt. Anlässlich der Verhandlung ergänzten
die Parteien den Sachverhalt um einige Bemerkung und die Beschwerdeführerin reichte weitere Belege
ein. Die Verfahrensbeteiligten hielten an ihren Rechtsbegehren und den entsprechenden Begründungen
fest.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das
Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz
in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31
, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes
vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Als Widerspruchsgegnerin ist die Beschwerdeführerin durch
die angefochtene Verfügung besonders berührt (Art. 48 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes
vom 20. Dezember 1968 [VwVG, SR 172.021]). Sie hat ein als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse
an deren Aufhebung oder Änderung, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1
VwVG). Die Beschwerde wurde innert Frist und formgerecht erhoben, auch die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen
liegen vor (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1 und Art. 44 ff. VwVG).
Auf die Beschwerde ist damit einzutreten.
2.
2.1 Vom
Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die mit einer älteren Marke identisch und für die
gleichen Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind wie diese (Art. 3 Abs. 1 lit. a des
Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). Das markenrechtliche Ausschliesslichkeitsrecht
steht dem Inhaber einer hinterlegten oder eingetragenen Marke zu (Art. 3 Abs. 2 lit. a
MSchG), die eine Priorität nach diesem Gesetz (Art. 6-8 MSchG) geniesst oder die zum Zeitpunkt der
Hinterlegung des unter Absatz 1 fallenden Zeichens im Sinne von Artikel 6bis
der Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 1883 zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Pariser
Verbandsübereinkunft) in der Schweiz notorisch bekannt ist (Art. 3 Abs. 2 Bst. b
MSchG). Der Regelungsbereich von Art. 3 MSchG beschränkt sich entgegen der Marginalie nicht
nur auf die genannten relativen Ausschlussgründe, sondern ist im Kollisionsfall auch zentral für
die Bestimmung des Schutzumfangs einer Marke (Gallus Joller, in:
Noth / Bühler / Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017,
Art. 3 N. 2; vgl. E. 2.3 nachfolgend).
2.2 Im
Gegensatz zu Art. 3 Abs. 1 lit. b und c MSchG sieht Art. 3 Abs. 1 lit. a
MSchG das Tatbestandsmerkmal der Verwechslungsgefahr nicht expressis verbis vor. In der Literatur wird
dieser Umstand kontrovers beurteilt (eine Übersicht zu den Lehrmeinungen findet sich bei Gallus
Joller, in: Noth / Bühler / Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG],
2. Aufl. 2017, Art. 3 N. 12).
2.3 Ein
Widerspruch kann sich nach Art. 3 Abs. 1 MSchG nur auf die relativen Ausschlussgründe stützen
(Art. 31 MSchG i.V.m. Art. 20 ff. der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992
[MSchV, SR 232.111]; Bernard Volken, in: David/Frick[Hrsg.], BSK MSchG, Art. 31
N. 36). Allerdings sind die Grundsätze der absoluten Ausschlussgründe nach Art. 2 lit. a
MSchG dennoch bedeutsam für die Bestimmung der Kennzeichnungskraft, denn Marken, welche Gemeingut
sind, verdienen keinen Schutz und müssen entsprechend in ihrem Schutzumfang eingeschränkt werden
(Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7506/2006 vom 21. März 2007 E. 3 "Karomuster [fig.]
/ Karomuster [fig.]"; Gregor Wild, in: Noth / Bühler / Thouvenin
[Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 31 N. 16). Selbiges gilt für
Marken, welche an einem anderen absoluten Ausschlussgrund, wie etwa dem Verstoss gegen geltendes Recht
nach Art. 2 lit. d MSchG, leiden (Matthias Städeli / Simone Brauchbar Birkhäuser,
in: David/Frick[Hrsg.], BSK MSchG, Art. 2 N. 357).
2.4 In
Ausführung von Art. 6ter PVÜ regelt und konkretisiert das Bundesgesetz über den Schutz
des Schweizerwappens und anderer öffentlicher Zeichen vom 21. Juni 2013 (Wappenschutzgesetz, WSchG,
SR 232.21) den Gebrauch von Wappen und anderen hoheitlichen Zeichen (Botschaft des Bundesrates vom
16. Dezember 1929 über den Entwurf eines Bundesgesetzes zum Schutz öffentlicher Wappen und
anderer öffentlicher Zeichen, BBl 1929 III 602, S. 604 f.). Im Unterschied zu gewerblichen Marken,
welche die Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion gewährleisten sollen, dienen diese Schutzobjekte
in funktionaler Hinsicht der Kennzeichnung und Repräsentation der Staatshoheit sowie der Unterscheidung
von Nationalstaaten. Wie die Beschwerdeführerin zutreffend vorbringt, richtet sich das Wappenschutzgesetz
auf den Schutz der Öffentlichkeit vor Täuschung über amtliche Beziehungen und irreführenden
Herkunftsangaben (BGE 116 IV 254 E. 1 "Communication officielle"; Urteil des BVGer B 2781/2014
vom 27. Oktober 2016 E. 5.1 "Concept+"; RKGE in sic! 2005, S. 587 E. 4 "Chevrolet").
Ausdrücke wie "Eidgenossenschaft", "Bund", "eidgenössisch", "Kanton",
"kantonal", "Gemeinde", "kommunal" und andere Bezeichnungen, die auf eine
Behörde der Schweiz oder auf eine behördliche oder behördennahe Tätigkeit schliessen
lassen, gelten als amtliche Bezeichnungen im Sinne von Art. 6 WSchG. Die Auflistung in Art. 6 WSchG ist
nicht abschliessend (Urteil des BVGer B-6372/2010 vom 31. Januar 2011 E. 3.1 "Swiss Military by
BTS"; Stefan Szabo, in: David/Frick [Hrsg.], Kommentar zum Wappenschutzgesetz,
Art. 6 N. 6). Nach Art. 9 Abs. 1 WSchG dürfen amtliche Bezeichnungen und mit ihnen verwechselbare
Ausdrücke für sich alleine nur von dem Gemeinwesen, zu dem sie gehören, verwendet werden.
Bezeichnungen nach Art. 9 Abs. 1 WSchG dürfen in Verbindung mit anderen Wort- oder Bildelementen
gebraucht werden, es sei denn der Gebrauch sei irreführend oder verstosse gegen die öffentliche
Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht (Art. 9 Abs. 3 WSchG).
3.
3.1 Die
Beschwerdeführerin macht geltend, dass die Widerspruchsmarke nicht rechtserhaltend gebraucht werde.
Sie begründet dies mit dem Argument, dass die Widerspruchsmarke gegen Art. 6 und 8 (seit 1. Januar
2017 neu Art. 9) WSchG verstosse und damit ein rechtswidriges Zeichen sei. Entsprechend sei der Markenschutz
der Widerspruchsmarke gar nie entstanden. Ein Recht, das nie entstanden sei, könne aber auch nicht
erhalten werden. Folglich müsse der rechtserhaltende Gebrauch abgelehnt werden.
3.2 Mit
dieser Rüge greift die Beschwerdeführerin die Rechtsbeständigkeit der Widerspruchsmarke
an und für sich an. Das verwaltungsrechtliche Widerspruchsverfahren sieht eine derartige Nichtigkeitseinrede
aufgrund absoluter Ausschlussgründe allerdings weder vorfrageweise noch in der Hauptsache vor (Gregor
wild, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2009, Art. 31 Rz. 17; Bernard
Volken, in: David/Frick[Hrsg.], BSK MSchG, Art. 31 N. 35; Florent Thouvenin
in: sic! 2009, S. 544 Fn. 1). Gegen den Bestand des Markenrechts an und für sich müsste grundsätzlich
eine Zivilklage auf Löschung der Marke angestrengt werden.
3.3 Davon
zu unterscheiden ist die Frage, ob die Widerspruchsmarke an einem Nichtgebrauch nach Art. 12 MSchG leidet
und darum keinen Bestand haben solle. Hierbei kann in der Tat mit einem Löschungsantrag die Rechtsbeständigkeit
einer Marke gemäss den Vorgaben des Art. 35 lit. e i.V.m. Art. 12 Abs. 1 MSchG angegriffen
werden. Vorliegend handelt es sich aber um ein reines Widerspruchsverfahren, ohne dass ein solcher Löschungsantrag
gestellt worden wäre bzw. eine Verfahrensvereinigung mit einem Löschungsverfahren vorgenommen
worden wäre. Entsprechend kann über die Rechtsbeständigkeit der Widerspruchsmarke auch
nicht geurteilt werden.
3.4 Wird
im reinen Widerspruchsverfahren die Nichtgebrauchseinrede nach Art. 12 Abs. 1 MSchG geltend
gemacht, richtet sich diese lediglich gegen die markenrechtlichen Abwehrrechte der Widerspruchsmarke
im inter partes Verfahren und nicht gegen deren Rechtsbestand an und für sich.
3.5 Die
Beschwerdeführerin macht indes keine Ausführungen, inwiefern ein Nichtgebrauch gemäss
Art. 12 MSchG im vorliegenden Widerspruchsverfahren gegeben wäre bzw. inwiefern die vorinstanzliche
Beurteilung, dass die Widerspruchsmarke die Gebrauchsvoraussetzungen erfülle, nicht korrekt sei.
3.6 Da
aus Sicht des Bundesverwaltungsgerichts kein Anlass besteht, an der vorinstanzlichen Einschätzung
bezüglich der Gebrauchsvoraussetzungen zu zweifeln, kann festgehalten werden, dass vorliegend die
Nichtgebrauchseinrede nicht durchzudringen vermag.
3.7 Insofern
die Beschwerdeführerin mit ihrer Rüge der Unrechtmässigkeit der Widerspruchsmarke lediglich
darauf abzielt, deren Abwehrrechte mithilfe von absoluten Ausschlussgründen anzugreifen, sei darauf
hingewiesen, dass diese Frage von der Rechtsbeständigkeit der Marke unabhängig beurteilt wird
und im Widerspruchsverfahren im Rahmen der Beurteilung des Schutzumfanges diskutiert wird (E. 5. nachfolgend).
4.
4.1 Die
beiden strittigen Zeichen sind offensichtlich identisch, worüber auch Einigkeit herrscht. Auch die
beanspruchten Waren sind die gleichen. Folglich ist für die Beurteilung des Widerspruchs Art. 3
lit. a MSchG einschlägig.
4.2 Die
Vorinstanz und mit ihr die Beschwerdegegnerin machen geltend, dass gemäss Wortlaut des Art. 3 lit.
a MSchG - also bei vorliegen einer sog. Doppelidentität - keine Verwechslungsgefahr
gegeben sein muss, um ein jüngeres Zeichen vom Markenschutz auszuschliessen. Demgegenüber ist
die Beschwerdeführerin der Auffassung, dass der Inhaber der älteren Marke, im Sinne einer gesetzlichen
Vermutung, lediglich vom Nachweis der Verwechslungsgefahr entbunden sei, der Inhaber der jüngeren
Marke aber diese Vermutung umstossen kann und es ihm möglich sein muss, mit geeigneten Mitteln das
Fehlen einer Verwechslungsgefahr darzulegen.
4.3
4.3.1 Dass
Art. 3 lit. a MSchG nicht ausschliesslich grammatikalisch ausgelegt werden kann, hat das Bundesgericht
im Fall BGE 122 III 469 E. 5 a "Chanel" expressis verbis festgehalten. So müssen laut
Bundesgericht auch die systematische, die historische und die teleologische Auslegung des Gesetzes mitberücksichtigt
werden. Die Anwendung dieses Methodenpluralismus' entsprich langjähriger und gefestigter Rechtsprechung
des Bundesgerichts in allen Rechtsgebieten (BGE 122 III 324 E. 7 a; BGE 121 III 408 E. 4 b; BGE 121 V
58 E. 3 b; BGE 119 II 353 E. 5; BGE 119 Ia 241 E. 7 a; BGE 118 Ib 448 E. 3 c).
4.3.2 In
gesetzessystematischer Hinsicht muss Art. 3 lit. a MSchG in erster Linie im Zusammenhang mit den weiteren
Fällen von relativen Ausschlussgründen nach Art. 3 lit. b und lit. c MSchG betrachtet werden.
Während in den Fällen nach lit. b und lit. c entweder die ältere Marke lediglich ähnlich
oder die Waren bzw. Dienstleistungen lediglich gleichartig zu
sein brauchen, beschreibt lit. a den Fall, wonach die Marken identisch
und die Waren bzw. Dienstleistungen gleich sind (daher Doppelidentität).
Somit bildet Art. 3 lit. a MSchG im Zusammenspiel mit den lit. b und lit. c des Art. 3 MSchG quasi
den Kulminationspunkt der relativen Ausschlussgründe. Verbindendes Element der drei Tatbestände
ist dabei der Beschrieb des Schutzumfangs der älteren Marke durch die zwei Elemente Zeichenähnlichkeit
und Warengleichartigkeit. Der Schutzumfang wird indes gerade durch das Institut der Verwechslungsgefahr
bestimmt, weshalb ein relativer Ausschlussgrund ohne Verwechslungsgefahr nicht gegeben sein kann (ebenso
Eugen Marbach, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht,
Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 691).
4.3.3 Weiter
ist Art. 3 lit. a MSchG auch in den internationalen Kontext einzubinden. So schreibt Art. 16 Abs. 1 des
Abkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum (TRIPS, SR. 0.632.20) vor,
dass bei der Benutzung von identischen Zeichen und identischen Waren eine Verwechslungsgefahr vermutet
wird. Die Verwechslungsgefahr wird also nicht gänzlich aus dem Tatbestand verbannt, sondern lediglich
angenommen. Eine solche Annahme ist allerdings grundsätzlich widerlegbar und hat in erster Linie
eine beweisrechtliche Privilegierung einer Partei zum Ziel (Adrian Staehelin / Daniel
Staehelin / Pascal Grolimund, in: Zivilprozessrecht, 2008, § 18 Rz. 54 und Oscar
Vogel / Karl Spühler, in: Grundriss des Zivilprozessrechts, 8. Aufl. 2006, Kapitel 10
Rz. 48; für das deutsch Recht Adolf Baumbach / Wolfgang Lauterbach / Jan
Albers / Peter Hartmann, in: Zivilprozessordnung, 75. Aufl. 2017, § 292 Rz. 9). Die unwiderlegbare
Vermutung bzw. sog. Fiktion bildet einen Sonderfall der Vermutung, deren Vorhandensein sich aus den entsprechenden
Gesetzesbestimmungen ergibt (Adrian Staehelin / Daniel Staehelin / Pascal Grolimund,
in: Zivilprozessrecht, 2008, § 18 Rz. 56). Die Bestimmung von Art. 16 Abs. 1 TRIPS ist eindeutig
als Vermutung zu verstehen und lässt keinen Interpretationsspielraum offen, ob allenfalls eine unwiderlegbare
Vermutung bzw. Fiktion vorläge. Die Vorgaben des TRIPS sind indes nur Mindestvorschriften und können
von Mitgliedsstaaten auch strenger legiferiert werden. Dennoch sind bei einer systematischen Auslegung
die Bestimmungen des TRIPS miteinzubeziehen.
4.3.4 Weiter
zu berücksichtigen ist der Umstand, dass neben dem Markenrecht noch weitere kennzeichenrechtliche
Gesetze existieren, welche auch im Kollisionsverfahren berücksichtigt werden müssen (Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 4.3.5. "Gadovist / Gadogita").
Wie noch zu zeigen sein wird, ist vorliegend insbesondere das Wappenschutzgesetz von besonderer Bedeutung.
Grundsätzlich ist aber auch etwa an das Bundesgesetz betreffend den Schutz des Zeichens und des
Namens des Roten Kreuzes (Rotkreuzgesetz, SR. 232.22) oder das Bundesgesetz zum Schutz von Namen und
Zeichen der Organisation der Vereinten Nationen und anderer zwischenstaatlicher Organisationen (NZSchG,
SR. 232.23) zu denken. Es ist ein unbestrittener Grundsatz, dass im Rahmen der Beurteilung der Verwechslungsgefahr
der Schutzumfang einer Marke mitunter nach den Grundsätzen herausgearbeitet wird, wie sie bei der
Beurteilung der absoluten Ausschlussgründen entwickelt wurden (vgl.
E. 5.1 unten). Solche Überlegungen zu absoluten Ausschlussgründen stützen sich
indes oftmals auf Spezialgesetzliche Bestimmungen wie die vorangehend erwähnten. Bei einem Ausschluss
der Verwechslungsgefahr in Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG würden demnach die durchaus diversen
und zum Teil mit dem Markenrecht nicht immer genau deckungsgleichen Interessen und Ziele dieser kennzeichenrechtlichen
Spezialgesetze ebenfalls über Bord geworfen und müssten unberücksichtigt bleiben. Für
einen solchen doch recht grossen Eingriff bedürfte es einer einigermassen klaren Rechtfertigung,
welche aber nicht ersichtlich ist (im Ergebnis ebenso Gregor Wild, in: Markenschutzgesetz
[MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 31 Rz. 17, der für das Widerspruchsverfahren zu diesem Zweck
eine Nichtigkeitseinrede basierend auf absoluten Ausschlussgründen annimmt).
4.3.5 In
einer systematischen Auslegung von Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG ist somit festzuhalten, dass die sachlich
eng verwandten Bestimmungen von Art. 3 Abs. 1 lit. b und lit. c MSchG eine Verwechslungsgefahr erfordern
und Art. 16 Abs. 1 TRIPS eine solche für Fälle von Doppelidentität immerhin vermutet.
Zudem bildet die Verwechslungsgefahr den gewollten Anknüpfungspunkt zu weiteren zeichenrechtlichen
Gesetzen, welche bei Nichtprüfung der Verwechslungsgefahr ebenfalls ausgeklammert würden. In
einer völkerrechtsbeachtenden Auslegung und unter Berücksichtigung der Interessen und Ziele
weiterer zeichenrechtlicher Gesetze spricht vieles dafür, die Verwechslungsgefahr auch als Teil
von Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG anzusehen (ebenso Thomas Cottier, Das Problem
der Parallelimporte im Freihandelsabkommen Schweiz-EG und im Recht der WTO-GATT, SMI 1995, S. 56; a.A.
für das deutsche Markenrecht Karl-Heinz Fezer in: Markenrecht, Beck'sche
Kurz-Kommentare, 4. Aufl. 2009, § 14 Rz. 188ff., der allerdings gesetzessystematische und internationalrechtliche
Überlegungen unberücksichtigt wissen will).
4.4
4.4.1 In
historischer Auslegung äussert sich die Botschaft dahingehend, dass im Gegensatz zum aMSchG (Art.
24) bei Doppelidentität nach Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG die Verwechslungsgefahr vom Markeninhaber
nicht mehr nachgewiesen werden muss und dadurch die Position des Markeninhabers gestärkt werden
soll (Botschaft MSchG BBl. 1991 I 21). Gemäss Botschaft zielen diese Änderungen auf Sachverhalte
des internationalen Warenverkehrs i.S. von unerlaubten Paralellimporten (Botschaft MSchG BBl. 1991 I
14) sowie der Markenpiraterie ab (Botschaft MSchG BBl. 1991 I 21). Diese Aussagen sind indes weniger
eindeutig, als sie den Anschein machen. Denn an anderer Stelle schliesst sich der Bundesrat der Meinung
an, dass auf eine klare Regelung des Erschöpfungsgrundsatzes und damit auf eine gesetzgeberische
Regelung der Zulässigkeit von Paralellimporten verzichtet werde und die einzelfallbezogene Praxis
des Bundesgerichts hierzu weitergeführt werden solle (Botschaft MSchG BBl. 1991 I 15). Dies steht
im deutlichen Gegensatz zur vermeintlichen Klarheit von Art. 3
Abs. 1 lit. a MSchG,
welcher wörtlich verstanden Paralellimporte absolut verbieten würde, was vom Bundesgericht
bekanntlich abgelehnt wurde (vgl. BGE 122 III 85 E. 5 d "Chanel").
4.4.2 Weiter
sieht die Botschaft einen Anwendungsfall von Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG bei Sachverhalten vor, bei
welchen unrechtmässig gekennzeichnete Erzeugnisse angeboten, die Abnehmer jedoch über den wahren
Sachverhalt aufgeklärt werden, d.h. von der unrichtigen Herkunft eines Produktes wissen und daher
auch nicht getäuscht werden können (Botschaft MSchG BBl. 1991 I 21). Dieser scheinbaren Ausweitung
der markenrechtlichen Herkunfts- und Unterscheidungsfunktion auf weitere markenökonomische Funktionen
wird aber wiederum an anderer Stelle in der Botschaft eine Absage erteilt, indem diesen weiteren ökonomischen
Funktionen kein rechtlicher Schutz attestiert werden will (Botschaft MSchG BBl. 1991 I 19). Dies deckt
sich auch mit der aktuellen Bundesgerichtlichen Rechtsprechung hierzu (BGE 122 III 85 E. 5
f "Chanel").
Insgesamt zeigt die historische Auslegung daher ein recht gemischtes Bild des
Willens des Gesetzgebers,
welches kaum eindeutige Rückschlüsse zulässt.
4.5 In
teleologischer Hinsicht ist festzuhalten, dass die Botschaft von einem Markenbegriff ausgeht, welcher
durch die Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion definiert wird (Botschaft MSchG BBl. 1991 I 19). Weiterführende
Funktionen der Marke will die Botschaft, wie bereits dargelegt, rechtlich nicht geschützt wissen,
was das Bundesgericht explizit bestätigt (BGE 122 III 85 E. 5 f "Chanel").
Das Weglassen der Verwechslungsgefahr in Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG muss daher auch vor diesem Hintergrund
interpretiert werden. Dies führt erstens dazu, dass eine Ausweitung von Art. 3 Abs. 1
lit. a MSchG auf Anwendungsfälle bezüglich Ruf oder Werbung (vgl. etwa Matthias
Städeli / Simone Brauchbar Birkhäuser, in: David/Frick[Hrsg.], BSK MSchG, Art. 3
N. 20) nicht angezeigt ist. Zweitens ergibt sich daraus, dass Anwendungsfälle von Spezialgesetzen,
welche die Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion von Zeichen fördern und unterstreichen wie etwa
das Wappenschutzgesetz oder das Bundesgesetz zum Schutz von Namen und Zeichen der Organisationen der
Vereinten Nationen und anderer zwischenstaatlichen Organisationen (NZSchG), nicht durch die Anwendung
des Markenschutzgesetzes selber, genauer des Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG, ausgeschlossen werden
dürfen (vgl. Urteil des BVGer B-3766/2007 vom 30. Januar 2009 E. 8 "Galileo / Galileo Joint
Undertaking [fig.]").
4.6 Zusammenfassend
kann damit Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG nicht lediglich wörtlich verstanden werden. Vielmehr muss
auch die gesetzessystematische Einbindung der Verwechslungsgefahr durch Art 3 Abs. 1 lit. b und lit. c
MSchG und Art. 16 Abs. 1 TRIPS sowie die Funktion weiterer kennzeichenrechtlicher Gesetze, welche durch
die Bestimmung des Schutzumfanges unter Beurteilung der Verwechslungsgefahr erst ihre Anwendung finden,
berücksichtigt werden. Im Sinne einer teleologischen Reduktion (Ernst Kramer,
Juristische Methodenlehre, 5. Aufl. 2016, S. 233f.) ist damit eine wörtliche Anwendung von Art.
3 Abs. 1 lit. a MSchG wohl in erster Linie auf die in der Botschaft genannten Fälle der Produktpiraterie
(Botschaft MSchG BBl. 1991 I 21) sowie unzulässige Parallelimporte i.S. der bundesgerichtlichen
Rechtsprechung (BGE 122 III 85 E. 5 h "Chanel") zurückzustufen. Zumindest
aber muss im vorliegenden Fall eine solche teleologische Reduktion vorgenommen werden und zwar insoweit
als unter gesetzessystematischer Berücksichtigung völkerrechtsvertraglicher Vorschriften eine
Verwechslungsgefahr in Art. 3 Abs. 1 lit. a MSchG nicht ganz ausgeschlossen, sondern lediglich widerlegbar
vermutet wird.
5.
Die
Beschwerdeführerin macht nun geltend, dass sie die Verwechslungsgefahr zwischen den strittigen Marken
widerlegen könne, indem sie nachweise, dass die Widerspruchsmarke "Swiss Military" ihren
Schutzumfang aufgrund ihrer Ähnlichkeit mit hoheitlichen Zeichen der schweizerischen Eidgenossenschaft
vollständig einbüsse.
5.1 Im
Widerspruchsverfahren nach Art. 31 MSchG ist zwar weder die Beständigkeit des Widerspruchszeichens
zu prüfen, noch kann eine Löschung derselben vorgenommen werden (vorbehältlich einer Vereinigung
eines Widerspruchsverfahrens mit einem Löschungsverfahren nach Art. 35 lit. e i.V.m. Art. 35a Abs.
1 MSchG, vgl. E. 3 oben). Es entspricht allerdings der herrschenden Lehre und ist ständige Rechtsprechung,
dass absolute Ausschlussgründe, wie etwa der Verstoss gegen geltendes Recht gemäss Art. 2 lit.
d MSchG, auch im Widerspruchsverfahren relevant sind, da diese bei der Beurteilung des Schutzumfanges
der Widerspruchsmarke berücksichtigt werden (Urteile des BVGers B-7202/2014 vom 1. September 2016
E. 2.2. "Geo / Geo influence" und B-7352/2008 vom 17. Juni 2009 E. 3.2.2. "Torres /
Torre Saracena"; Bernard Volken, in: David/Frick[Hrsg.], BSK MSchG,
Art. 31 N. 35; Michael noth, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl.
2014, Art. 2 lit. d Rz. 77 sowie Gregor Wild,
Art. 31 Rz. 17; Eugen Marbach,
in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009,
Rz. 975 ff.). Zu prüfen ist demnach vorab, ob das Zeichen "Swiss Military" gegen
das Wappenschutzgesetz verstösst, um anschliessend einen solchen möglichen Verstoss in die
Beurteilung des Schutzumfanges miteinzubeziehen.
5.2 Das
Wappenschutzgesetz erfuhr während der Dauer der vorliegenden Streitigkeit mit Wirkung per 1. Januar
2017 eine Novelle (AS 2015 3679). Es wäre daher grundsätzlich zu erörtern, ob die Beurteilung
der Widerspruchsmarke aufgrund des alten oder aufgrund des neuen Wappenschutzgesetzes vorgenommen werden
muss. Die Frage kann indes offen bleiben, da die vorliegende Problematik, wie nachfolgend dargelegt wird,
sowohl unter dem alten wie auch unter dem neuen Recht gleich zu beurteilen ist.
5.2.1 Art.
6 aWSchG (AS 48 1) sah vor, dass gewisse amtliche Bezeichnungen wie etwa "Eidgenossenschaft",
"Bund" oder "eidgenössisch" oder andere Wörter, welche mit den genannten
Bezeichnungen verwechselbar sein können, weder für sich alleine noch in Verbindung mit anderen
Worten benützt werden durften, sofern diese Benutzung geeignet war, eine Täuschung über
amtliche Beziehungen der Eidgenossenschaft zum Benutzer oder zur Herstellung oder zum Vertrieb von derlei
gekennzeichneten Erzeugnissen herzustellen.
5.2.2 Unter
dem aWSchG konnte sich das Bundesverwaltungsgericht im Urteil B-6372/2010 vom 31. Januar 2012 "Swiss
Military by BTS" bereits schon einmal eingehend zur Frage äussern, ob das Zeichen Swiss Military
gegen das Wappenschutzgesetz verstösst. In Erwägung 3.3 des genannten Entscheides wurde festgehalten,
dass der Zeichenbestandteil swiss bzw. zu Deutsch schweizerisch nicht per se eine nach Art. 6 aWSchG
für Dritte nicht verwendbare Bezeichnung sei, da schweizerisch auch gebietsbezogen als Herkunftsangabe
dienen kann und daher als Gemeingut nicht geschützt sei. Allerdings gehöre der Ausdruck swiss
dann zu den geschützten Bezeichnungen, wenn er sowohl gebiets- als auch staatsbezogen verwendet
werde. Mit anderen Worten könne eine Verwendung in einem amtlich, respektive amtlich wirkenden,
Bezug untersagt werden. Weiter seien die Begriffe Militär und Armee als Synonyme zu betrachten und
stellten einen eindeutigen Bezug zur Schweizerischen Eigenossenschaft her. Dies gelte auch für die
englische Übersetzung Military (BVGer B-6372/2010 vom 31. Januar 2012 E. 3.4.1. "Swiss
Military by BTS"). Zu derselben Erkenntnis kam auch das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3553/2007
vom 26. August 2008 in den Erwägungen 7.1. - 7.3. in Bezug auf die Marke "Swiss Army".
5.2.3 Die
noch unter dem Art. 6 aWSchG geforderte Täuschungsgefahr brachte auch die Anwendung des markenrechtlichen
Spezialitätsprinzips mit sich (BVGer B-6372/2010 vom 31. Januar 2012 E. 3.4.2. "Swiss
Military by BTS"). Eine solche Täuschung ist demnach ausgeschlossen, wenn die Waren, für
welche das angemeldete Zeichen beansprucht wird, für die angesprochenen Verkehrskreise auf Grund
ihres Zwecks, ihrer Funktion oder ihrer Eigenschaften keinen möglichen Bezug zum Schweizer Militär
haben respektive nicht als Militärausstattung in Frage kommen (BVGer B-6372/2010 vom 31. Januar
2012 E. 3.4.3. "Swiss Military by BTS"). Vorliegend beansprucht die Widerspruchsmarke
Uhren schweizerischer Herkunft. Uhren wurden allerdings in früheren
Entscheiden im gleichen Zusammenhang als Militärausstattung beurteilt (RKGE in sic! 1999 S. 643
E. 3 "hw Swiss Military / Swiss Military by Chrono, bestätigt in BVGer B-6372/2010
vom 31. Januar 2012 E. 3.4.3. "Swiss Military by BTS"), eine andere Einschätzung
drängt sich vorliegend nicht auf, entsprechend kann die Täuschungsgefahr nicht ausgeschlossen
werden (zur Beurteilung einer allfälligen secondary meaning
vgl. E. 6 nachfolgend).
Das Zeichen Swiss Military mit Beanspruchung für Uhren
darf damit unter dem Art. 6 aWSchG von anderen als der Schweizerischen Eidgenossenschaft nicht benützt
werden.
5.3 Weiter
ist zu prüfen, ob die Widerspruchsmarke gegen das revidierte Wappenschutzgesetz verstösst.
5.3.1 Dies
ist dann der Fall, wenn das Zeichen "Swiss Military" als eine amtliche Bezeichnung i.S.v.
Art. 6 WSchG qualifiziert oder mit einer amtlichen Bezeichnung verwechselbar ist sowie nicht vom Gemeinwesen,
welches das Zeichen bezeichnet, verwendet wird (Art. 9 WSchG). Anders als noch unter Art. 6 aWschG ist
unter Art. 9 WSchG ein Gebrauch durch andere als das Gemeinwesen nicht nur bei Täuschungsgefahr
sondern in Alleinstellung per se ausgeschlossen. Ausnahmen sind nur im Rahmen der in Art. 9 Abs. 2 und
Abs. 3 genannten Fälle denkbar. Gemäss Botschaft sollen amtliche Bezeichnungen "einzig
und alleine" dem Gemeinwesen und seinen Organen, allenfalls behördlichen oder behördenähnlichen
Gebilden vorbehalten bleiben, womit eine Stärkung der amtlichen Bezeichnungen beabsichtigt wird
(Botschaft WSchG BBl. 2009 S. 8631). Mit dem Ausschluss der Täuschungsgefahr als Erfordernis für
die Anwendbarkeit des Art. 9 WSchG bleibt auch kein Raum mehr für eine Beurteilung unter dem (markenrechtlichen)
Spezialitätsprinzip.
5.3.2 Wie
bereits unter Erwägung 5.2 ausgeführt, fällt das Zeichen Swiss Military unter die Definition
einer amtlichen Bezeichnung bzw. ist mit einer solchen verwechselbar. Dieser Befund hat auch unter dem
revidierten Wappenschutzgesetze weiter Bestand, da die Revision diesbezüglich keine Neuerung brachte.
Entsprechend ist das Zeichen "Swiss Military" als eine amtliche Bezeichnung i.S. des Art.
6 WSchG zu qualifizieren, welches nach Art. 9 WSchG ausschliesslich vom entsprechenden Gemeinwesen benützt
werden darf.
5.3.3 Dass
die Inhaberin der Widerspruchsmarke eine behördliche oder behördenähnliche Tätigkeit
nach Art. 9 Abs. 2 WSchG ausübt, wurde nicht geltend gemacht und ist auch nicht ersichtlich. Ein
allfälliger Zusatz zum Zeichen "Swiss Military" ist ebenfalls nicht gegeben, wodurch
eine legitime Nutzung nach Art. 9 Abs. 3 WSchG auch ausser Betracht fällt.
Das Zeichen Swiss Military der Beschwerdegegnerin steht daher auch mit dem revidierten
Wappenschutzgesetz
in Konflikt.
5.3.4 Dass,
im Gegensatz zur Beschwerdegegnerin, die Beschwerdeführerin, also die Schweizerische Eidgenossenschaft
handelnd durch das Bundesamt für Rüstung armasuisse, in Bezug auf die Vorschriften des Wappenschutzgesetzes
berechtigt ist, das Zeichen Swiss Military zu benutzen, steht ausser Frage.
6.
6.1 Die
Beschwerdegegnerin macht weiter geltend, dass das Zeichen "Swiss Military", sollte es denn
als widerrechtlich i.S. des Wappenschutzgesetzes angesehen werden, aufgrund intensiven Gebrauchs eine
secondary meaning erlangt hätte und sinngemäss der Verstoss
gegen das Wappenschutzgesetzt geheilt würde.
6.2 Die
h.L. geht davon aus, dass die Rechtswidrigkeit eines Zeichens nach Art. 2 lit. d MSchG grundsätzlich
nicht nachträglich geheilt werden kann (Michael Noth, in: Markenschutzgesetz
[MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 2 lit. d Rz. 85; Matthias Städeli /
Simone Brauchbar Birkhäuser, in: David/Frick[Hrsg.], BSK MSchG, Art. 2 N. 356; Eugen
Marbach, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht,
2. Aufl. 2009, Rz. 625; Christoph Willi, in: Markenschutzgesetz,
Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen
Markenrechts, 2002, zu Art. 2, Nr. 270).
6.2.1 Eine
Ausnahme erblicken Teile der Lehre allerdings im Bedeutungswandel (secondary
meaning) eines Zeichens, gleich wie bei täuschenden Zeichen nach Art. 2 lit. c MSchG (Eugen
Marbach, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht,
2. Aufl. 2009, Rz. 625; Christoph Willi, in: Markenschutzgesetz,
Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen
Markenrechts, 2002, zu Art. 2, Nr. 270). Ob diese Analogie tatsächlich zulässig ist,
kann vorliegend offen bleiben, da die Beschwerdegegnerin zwar anhand von Werbeprospekten, Verkaufskatalogen
und Webauftritten darlegt, dass sie Uhren mit der Marke "Swiss Military" vertreibt. Der Bedeutungswandel
des Zeichens "Swiss Military" weg von der Bedeutung Schweizer
Militär hin zu Schweizer Qualitätsuhr, wie das
die Beschwerdegegnerin behauptet, kann diesen Verkaufsbelegen allerdings nicht entnommen werden. Ebenso
wenig kann diesen Belegen entnommen werden, dass sich eine solche neue Bedeutung bei den relevanten Verkehrskreisen
durchgesetzt hätte und eine Täuschung praktisch ausgeschlossen werden könne, wie das die
bundesgerichtliche Rechtsprechung für einen Bedeutungswandel erfordern würde (vgl. BGE 125
III 193 E. 1 d "Bud"). Entsprechend ist auch kein Wandel der Bedeutung zu erblicken und dem
Zeichen "Swiss Military" ist nur die Bedeutung Schweizer Militär, wie in Erwägung
5.2.2. ausgeführt, zuzuordnen.
6.2.2 Eine
weitere Ausnahme könnte eine Heilung aufgrund langjährigen Gebrauchs, wie das die Beschwerdegegnerin
unter anderem auch vorbringt, darstellen. Diese kann im vorliegenden Widerspruchsverfahren allerdings
nicht geltend gemacht werden. Denn diese Argumentation gründet in der Rechtsprechung, wonach unter
Anwendung von Art. 2 des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs vom 10. Dezember 1907 (ZGB, SR 210)
Abwehransprüche verwirken können, wenn diese aufgrund einer langjährigen Duldung des verletzenden
Zustands durch den eigentlich Berechtigten verspätet vorgebracht werden (BGE 125 193 E. 1 e "BUD";
BGE 117 II 575 E. 4.2 "I.com"). Die Duldung eines rechtsverletzenden Zustandes ist allerdings
nicht Gegenstand des vorliegenden verwaltungsrechtlichen Widerspruchsverfahrens, welches sich nur mit
der Verwechslungsgefahr aufgrund der Registereinträge befasst.
Soweit die Beschwerdegegnerin den behaupteten langjährigen und intensiven Gebrauch geltend macht,
um damit ihre Investitionen in den Aufbau der Marke zu schützen, sei darauf hingewiesen, dass das
Markenrecht solche Investitionen grundsätzlich nicht rechtlich schützen will (vgl. E. 4.5.
oben), bzw. dass sich die Berücksichtigung der wirtschaftlichen Investitionsfunktion des Markenrechts
im Verkehrsdurchsetzungstatbestand nach Art. 2 lit. a MSchG erschöpft (BGE 140 III 297 E. 5.2
"Keytrader"). Da der Verkehrstatbestand vorliegend nicht zum Streitgegenstand gehört,
kann die Beschwerdegegnerin aus dieser Argumentation nichts für sich ableiten.
Eine allfällige Heilung der rechtswidrigen Nutzung des Zeichens "Swiss Military"
kann von der Beschwerdegegnerin somit vorliegend nicht dargelegt werden.
7.
Aufgrund
des Gesagten ist nun der Schutzumfang der Widerspruchsmarke zu bestimmen. Die Wortmarke "Swiss
Military" der Beschwerdegegnerin besteht ausschliesslich aus einem Zeichen, welches sie aufgrund
des Wappenschutzgesetzes nicht benützen dürfte. Die Widerspruchsmarke enthält damit kein
Zeichen oder sonstige grafische Darstellung, an welcher eine Kennzeichenkraft anknüpfen könnte.
Dass die angegriffene Marke genau denselben Wortlaut wie die Widerspruchsmarke
hat, ist für
die Beurteilung des Schutzumfangs der Widerspruchsmarke nicht von Belang (vgl. E. 2.1
oben). Insofern
entspricht der vorliegende Fall der Konstellation, wie sie sich etwa in den Urteilen
BGE 94 II 44
E. 8 "Spandex / Spandon" und BVGer B-3766/2007 vom 30. Januar 2009 E. 8 "Galileo /
Galileo Joint Undertaking (fig.)" präsentierte. Dort wie hier kann der angreifenden Marke
keinen Schutzumfang und damit auch keinen durchsetzbaren Abwehranspruch zugeschrieben werden (vgl. zum
nichtvorhandenen Schutzumfang ebenfalls Gregor Wild, in: Markenschutzgesetz
[MSchG], 2009, Art. 31 Rz. 17; David Aschmann, Die Funktion des Bundesverwaltungsgerichts im
Immaterialgüterrecht, sic! 2007, S. 100).
8.
8.1 Die
Beschwerdegegnerin macht hiergegen geltend, dass es einem Verstoss gegen die Eigentumsgarantie des Art.
26 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101) im
Sinne einer Enteignung gleichkäme, würde ihre Marke vorliegend nicht geschützt bzw. ihrer
Marke kein Abwehrrecht zugesprochen.
In der Tat stellt das Bundesgericht Immaterialgüterrechte unter den Schutz der Eigentumsgarantie
(BGE 140 III 297 E. 5.1 "Keytrader" m.w.H.). Gleichzeitig hält es aber auch fest, dass
die Eigentumsgarantie keine Rechtsbeständigkeit bietet und sich die Gewährleistung der Eigentumsgarantie
nach dem Inhalt der jeweiligen Rechtsordnung richtet (BGE 123 III 454 E. 5 b m.w.H.). Das Markenschutzgesetzt
sieht mit Art. 52 MSchG eigens eine Möglichkeit der Löschung einer Marke vor, soweit gewisse
Voraussetzungen gegeben sind. Das Bundesgericht sieht daher in einer Markenregistrierung auch kein wohlerworbenes
Recht am Ausschliesslichkeitsanspruch (BGE 140 III 297 E. 5.1 "Keytrader"; anders noch Urteil
des BVGer B-3766/2007 vom 30. Januar 2009 E. 8 "Galileo / Galileo Joint Undertaking [fig.]").
Da das Markenrecht sogar eine komplette Löschung einer Marke vorsieht und das Bundesgericht eine
solche Löschung nicht als einen Eingriff in die Eigentumsgarantie sieht, gilt a maiore ad minus
der einfache Entzug von Abwehrrechten inter partes, so wie im vorliegenden Fall, ebenfalls nicht als
Eingriff in die Eigentumsgarantie. Die Argumentation der Beschwerdegegnerin verfängt demnach nicht.
8.2 Die
Beschwerdegegnerin ist zudem der Ansicht, sie geniesse Vertrauensschutz in den Bestand der Marke, da
diese von der Vorinstanz bei deren Eintragung geprüft wurde.
Der Grundsatz von Treu und Glauben verleiht einer Person Anspruch auf Schutz
des berechtigten Vertrauens
in behördliche Zusicherungen und weiteres, bestimmte Erwartungen begründendes Verhalten der
Behörden. Vorausgesetzt wird, dass die sich auf Vertrauensschutz berufende Person berechtigterweise
auf diese Grundlage vertrauen durfte und gestützt darauf nachteilige Dispositionen getroffen hat,
die sie nicht mehr rückgängig machen kann. Die Berufung auf Treu und Glauben scheitert, wenn
ihr überwiegende öffentliche Interessen entgegenstehen (Urteil des Bundesgerichts 4A_62/2012
vom 18. Juni 2012 E. 4 "Doppelhelix"; BGE 129 I 170 E. 4.1 je m.w.H.).
Der Beschwerdegegnerin fehlt es indes bereits an einer Vertrauensgrundlage. Sie
macht sinngemäss
geltend, dass sie aufgrund der Prüfung und Registrierung der Widerspruchsmarke durch die Vorinstanz
darauf vertrauen konnte, dass die Widerspruchsmarke auch gegen Dritte durchsetzbar sei. Ein derart begründetes
Vertrauen ist alleine schon dadurch nicht gerechtfertigt, als das Markenschutzgesetz selber vorsieht,
dass eine Marke einer dynamischen Beurteilung unterworfen ist und bspw. jederzeit unter dem Vorbehalt
der Löschung durch den Zivilrichter steht (BGE 135 III 359 E. 2.5.3. [akustische Marke] m.w.H.).
Dass eine Marke jeweils zum Zeitpunkt des Urteils neu beurteilt werden muss, gilt mutandis mutatis auch
für das Widerspruchsverfahren und kann zur Folge haben, dass das Abwehrrecht einer Widerspruchsmarke
eingeschränkt und daher ihre Durchsetzbarkeit gehemmt werden kann (vgl. etwa Urteil des BVGer B-3119/2013
vom 12. Juni 2014 E. 6 "SWISSPRIMBEEF / Appenzeller Prim(e) Beef [fig.]") Aufgrund dieser
dem Markenrecht inhärenten Dynamik kann eine vom IGE einmal erteilte Registrierung nicht als Vertrauensgrundlage
für eine künftige Rechtsdurchsetzung dienen. Die Beschwerdeführerin kann sich entsprechend
auch nicht auf Vertrauensschutz berufen.
9.
Im
Ergebnis kann somit festgehalten werden, dass die Beschwerde gutzuheissen ist und die Widerspruchsmarke
mangels genügendem Schutzumfang die angefochtene Marke nicht vom Markenschutz auszuschliessen vermag.
Die Verfügung der Vorinstanz ist demnach aufzuheben und die Marke CH 640'600 "Swiss Military"
der Beschwerdeführerin ins Markenregister einzutragen.
10.
10.1 Bei
diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG).
Als unterliegende Partei ist sie zudem zur Zahlung einer angemessenen Parteientschädigung an die
Beschwerdeführerin zu verpflichten (Art. 64 Abs. 1 und Abs. 3 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 des Reglements
vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht
[VGKE, SR 173.320.2]).
10.2 Die
Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und
finanzieller Lage der Parteien festzusetzen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 VGKE). Im Beschwerdeverfahren
vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei
dafür im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprechenden an der Löschung,
beziehungsweise der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Es
würde aber zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den relativ geringen Kosten
des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür im Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachweise
verlangt würden. Mangels anderer relevanter Angaben ist der Streitwert darum nach Erfahrungswerten
auf Fr. 50'000.- bis Fr. 100'000.- festzulegen (BGE 133 III 492 E. 3.3 Turbinenfuss
mit Hinweisen). Von diesen Erfahrungswerten ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen
keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke.
Allerdings hat die Beschwerdeführerin die Durchführung einer öffentlichen Parteiverhandlung
verlangt, was bei der Beurteilung der Kosten mitberücksichtigt werden muss. Damit sind die Gerichtskosten
auf Fr. 5'500.- festzusetzen.
Die erstinstanzlichen Verfahrenskosten wurden auf Fr. 800.- festgelegt und von der Beschwerdegegnerin
vorgeleistet. Der Kostenvorschuss verbleibt bei der Vorinstanz.
10.3 Die
Beschwerdeführerin hat eine Kostennote in der Höhe von total Fr. 11'336.- eingereicht.
Die Parteientschädigung ist zwar grundsätzlich aufgrund der eingereichten Kostennote festzusetzen.
Dies heisst allerdings nicht, dass diese unbesehen übernommen werden muss, vielmehr sind nur die
insgesamt notwendigen Kosten bzw. der notwendige Zeitaufwand zu ersetzen (Urteil des BVGer D-2572/2007
vom 4. Oktober 2007 E. 4), wobei dem Bundesverwaltungsgericht ein erheblicher Ermessensspielraum zusteht
(Urteil des Bundesgerichts 8C_329/2011 vom 29. Juli 2011 E. 6.2). In Würdigung der massgeblichen
Faktoren scheint eine Parteientschädigung für die Beschwerdeführerin von Fr. 6'500.-
für das Beschwerdeverfahren angemessen.
Für das erstinstanzliche Verfahren sprach die Vorinstanz der Beschwerdegegnerin eine Entschädigung
von Fr. 2'800.- (inkl. Widerspruchsgebühr) zu. In Abänderung davon setzt das Bundesverwaltungsgericht
die Parteientschädigung für das erstinstanzliche Verfahren auf Fr. 2'000.- zugunsten
der Beschwerdeführerin fest.
11.
Gegen
dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Verfügung (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes
vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Das Urteil ist daher mit Eröffnung rechtskräftig.
Versand: 7. Februar 2018