Sachverhalt:
A.
Die
Beschwerdeführerin ist Inhaberin der internationalen Registrierung Nr. 958 317 "IRONWOOD"
mit Ursprungsland Vereinigte Staaten von Amerika, welche von der Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle (OMPI) der Vorinstanz am 1. Mai 2008 notifiziert wurde. Diese internationale Registrierung
wurde ihr 2008 von der M.___, Cambridge USA, übertragen (WIPO Gazette, 2008/23, S. 561). Sie beansprucht
in der Schweiz Schutz für die folgenden Waren und Dienstleistungen:
Klasse
5: Préparations pharmaceutiques utilisées en cancérothérapie,
dans le traitement d'allergies, d'inflammations, de douleurs, de troubles psychiques, de la dépression,
de l'anxiété, de psychoses et de la schizophrénie et dans le traitement de maladies et
dysfonctionnements concomitants immunologiques, métaboliques, infectieux, dermatologiques, du système
reproducteur, gynécologiques, du système nerveux central, génétiques, oculaires,
urologiques, rénaux, de rétention d'eau, de rétention sodique, digestifs, gastro-intestinaux,
cardiovasculaires et respiratoires.
Klasse
42: Recherche et développement de produits pharmaceutiques pour
des tiers.
Gegen diese Schutzausdehnung erliess die Vorinstanz am
16. April 2009 eine vorläufige Schutzverweigerung ("refus provisoire total"). Sie machte
geltend, das Zeichen "IRONWOOD" stelle in Bezug auf die in Klasse 5 und 42 beanspruchten Waren
und Dienstleistung einen Verweis auf deren Art und Objekt und damit Gemeingut dar.
In ihrer Eingabe vom 12. November 2009 hielt die Beschwerdeführerin
dagegen, das Zeichen sei unterscheidungskräftig, da die Bezeichnung "Ironwood", bzw. die
Übersetzung "Eisenholz", keinen genau bestimmbaren Sinngehalt aufweise, da dies
keine spezifische Pflanzenbezeichnung sei. Die betroffenen Fachkreisen, in casu Apotheker und Pharmakologen,
wüssten genau, dass dies kein Beschrieb einer Pflanzengattung sei. Dem Durchschnittskonsumenten
sei die Bezeichnung hingegen gar nicht bekannt. Damit könne kein direkter Bezug zu den beanspruchten
Waren und Dienstleistungen hergestellt werden.
Die Vorinstanz hielt mit Schreiben vom 15. Januar 2010
an ihrer Zurückweisung fest.
In ihrer Eingabe vom 15. Juli 2010 ersuchte die Beschwerdeführerin
die Vorinstanz um Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung; dies nach zweifach verlängerter
Frist.
Mit Verfügung vom 15. Oktober 2010 verweigerte die
Vorinstanz der internationalen Registrierung Nr. 958 317 "IRONWOOD" den Schutz in
der Schweiz für sämtliche beanspruchten Waren und Dienstleistungen der Klassen 5 und 42. Zur
Begründung führt sie im Wesentlichen aus, der Begriff "Ironwood" würde von den
massgebenden Verkehrskreisen, in casu in erster Linie Fachkräften wie namentlich Pharmakologen,
als Hinweis auf den Inhaltsstoff "Eisenholz" verstanden. Dieses Verständnis liege auch
vor, wenn es sich dabei nicht um den Namen einer spezifischen Pflanze sondern um einen Oberbegriff handle,
unter welchen mehrere Gruppen heilender Pflanzen fallen würden. So wüssten insbesondere die
Fachkreise, dass bestimmte Myrtengewächse, aus welchen ätherische Öle zur Verwendung in
Heilmittel gewonnen würden, unter den Oberbegriff "Ironwood" fallen. Schliesslich
seien auch Pflanzen, welche Aspidosperma-Alkaloide enthalten, und in der Behandlung von Asthma und Appetitlosigkeit
eingesetzt werden, unter den Begriff "Ironwood" zu subsumieren. Im Zusammenhang mit den in
Klasse 5 beanspruchten Pharmazeutika beschreibe die internationale Registrierung "Ironwood"
daher direkt deren Inhaltsstoff. Bezüglich den in Klasse 42 beanspruchten pharmazeutischen Forschungsdienstleistungen
beschreibe das Zeichen deren Forschungsobjekt direkt. Aufgrund ihres direkt beschreibenden Charakters
mangle es der internationalen Registrierung an der gesetzlich geforderten Unterscheidungskraft, weshalb
sie in der Schweiz nicht zum Markenschutz zugelassen werden könne. Des Weiteren bestehe ein Freihaltebedürfnis
am Begriff. Aus den ausländischen Eintragungen der internationalen Registrierung könne nichts
zu ihren Gunsten abgeleitet werden, da diese nur in Grenzfällen als Indiz für eine Eintragungsfähigkeit
angesehen werden, was vorliegend nicht gegeben sei.
B.
Gegen
diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 17. November 2010 Beschwerde beim
Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragte, die angefochtene Verfügung sei aufzuheben und der internationalen
Registrierung Nr. 958 317 "IRONWOOD" sei der Schutz in der Schweiz vollumfänglich
zu gewähren, unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Vorinstanz. Zur Begründung
brachte sie im Wesentlichen vor, der englische Begriff "Ironwood" bezeichne eine Vielzahl von
Bäumen und Sträucher, die aufgrund ihres harten und dichten Holzes volkstümlich so genannt
würden. Weiter könne die von der Vorinstanz vorgenommene Übersetzung nicht unbesehen übernommen
werden, da die deutschen Begriffe "Eisenholz" und "Eisenbaum" nicht vollständig
deckungsgleich mit dem Begriff "Ironwood" seien. Die englische Definition sei weniger breit
als die deutsche. Da vorliegend der englische Begriff um Markenschutz in der Schweiz ersuche, könne
der Schutz nicht einzig aufgrund der Definition des deutschen Pendants verweigert werden. Ausserdem wüssten
die relevanten Verkehrskreise, dass der Begriff "Ironwood" mehrere Gattungen und multiple Arten
und Unterarten zusammenfasse und nicht die botanische Bezeichnung der jeweiligen Pflanze sei. Weiter
sei den Verkehrskreisen bekannt, dass es sich nicht um eine Beschreibung eines Wirkstoffes handle, sondern
um eine im Zusammenhang mit pharmazeutischen Produkten und Forschung bedeutungslose Beschreibung einer
Holzart. Damit handle es sich weder um eine Gattungsbezeichnung noch um einen Verweis auf Art und Objekt
der beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Mit Hinweis auf ausländische, insbesondere angelsächsische
Eintragungen der internationalen Registrierung, bringt die Beschwerdeführerin vor, die Schutzfähigkeit
sei somit ohne Weiteres gegeben. Eine Schutzverweigerung sei absolut unverständlich.
C.
Mit
Vernehmlassung vom 25. Februar 2011 beantragte die Vorinstanz, die Beschwerde sei unter Kostenfolge zu
Lasten der Beschwerdeführerin vollumfänglich abzuweisen. Zur Begründung verwies sie auf
die angefochtene Verfügung vom 15. Oktober 2010 und bemerkte ergänzend, der Begriff "Ironwood"
werde als Bezeichnung verschiedener Pflanzen mit Heilwirkung verwendet, weshalb zumindest die Fachkreise
wüssten, dass es sich hierbei im Heilmittelbereich um eine Sachbezeichnung handle. Dabei sei irrelevant,
dass verschiedene Pflanzenarten unter diese Sachbezeichnung subsumiert würden.
D.
Auf
die Durchführung einer öffentlichen Parteiverhandlung wurde stillschweigend verzichtet.
E.
Soweit
sie rechtserheblich erscheinen, wird auf die vorgebrachten Argumente und Beweismittel in den nachfolgenden
Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das
Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen
der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom
17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1
des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021)
eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Markenanmelderin
ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde
ist daher einzutreten.
2.
2.1. Die Vereinigten
Staaten von Amerika (USA) und die Schweiz sind beide Mitgliedsstaaten sowohl der Pariser Übereinkunft
zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ,
SR 0.232.04) als auch des Protokolls zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung
von Marken vom 27. Juni 1989 (MMP, SR 0.232.112.4). Gemäss der neuen Fassung des Protokolls
vom 1. September 2008 gilt nur zwischen Staaten, welche sowohl das Protokoll als auch
das Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken, revidiert in Stockholm
am 14. Juli 1967 (MMA, SR 0.232.112.3) unterzeichnet haben, dass die Schutzverweigerung innerhalb von
zwölf Monaten nach dem Datum der Notifikation durch die Organisation mondiale de la
propriété intellectuelle zu erklären ist (vgl. Art. 5 Abs. 2 Bst. a und
b in Verbindung mit Art. 9sexies Abs. 1
Bst. a und b MMP). Da die USA das Madrider Abkommen nicht unterzeichnet haben, gilt vorliegend eine
Frist von 18 Monaten für die Erklärung der Schutzverweigerung. Die am 1. Mai 2008
beginnende Frist ist daher mit Erklärung der Schutzverweigerung vom 16. April 2009
eingehalten.
2.2. Als Zurückweisungsgrund
kann die Vorinstanz angeben, dass die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehre oder ausschliesslich
aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt sei, die "im Verkehr zur Bezeichnung der Art,
der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Werts, des Ursprungsorts der Erzeugnisse oder der
Zeit der Erzeugung dienen könnten oder im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen
und ständigen Verkehrsgepflogenheiten des Schutzlandes üblich" seien (Art. 5 Abs.
1 MMA in Verbindung mit Art. 6quinquies Bst. b
Ziff. 2 PVÜ). Dieser zwischenstaatlichen Regelung entspricht Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes
vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11). Lehre und Praxis zu dieser Norm können somit
herangezogen werden (Urteil des Bundesgerichts 4A_492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 2 Gipfeltreffen).
3.
Nach
Art. 2 Bst. a MSchG sind Zeichen, die Gemeingut sind, vom Markenschutz ausgeschlossen, es
sei denn, dass sie sich im Verkehr für die Waren und Dienstleistungen durchgesetzt haben, für
die sie beansprucht werden.
3.1. Der Begriff Zeichen
des Gemeinguts ist ein Sammelbegriff für beschreibende Angaben, Freizeichen sowie für
elementare Zeichen. Der Grund für den Schutzausschluss ist im Freihaltebedürfnis oder
in der fehlenden Unterscheidungskraft des Zeichens begründet (Eugen
Marbach, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter-
und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, [hiernach: Marbach,
SIWR III/1], N. 247). Als Gemeingut sind unter anderem die
in Art. 6quinquies B Ziff. 2 PVÜ erwähnten
Zeichen anzusehen, die spezifische Merkmale der entsprechenden Produkte bezeichnen
und daher nicht zur Identifikation von Waren oder Dienstleistungen dienen können und vom Publikum
nicht als Hinweis auf eine bestimmte Betriebsherkunft verstanden werden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-4854/2010 vom 29. November 2010 E. 3 Silacryl). Nicht kennzeichnungskräftig
sind demnach insbesondere Sachbezeichnungen und Hinweise auf Eigenschaften wie beispielsweise die Beschaffenheit,
Bestimmung oder Wirkung der Waren oder Dienstleistungen, sofern solche Hinweise vom angesprochenen Publikum
ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand verstanden werden und sich nicht in blossen Anspielungen
erschöpfen (BGE 135 III 359 E. 2.5.5 - akustische Marke, mit Verweis auf BGE 131 III
495 E. 5 Felsenkeller, BGE 129 III 514 E. 4.1 Lego
[3D], und BGE 128 III 454 E. 2.1 Yukon).
Beschreibende Angaben können sich auch auf die Inhaltsstoffe der beanspruchten Waren beziehen
(Urteil des BVGer B-4854/2010 vom 29. November 2010 E. 5.3 Silacryl)
und auf diese Weise die Gemeingutzugehörigkeit des Zeichens begründen. Als Gemeingut
schutzunfähig sind auch Zeichen, die ausschliesslich aus allgemeinen Qualitätshinweisen
oder reklamehaften Anpreisungen bestehen (Urteil des Bundesgerichts 4A.161/2007 vom 18. Juli
2007 E. 4.3 we make ideas work; BGE 129 III 225 E. 5.1 Masterpiece
I).
Massgeblich für die naheliegende Erkennbarkeit des
beschreibenden Charakters sind die im Registereintrag erwähnten Waren und Dienstleistungen
(Marbach, SIWR III/1, Rn. 209 ff.).
3.2. Auch englische
Ausdrücke können Gemeingut sein, wenn sie von einem erheblichen Teil der Verkehrskreise verstanden
werden (BGE 129 III 228 E. 5.1 Masterpiece, Urteil des Bundesgerichts,
veröffentlicht in sic! 2004, 401 f. E. 3.1-3.2 Discovery Travel
& Adventure Channel). Nach der Rechtsprechung können vom breiten Publikum allerdings
nur ein Grundwortschatz englischer Vokabeln und keine perfekten Englischkenntnisse erwartet werden (BGE
125 III 203 E. 1c Budweiser, BGE 108 II 489 E. 3 Vantage,
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7468/2006 vom 6. September 2007 E. 6.2.2 Seven/Seven
for all mankind). Fachkreise verfügen dagegen in ihrem Fachgebiet oft über gute Englischkenntnisse
(Urteil des Bundesgerichts 4A_455/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 4.3 AdRank,
Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-3394/2007 vom 29. September 2008 E. 4.2 Salesforce.com
und B-7204/2007 vom 1. Dezember 2008 E. 7 Stencilmaster).
Fremdwörter können sich branchenspezifisch auch als Sachbezeichnungen etabliert haben und im
Zusammenhang mit den konkreten Waren oder Dienstleistungen vom breiten Publikum in einem beschreibenden
Sinn aufgefasst werden (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-5531/2007 vom 12. Dezember 2008 E. 7
Apply-Tips und B-600/2007 vom 21. Juli 2007 E. 2.3.3 Volume
up).
3.3. Die Frage, ob
eine Marke eine Beschaffenheitsangabe darstellt, ist aus Sicht der angesprochenen Abnehmerkreise
für die Waren zu beurteilen (BGE 128 III 451 E. 1.6 Première,
BGE 116 II 611 f. E. 2c Fioretto), wobei es ausreicht, dass
der beschreibende Charakter vom Publikum ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand unmittelbar
erkennbar ist (Urteil des Bundesgerichts 4A_330/2009 vom 3. September 2009
E. 2.3.2 Magnum). Auch das Verständnis betroffener
Fachkreise ist zu berücksichtigen (Lucas David,
in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster-
und Modellgesetz, Basel 1999, [hiernach: David,
Kommentar] MSchG Art. 2 Rn. 18). Dem Gemeingut zugehörig sind zudem Zeichen, bei denen
im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen von einem Freihaltebedürfnis auszugehen
ist (BVGE 2010/32 E. 7.3. Pernaton/Pernadol 400;
Urteil des Bundesverwaltungsgericht B-1580/2008 vom 19. Mai 2009 E. 2.2 A
- Z). Bei der Beurteilung der Freihaltebedürftigkeit eines
Zeichens ist auf das Bedürfnis der Verkehrsteilnehmer, allen voran den Konkurrenten des Hinterlegers,
abzustellen (Eugen Marbach, Die Verkehrskreise
im Markenrecht, in: sic! 1/2007, [hiernach: Marbach,
Verkehrskreise], S. 1, 11).
4.
Die
internationale Registrierung "IRONWOOD" beansprucht in Klasse 5 Schutz für pharmazeutische
Erzeugnisse sowie in Klasse 42 diesbezügliche Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen. Unter
den massgebenden Verkehrskreis der pharmazeutischen Forschungs- und Entwicklungsdienstleistung fallen
einzig die betreffenden Fachkräfte, was weder von der Beschwerdeführerin noch von der Vorinstanz
bestritten wird.
4.1. Im Bereich pharmazeutischer
Erzeugnisse wurde bis anhin strikt zwischen Verkehrskreisen rezeptpflichtiger Medikamente und solchen
allgemein erhältlicher pharmazeutischer Erzeugnisse unterschieden. Bezüglich rezeptpflichtiger
Medikamente wurde grundsätzlich auf das Verständnis der entsprechenden Fachkreise abgestellt,
da der Kaufentscheid nicht beim eigentlichen Endabnehmer liegt, sondern von einer dritten Fachperson
initiiert wird (Alexander Pfister, Die Absatzmittler als
relevanter Verkehrskreis im Markeneintragungsverfahren, in: sic! 10/2009, S. 686; ebenso Marbach,
Verkehrskreise, S. 11; BGE 84 II 441 Xylocain). Besteht bei
einem Medikament eine Rezeptpflicht, handelt es sich dabei wohl kaum mehr um ein Gut des täglichen
Gebrauchs (Pfister, a.a.O., S. 686 Fn. 31), weshalb
sich schon alleine deshalb im Bereich der pharmazeutischen Erzeugnisse eine Differenzierung bei der Feststellung
der massgebenden Verkehrskreise rechtfertigte. In jüngerer Zeit gehen Rechtsprechung und Lehre indessen
im Rahmen der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Widerspruchsverfahren davon aus, dass unabhängig
von der Rezeptpflicht auch die Sichtweise des Endverbrauchers zu beachten ist (in Anlehnung an David,
Kommentar, MSchG Art. 3 Rn. 14; Entscheide der RKGE vom 26. Juli 2000 in sic! 2000, 608/609,
E. 3 Tasmar/Tasocar, vom 4. April 2003 in sic! 2003, 500,
501 E. 5 Rivotril/Rimostil und vom 5. August 2003 in sic! 2003,
973, 974, E. 4 Seropram/Citopram; allgemeiner Gallus
Joller, in: Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz (MSchG),
Bern 2009, [hiernach: Bearbeiter/in, MSchG-Kommentar], Art. 3
Rn. 55; neuerdings ebenso Marbach, SIWR III/1, Rn. 996).
Das Bundesverwaltungsgericht hat diese Rechtsprechung nur übernommen, sofern ein Zeichen allgemein
für pharmazeutische Präparate registriert ist (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-6097/2010
vom 16. Juni 2011 E. 4.3 Belladerm, B-1700/2009 vom 11. November
2009 E. 4.2 Oscillococcinum/Anticoccinum, B-6770/2007 vom
9. Juni 2008 E. 7.2 Nasocort/Vasacor, B-4070/2007 vom 8. April
2008 E. 5.2 Levane/Levact). Bei schweren Schmerzmitteln hielt
es indessen weiterhin die Wahrnehmung der entsprechenden Fachkreise für massgeblich (Urteil des
Bundesverwaltungsgericht B-4070/2007 vom 8. April 2008 E. 8 Levane/Levact;
ähnlich Urteil des Handelsgerichts Bern vom in sic! 2/2007 109 ff. E. 4 Zyloric/Uloric).
4.2. Vorliegend beansprucht
die internationale Registrierung Schutz für pharmazeutische Erzeugnisse der Klasse 5, welche die
Behandlung verschiedenster, teils schwerer Erkrankungen bezwecken. So sind unter anderem Erzeugnisse
zur Behandlung von Erkrankungen wie Krebs, schweren psychischen Erkrankungen und Störungen, Immunschwächen
sowie Erzeugnisse zum Einsatz in der Reproduktionsmedizin, der Urologie und Gynäkologie beansprucht,
welche kaum ohne Rezept erhältlich sind. Doch auch alltäglichere pharmazeutische Erzeugnisse,
wie zum Beispiel Schmerzmittel und Entzündungshemmer, unterliegen ab einer gewissen Stärke
der Rezeptpflicht. Die Beschwerdeführerin und die Vorinstanz stimmen dementsprechend überein,
dass bezüglich der in Klasse 5 beanspruchten Waren in erster Linie Fachkräfte wie Ärzte
und Apotheker zu den massgebenden Verkehrskreisen zu zählen sind. Der effektive Endabnehmer, d.h.
der Durchschnittskonsument, wird von beiden zumindest in jenen Fällen zum relevanten Verkehrskreis
gezählt, in denen keine Rezeptpflichtigkeit besteht (vgl. Ziffer 5 der angefochtenen
Verfügung und Ziffer 12 der Beschwerdeschrift). Im Einklang mit der Vorinstanz und der Beschwerdeführerin
sind daher für einen Teil der Warenliste Durchschnittskonsumenten von Arzneimitteln und für
einen anderen Fachkreise der Medizin als massgebende Verkehrskreise anzusehen, wobei vorliegend aufgrund
der nachstehenden Erwägungen offen bleiben kann, wie die beanspruchten Waren zu differenzieren sind.
Die Vorinstanz weist diesbezüglich zu Recht darauf hin, dass ein Zeichen bereits dann zurückzuweisen
ist, wenn ein Schutzausschlussgrund aus Sicht nur eines betroffenen Verkehrskreises gegeben ist
(vgl. Ziffer 5 der angefochtenen Verfügung).
5.
5.1. Die
strittige internationale Registrierung besteht aus dem englischen Substantiv "ironwood", dem
die Sinngehalte "any of numerous trees and shrubs (as a hornbeam or hop hornbeam) with exceptionally
tough or hard wood" und "the wood of an ironwood" zukommen (Eintrag "Ironwood"
in: Merriam-Webster English Dictionary Online, aufrufbar unter <www.merriam-webster.com>, zuletzt
besucht am 22.06.2011; vgl. auch Beilage 4 des Schreibens der Vorinstanz vom 15.01.2010). Der Begriff
"ironwood" bezeichnet demnach sowohl jeden Baum, der ein aussergewöhnlich hartes und schwer
bearbeitbares Holz hat, als auch das Holz jener Bäume.
5.2. Weiter lässt
sich die englische Wortkombination "ironwood" auch in die Wörter "iron" und
"wood" aufteilen. Während dem Begriff "iron" die Sinngehalte "Das Eisen;
eisern; bügeln" zukommen (PONS Online Wörterbuch Englisch-Deutsch, abrufbar unter <http://www.pons.de>,
[hiernach: PONS], zuletzt besucht am 23.06.2011), kann "wood" auf Deutsch sowohl mit "Holz"
als auch mit "Wald" übersetzt werden (PONS, a.a.O.). Damit ergeben sich die Sinngehalte
"eiserner Wald", "Eisenwald", "eisernes Holz" und "Eisenholz"
sowie "bügeln-Holz" bzw. "-Wald", wobei Letztere keinen Sinn ergeben. Da sich
das Zeichen "Ironwood" aus Begriffen des englischen
Grundwortschatzes zusammensetzt, werden die Bedeutungen "Eisenholz" bzw. "Eisenwald"
sowohl von den Fachkreisen als auch von den Durchschnittsabnehmern ohne Gedankenaufwand im dargelegten
Sinn erkannt (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B 3377/2010 vom 27.07.2010 E. 5.2 RADIANT
APRICOT; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1364/2008 vom 24. Juni 2009 E. 5.3 On
the Beach). Ob allerdings aus der Tatsache, dass die Verkehrskreise den Begriff "ironwood"
problemlos wörtlich übersetzen können, gleich auf die Bekanntheit der botanischen Bedeutung
geschlossen werden kann, ist, wie die Beschwerdeführerin anbringt (vgl. Ziffer 13 der Beschwerdeschrift),
zumindest nicht selbstverständlich und im Folgenden zu prüfen.
5.3. Die
Tatsache, dass der Begriff "Eisenholz" auch im Deutschen existiert, verstärkt immerhin
die Annahme, der Sinngehalt des Begriffs "ironwood"
sei tatsächlich verständlich (vgl. Eintrag zu Eisenholz in: Meyers
Grosses Universallexikon, Band 4, Mannheim 1981, [hiernach: Meyers
Universallexikon], S. 242; vgl. Eintrag zu Eisenholz, Eisenbaum in Der
Grosse Brockhaus, Beilage 5 der Beschwerdeschrift). So handelt es sich einerseits um die Bezeichnung
"für das sehr harte, schwer zu bearbeitende, dunkelbraune Holz des australischen Myrtengewächses
Backhousia myrtifolia" sowie andererseits um die "ungenaue Bezeichnung für sehr harte,
dichte und schwere Hölzer verschiedener aussereuropäischer Bäume", wie zum Beispiel
"für das Bongosiholz (Bongosi), das Holz des Zaubernussgewächses (Parrotia persica), das
Holz des Seifenbaumgewächses (Argania spinosa), das Holz von Arten der Gattung Afzelia und für
das ostindische Nagasholz vom Nagasbaum" (vgl. Meyers Universallexikon,
a.a.O., S. 242). Das Eisenholz ist somit ein "sehr hartes, schwer zu bearbeitendes Holz verschiedener
aussereuropäischer Baumarten" (vgl. Eintrag "Eisenholz" in: Duden
- Deutsches Universalwörterbuch, 6. überarbeitete und erweiterte Auflage, Mannheim
2007, S. 479). Als Eisenholzbaum gilt jener Baum, der Eisenholz liefert (Eintrag "Eisenholz"
in: Duden - Das grosse Wörterbuch der deutschen Sprache,
2. neu bearbeitete Auflage, Mannheim 1993, S. 884).
Auch im Französischen existiert der Begriff "bois
de fer". Es handelt sich hierbei um den "nom commercial donné à des bois très
durs, et à des bois dont le contact ne rouille pas le fer, tels que le teck" (Larousse
encyclopédie de la langue française, [hiernach:
Larousse], abrufbar unter <http://www.larousse.fr>,
zuletzt besucht am 23.06.2011). Bezeichnet wird damit klar eine Holzart.
5.4. Die Vorinstanz
schliesst aus der englischen Definition des Zeichens und dem Sinngehalte des deutschen Gegenstücks,
dass es sich in beiden Fällen um eine bestimme Pflanzengattung handelt. Der Begriff "ironwood"
werde daher als Gattungs- bzw. Sachbezeichnung aus der Botanik im Sinne von Eisenholz verstanden (Ziffern
5 und 8 der angefochtenen Verfügung). Es handle sich dabei um eine Baumgattung (Beilage 5
des Schreibens der Vorinstanz vom 15.01.2010) aus der Familie der Myrtengewächse (Beilage 6 des
Schreibens der Vorinstanz vom 15.01.2010). Weiter werde auch die in der Medizin verwendete, in Nordamerika
verbreitete Hopfen-Hainbuche (Hophornbeam, Ostrya Virginiana) als "Ironwood" bzw. "Eisenholz"
bezeichnet (Beilage 7 der Vernehmlassung der Vorinstanz).
5.5. Die
Beschwerdeführerin wendet dagegen ein, beim Begriff "Ironwood" handle es sich nicht um
eine bestimme Pflanzengattung oder Pflanzenart. Vielmehr sei dies eine Bezeichnung für das sehr
harte und dichte Holz verschiedenster Bäume (vgl. Ziffern 6 und 8 der Beschwerdeschrift sowie Beilagen
2 bis 4 der Beschwerdeschrift). Auch im Deutschen würde mit "Eisenholz" nicht eine bestimmte
Gattung, und damit eine bestimmte Heilpflanze benannt, sondern lediglich das Holz dieser Pflanzen (Beilage
5 der Beschwerdeschrift). Sowohl im Englischen als auch im Deutschen würden verschiedenste Pflanzenarten
sogenanntes "Ironwood" bzw. Eisenholz liefern, weshalb dieser Begriff zur konkreten Pflanzenbestimmung
nicht herangezogen werden könne.
5.6. In
Übereinstimmung mit den Ausführungen der Beschwerdeführerin ergibt sich aus verschiedenen
allgemeinen und botanischen Lexika, dass sowohl der Begriff "Ironwood" als auch dessen deutsche
und französische Pendants "Eisenholz" und "bois de fer" eindeutig an die Eigenschaften
des Holzes bestimmter Bäume anknüpfen, nicht aber eine Pflanzensorte bzw. -gattung bezeichnen
(siehe die E. 5.1 und 5.3 hiervor). Selbst aus der Belegstelle, welche die Vorinstanz zu dieser
Aussage führt, geht explizit hervor, dass es sich beim Begriff "Eisenholz" um "besonders
harte Hölzer verschiedener Bäume", also um eine Charakterisierung des Holzes verschiedenster
Bäume, handelt (Beilage 7 des Schreibens der Vorinstanz vom 15.01.2010). Entsprechend sind auch
die von der Vorinstanz erwähnten Wikipedia-Einträge zu "Eisenholz" und "Eisenhölzer"
in die Kategorie "Holzart" eingeteilt (vgl. Beilagen 5 und 6 des Schreibens der Vorinstanz
vom 15.01.2010). "Ironwood" ist ein "common name" (Beilage 2 der Beschwerdeschrift
mit Verweis auf Eintrag "Ironwood" in Wikipedia) bzw. einen "nom commercial" (Larousse,
a.a.O.) und eine "volkstümliche Bezeichnung" (Beilage 5 zur Beschwerdeschrift mit Verweis
auf Eintrag "Eisenholz, Eisenbaum", in: Der Grosse
Brockhaus, 18. Auflage, 1978) für Bäume mit hartem
Holz sowie das Holz dieser Bäume. Etwas anderes als die Eigenschaft gewisser Hölzer bezeichnet
dieser Begriff weder auf Englisch noch auf Deutsch oder Französisch. Da dieses Charakteristikum
auf die verschiedensten Bäume und Hölzer zutrifft, kann entgegen der Annahme der Vorinstanz
jedenfalls nicht direkt auf eine botanische Gattungsbezeichnung "Eisenholz" geschlossen werden
(vgl. E. 5.4 f. hiervor).
6.
Im
Folgenden ist zu prüfen, ob das Zeichen im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen
aufgrund gemeinsamer Eigenschaften der als "ironwood" bzw. "iron wood" bezeichneten
Pflanzen bzw. Bäume dem Gemeingut zuzurechnen ist. Die Vorinstanz hat der internationalen Registrierung
den Markenschutz in der Schweiz verweigert, weil diese Pflanzen nach ihren Feststellungen zur Gattung
der Myrthengewächs gehören, welche wiederum zur Herstellung von pharmazeutischen Produkten
dienen und die Marke damit direkt einen möglichen Inhaltsstoff der Waren bzw. Gegenstand der Forschung
beschreibt (Ziffer 9 f. der angefochtenen Verfügung). Hierfür stützt sie sich auf
verschiedenste Quellen im Internet, welche vor allem die deutschen Bezeichnungen "Eisenholz"
und "Eisenhölzer" betreffen.
6.1.
6.1.1. Gestützt
auf den Eintrag zum Begriff "Eisenholz" in der Online-Enzyklopädie Wikipedia, in welchem
exemplarisch als "Eisenholz" bezeichnete Bäume aufgeführt werden (Beilage 5 des Schreibens
der Vorinstanz vom 15.01.2010), schliesst die Vorinstanz auf die "Arten aus der Gattung der Eisenhölzer",
den Metrosideros, welche zur Familie der Myrtengewächse zählen (Beilage 6 des Schreibens der
Vorinstanz vom 15.01.2010). Aus der Definition der Myrtengewächse in Wikipedia leitet sie wiederum
ab, dass viele Arten der Myrtengewächse ätherische Öle für die Pharmazie liefern
(Beilage 8 des Schreibens der Vorinstanz vom 15.01.2010). Aus diesen Feststellungen zieht die Vorinstanz
den Schluss, "Eisenholz" - und demnach auch "Ironwood" - beschreibe allfällige
pharmazeutische Inhaltsstoffe, wie zum Beispiel jene Arten der Myrtengewächse aus denen ätherische
Öle für die Pharmazie gewonnen werden, direkt. Wie die Beschwerdeführerin jedoch richtigerweise
einwendet, kommt die Vorinstanz nicht direkt zu diesem Ergebnis. Vielmehr bedarf es mehrerer Gedankengänge,
um zu diesem Ergebnis zu kommen. Ausserdem handelt es sich bei der von der Vorinstanz erwähnten
Myrtengewächsart "Metrosideros" gerade nicht um eine Heilpflanze (siehe Beilage 6 des
Schreibens der Vorinstanz vom 15.01.2010).
6.1.2. Mit
Verweis auf einen Ausschnitt eines weiteren Wikipedia-Eintrages zu "Zaubernussgewächsen"
(Beilage 9 des Schreibens der Vorinstanz vom 15.01.2010) belegt die Vorinstanz, dass einige Arten der
"Hamamelis" Heilpflanzen sind und deren ätherische Öle bzw. Blätter in der Pharmazie
zu Heilzwecken verwendet werden. Im Einklang mit der Vorinstanz ist zunächst festzuhalten, dass
eine Art der Zaubernussgewächse tatsächlich mit "Ironwood" und "Eisenholz"
bezeichnet wird. Es handelt sich hierbei aber nicht um die von der Vorinstanz erwähnten "Hamamelis
virginiana" und "Loropetalum chinense" sondern um die "Parrotia persica", dem
persischen Eisenholzbaum, welcher aber als Ziergehölz gilt (siehe Beilage 2 der Beschwerdeschrift;
Meyers Universallexikon, a.a.O., S. 242; Eintrag zu "Parrotia
persica" in Wikipedia, aufrufbar unter <http://de.wikipedia.org/wiki/Parrotia_persica>, zuletzt
besucht am 29.06.2011). Bei der mit "Ironwood" bezeichneten Zaubernussgewächsart handelt
es sich also gerade nicht um eine Heilpflanze.
6.1.3. Weiter verweist
die Vorinstanz auf die Heilkräfte des Aspidosperma bzw. Quebracho (Beilage 11 zum Schreiben der
Vorinstanz vom 15.01.2010). Hierbei sei bemerkt, dass weder der Quebrachobaum, noch dessen Pflanzenfamilie,
die "Hundsgiftgewächse", zu den als "Ironwood" bezeichneten Baumarten gehören
(Beilagen 2 und 8 der Beschwerdeschrift). Dies gilt auch für die "Swartzia madagascariensis"
bzw. "Bobgunnia madagascariensis", deren Heilwirkung im Übrigen klinisch nicht bewiesen
werden konnte (Beilage 2 der angefochtenen Verfügung).
Soweit die Vorinstanz auf das in der Homöopathie verwendete
"Guajakaholz" verweist (vgl. Beilage 1 der angefochtenen Verfügung), ist im Einklang mit
der Beschwerdeführerin einzuwenden, dass dieses möglicherweise im 16. Jahrhundert als "Eisenholz"
galt, es heutzutage aber "Pockholz" genannt wird (Beilage 2 der Stellungnahme der Beschwerdeführerin
vom 12.11.2009). Im Übrigen geht dies in gleicher Weise aus der Belegstelle hervor, auf welche sich
die Vorinstanz beruft.
6.1.4. Die
Vorinstanz belegt mit dem Pflanzenbeschrieb in <http://www.himalayahealthcare.com/herbfinder/h_mesuaf.htm>
(zuletzt besucht am 15.01.2010) die heilenden Eigenschaften des "Mesua ferrea", einem
Baum der im angelsächsischen Raum nebst anderen auch den Namen "Ceylon ironwood" trägt
(Beilage 10 des Schreibens der Vorinstanz vom 15.01.2010). Mit Verweis auf den privaten Blog <http://www.pflanzenguru.com/pflanzen-der-ayurveda>
(zuletzt besucht am 15.01.2010) belegt sie, dass Extrakte des Samenöls des Mesua ferrea sowie dessen
Rinde, Blätter und Knospen in der ayurvedischen Medizin Verwendung finden (Beilage 12 des Schreibens
der Vorinstanz vom 15.01.2010). Im Einklang mit der Vorinstanz ist daher festzuhalten, dass die Pflanze
"mesua ferrea" in der Alternativmedizin verwertet wird. Der Begriff "Ironwood" bezieht
sich jedoch auch hierbei nur auf das Holz der Pflanze. Etwas anderes lässt sich aus den Belegen
der Vorinstanz nicht schliessen.
6.1.5. Ähnliches
gilt auch für die "Ostrya virginiana", der amerikanischen Hopfenbuche, deren Verwendung
in der Homöopathie die Vorinstanz belegt (Beilage 7 der Vernehmlassung der Vorinstanz). Zwar ist
dieser Baum unter die Bäume, welche dank ihres Holzes als "Ironwood" gelten, zu subsumieren
(Beilage 2 der Beschwerdeschrift; Beilage 4 des Schreibens der Vorinstanz vom 15.01.2010), doch bezieht
sich "Ironwood" eben auf dessen Holz. Weiter wird dieser Inhaltsstoff im prüfungsrelevanten
Sprachraum stets "ostrya virginica" bzw. "ostrya virginiana" genannt, nicht aber
"Eisenholz" oder gar "Ironwood" (vgl. Deutsche Homöopathische Union, aufrufbar
unter http://www.dhu.de/globuli/seiten/arzneimittel /datenbank/product.php?id=2611021 , zuletzt
besucht am 6.7.2011; Eintrag in Bibliothek der Heilpflanzen-Welt, aufrufbar unter http://buecher.heilpflanzen-welt.de/BGA-Kommission-D-Monographien
/ostrya-virginiana--ostrya-virginica.htm , zuletzt besucht am 6.7.2011; Eintrag in Arzneimittel des
Herstellers Arcana, aufrufbar unter http://www.arcana.de/homoeopathische-arzneimittel/arzneimittelverzeichnis/ostrya-virginica ,
zuletzt besucht am 6.7.2011). Gerade Fachkräfte wie Pharmazeuten und Ärzte in der Schweiz wissen
daher, dass die Bezeichnungen "Ironwood" bzw. "Eisenholz" nicht die korrekten Bezeichnungen
für die heilende Wirkung der Pflanzen generell oder gar spezifisch die Heilpflanze "Ostrya
Virginiana" sind. Etwas anderes geht entgegen der Meinung der Vorinstanz auch nicht aus dem ins
Recht gelegten Ausschnitt des Blogs "How to lose belly fat fast" hervor (Beilage 3 der angefochtenen
Verfügung), dem im Übrigen weder wissenschaftlicher Gehalt noch Bezug zur Schweiz zugesprochen
werden kann. Darin steht ausdrücklich - und im Widerspruch zur Argumentation der Vorinstanz
-, dass dieser Baum in der modernen Medizin keine Verwendung findet (vgl. Absatz 5 der Beilage
3 der angefochtenen Verfügung).
6.2. Zusammenfassend
ist daher nicht zu bezweifeln, dass Pflanzengattungen, von denen einzelne Arten aufgrund ihrer Holzstärke
als "Ironwood" gelten, medizinische Verwendung finden. Daraus kann aber entgegen der Ansicht
der Vorinstanz nicht geschlossen werden, dass der Begriff "Ironwood" selber eine direkte Beschreibung
eines möglichen Inhaltstoffes darstellt. Im Einklang mit der Beschwerdeführerin ist festzuhalten,
dass der Begriff "Ironwood" eine Holzart, nicht aber einen botanischen Gattungs-, Art- oder
Familiennamen bezeichnet (vgl. E. 5 hiervor). Dadurch unterscheidet sich "Ironwood" beispielsweise
klar von der anerkannten botanischen Gattung der Sonnenhüte, welche von der Vorinstanz angeführt
wird, zu der es viele Unterarten, davon einige mit heilender Wirkung, gibt. Mit anderen Worten, wiewohl
die Bezeichnung mit ihrem Sinngehalt an eine biologische Eigenschaft von Pflanzen
- nämlich das harte Holz - anknüpft, hat sie erwiesenermassen nichts mit der heilenden
Eigenschaft dieser Pflanzen zu tun und wird nach dem Gesagten jedenfalls nicht ohne Gedankenaufwand als
Hinweis auf Zutaten oder Wirkstoffe von Medikamenten begriffen.
6.2.1. Nach Auffassung
des Bundesverwaltungsgerichts schiesst die Vorinstanz daher mit ihrem Entscheid über das Ziel hinaus,
da ansonsten aus einem anderen Begriffskreis stammende Oberbegriffe generell von der Eintragungsfähigkeit
ausgeschlossen wären, wie etwa "Laubbaum", "Tiefwurzler" für
Medikamente oder Nachtschattengewächs für Gemüse. Obwohl z.B.
einige Gemüse (Kartoffel, Tomate, Paprika, Aubergine) Nachtschattengewächse
sind, haben die die Bezeichnung mit Nachtschattengewächs begründenden Eigenschaften nichts
mit deren Essbarkeit als Gemüse zu tun. Die Argumentation der Vorinstanz, dass auch unter anderem
mit Ironwood oder Eisenholz bezeichnete Pflanzen heilende Eigenschaften haben, würde dazu führen,
dass nicht nur systematisch korrekte und umgangssprachliche Pflanzenbezeichnungen, sondern auch alle
anderen denkbaren biologischen Eigenschaftsbezeichnungen, die auf heilende Pflanzen als Waren
der Klasse 5 zutreffen, von der Eintragung ausgeschlossen sind, was indessen nach Auffassung des Bundesverwaltungsgerichts
zu weit geht.
6.3. Verifiziert man
die Rechercheergebnisse aus Sicht der betroffenen Verkehrskreise und gewichtet diese qualitativ (vgl.
David Rüetschi, Beweisrecht, in: MSchG-Kommentar, a.a.O.,
Rn. 54; ebenso Marbach, SIWR III/1, Rn. 228), kommt
man bezüglich des Verkehrskreises der Fachkräfte zum Schluss, dass Quellen naturwissenschaftlicher
bzw. medizinischer Natur, in denen zwischen der Holzcharakterisierung und einem Heilmittel eine direkte
Verbindung hergestellt wird, fehlen. Wie voranstehend untersucht (vgl. E. 5.6 und 6.1), wird der
Begriff "Ironwood" vom spezialisierten Verkehrskreis, auf welchen sich die Vorinstanz korrekterweise
in erster Linie abstützt, mit einzelnen Hölzern aber in keiner Weise mit der Pflanzenheilkunde
in Verbindung gebracht. Demnach ist festzustellen, dass nicht nur der Durchschnittskonsument, sondern
auch das einschlägige Fachpublikum das hinterlegte Zeichen zwar übersetzen kann, den Begriff
jedoch nicht unmittelbar mit Heilpflanzen in Verbindung bringt.
6.4. "Ironwood"
ist nach dem Gesagten keine direkte Beschreibung eines möglichen Inhaltsstoffes eines der beanspruchten
Medikamente. Es handelt sich auch nicht, wie von der Vorinstanz vorgebracht, um eine Sachbezeichnung
der Pharmazie (Ziffern 3 und 4 der Vernehmlassung der Vorinstanz). Als Sachbezeichnung gilt nämlich
jener Ausdruck, der nach dem allgemeinen Sprachgebrauch des für die betreffende Ware in Betracht
kommenden Verkehrskreis dazu dient, eine bestimmte Sache zu benennen (Christine
Beutler, Schutz der sachlichen Kommunikation, Bern 2011, S. 26 mit Verweis auf BGE 84 II 429 E.
3b, S. 431 f.). Gerade spezialisierte Fachkräfte wissen aufgrund ihrer Sachkenntnisse, dass "Ironwood"
weder eine Gattungs- noch eine Art- oder Familienbezeichnung, sondern eine Holzcharakterbeschreibung
ist. Durchschnittskonsumenten setzen den Begriff gar nicht in Verbindung mit Medikamente, worin sich
im Übrigen Vorinstanz und Beschwerdeführerin einig sind. Die massgebenden Verkehrskreise nehmen
die hinterlegte Bezeichnung daher keinesfalls als Sachbezeichnung der Pharmazie wahr. Selbst spezialisierte
Verkehrskreise bedürfen eines erhöhten Gedankenaufwandes, um von "Ironwood" auf eine
Heilpflanze zu schliessen. Nur wenn "Ironwood" begriffsnotwendig oder faktisch in aller Regel
zu Heilzwecken verwendet würde, wäre der Gedankenschritt allenfalls derart klein, dass eine
an sich nicht mit der Heilwirkung im Zusammenhang stehende Eigenschaft der Pflanzen deren Verwendung
zu Heilzwecken direkt beschreiben würde. Entgegen den Feststellungen der Vorinstanz kann daher nicht
von einer fehlenden Unterscheidungskraft des Zeichens für die beanspruchten Waren der Klasse 5 ausgegangen
werden.
6.5. Soweit Dienstleistungen
der Klasse 42 betroffen sind, könnte "Ironwood" als thematische Beschreibung des Forschungsgegenstandes
der Unterscheidungskraft entbehren. Da jedoch, wie gezeigt, der Begriff "Ironwood" an
die Eigenart des Holzes und nicht an die heilende Wirkung einiger auch als "Ironwood" bezeichneter
Pflanzen anknüpft, käme ein beschreibender Charakter des Zeichens nur bei auf Hölzer bezogene
Forschung in Betracht. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass "Ostrya Virginiana"
und "Messua Ferrea", deren Holz als "Ironwood" gelten, in der Homöopathie verwendet
werden. Der Begriff "Ironwood" bezieht sich auch hier nur auf die Holzart, weshalb der Begriff
nicht für die Forschung und Entwicklung von Medikamenten direkt beschreibend ist. Entgegen der Meinung
der Vorinstanz, ist die internationale Registrierung "IRONWOOD" daher auch bezüglich der
in Klasse 42 beanspruchten Dienstleistungen nicht beschreibend.
7.
Dem
Zeichen könnte allenfalls ein anpreisender Charakter in dem Sinne zugemessen werden, als der Bestandteil
IRON bzw. Eisen, insbesondere auch von den Durchschnittskonsumenten, als Hinweis auf Stärke
und Kraft verstanden würde, welche durch die Einnahme der Medikamente erreicht würde. Als Adjektiv
hat "iron" u.a. den Sinngehalt "stark und gesund", weshalb man zum Beispiel von einer
"iron constitution" spricht um auf die robuste Konstitution einer Person hinzuweisen (Eintrag
zu "iron (adjective)" in: Merriam-Webster, aufrufbar unter <http://www.merriam-webster.com/dictionary/iron?show=1&t=1309791922>,
zuletzt besucht am 01.07.2011). Demgegenüber ist aber zu beachten, dass der weitere Bestandteil
WOOD nicht derart unbedeutend ist, dass er vollkommen in den Hintergrund gedrängt würde. Auch
schliessen die massgebenden Verkehrskreise nicht ohne Gedankenaufwand von der Holzeigenschaft "Ironwood"
auf einen möglichen Effekt der beanspruchten pharmazeutischen Erzeugnisse, also darauf, dass das
Erzeugnis einem stark wie "Ironwood" mache. Dem Wort "Ironwood" als Ganzes wohnt
somit in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nichts unmittelbar Anpreisendes inne,
weshalb die Gemeingutzugehörigkeit des Zeichens auch so nicht begründet werden
kann.
8.
Die
Vorinstanz macht schliesslich geltend, der Begriff "Ironwood" sei für pharmazeutische
Produkte und Forschungsdienstleistungen freihaltebedürftig. Es ist der Vorinstanz insofern zuzustimmen,
als nicht nur eindeutige zoologische oder botanische Speziesbezeichnungen wegen ihres Freihaltebedürfnisses
dem Gemeingut zuzuordnen sind (vgl. BVGE 2010/32 E. 7.3.2 Pernaton/Pernadol
400). Ausserdem kann ein Begriff selbst dann freihaltebedürftig sein, wenn für die gleiche
Ware Alternativen bestehen (vgl. Beutler, a.a.O., S. 26).
Mangels eines Bezugs zur Pflanzenheilkunde, ist ein Freihaltebedürfnis bezüglich dem hinterlegten
Begriff für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen jedoch abzulehnen. So hat das Bundesverwaltungsgericht
etwa in Bezug auf eine die Silbe PERNA enthaltende Marke für diätetische Erzeugnisse entschieden,
dass diese Silbe freihaltebedürftig ist, da es sich um eine Gattungsbezeichnung handelt,
die in der Bezeichnung mehrerer ebenfalls vom Menschen geniessbarer Muschelsorten verwendet
wird (BVGE 2010/32 E. 7.3.2 Pernaton/Pernadol 400).
Wie bereits aufgezeigt (vgl. E. 5 hiervor), handelt es sich bei "Ironwood" jedoch nicht
um eine Gattungsbezeichnung, sondern um die Beschreibung einer Holzeigenschaft, welche
verschiedenen Pflanzen gemein ist. "Ironwood" ist namentlich keine umgangssprachliche Bezeichnung
von Heilpflanzen. Entgegen der Meinung der Vorinstanz kann es weder bei der Beurteilung des Gemeingutcharakters
noch des Freihaltebedürfnisses eine Rolle spielen, ob ein allfälliges Produkt unter der strittigen
Bezeichnung auf dem Markt erhältlich ist (Beutler,
a.a.O., S. 26). Da vorliegend sowohl die Baumart, deren Familie als auch deren Gattungen jeweils andere
Namen als "Ironwood" tragen, besteht für Konkurrenten ein weiter Spielraum
für alternative Bezeichnungen. Anders wäre allenfalls zu urteilen, wenn das Zeichen "Ironwood"
etwa für aus Holz herstellbare Waren monopolisiert würde.
9.
Nach
dem Gesagten ist die Beschwerde gutzuheissen und die Vorinstanz anzuweisen, der Internationalen Registrierung
Nr. 958'317 "IRONWOOD" für die beantragten Waren und Dienstleistungen Schutz für
die Schweiz zu gewähren.
10.
Bei
diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 63 Abs. 2 VwVG), und es ist der
Beschwerdeführerin der geleistete Kostenvorschuss zurückzuerstatten. Überdies ist ihr
eine angemessene Parteientschädigung zuzusprechen. Fehlt wie vorliegend eine unterliegende
Gegenpartei, ist die Parteientschädigung derjenigen Körperschaft oder autonomen Anstalt aufzuerlegen,
in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat (Art. 64 Abs. 2 VwVG). Nach Art. 1 des Bundesgesetzes
über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGEG,
SR 172.010.31) handelt die Vorinstanz als autonome Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit. Sie
ist in eigenem Namen mit dem Vollzug des Markenschutzgesetzes, namentlich der Führung des
Markenregisters beauftragt (Art. 2 Abs. 1 Bst. a und b IGEG). Gestützt darauf hat die Vorinstanz
die angefochtene Verfügung in eigenem Namen und unter Erhebung der dafür vorgesehenen Gebühr
erlassen. Ihr sind demnach die Parteikosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Diese Kosten sind
gemäss Art. 8 und 14 Abs. 2 Satz 2 des Reglements über die Kosten und Entschädigungen
vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 11. Dezember 2006 (VGKE, SR 173.320.2) mangels Kostennote
aufgrund der Akten festzusetzen. Angesichts des einfachen Schriftenwechsels erscheint für das Beschwerdeverfahren
eine Parteientschädigung von Fr. 3'000.-- (inkl. MwSt) als angemessen.
Versand: 28. Juli 2011