Abteilung II
B-763/2007{T 0/2}
Urteil vom 5. November 2007
Mitwirkung:
Richter
Francesco Brentani (Vorsitz), Richterin Maria Amgwerd, Richter Bernard Maitre (Abteilungspräsident);
Gerichtsschreiber
Corrado Bergomi.
X._______,
vertreten durch Marken- und Designberater Adrian Zimmerli,
Zimmerli, Wagner & Partner AG, Löwenstrasse 19, Postfach, 8021 Zürich,
Beschwerdeführerin
gegen
Y._______,
vertreten
durch Fürsprecher Dr. Jürg Simon, Bleicherweg 58, 8027 Zürich,
Beschwerdegegnerin,
Eidgenössisches
Institut für Geistiges Eigentum, Einsteinstrasse 2, 3003 Bern,
Vorinstanz
betreffend
Widerspruchsverfahren
Nr. 3271 CH-Marke Nr. 367 411 K.SWISS (fig.) c. CH-Marke Nr. 455 720 K SWISS (fig.).
Sachverhalt:
A.
Die schweizerische Marke Nr. 455 720 "K SWISS" (fig.) der Beschwerdegegnerin wurde im Schweizerischen
Handelsblatt (SHAB) Nr. 232 vom 30. November 1998 publiziert. Die Marke sieht wie folgt aus:
und
wurde für folgende Waren registriert:
Klasse 9:
Brillen;
Klasse 18:
Sporttaschen,
Reisetaschen, Rucksäcke, Schirme;
Klasse 24:
Frotteewäsche, Bettwäsche,
Tücher und Badetücher;
Klasse 25:
Schuhe, Sportschuhe, Freizeitschuhe; Bekleidung
und Sportbekleidung, insbesondere Jacken und Mäntel, Hosen, Shorts, Lauf- und Trainingsanzüge,
T-Shirts, Sweatshirts, Pullover, Strickjacken, Hemden, Socken, Unterziehwäsche, Kopfbänder,
Badeanzüge, Mützen und Hüte, Krawatten, Gürtel, Hosenträger, Handschuhe;
Klasse
28:
Sportartikel aller Art, insbesondere Bälle, Tennisbälle, Golfbälle, Tennisschläger,
Golfschläger, Fitnessgeräte;
alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft.
B.
Am 1. März 1999 erhob die Beschwerdeführerin Widerspruch gegen diese Eintragung. Sie stützte
sich dabei auf ihre schweizerische Marke Nr. 367 411 "K.SWISS" (fig.):
Diese ist für
folgende Waren eingetragen:
Klasse 25:
Sportbekleidungen, nämlich Oberkörperbekleidungen,
T-Shirts, kurzärmelige Hemden und Pullover, Hosen, Shorts, Strumpfhosen, Trainingsanzüge, Athletikschuhe,
Wanderschuhe, Freizeitschuhe, alle vorgenannten Produkte schweizerischer Herkunft.
Die Beschwerdeführerin
führte zur Begründung aus, dass in Bezug auf Waren der Klasse 25 Warenidentität bzw. ein
hohes Mass an Gleichartigkeit bestehe. In Bezug auf Waren der Klassen 9, 18, 24 und 28 machte sie geltend,
dass es heutzutage üblich sei, dass Modedesigner neben der Bekleidung auch in andere Warensegmente
diversifizieren würden, so dass auch in diesem Fall von Gleichartigkeit ausgegangen werden könne.
Des Weiteren seien die beiden Marken völlig identisch. Eine Verwechslungsgefahr sei sowohl bei Warenidentität
als auch bei -Gleichartigkeit gegeben.
Mit Verfügung vom 18. März 1999 lud die Vorinstanz
die Beschwerdegegnerin zur Stellungnahme ein. Am 22. Mai 2000 beantragte die Beschwerdeführerin
eine Sistierung des Widerspruchsverfahrens, da sich beide Parteien in Vergleichsverhandlungen befänden.
Mit
Verfügung vom 24. Mai 2000 forderte die Vorinstanz die Beschwerdegegnerin zur Stellungnahme bezüglich
der Sistierung des Verfahrens und teilte mit, dass ohne Stellungnahme dem Gesuch der Beschwerdeführerin
stattgegeben und das Verfahren auf unbestimmte Dauer sistiert würde.
Mit Schreiben vom
23. Oktober 2003 bat die Vorinstanz die Beschwerdeführerin um Mitteilung, ob die Sistierung aufgehoben
werden könne.
Mit Schreiben vom 2. Dezember 2003 teilte die Beschwerdeführerin mit,
dass sie in Kürze über das weitere Vorgehen orientieren werde.
Nachdem die Vorinstanz
mit Schreiben vom 15. Juli 2004 die Beschwerdeführerin um Mitteilung gebeten hatte, ob die Sistierung
aufgehoben werden könne, antwortete diese mit Brief vom 2. August 2004, dass die Verhandlungen zwischen
den Parteien noch andauern würden, weshalb die Sistierung des Verfahrens weiterhin aufrecht zu erhalten
sei.
Mit Fax vom 21. November 2005 informierte die Beschwerdegegnerin die Vorinstanz über
den Wechsel ihres Vertreters.
Mit Schreiben vom 19. Dezember 2005 beantragte die Beschwerdegegnerin
die Aufhebung der Sistierung und machte den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke geltend.
Mit
Replik vom 31. Mai 2006 reichte die Beschwerdeführerin Belege ein, die den rechtserhaltenden Gebrauch
der Widerspruchsmarke glaubhaft machen sollten. Hinsichtlich der Geschäftsverhältnisse zur
Beschwerdegegnerin führte sie ergänzend aus, diese habe die angefochtene Marke in der Absicht
hinterlegt, ihre Verhandlungsposition in der Rolle als (von der Beschwerdeführerin) Belieferte sowie
Know-How- und Markenlizenznehmerin zu stärken, nachdem bisher erst über die ebenfalls eigenmächtig
vorgenommene Hinterlegung einer reinen Wortmarke KÜNZLI K-SWISS (CH-Reg. 385.031 und Int. Reg. 580.146)
diskutiert worden sei. Auch habe die Beschwerdegegnerin versucht, ohne jegliche Beweisgrundlage ein Exklusivitätsrecht
abzuleiten. In dieser Hinsicht verwies die Beschwerdeführerin auf die Verfügung des Handelsgerichts
des Kantons Aargau vom 5. September 2005, mit welcher dieses erkannte, dass die Beschwerdegegnerin nicht
habe glaubhaft machen können, dass ein Vertrag zwischen den Parteien bestehe bzw. wie der konkrete
Inhalt eines solchen in Bezug auf die Vertriebsexklusivität aussehe. Die Beschwerdeführerin
vertritt die Ansicht, auch im Falle der Einräumung eines Exklusivrechtes zum Vertrieb der Erzeugnisse
und zum Gebrauch der Marke der Beschwerdeführerin wäre die Beschwerdegegnerin ohne ausdrückliche
Autorisierung nicht zur Eintragung der Marke der Beschwerdeführerin im eigenen Namen berechtigt
gewesen. Diese Druckversuche und die Uneinsichtigkeit der Beschwerdegegnerin hätten zum Abbruch
der Einigungsbemühungen während der Sistierung des Widerspruchsverfahrens geführt. Das
faktische Vertragsverhältnis habe es aber ermöglicht, dass einerseits die Beschwerdegegnerin
mit der Widerspruchsmarke versehene Schuhe (zumeist chinesischer Herkunft) von der Beschwerdeführerin
habe beziehen und in der Schweiz absetzen können und andererseits die Beschwerdegegnerin mit der
Widerspruchsmarke versehene Schuhe (schweizerischer Herkunft) im Auftrag der Beschwerdeführerin
hergestellt und an die niederländische Tochter der Beschwerdeführerin exportiert habe.
Mit
Duplik vom 14. August 2006 führte die Beschwerdegegnerin aus, dass nicht alle Voraussetzungen des
rechtserhaltenden Gebrauchs erfüllt seien, weshalb der Widerspruch abzuweisen sei. Zum Geschäftsverhältnis
mit der Beschwerdeführerin wies sie im Wesentlichen darauf hin, die Beschwerdegegnerin habe während
4 Jahren Schuhe für die Beschwerdeführerin hergestellt und sei seit 1997 exklusiver Distributor
für K-SWISS in der Schweiz. Die von der Beschwerdegegnerin für die Beschwerdeführerin
hergestellten Schuhe seien für den Export an die niederländische Tochtergesellschaft der Beschwerdeführerin
bestimmt gewesen und seien auch an diese geliefert worden.
C. Mit Entscheid vom 14. Dezember 2006
wies die Vorinstanz den Widerspruch ab. Zur Begründung hielt sie im Wesentlichen fest, der rechtsgenügliche
Gebrauch der Widerspruchsmarke könne aufgrund der eingereichten Belege nicht als wahrscheinlich
erachtet werden. Insbesondere führte sie aus, wie die Beschwerdegegnerin richtig anerkannt habe,
könne sich die Beschwerdeführerin den Gebrauch der Marke durch die Lizenznehmerin - in casu
die Beschwerdegegnerin - anrechnen lassen. Doch führe die Warenlieferung der Lizenznehmerin an die
Tochtergesellschaft der Beschwerdeführerin zu einem rein betriebsinternen Warenfluss, der nicht
als rechtserhaltend eingestuft werden könne, da es sich nicht um einen Wirtschaftsverkehr mit Dritten
handle. Des Weiteren werde auch nur der Export an Dritte dem Gebrauch der Marke im Inland gleichgestellt,
so dass die Lieferung an eine ausländische Tochtergesellschaft für das Glaubhaftmachen des
Gebrauchs nicht in Betracht zu ziehen sei.
D. Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin
am 29. Januar 2007 Beschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht und beantragte, unter Kosten- und Entschädigungsfolge,
die Aufhebung der angefochtenen Verfügung, die Gutheissung des Widerspruchs sowie den Widerruf der
Eintragung der angefochtenen Marke CH-Nr. 455.720 K SWISS.
Die Beschwerdeführerin stellt
sich auf den Standpunkt, dass alle Dokumente bei der Prüfung der Glaubhaftmachung des rechtsgenügenden
Markengebrauchs in ihrer Gesamtheit und nicht isoliert zu würdigen seien, da erst eine die verschiedenen
Beweismittel verbindende Betrachtungsweise die Zusammenhänge erkennen oder vermuten lasse. Weiter
macht sie geltend, die Beschwerdegegnerin habe die Widerspruchsmarke auf den in Lizenz fabrizierten Schuhen
angebracht und an die holländische Distributionsorganisation ausgeliefert. Es habe sich somit nicht
um einen Warenfluss zwischen Konzerngesellschaften und auch nicht um einen betriebsinternen Warenfluss
gehandelt. Bei Exportmarken sei es völlig üblich, dass eine ausländische (regional zuständige)
Konzerngesellschaft als Zwischenverteiler auftrete. Es sei selbstverständlich nicht die Idee des
Gesetzgebers gewesen, das Institut der Exportmarke in all den Fällen nicht wirksam werden zu lassen,
in welchen die Ware nicht direkt, sondern indirekt (über eine inländische oder ausländische
Konzerngesellschaft) an ausländische Dritte (Weiterverteiler oder Endabnehmer) gelange. Die blosse
Markierung der für den Export bestimmten Ware in der Schweiz sei vielmehr ausreichend und rechtlich
einem Gebrauch im schweizerischen Wirtschaftsverkehr gleichgestellt. Die exportierten Schuhe seien vornehmlich
in Benelux, Deutschland und Grossbritannien verkauft worden. Zur Untermauerung dieser Aussage reicht
die Beschwerdeführerin neu Rechnungen der niederländischen Distributionsorganisation an ihre
Kunden ein (Beilage 6 zur Beschwerde).
Im Weiteren nahm die Beschwerdeführerin zur Würdigung
ihrer Beilagen durch die Vorinstanz Stellung. In diesem Zusammenhang reichte sie noch einige Gebrauchsbelege
ein, einschliesslich einige aus dem Jahr 2006, welche zwar nicht aus dem relevanten Zeitraum stammten,
aber dennoch zur Ernsthaftigkeit der Markenbenutzung beitragen würden (Beilage 7 zur Beschwerde).
Die Beschwerdeführerin führt aus, die Auslieferung und der Export der Schuhe an die niederländische
Distributionsfirma zwecks Weitervertrieb an Dritte stelle eine rechtsgenügende Markenbenutzung dar
und könne insbesondere nicht als betriebsinternen Warenfluss qualifiziert werden. Diesbezüglich
reicht die Beschwerdeführerin noch vier der ausgelieferten Originalschuhe mit Originalverpackung
ein, zusammen mit einer entsprechend markierten Kopie der durch die Beschwerdegegnerin eingereichten
Zusammenstellung aller Verkäufe (Beilage 8 zur Beschwerde). Ergänzend fügt die Beschwerdeführerin
noch ein Original-T-Shirt mit Kaufquittung ein (Beilage 9 zur Beschwerde).
E. Am 15. März 2007
verzichtete die Vorinstanz auf die Einreichung einer Stellungnahme und beantragte unter Hinweis auf die
angefochtene Verfügung die Abweisung der Beschwerde.
F. Mit Beschwerdeantwort vom 27. April
2007 beantragt die Beschwerdegegnerin die vollumfängliche Abweisung der Beschwerde, unter Kosten-
und Entschädigungsfolgen zulasten der Beschwerdeführerin. Die Beschwerdegegnerin vertritt die
Auffassung, dass sich die Beschwerdeführerin den Gebrauch ihrer Marke durch die Beschwerdegegnerin
grundsätzlich anrechnen lassen könne. Die Warenlieferung der Beschwerdegegnerin an die Tochtergesellschaft
der Beschwerdeführerin führe aber lediglich zu einem rein betriebsinternen Warenfluss, der
nicht rechtserhaltend sei. Wenn die Beschwerdeführerin behaupte, es handle sich nicht um einen rein
betriebsinternen Warenfluss, da es die Beschwerdegegnerin sei, welche die Widerspruchsmarke auf den in
Lizenz fabrizierten Schuhen angebracht und an die holländische Tochtergesellschaft ausgeliefert
habe, ändere dies nichts daran, dass kein Wirtschaftsverkehr mit Dritten stattfinde. Allein darauf
komme es an. Ein Markengebrauch liege immer erst dann vor, wenn die gekennzeichneten Waren ausserhalb
des Unternehmens des Markeninhabers erhältlich seien. Denn Funktion einer Marke sei es, diese als
Unterscheidungszeichen zur Identifikation von Waren unterschiedlicher Unternehmen zu verwenden. Bei rein
betriebs- oder konzerninternem Warenfluss liege daher kein markenmässiger Gebrauch vor.
Nach
Ansicht der Beschwerdeführerin sei die blosse Markierung der für den Export bestimmten Ware
in der Schweiz ausreichend, um die Marke rechtserhaltend zu gebrauchen, wobei sie sich auf ein entsprechendes
Zitat von Marbach berufe. Die Beschwerdeführerin verkenne jedoch, dass Marbach sich nicht darüber
äussere, wie der Fall zu behandeln sei, in dem die Ware nach der Markierung nicht direkt an aussenstehende
Dritte gelange, sondern zunächst an eine Konzerngesellschaft weiter geleitet werde. Auch die Botschaft
zum Markenschutzgesetz schweige sich zu dieser Frage aus. Gemäss MSchG-Kommentar Willi müsse
die Exportmarke nicht in der Schweiz auf den Markt gelangen, wohl aber für Waren verwendet werden,
die von der Schweiz aus angeboten würden. Dies sei nicht der Fall, wenn zuerst eine Lieferung an
die niederländische Tochtergesellschaft der Beschwerdeführerin erfolge, denn die Waren würden
erst von den Niederlanden aus Dritten angeboten.
G. Mit Verfügung des Instruktionsrichters
vom 2. Mai 2007 wurde die Vernehmlassung der Vorinstanz sowie die Beschwerdeantwort der Beschwerdegegnerin
den übrigen Verfahrensbeteiligten zur Kenntnis gebracht. Die Kopien der Beilage 6 zur Beschwerde
wurden der Vorinstanz zugestellt. Die Vorinstanz wurde explizit eingeladen, sich dahingehend zu äussern
und mitzuteilen, ob aus ihrer Sicht die im Beschwerdeverfahren neu eingereichten Belege geeignet seien,
den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen.
H. Auf Verlangen der Beschwerdeführerin
wurden ihr am 7. Mai 2007 Kopien der Beilagen 1-4 zur Beschwerdeantwort zugesandt.
I. Am 22. Mai
2007 verzichtete die Vorinstanz erneut auf die Einreichung einer Stellungnahme und wiederholte ihren
Antrag auf Abweisung der Beschwerde.
Auf die dargelegten und weitere Vorbringen der Parteien
wird, soweit sie rechtserheblich sind, in den Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht
zieht in Erwägung:
1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen
Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31
, 32
und 33
lit. d des Bundesgesetzes
über das Bundesverwaltungsgericht vom 17. Juni 2005 [VGG,
SR 173.32]).
Die Beschwerdeführerin
ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges
Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert
(Art. 48 Abs. 1
des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968, VwVG,
SR
172.021). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1
und 52 Abs. 1
VwVG), der Kostenvorschuss
wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4
VwVG), der Vertreter der Beschwerdeführerin hat sich
rechtsgenüglich ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2
VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen
liegen vor (Art. 48 ff
. VwVG).
Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
2. Der Inhaber
einer älteren Marke kann gestützt auf Art. 3 Abs. 1
des Bundesgesetzes vom 28. August 1992
über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG;
SR 232.11) Widerspruch
gegen entsprechende Markeneintragungen erheben (Art. 31 Abs. 1
MSchG). Die Veröffentlichung der
Eintragung der angefochtenen Marke erfolgte am 30. November 1998, womit der am 1. März 1999 erhobene
Widerspruch rechtzeitig erfolgte (vgl. Art. 31 Abs. 2 MschG). Erweist sich ein Widerspruch als begründet,
so wird die Eintragung ganz oder teilweise widerrufen, andernfalls wird der Widerspruch abgewiesen (Art.
33 MschG).
3. Gemäss Art. 11 Abs. 1
MSchG ist eine Marke geschützt, soweit sie im Zusammenhang
mit den Waren und Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird. Hat der Inhaber
eine Marke während des in Art. 12 Abs. 1
MSchG vorgesehenen Zeitraums von fünf Jahren nicht
gebraucht, so kann er sein Markenrecht (vorbehältlich wichtiger Gründe für den Nichtgebrauch)
nicht mehr geltend machen. Widersprechende haben anlässlich des Widerspruchsverfahrens den Gebrauch
der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen, sobald die Gegenseite den Nichtgebrauch der älteren Marke
behauptet (Art. 32
MSchG).
Die Einrede des Nichtgebrauchs muss vom Widerspruchsgegner mit der ersten
Stellungnahme erhoben werden (Art. 22 Abs. 3
der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [
MSchV,
SR 232.111]). Die Beschwerdegegnerin machte den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke mit Schreiben vom
19. Dezember 2005 geltend. Die Einrede des Nichtgebrauchs ist nach Meinung der Vorinstanz rechtzeitig
erfolgt, was von der Beschwerdeführerin auch nicht bestritten ist. Es obliegt somit der Beschwerdeführerin,
den Gebrauch ihrer Marke während der letzten fünf Jahre vor Erhebung der Einrede des Nichtgebrauchs,
d. h. für die Zeitspanne vom 19. Dezember 2000 bis 19. Dezember 2005, glaubhaft zu machen (Art.
32 i
. V. m. Art. 11
und 12
MSchG).
Glaubhaftmachen bedeutet, dass dem Richter aufgrund objektiver
Anhaltspunkte der Eindruck zu vermitteln ist, dass die in Frage stehenden Tatsachen nicht bloss möglich,
sondern wahrscheinlich sind (sic! 2004 S. 38 f.). Es braucht keine volle Überzeugung des Richters,
doch muss er zumindest die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen, höher einschätzen
als das Gegenteil (L. David, Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2. Auflage, Basel 1999, MSchG 13 N 16).
Der
rechtserhaltende Gebrauch der Marke setzt voraus, dass die Marke nach Art einer Marke, in Zusammenhang
mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen, im Wirtschaftsverkehr, im Inland ernsthaft nach den
branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns gebraucht wurde (Christoph
Willi, Kommentar zum Markenschutzgesetz unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen
Markenrechts, Zürich 2002, N 9 ff. ad Art. 11).
Als mögliche Belege für den
Gebrauch dienen Urkunden (Rechnungen, Lieferscheine) und Augenscheinsobjekte (Etikettenmuster, Verpackungen,
Kataloge, Prospekte). Zeugen können im Widerspruchsverfahren vor der Vorinstanz keine einvernommen
werden. Im Beschwerdeverfahren ist dies möglich (Christoph Willi, a. a. O.).
Alle Beweismittel
müssen sich auf den massgeblichen Zeitraum vor der Einrede des Nichtgebrauchs beziehen, was deren
einwandfreie Datierbarkeit voraussetzt. Undatierbare Belege können aber unter Umständen in
Kombination mit anderen, datierbaren Gebrauchsbelegen berücksichtigt werden (vgl. den Entscheid
des Bundesverwaltungsgerichts vom 20. August 2007 i.S. R. c. S. [
B-7449/2006] E. 4 EXIT / EXIT ONE mit
Hinweis auf RKGE in sic! 2005, 754 E.4 Gabel/Kabel 1).
4. Als Gebrauch der Marke gelten auch der
Gebrauch in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form und der Gebrauch für die
Ausfuhr (Art. 11 Abs. 2
MSchG).
Die Art der Benutzung muss es der Marke erlauben, von den
Abnehmern als Mittel zur Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen erkannt zu werden; diesen Zweck
kann sie nur erfüllen, wenn sie bestimmten Waren und Dienstleistungen zugeordnet werden kann (MSchG-Willi,
N 14 ad Art. 11
).
Grundsätzlich muss die Marke in der Schweiz gebraucht werden. Es gibt
zwei Ausnahmen vom Territorialitätsprinzip (vgl. MSchG-Willi, Nr. 33 ff. ad Art. 11
MSchG; Eric
Meier: L'obligation d'usage en droit des marques, 2005, S. 109 ff.; Philippe Gilliéron: L'usage
à titre de marque en droit suisse in sic! 2005 Sonderheft S. 101-111, S. 108): Gemäss Art.
5
des Übereinkommens vom 13. April 1892 zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen
Patent-, Muster- und Markenschutz (
SR 0.232.149.136) wird der Gebrauch in Deutschland dem Gebrauch in
der Schweiz gleichgestellt. Dieser Aspekt ist für den vorliegenden Fall irrelevant, da es sich hier
nicht um einen Gebrauch der Marke in Deutschland handelt.
Die zweite Ausnahme betrifft den Gebrauch
für den Export gemäss Art. 11 Abs. 2 MschG, was bedeutet, dass das Anbringen der Marke in der
Schweiz auf Waren oder auf der Verpackung von Waren, die ausschliesslich für den Export bestimmt
sind, dem Gebrauch der Marke in der Schweiz gleichgesetzt wird (Botschaft zu einem Bundesgesetz über
den Schutz von Marken und Herkunftsangaben vom 21. November 1990, BBl 1991 I, S. 25). Eine Exportmarke
liegt vor, wenn die Ware oder deren Verpackung in der Schweiz mit der Marke versehen wird, bevor sie
ins Ausland verschickt werden, nicht aber wenn das Anbringen der Marke im Ausland erfolgt und die Ware
auf den Markt eines dritten Landes gebracht wird, ohne durch die Schweiz zu reisen (E. Meier, a. a. O.,
S. 114). Die Exportmarke muss daher nicht in der Schweiz auf den Markt gelangen, wohl aber für Waren
und Dienstleistungen verwendet werden, die von der Schweiz aus angeboten werden; die reine Auslandsbenutzung
ist nicht rechtserhaltend (MSchG-Willi, N 35 ad Art. 11; Eugen Marbach, Die Exportmarke: eine rechtliche
Standortbestimmung in sic! 1997, S. 372-380, S. 379). Mit Bezug auf die Kennzeichnung von Exportwaren
ist eine Markierung von Ware oder Verpackung erforderlich; die blosse Verwendung der Exporttätigkeit
zum Beispiel auf Warenpapieren, Rechnungsformularen, etc. ist ungenügend; nicht zwingend erforderlich
ist, dass die Marke bereits in der Schweiz auf der Ware körperlich angebracht wird (vgl. Marbach,
in sic!, a. a. O., S. 379). Vorbereitungshandlungen, worunter namentlich die Herstellung von Kennzeichnungsmitteln,
Werbematerialien sowie das Anbringen auf Verpackung und das Versenden von Warenmustern fallen, sind allein
nicht rechtserhaltend, sondern nur wenn die Verkaufstätigkeit tatsächlich aufgenommen wird
(MSchG-Willi, N 28 f. ad Art. 11
).
5. Der Gebrauch der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als
Gebrauch durch diesen selbst (Art. 11 Abs. 3
MSchG). Das Gesetz stellt an die Form der Zustimmung keine
besonderen Anforderungen. Die Zustimmung kann stillschweigend, etwa im Rahmen eines Konzernverhältnisses,
oder vertraglich, z.B. auf der Grundlage eines Lizenzvertrags oder eines Distributionsabkommens, erteilt
werden. Von massgebender Bedeutung ist, dass der Markenbenutzer die Marke für den Markeninhaber
gebraucht, d.h. mit einem Fremdbenutzungswillen tätig wird (vgl. MSchG-Willi 11 N 60). Ein derartiger
stellvertretender Gebrauch findet etwa bei Markengebrauch durch Tochter-, Konzern- und mit dem Markeninhaber
anderweitig wirtschaftlich eng verbundenen Gesellschaften oder durch Lizenznehmer, Unterlizenznehmer
und Wiederverkäufer statt (MSchG-David 11 N 22). Im Rahmen solcher gesellschaftsrechtlicher oder
vertraglicher Verhältnisse kommt es häufig vor, dass Markeninhaber die Marke nicht selbst anbringen,
sondern damit ihre Tochtergesellschaften, Lizenznehmer, Importeure usw. betrauen (MSchG-David 11 N 22,
vgl. zu allem auch RKGE in sic! 2004, S. 40 E. 7).
Umstritten ist vorliegend der Gebrauch
der Widerspruchsmarke als Exportmarke, nicht aber der Umstand, dass ein allfälliger Gebrauch mit
Zustimmung der Widersprechenden durch die Widerspruchsgegnerin erfolgte. Im hier zu beurteilenden Fall
steht fest, dass zwischen der Beschwerdeführerin und der Beschwerdegegnerin zumindest faktisch ein
lizenzvertragliches Verhältnis besteht. Zu diesem Geschäftsverhältnis mit der Beschwerdeführerin
äusserte sich die Beschwerdegegnerin im vorinstanzlichen Verfahren dahingegehend, sie habe während
4 Jahren Schuhe für die Beschwerdeführerin hergestellt und sei seit 1997 exklusiver Distributor
für K-SWISS in der Schweiz. Unbestritten ist, dass die Beschwerdegegnerin im Auftrag der Beschwerdeführerin
Schuhe mit der Widerspruchsmarke hergestellt hat, um sie anschliessend an die holländische Tochtergesellschaft
der Beschwerdeführerin auszuliefern. Gestützt auf das bisher Gesagte und im Einklang mit Lehre
und Rechtsprechung kann grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass ein allfälliger Gebrauch
der Widerspruchsmarke durch die Beschwerdegegnerin (Lizenznehmerin) der Beschwerdeführerin (Markeninhaberin)
anzurechnen wäre.
6. Die Vorinstanz erwog, zum Teil unter Hinweis auf ihre Richtlinien, dass
sich die Widersprechende (Beschwerdeführerin) den Gebrauch der Marke durch die Lizenznehmerin (Widerspruchs-
und Beschwerdegegnerin) anrechnen lassen kann. Dabei scheint sie davon auszugehen, dass der Vertrieb
der Markenprodukte durch die niederländische Tochtergesellschaft der Beschwerdeführerin angerechnet
werden könnte, wenn sie diesbezüglich einwendet, dass die Warenlieferung der Lizenznehmerin
an die Tochtergesellschaft der Beschwerdeführerin zu einem rein betriebsinternen Warenfluss führe,
der nicht als rechtserhaltend gelten könne, da es sich nicht um einen Wirtschaftsverkehr mit Dritten
handle.
In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob ein stellvertretender (rechtserhaltender)
Markengebrauch durch eine ausländische Tochtergesellschaft des Markeninhabers dann angenommen werden
kann, wenn die in der Schweiz mit der Marke versehenen Waren von ihr auf den Markt gebracht werden und
die Marke im Wirtschaftsverkehr benutzt wird. Es ist Aufgabe der Widersprechenden, die erforderlichen
Belege zur Bekräftigung dieses Aspekts zu liefern, wenn sie den rechtserhaltenden Gebrauch ihrer
Marke glaubhaft machen will (vgl. zur Würdigung der Belege im vorinstanzlichen bzw. im vorliegenden
Verfahren nachfolgend E. 8 und 10).
7. Wie bereits weiter vorne festgehalten, muss der Markeninhaber
seine Marke nicht selber gebrauchen, damit ein rechtserhaltender Gebrauch nachgewiesen werden kann. Ein
stellvertretender Gebrauch ist auch möglich und wird grundsätzlich dem Markeninhaber zugeschrieben.
Beim direkt stellvertretenden Gebrauch beauftragt der Markeninhaber einen Dritten mit dem Vertrieb seiner
Produkte auf dem Markt, wobei der Dritte keinen Einfluss auf die Qualität der Produkte hat, sondern
bloss als Vermittler des Markengebrauchs auftritt (E. Meier, a. a. O., S. 102). Beim indirekt stellvertretenden
Gebrauch spielt der Dritte insofern eine aktive Rolle, als er vom Markeninhaber ermächtigt wird,
einen Einfluss auf seine Produkte auszuüben, sei es, indem er diese selber herstellt, sei es, indem
er Änderungen an diesen Produkten vornimmt (E. Meier, a. a. O., S. 102 f.). Ein solcher Gebrauch
ist im Allgemeinen durch einen Lizenzvertrag geregelt (E. Meier, a. a. O., S. 103). Ist ein Markeninhaber
an einer Gruppe von Gesellschaften beteiligt, genügt der Gebrauch der Marke durch eine Gesellschaft
dieser Gruppe, um den rechtserhaltenden Gebrauch zu bejahen, sofern die Gesellschaften durch einen Lizenzvertrag
verbunden sind; liegt kein Lizenzvertrag vor, bestimmen die Umstände, ob der Markeninhaber seine
Zustimmung zum Markengebrauch erteilt hat (E. Meier, a. a. O., S. 104; ). Die Zustimmung zum Markengebrauch
ist bei Lizenzverträgen in der Regel ausdrücklich, bei Konzern- und Abnehmerverhältnissen
meistens nur stillschweigend (MSchG-David, Nr. 23 ad Art. 11; vgl zum Thema auch MSchG-Willi, Nr. 60
f. ad Art. 11). Auf Grund der Akten ist davon auszugehen, dass die Beschwerdeführerin ihre Zustimmung
zum Markengebrauch sowohl der Beschwerdegegnerin als auch ihrer ausländischen Tochtergesellschaft,
welche sie selbst als ihre Distributorin bezeichnet, allenfalls konkludent erteilt hatte. Argumente,
die auf das Gegenteil schliessen lassen könnten, werden von den Parteien nicht vorgebracht.
Es
ist nach dem Gesagten zu ermitteln, unter welchen Bedingungen ein Gebrauch der Marke im Export unter
Einsatz einer ausländischen Tochter als Distributorin als rechtserhaltend angesehen werden kann.
Dabei müsste es sich ohne weiteres um die im Zusammenhang mit der Exportmarke erwähnten Kriterien
handeln (vgl. vorne E. 4): Angebot der Ware von der Schweiz aus, Anbringen der Marke auf der Ware oder
auf deren Verpackung in der Schweiz, In-Verkehr-Bringen der mit der Marke versehenen Waren in unveränderter
Form im Ausland. Wird die Marke ausschliesslich zwischen zwei oder mehreren Gesellschaften gebraucht,
die in einem engen Verhältnis zueinander stehen, wie dies bei einem Konzern der Fall ist, genügt
dies nicht, um den rechtserhaltenden Gebrauch zu bejahen, sondern die mit der Marke versehenen Produkte
müssen mit den Produkten eines Dritten in Konkurrenz gesetzt werden (E. Meier, a. a. O., S. 31).
In einem patentrechtlichen Fall hat das Bundesgericht erkannt, dass eine Änderung der Verfügungsgewalt
vorliegen muss, um von In-Verkehr-Bringen sprechen zu können; eine solche liege nicht vor, wenn
die Ware bloss einem neuen Spediteur anvertraut werde, ohne dass sich gleichzeitig ein Veräusserungsgeschäft
verwirkliche (vgl. BGE
115 II 279 ff. E. 4.b mit Hinweisen). Mit anderen Worten hat die im Inland markierte
Exportware die innerbetriebliche Sphäre des Unternehmens des Markeninhabers zu verlassen bzw. ein
rechtserhaltender Markengebrauch liegt in der Regel nur vor, wenn die Waren oder Dienstleistungen auch
ausserhalb der Konzerngesellschaften erhältlich sind bzw. die Sphäre der Konzerntochter verlässt
(vgl. auch Fezer, Kommentar zum Markengesetz, zur Pariser Verbandsübereinkunft und zum Madrider
Markenabkommen, 3. Auflage, München 2001, N 67 ad § 26 sowie MSchG-David N 26 ad Art. 11).
Es versteht sich von selbst, dass der Gebrauch der Marke durch die Tochtergesellschaft ausserdem produktbezogen
und ernsthaft sein muss bzw. im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen zu erfolgen hat, für
welche die Marke registriert wurde (MSchG-Willi, N 14 ff. ad Art. 11). Hierauf wird im Rahmen der Prüfung
der Gebrauchsbelege näher einzugehen sein.
8. Zur Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs
hatte die Beschwerdeführerin im vorinstanzlichen Verfahren 9 Beilagen eingereicht.
8.1 Die
Beilage 1 betraf den Artikel "The shoe as hero" in der amerikanischen Zeitschrift "Forbes"
vom 20. August 1990. Die Vorinstanz erachtete diese Beilage als unerheblich, da sie nicht in den relevanten
Zeitraum fiel und keinen Bezug zur Schweiz hatte. Diese Begründung ist ohne weiteres nachvollziehbar.
8.2
Bei der Beilage 2 handelte es sich um ein Schreiben der Beschwerdegegnerin an die Beschwerdeführerin
vom 10. September 1992. Darin schlug die Beschwerdegegnerin der Beschwerdeführerin die Ausarbeitung
einer "letter of intent" zwecks Weiterführung der gemeinsamen Zusammenarbeit vor. Wie
die Vorinstanz zu Recht erkannt hat, fällt auch dieses Dokument ausserhalb des relevanten Zeitraums.
Des Weiteren ist diesem kein Anhaltspunkt betreffend die Art des Markengebrauchs zu entnehmen.
8.3
Die Beilage 3 setzt sich aus zwei Dokumenten zusammen. Beim ersten geht es um einen Artikel aus "Finanz
und Wirtschaft" vom 16. Januar 2006, welcher nicht im relevanten Zeitraum liegt und sich eigentlich
nicht zum rechtserhaltenden Markengebrauch äussert, weshalb dieser zur Glaubhaftmachung des rechtsgenüglichen
Markengebrauchs zu Recht nicht herangezogen werden kann. Beim zweiten handelt es sich um die Verfügung
vom 5. September 2005 des Handelsgerichts des Kantons Aargau im summarischen Verfahren zwischen der Beschwerdegegnerin
und der Beschwerdeführerin betreffend Vertragsverletzung. Im genannten Verfahren beantragte die
Beschwerdegegnerin unter anderem, es sei der Beschwerdeführerin zu verbieten, selbst oder mittelbar
über ihrer Tochtergesellschaft und Vertriebspartner unter der Marke K-Swiss Schuhe in der Schweiz
zu bewerben, anzubieten, in die Schweiz einzuführen oder durch die Schweiz durchzuführen. Das
Handelsgericht wies das Gesuch aufgrund mangelnder Glaubhaftmachung des Unterlassungsanspruchs ab. Da
in der Verfügung vom kantonalen Handelsgericht keine Aussagen zum rechtserhaltenden Markengebrauch
gemacht werden, ist mit der Vorinstanz einzuräumen, dass sich dieses Dokument ebenfalls als unerheblich
erweist.
8.4 Die Beilage 4 enthält eine vom 4. November 2005 datierte E-Mail mit dem Titel
"FW: Offer Swiss Made Q3 2004" sowie das Schreiben der Beschwerdegegnerin vom 10. Oktober 2003
an die holländische Tochtergesellschaft der Beschwerdeführerin betreffend "Spezialofferte
Y.________ K-SWISS "Swiss Made"-Schuhe Q3 2004". Laut diesem Schreiben hatte die Beschwerdegegnerin
der Tochtergesellschaft der Beschwerdeführerin die neuen Muster und Modelle für das genannte
Produkt zugestellt. Ausserdem enthält die Beilage 4 eine weitere E-Mail vom 4. November 2005 betreffend
"Briefing Swiss Made shoe for Q1-2005", in welcher von "samples" die Rede ist. Bezüglich
dieser Dokumente hat die Vorinstanz unter Hinweis auf die Lehre zu Recht erkannt, dass Vorbereitungshandlungen
wie z. B. Testverkäufe, Versenden von Warenmustern usw. dem Gebrauch der Marke im Wirtschaftsverkehr
nicht angerechnet werden und demnach unerheblich sind (vgl. MSchG-Willi N 28 f. ad Art. 11).
8.5
In Beilage 5 ist eine Reihe von Abbildungen von Schuhen und Schuh-Schachteln enthalten. Da in diesen
Dokumenten kein Hinweis auf das Datum gemacht wird, konnte die Vorinstanz diese für die Glaubhaftmachung
des rechtserhaltenden Gebrauchs zu Recht nicht berücksichtigen.
8.6 Bei Beilage 6 handelt es
sich um einen Lieferschein, das die Lieferung von mit der Widerspruchsmarke versehenen Schuh-Schachteln,
Schuh-Schachtelpapier und Sohlen von der niederländischen Tochtergesellschaft an die Beschwerdegegnerin
belegt. Wie die Vorinstanz geltend macht, trifft es zu, dass Schuh-Schachteln, Schuh-Schachtelpapier
und Sohlen in keiner Art und Weise im Verzeichnis der Produkte aufgeführt wird, für welche
die Widerspruchsmarke eingetragen wurde. Demnach entbehrt auch dieser Beilage die erforderliche Relevanz.
8.7
Unter den zahlreichen Belegen, die als Beilage 7a und 7b bezeichnet wurden, befinden sich solche, die
keinen Hinweis auf die Widerspruchsmarke geben oder Artikelbeschriebe aufweisen, ohne dass daraus ersichtlich
wird, ob es sich dabei um mit der Widerspruchsmarke versehene Produkte handelt. Auch enthält ein
Teil dieser Belege Musterschuhlieferungen, oder Lieferscheine, welche kaum oder zumindest nur in schwer
erkennbarer Weise Rückschlüsse zu Mengenangaben über die gelieferten Produkte erlauben.
Diesbezüglich muss von einer ungenügenden Wahrnehmung der Substanzierungsobliegenheit der Beschwerdeführerin
ausgegangen werden. Andere Belege wiederum wurden offenbar doppelt eingereicht. Insgesamt lässt
sich erklären, warum diese Belege nicht ins Gewicht fallen, um den rechtserhaltenden Gebrauch glaubhaft
zu machen.
Bezüglich derjenigen Belege, denen auf den ersten Blick eine gewisse Erheblichkeit
zugeschrieben werden könnte, ist anzumerken, dass es sich um Rechnungen handelt, welche die Beschwerdegegnerin
der niederländischen Tochtergesellschaft der Beschwedeführerin für die Lieferung von Produkten
in die Niederlanden ausgestellt hat. Die meisten dieser Rechnungen fallen in den relevanten Zeitraum.
Die blosse Warenlieferung der Lizenznehmerin und Beschwerdegegnerin an die Tochtergesellschaft der Widersprechenden
und Beschwerdeführerin führt gestützt auf die bereits vorne zitierten Doktrin und Rechtsprechung
zu einem rein betriebsinternen Warenfluss, also nicht zu einem Wirtschaftsverkehr mit Dritten. Aus den
entsprechenden Belegen wird in keiner Weise ersichtlich, dass die von der Schweiz aus gelieferten Produkte
effektiv die wirtschaftliche Sphäre der Tochtergesellschaft verlassen haben. Demzufolge schloss
die Vorinstanz zu Recht, dass der rechtserhaltende Gebrauch der Widerspruchsmarke auf Grund dieser Belege
nicht glaubhaft gemacht werden konnte.
8.8 Die Beilage 8 besteht aus Abbildungen von T-Shirts, welche
die Widerspruchsmarke tragen, aus der Rechnung der Firma Nuthofil SA, Freiburg an den Marketing-Koordinator
der niederländischen Tochtergesellschaft vom 20. März 2006 bezüglich Lieferung von angefertigen
T-Shirts, sowie aus einigen, ab Dezember 2005 verschickten E-Mails zwischen dem Marketing-Koordinator
und der Schweizer Firma bezüglich einer dringenden T-Shirts-Produktion. Sowohl die Rechnung als
auch der Grossteil der E-Mails fallen nicht in den relevanten Zeitrahmen für die Beurteilung der
Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Markengebrauchs und wurden demnach zu Recht nicht berücksichtigt.
In der E-Mail vom 8. Dezember 2005, die zwar im relevanten Zeitraum liegt, ist lediglich eine in französischer
Sprache redigierte Anfrage für die dringende Produktion von 2000 T-Shirts enthalten, welche vom
schweizerischen Hersteller dann mit der Widerspruchsmarke zu versehen gewesen wären. Ein solcher
Antrag dürfte wohl kaum über den Charakter einer Vorbereitungshandlung hinaus gehen und kann
daher nicht in Betracht gezogen werden. Ebenso wenig relevant sind die Abbildungen einzustufen, aus welchen
nicht ersichtlich wird, in welchem Zeitrahmen sie entstanden sind.
8.9 In der Beilage 9 befindet
sich ein Ausdruck der Webseite der Beschwerdeführerin. Dieser datiert vom 3. März 2006 und
liegt ausserhalb der relevanten Zeitspanne.
8.10 Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass die
Vorinstanz gestützt auf die im vorinstanzlichen Verfahren eingereichten Belege zu Recht darauf schloss,
dass es der Beschwerdeführerin im vorinstanzlichen Verfahren nicht gelungen ist, den rechtserhaltenden
Gebrauch ihrer Marke glaubhaft zu machen.
9. Die Beschwerdeführerin macht im vorliegenden Verfahren
geltend, es sei nicht jedes einzelne Dokument isoliert darauf zu prüfen, ob dieses geeignet sei,
den rechtserhaltenden Gebrauch als glaubhaft erscheinen zu lassen. Vielmehr müsse erst die gleichzeitige
Würdigung aller Dokumente diesem Test standhalten, weil regelmässig erst eine die verschiedenen
Beweismittel verbindende Betrachtungsweise die Zusammenhänge erkennen oder vermuten lasse.
Dass
sich in der Regel alle Beweismittel auf den massgeblichen Zeitraum vor der Einrede des Nichtgebrauchs
beziehen müssen, was deren einwandfreie Datierbarkeit voraussetzt sowie, dass undatierte bzw. undatierbare
Belege unter Umständen nur in Kombination mit anderen, datierbaren Gebrauchsbelegen berücksichtigt
werden können, wurde bereits erwähnt (vgl. E. 3 in fine).
Das Argument der Beschwerdeführerin
übersieht, dass selbst im Fall einer Gesamtbeurteilung Anhaltspunkte überwiegen müssen,
die den rechtsgenüglichen Gebrauch im Ergebnis als glaubhaft gemacht erscheinen lassen müssen.
Angesichts der im vorinstanzlichen Widerspruchsverfahren eingereichten Dokumente steht fest, dass auch
eine Gesamtbetrachtung der genannten Belege nicht zu einem anderen und für die Beschwerdeführerin
günstigeren Ergebnis geführt hätte. Sämtliche der in den Beilagen 1, 2, 3, 5, 8 und
9 genannten Belege fallen ausserhalb des relevanten Zeitraums. Bezüglich der Beilage 4 durften die
entsprechenden Vorbereitungshandlungen und die Offerte betreffend Muster und Modelle hinsichtlich des
glaubhaft zu machenden Markengebrauchs zu Recht unberücksichtigt bleiben. Für die Beilage 6
musste negativ ins Gewicht fallen, dass sich diese auf Waren bezog, die nicht im eingetragenen Verzeichnis
aufgeführt sind, derweil die Lieferungen der Beschwerdegegnerin an die Tochtergesellschaft der Beschwerdegegnerin
für sich allein lediglich einen betriebsinternen Warenfluss, aber nicht einen Wirtschaftsverkehr
mit Dritten belegen. Angesichts der überwiegenden negativen Elemente vermag auch eine Gesamtbetrachtung
der Belege das Ergebnis der von der Vorinstanz vorgenommenen Prüfung nicht in Zweifel zu ziehen.
10.
Die Beschwerdeführerin reichte als Beilage zur Beschwerdeschrift unter anderem folgende Belege nach:
(1) E-Mail-Korrespondenz vom 8. Dezember 2005 mit T-Shirt-Hersteller; (2) Rechnungen des niederländischen
Distributors (Beilage 6); (3) Gebrauchsbelege (Beilage 7); (4) Originalschuhe mit Sohlen und Verpackung
(Beilage 8); (5) Original T-Shirt (Beilage 9).
Obwohl die Praxis davon ausgeht, dass auch
das Widerspruchsverfahren vom Untersuchungsgrundsatz beherrscht wird , ist es kontradiktorisch ausgestaltet
und kein typisches Verwaltungsverfahren (RKGE in sic! 2001, S. 526 E. 3 Tigermarket). Die beweisbelastete
Partei trifft jedoch eine erhöhte Mitwirkungspflicht, welche auch im daran anschliessenden Beschwerdeverfahren
besteht. In diesem können auch Noven geltend gemacht werden (Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches
Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, 1996, N 1050). Im Beschwerdeverfahren können
bisher nicht gewürdigte, bekannte wie auch bis anhin nicht bekannte Sachverhaltsumstände und
neue Beweismittel vorgebracht werden (vgl. MSchG-David, N 9 ad Art. 36; RKGE in sic! 2004, 38 ff. E.
3). Das Einreichen neuer Gebrauchsbelege in diesem Verfahrensstadium ist demnach zwar zulässig (RKGE
in sic! 1998, 406 E.3 Anchor/Ancora), kann aber zu einer Kostenbelastung des Widerspruchsgegners führen,
wenn Beweismittel nachgereicht werden, welche ebensogut vor der Vorinstanz hätten beigebracht werden
können (RKGE in sic! 2005 S. 759 E. 4 Proline/Profiline und zu allem Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts
vom 20. August 2007 i.S. R. c. S. [
B-7449/2006] E. 4 EXIT / EXIT ONE).
10.1 In der Beilage 5 ist
die E-Mail-Korrespondenz enthalten, die sich ab 8. Dezember 2005 zwischen der niederländischen Tochtergesellschaft
und einem schweizerischen T-Shirts-Hersteller abgewickelt haben soll. Diese Beilage entspricht dem E-Mail-Verkehr
gemäss Beilage 8 im vorinstanzlichen Verfahren. Es wird diesbezüglich auf die vorstehende Erwägung
8.8 verwiesen.
10.2 In der Beilage 7 befinden sich Rechnungen an den holländischen Distributor
für Muster-Schuhe sowie für Endverkaufsfabrikate. Es ist unbestritten, dass Auslieferungen
von Produkten mit der Widerspruchsmarke von der Schweiz an die niederländische Tochtergesellschaft
erfolgt sind. Unabhängig davon, ob die Art der Produktauslieferungen allenfalls unter blosse Vorbereitungshandlungen
fallen, kann dies zur Glaubhaftmachung des Markengebrauchs nicht genügen, vermögen diese Belege
doch nicht glaubhaft zu machen, dass ein Wirtschaftsverkehr mit Dritten stattgefunden hat. Die Dokumente
in der Beilage 7 können demnach nicht herangezogen werden.
10.3 Die Beilagen 8 zur Beschwerde
geben Aufschluss über die von der Beschwerdegegnerin ausgelieferten Schuhe mit Originalverpackung.
Die eingereichten Unterlagen belegen für sich allein gesehen zwar noch keinen Wirtschaftsverkehr
mit Dritten. Hierauf ist aber in Verbindung mit den gleichzeitig eingereichten vier Paar Schuhen (inkl.
Sohlen und Verpackung) sowie den als Beilage 6 eingereichten Verkaufsbelegen weiter unten noch einzugehen.
10.4
Die Beilage 9 enthält einen Zahlungsbeleg für den Verkauf eines T-Shirts mit der Widerspruchsmarke
in Genf. Dieser datiert vom 23. Dezember 2006 und liegt somit ausserhalb des relevanten Zeitrahmens.
10.5
Die Beschwerdebeilage 6 enthält insbesondere Rechnungsbelege der niederländischen Tochterfirma
der Beschwerdeführerin an Kunden in den Beneluxstaaten, Deutschland und Grossbritannien, zum Teil
offenbar von Lieferungen von Schuhen schweizerischer Herkunft, welche sie von der Beschwerdegegnerin
bezog. Laut Titelblatt zu den Beilagen 6 geht es um Rechnungen "gemäss entsprechend markierter
Zusammenstellung aus Duplikbeilage 4". Ein Teil der auf diesen Unterlagen angebrachten Artikelnummern
stimmen mit jenen auf den eingereichten Schuhschachteln, welche ebenfalls die vier eingereichten Originalschuhe
enthalten (Beschwerdebeilage 8), überein. Die Widerspruchsmarke erscheint auf den Rechnungsbelegen,
zum Teil auf den Schuhzungen sowie auf den Innensohlen der eingereichten Schuhpaaren.
10.6 Allein
unter dem Vorbehalt, dass die niederländische Tochtergesellschaft die an sie gelieferten Produkte
nicht unter Verwendung der Widerspruchsmarke weiter veräussert, lässt sich nachvollziehen,
dass die Vorinstanz die Auslieferung von Produkten der schweizerischen Lizenznehmerin der Beschwedeführerin
an deren niederländische Tochtergesellschaft als betriebsinternen Vorgang betrachtet und daraus
einen nicht rechtserhaltenden Markengebrauch ableitet. Wird die Warenflusskette jedoch mittels Weiterveräusserung
an Drittabnehmer weiter geführt und nicht durchbrochen, wie dies zum Beispiel bei der Aufbewahrung
der Waren allein zu Lagerungszwecken der Fall sein könnte und treten die Produkte unter der entsprechenden
Marke in Konkurrenz mit Produkten anderer Marktteilnehmer, so kann kaum mehr von einem konzern- bzw.
betriebsinternen Vorgang gesprochen werden (vgl. in diesem Zusammenhang auch E. Meier, a. a. O., S. 31
FN 119: "Lorsque le titulaire se trouve dans un rapport de concurrence avec un tiers, c'est-à-dire
lorsque la société du groupe à laquelle le titulaire livre ses produits achète ceux-ci
également à une autre entreprise, la marque remplit sa fonction d'origine et l'usage doit être
pris en considération").
Die im Beschwerdeverfahren in der Beilage 6 eingereichten,
neuen Dokumente liefern Hinweise, welche geeignet sein könnten, die im vorinstanzlichen Verfahren
aufgestellte Annahme eines rein internen Warenflusses ernsthaft in Zweifel zu ziehen. Allein der Einsatz
einer ausländischen Tochtergesellschaft, welche die von der Schweiz an sie ausgelieferten, mit der
Marke der Muttergesellschaft versehenen Produkte an Dritte weiter veräussert, schliesst nicht aus,
dass die Voraussetzungen für den Gebrauch einer Exportmarke im Sinne von Art. 11 Abs. 2
MSchG erfüllt
sind. An sich wird nämlich auch von der Vorinstanz nicht geltend gemacht, dass die Konstellation,
da ein Schweizer Exporteur seine Produkte indirekt über seine ausländische Tochtergesellschaft
als Zwischenglied der Warenflusskette, mithin im Rahmen eines stellvertretenden Markengebrauchs, auf
den ausländischen Markt bringt, anders als der Fall beurteilt werden soll, in welchem er diese direkt
an Dritte veräussert (vgl. E. 6 hiervor).
10.7 In Bezug auf einen Teil der in der Beschwerdebeilage
6 eingereichten Belege in Verbindung mit den als Beilage 8 eingereichten Schuhen und Schuhschachteln
bestünde Anlass zur Annahme, dass die von der Schweiz aus angebotenen Schuhe unter Verwendung der
Widerspruchsmarke und in Konkurrenz zu gleichartigen Produkteanbietern auf den ausländischen Markt
gelangten.
Bei der Prüfung der vorinstanzlich eingereichten Gebrauchsbelege (Beilagen
7a und 7b, S. 6 des angefochtenen Entscheids) erwähnte die Vorinstanz drei von ihr nicht näher
bezeichnete Gebrauchsbelege, welche die Lieferadresse der Tochtergesellschaft der Widersprechenden aufweisen.
Diese Belege erachtete sie hinsichtlich der Frage eines rechtserhaltenden Markengebrauchs als ungeeignet,
da sie lediglich einen betriebsinternen Warenfluss belegen würden. Nachdem der Beschwerdeführer
jedoch Belege einreicht, die teilweise in den massgeblichen Zeitraum fallen und glaubhaft machen, dass
es nicht bei einem rein betriebsinternen Warenfluss geblieben ist, drängt sich diesbezüglich
eine Neubeurteilung auf. Im Rahmen dieser Neubeurteilung wird unter anderem zu prüfen sein, ob die
im Beschwerdeverfahren neu eingereichten Beilagen 6 und 8 in Verbindung mit der ebenfalls als Beilage
6 eingereichten Replikbeilage 4 der Widerspruchsgegnerin sowie allenfalls in Kombination mit weiteren
aktenkundigen Belegen ein rechtserhaltender Markengebrauch durch die Beschwerdeführerin, welcher
über reine Musterlieferungen hinaus geht, als glaubhaft erscheint. Dabei ist zu beachten, dass an
die Glaubhaftmachung relativ geringere Beweisanforderungen zu stellen sind (vgl. E. 3 hiervor), dass
die Würdigung auf einer Gesamtbeurteilung der Beweislage beruht und, wie die Vorinstanz richtigerweise
selbst bemerkt, dass bereits ein geringer Umsatz ausreichen kann, um einen ernsthaften Markengebrauch
als glaubhaft erscheinen zu lassen (vgl. E. 3 des angefochtenen Entscheids).
11. Nachdem die Vorinstanz
den Widerspruch hinsichtlich eines Teils der eingereichten Gebrauchsbelege mit der Begründung abgewiesen
hat, die Warenlieferung der Lizenznehmerin an die Tochtergesellschaft führe zu einem rein betriebsinternen
Warenfluss und die Beschwerdeführerin im Beschwerdeverfahren weitere Unterlagen einreichte, die
teilweise in den massgebenden Zeitraum fallen und einen Markengebrauch belegen, welcher über einen
rein betriebsinternen Warenfluss hinausreicht, erstaunt es, dass die Vorinstanz nicht nur auf eine Vernehmlassung
verzichtete, sondern auch eine Stellungnahme verweigerte, zu der sie mit separater Verfügung vom
2. Mai 2007 ausdrücklich eingeladen worden ist.
Die Ermittlung des Wirtschaftsverkehrs
mit Dritten im Rahmen der Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Markengebrauchs erfordert in der Regel
besondere Sachkenntnis. Es kann nicht Sache des Bundesverwaltungsgerichts sein, allfällige noch
erforderliche Sachverhaltsabklärungen vorzunehmen und anschliessend über die Beweistauglichkeit
vorgelegter Gebrauchsbelege zu entscheiden, mithin als erste Instanz eine entsprechende Gesamtbeurteilung
im Hinblick auf die Glaubhaftmachung eines rechtserhaltenden Markengebrauchs vorzunehmen, wenn sich die
Vorinstanz nicht zu Beweismitteln geäussert hat, deren Erheblichkeit nicht zum Vornherein ausgeschlossen
erscheint. Je nach Ausgang der Prüfung, ob und für welche Klassen ein rechtserhaltender Markengebrauch
als glaubhaft erscheint, wird die Vorinstanz anschliessend auch die übrigen Fragen der Verwechselbarkeit
der sich gegenüberstehenden Marken zu beurteilen haben.
Es erscheint deshalb gerechtfertigt,
die Beschwerde kassatorisch gutzuheissen und die Streitsache an die Vorinstanz als erstinstanzlich zuständige
Fach- und Verfügungsinstanz zur Neubeurteilung im Sinne der vorstehenden Erwägungen zurückzuweisen.
12.
Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung
und finanzieller Lage der Parteien festzulegen und der unterliegenden Partei aufzuerlegen (Art. 63 Abs.
1
, 4bis
und abs. 5
VwVG, Art. 2
des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht vom 11. Dezember 2006,
VGKE, SR173.320.2). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht
ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4
VGKE). Im Widerspruchsverfahren besteht dieser
Streitwert vor allem im Schaden der Widersprechenden im Fall einer Markenverletzung durch die angefochtene
Marke. Es würde aber zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den relativ geringen
Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür im Einzelfall stets konkrete
Aufwandsnachweise verlangt würden. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Streitwert
darum nach Erfahrungswerten auf Fr. 40'000.-- festzulegen (J. Zürcher, Der Streitwert im Immaterialgüter-
und Wettbewerbsprozess, sic! 2002, 505; L. Meyer, Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüterrechte
und Firmen, sic! 2001, 559 ff., L. David, in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches
Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. I/2, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, Basel
1998, 29 f.; vgl. auch Urteil des Bundesgerichts vom 27. Juni 2007
4A_116/2007/len, E. 3).
Vorliegend
ist nicht ersichtlich, dass und weshalb die Beschwerdeführerin die unter der Beilage 6 eingereichten
Unterlagen erst im Beschwerdeverfahren und nicht bereits vor der Vorinstanz eingereicht hatte. Diesbezüglich
rechtfertigt es sich, der Beschwerdeführerin einen Teil der Verfahrens-kosten aufzuerlegen (E. 10
hiervor, Art. 63 Abs. 3
VwVG i.V. mit Art. 37
VGG, Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts vom 16.3.2007
i.S. M. gegen E. [
B-7491/2006] E. 12).
13. Die Parteientschädigung ist aufgrund der eingereichten
Kostennote der obsiegenden Partei festzusetzen und der unterliegenden Gegenpartei aufzuerlegen (Art.
64
VwVG). Ist wie im vorliegenden Fall keine detaillierte Kostennote eingereicht worden, setzt das Gericht
die Entschädigung aufgrund der Akten für die notwendigen erwachsenen Kosten fest (Art. 14
i.V.m.
Art. 7 Abs. 1
VGKE). In Würdigung der massgeblichen Faktoren sowie des Umstandes, der die Überbindung
eines Teils der Verfahrenskosten auf die Beschwerdeführerin rechtfertigt, erscheint eine Parteientschädigung
der Beschwerdegegnerin an die Beschwerdeführerin von Fr. 2'500.-- (inkl. allfällige MWST) für
das Beschwerdeverfahren als angemessen. Über die vorinstanzlichen Verfahrenskosten (Widerspruchsgebühr)
und die auszurichtende Parteientschädigung im erstinstanzlichen Verfahren hat die Vorinstanz entsprechend
dem Ausgang und unter Berücksichtigung des vorligenden Entscheides neu zu befinden.
14. Gegen
dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Verfügung (Art. 73
des Bundesgerichtsgesetzes
vom 17. Juni 2005 [
BGG,
SR 173.110]). Es ist deshalb rechtskräftig.
Demnach erkennt das
Bundesverwaltungsgericht:
1. Die Beschwerde wird insofern gutgeheissen, als die angefochtene Verfügung
vom 14. Dezember 2006 aufgehoben und die Sache zur Neubeurteilung im Sinne der Erwägungen an die
Vorinstanz zurückgewiesen wird.
2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens von Fr. 3'500.--
werden der Beschwerdegegnerin im Umfang von Fr. 2'000.- auferlegt. Der Betrag ist innerhalb von 30 Tagen
ab Eröffnung zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.
3. Der Beschwerdeführerin
werden Verfahrenskosten im Betrage von Fr. 1'500.- auferlegt. Der Betrag wird mit dem geleisteten Kostenvorschuss
von Fr. 4'000.- verrechnet, womit der Beschwerdeführerin Fr. 2'500.- aus der Gerichtskasse zurückzuerstatten
sind.
4. Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin für das Beschwerdeverfahren
mit Fr. 2'500.-- (inkl. allfällige MWST) zu entschädigen.
5. Über die vorinstanzlichen
Verfahrenskosten (Widerspruchsgebühr) und die auszurichtende Parteientschädigung im erstinstanzlichen
Verfahren hat die Vorinstanz entsprechend dem Ausgang und unter Berücksichtigung des vorliegenden
Entscheides neu zu befinden.
6. Dieses Urteil wird eröffnet:
- der Beschwerdeführerin
(Rechtsvertreter; eingeschrieben mit Beilagen);
- der Beschwerdegegnerin (Rechtsvertreter; eingeschrieben
mit Beilagen);
- der Vorinstanz (Ref-Nr. Widerspruchsverfahren Nr. 3271; eingeschrieben
mit
Beilagen).
Der Abteilungspräsident: Der Gerichtsschreiber:
Bernard
Maitre Corrado Bergomi
Versand am: 7. November 2007