Abteilung II
B-7514/2006{T 0/2}
Urteil vom 31. Juli 2007
Mitwirkung:
Richter
David Aschmann (Vorsitz),
Richterin Vera Marantelli, Richter Claude Morvant;
Gerichtsschreiber
Philipp J. Dannacher.
N._______,
vertreten durch Dr. iur. Mathis Berger, Nater Dallafior
Rechtsanwälte, Hottingerstrasse 21, 8032 Zürich,
Beschwerdeführerin,
gegen
O._______,
vertreten
durch Herrn Rechtsanwalt Marc R. Bütler, Beglinger Holenstein Rechtsanwälte, Utoquai 29/31,
8008 Zürich,
Beschwerdegegnerin,
Eidgenössisches Institut für Geistiges
Eigentum, Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz,
betreffend
Verfügung
vom 31. August 2006 im Widerspruchsverfahren 7427 [Quadrat] (fig.) / [Quadrat] (fig.).
Sachverhalt:
A.
Die schweizerische Marke Nr. 527'541 [Quadrat] (fig.) der Beschwerde-gegnerin wurde am 23. November 2004
im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) veröffentlicht und sieht wie folgt aus:
Die
Marke ist registriert für "Finanzdienstleistungen; Versicherungsdienstleistungen; Informations-
und Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit Finanz- und Versicherungsdienstleistungen" (Klassse
36).
B. Die Beschwerdeführerin erhob mit Datum vom 23. Februar 2005 Widerspruch gegen die soeben
beschriebene Marke. Sie stützte den Widerspruch auf die mit Wirkung für die Schweiz eingetragene,
internationale Marke IR 796'812, die am 9. Dezember 2002 für die folgenden Dienstleistungen hinterlegt
worden war:
"Klasse 35: Publicité, gestion d'entreprise; administration commerciale,
travail de bureaux.
Klasse 36: Opérations financières dans le domaine des investissements
alternatifs, en particulier conception et mise à disposition des concepts de placement
en capitaux propres à l'intention d' investisseurs institutionels, notamment de compagnies
d' assurances, fonds de pension et caisses de retraite.
Klasse 38: Télécommunications."
Die
Widerspruchsmarke ist folgendermassen ausgestaltet:
Basismarke dieser internationalen Marke
ist die deutsche Bildmarke Nr. 30215360.8.
C. Nachdem das Widerspruchsverfahren auf Begehren der
Parteien mehrmals sistiert worden war, nahm die Beschwerdegegnerin am 27. Januar 2006 zum Widerspruch
Stellung und beantragte die vollumfängliche, kostenfällige Abweisung des Widerspruchs. An der
Widerspruchsmarke bestehe ein absolutes Freihaltebedürfnis. Ihre Kennzeichnungskraft sei schwach,
zumal die Quadratform als Markenbestandteil für die betreffenden Dienstleistungen auch von Dritten
verwendet werde. Die Zeichen sähen sich darum nicht ähnlich.
D. Am 18. April 2006 reichte
die Beschwerdeführerin ihre Replik ein. Sie machte darin geltend, an der Widerspruchsmarke bestehe
kein Freihaltebedürftnis, und es handle sich um ein originär kennzeichnungskräftiges Zeichen,
dessen Schutzumfang durch seine Bekanntheit gesteigert worden sei. Die Kennzeichnungskraft der Marke
sei durch keine Drittbenutzung geschwächt worden.
E. Mit Duplik vom 24. Mai 2006 hielt die
Beschwerdegegnerin an den bereits gestellten Begehren wie auch an deren Begründung fest und bestritt,
dass die Widerspruchsmarke eine gesteigerte Kennzeichnungskraft erworben habe. Zudem listete sie eine
Reihe von in der Schweiz registrierten Marken auf, um die Verwässerung der in der Widerspruchsmarke
verwendeten Quadratform nachzuweisen.
F. Mit Verfügung vom 31. August 2006 wies die Vorinstanz
den Widerspruch ab. Zwar seien die beiderseits beanspruchten Dienstleistungen mindestens gleichartig,
und die Marken seien einander ähnlich. Eine Verwechslungsgefahr sei aber dennoch zu verneinen, weil
die kollidierenden Marken einzig in der gemeinfreien Grundform des Quadrats übereinstimmten. Das
Bestehen einer Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke, welche ihre Kennzeichnungsschwäche zu
kompensieren vermöchte, verneinte die Vorinstanz.
G. Mit Datum vom 2. Oktober 2006 erhob die
Beschwerdeführerin gegen den Entscheid der Vorinstanz bei der eidg. Rekurskommission für geistiges
Eigentum (im Folgenden: "RKGE") Beschwerde. Sie stellte darin folgende Anträge:
"Es
sei der Entscheid des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum im Widerspruchsverfahren
Nr. 7427 vom 31. August 2006 aufzuheben, und es sei die Marke CH 527 541 der Beschwerdegegnerin bezüglich
aller beanspruchter Waren in Klasse 36 zu löschen;
alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge
zu Lasten der Beschwerdegegnerin."
In der Beschwerdeschrift führte die Beschwerdeführerin
aus, es läge Dienstleistungsgleichartigkeit, teilweise Dienstleistungsidentität vor. Die Zeichen
seien einander ähnlich. Im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens habe die Freihaltebedürftigkeit
der Widerspruchsmarke durch die Vorinstanz nicht überprüft werden dürfen. Eine Verwässerung
derselben könne angesichts der von der Beschwerdegegnerin bisher ins Recht gelegten Recherchen nicht
festgestellt werden. Es bestehe eine unmittelbare und mittelbare Verwechslungsgefahr.
H. Mit Präsidialverfügung
vom 15. November 2006 wurde die Beschwerde per 1. Januar 2007 an das Bundesverwaltungsgericht überwiesen.
I.
Mit Vernehmlassung vom 4. Dezember 2006 beantragte die Vorinstanz unter Hinweis auf die Begründung
der angefochtenen Verfügung, die Beschwerde unter Kostenfolge abzuweisen.
J. Mit Datum vom
19. Februar 2007 reichte die Beschwerdegegnerin eine Beschwerdeantwort ein. Sie beantragte darin:
"Die
Beschwerde gegen den Entscheid des Eidgenössischen Instituts für geistiges Eigentum im Widerspruchsverfahren
Nr. 7427 vom 31. August 2006 sei unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdeführerin
abzuweisen."
Die Beschwerdegegnerin sprach der Widerspruchsmarke jegliche Kenn-zeichnungskraft
ab und stufte sie als absolut freihaltebedürftig ein. Sie verneinte, dass die Dienstleistungen gleichartig
seien, und machte geltend, dass die Frage aufgrund des absoluten Freihaltebedürfnisses an der Widerspruchsmarke
gar nicht hätte geprüft werden dürfen. Ebenso verneinte sie das Bestehen einer Zeichenähnlichkeit.
Die Annahme einer Verwechslungsgefahr sei auch deshalb abzulehnen, weil die Aufmerksamkeit bei den Abnehmerkreisen
der betroffenen Dienstleistungen überdurchschnittlich gross sei. Auf die Übernahme gemeinfreier
Elemente könne weder eine unmittelbare noch eine mittelbare Verwechslungsgefahr abgestützt
werden. Die Beschwerdegegerin bestritt neu auch, dass die Widerspruchsmarke überhaupt rechtserhaltend
gebraucht worden sei.
K. Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40
des Bundesgesetzes
über das Bundesverwaltungsgericht vom 17. Juni 2005 [Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG;
SR 173.32]).
Das
Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung
von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchsverfahren zuständig (Art. 31
,
32
und 33
lit. d VGG). Das vorliegende Verfahren wurde am 1. Januar 2007 von der RKGE übernommen
(Art. 53 Abs. 2
VGG). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50
des Bundesgesetzes über
das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG;
SR 172.021) am 2.
Oktober 2006 eingereicht, und der verlangte Kostenvorschuss wurde rechtzeitig geleistet. Die Beschwerdeführerin
ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und durch den Entscheid beschwert (Art.
48
VwVG). Auf die Beschwerde ist deshalb einzutreten.
2. Eine ältere Marke wird nur geschützt,
soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, hinreichend
gebraucht worden ist (Art. 11 Abs. 1
des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG,
SR 232.11]).
Art. 12 Abs. 1
MSchG gewährt dem Markeninhaber jedoch eine fünfjährige Benutzungsschonfrist,
die für die Widerspruchsmarke noch nicht abgelaufen ist. Die von der Beschwerdegegnerin erhobene
Nichtgebrauchseinrede ist damit unzulässig (RKGE in sic! 1999 S. 281 E. 5 Genesis). Sie muss zudem
mit der ersten Stellungnahme im Widerspruchsverfahren geltend gemacht werden (Art. 22 Abs. 3
der Markenschutzverordnung
vom 23. Dezember 1992 [MSchV,
SR 232.111], Christoph Willi, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen
Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich
2002, Art. 32, N. 4). Im vorliegenden Fall wurde die Nichtgebrauchseinrede erst im Beschwerdeverfahren
geltend gemacht. Sie ist auch aus diesem Grund nicht zu beachten.
3. Zeichen sind vom Markenschutz
ausgeschlossen, wenn sie einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige
Waren oder Dienstleistungen registriert sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art.
3 Abs. 1 lit. c
MSchG). Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr richtet sich nach dem Ähnlichkeitsgrad
der Zeichen im Erinnerungsbild des Letztabnehmers (BGE
121 III 378 E. 2a Boss,
119 II 473 E. 2d Radion)
und nach dem Mass an Gleichartigkeit zwischen den geschützten Waren und Dienstleistungen. Zwischen
diesen Elementen besteht eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere
Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Produkte sind, und umgekehrt (Lucas David in: Kommentar
zum Schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, MSchG, Art.
3, N. 8).
Damit eine Verwechslungsgefahr bejaht werden kann, müssen aber noch weitere Faktoren
hinzutreten. Ausschlaggebend ist, ob aufgrund der Ähnlichkeit Fehlzurechnungen zu befürchten
sind, welche das besser berechtigte Zeichen in seiner Individualisierungsfunktion gefährden (BGE
127 III 160 E. 2a, S. 166 Securitas). Zu berücksichtigen sind im Einzelfall der Aufmerksamkeitsgrad,
mit dem die Abnehmer bestimmte Waren oder Dienstleistungen nachfragen, sowie die Kennzeichnungskraft,
da diese massgeblich den Schutzumfang einer Marke bestimmt (Willi, a.a.O., Art. 3 N. 17 ff.; BGE
122
III 382 E. 2a S. 385 Kamillosan). Die Frage eines Freihaltebedürfnisses an der Widerspruchsmarke
ist nicht Gegenstand des Widerspruchsverfahrens und kann nicht widerklageweise geltend gemacht werden,
worauf die Beschwerdeführerin besonders hinweist. Allerdings ist im Widerspruchsverfahren vorfrageweise
die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu prüfen. Anders wäre nicht feststellbar, ob
eine angefochtene Marke in ihren Schutzbereich eingreift oder nicht (RKGE in sic! 2000 S. 104 E.3 Craft).
Auch im Widerspruchsverfahren ist, entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin, mithin zu prüfen,
ob die Widerspruchsmarke oder einzelne ihrer Elemente zum Gemeingut zählen, zum Beispiel freihaltebedürftig
sind.
4. Zunächst ist die Gleichartigkeit der zu vergleichenden Dienstleistungen zu prüfen.
Gleichartigkeit besteht, wenn die Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung
ähnlicher Marken angebotenen Waren oder Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen
Herstellungs- und Vertriebsstätten aus demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter
der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers "hergestellt" (David, a.a.O., Art. 3, N. 35).
Dafür sind vorfrageweise die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen (Eugen Marbach, Die Verkehrskreise
im Markenrecht, sic! 2007 S. 3).
In Bezug auf die Gleichartigkeit zwischen Dienstleistungen haben
Lehre und Rechtsprechung sodann folgende Grundsätze entwickelt:
Für das Publikum, das
eine Marke liest, steht bei den naturgemäss unkörperlichen Dienstleistungen nicht die physische
Herkunft aus demselben Unternehmen, sondern die einheitliche Verantwortung durch den Markeninhaber im
Vordergrund. Gleichartigkeit zwischen Dienstleistungen besteht, wenn der Eindruck einer einheitlichen
"Organisationsverantwortung" für die verschiedenen Angebote und eines wirtschaftlich sinnvollen
"Leistungspakets" geschaffen wird. Blosse thematische Zusammenhänge genügen nicht
(Eugen Marbach, Gleichartigkeit - ein markenrechtlicher Schlüsselbegriff ohne Konturen?, Zeitschrift
für Schweizerisches Recht [ZSR], 2001 [hiernach: Gleichartigkeit], S. 270). Von Dienstleistungsgleichartigkeit
ist auszugehen, wenn die Verkehrskreise verschiedene Dienstleistungen leicht der Kontrolle ein und desselben
Markeninhabers zuordnen. Dies hängt namentlich von der Art und dem Zweck der Dienstleistungen ab
(Willi, Art. 3, N 35).
Die Indizwirkung der Zugehörigkeit zweier Dienstleistungen zu derselben
Klasse ist schwächer, als dies bei den Waren(-klassen) der Fall ist (Kaspar Landolt, Die Dienstleistungsmarke,
Bern 1993, S. 90; RKGE in sic! 2000 S. 797 E. 10 Kiss/K.i.s.s.). Nicht zuletzt ist der Ort zu berücksichtigen,
wo die Dienstleistungen erbracht werden, (RKGE in sic! 2004 S. 778 E. 5 Yello/Yellow (fig.), sic! 2000
S. 797 E. 10 Kiss/K.i.s.s., Landolt, a.a.O., S. 91).
Die Abnehmerkreise für die von der angegriffenen
Marke und von der Widerspruchsmarke beanspruchten Dienstleistungen bestehen aus Privaten (Endkonsumenten)
sowie Unternehmen als Nachfragern von Finanz- wie auch Versicherungsdienstleistungen und den dazugehörigen
Informations- und Beratungsdienstleistungen. Nur für die in der Klasse 35 von der Widerspruchsmarke
beanspruchten Dienstleistungen kommen ausschliesslich Unternehmen in Frage. Auch "Finanzgeschäfte
im Bereich alternativer Investitionen", wofür die Widerspruchsmarke eingetragen ist, werden
von Unternehmen und Privaten gleichermassen in Anspruch genommen. Es ist somit gleichermassen auf die
Sicht von Privaten und Unternehmen abzustellen, um die Verwechslungsgefahr zu beurteilen (Marbach, Gleichartigkeit,
Ziff. I. 3.). Dass die Beschwerdeführerin gegenwärtig vor allem institutionelle Anleger wie
Pensionskassen, Versicherungsunternehmen und Finanzinstitute zu ihrem Kundenkreis zählt, ändert
daran nichts.
4.1. Für die Beurteilung der Gleichartigkeit ist auf Seiten der Widerspruchsmarke
vom Oberbegriff "Finanzgeschäfte im Bereich alternativer Investitionen" (Klasse 36) auszugehen,
der den spezifischeren anderen Dienstleistungen übergeordnet ist. Solche Finanzgeschäfte fallen
unter den Oberbegriff der "Finanzdienstleistungen" (Klasse 36), den die angegriffene Marke
beansprucht. Die Dienstleistungen sind insoweit identisch. Soweit der Begriff "Finanzdienstleistungen"
über den engeren Begriff der "opérations financières dans le domaine des investissements
alternatifs" hinausgeht, sind die Dienstleistungen zumindest gleichartig.
4.2. Dies gilt auch
in Bezug auf Versicherungsdienstleistungen, für welche die angegriffene Marke beansprucht wird.
Finanz- und Versicherungsdienstleistungen werden nach ständiger Praxis als gleichartig angesehen,
da nicht selten umfassende Beratungsdienste im Versicherungs- und Finanzbereich angeboten werden (RKGE
in sic! 2005 S. 749 E. 5 Zurich Private Bank, sic! 2002 S. 529 arc/arcstar). Soweit dem Publikum der
Unterschied dieser Sparten bewusst ist, muss er in der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Gesamtzusammenhang
berücksichtigt werden. Auch die "opérations financières dans le domaine des investissements
alternatifs" im Verzeichnis der Widerspruchsmarke sind, als Geldanlagen in Form von Versicherungspolicen,
in beiden Branchen denkbar. Für diese Dienstleistungen besteht Gleichartigkeit.
4.3. "Informations-
und Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit Finanz- und Versicherungsdienslteistungen" (angegriffene
Marke) werden von denselben Unternehmen wie "Finanz- und Versicherungsdienstleistungen" erbracht
und sind darum ebenfalls gleichartig.
4.4. Insgesamt ist damit von Gleichartigkeit und teilweise
von Identität der zu vergleichenden Dienstleistungen auszugehen.
5. Ob die Zeichen ähnlich
sind, wird aufgrund des Gesamteindrucks beurteilt (RKGE in sic! 2006 S. 478 E. 4 Hero/Hello). Dieser
bestimmt sich bei reinen Bildmarken einerseits durch das Erscheinungsbild und andererseits durch einen
allfälligen Sinngehalt (Eugen Marbach, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches
Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III, Kennzeichenrecht, Basel 1996, Markenrecht [hiernach:
Kommentar], S. 121). Grundsätzlich genügt es zur Annahme einer Verwechslungsgefahr, wenn unter
einem dieser Aspekte eine Ähnlichkeit besteht (David, Art. 3, N 17). Beim Zeichenvergleich ist von
den Eintragungen im Register auszugehen (BGE
119 II 473 E. 2b Radion), doch ist zu berücksichtigen,
dass das angesprochene Publikum die beiden Marken in der Regel nicht gleichzeitig vor sich hat. Deshalb
ist auf das Erinnerungsbild abzustellen, das die Abnehmer von den eingetragenen Marken bewahren (RKGE
in sic! 2006 S. 673 E. 6 O (fig.)/ O (fig.)). Diesem Erinnerungsbild haftet zwangsläufig eine gewisse
Verschwommenheit an (Marbach, Kommentar, S. 116). Es wird wesentlich durch das Erscheinungsbild der kennzeichnungskräftigen
Markenelemente geprägt (BGE
122 III 382 E. 2a S. 386 Kamillosan), doch dürfen schwache oder
gemeinfreie Markenbestandteile bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit nicht einfach weggestrichen
werden (Willi, a.a.O., Art. 3, N. 65; vgl. RKGE in sic! 2006 S. 90 E. 6 f. Mictonorm).
6. Für
die genaue Darstellung der Widerspruchsmarke kann der Registereintrag der deutschen Basisregistrierung
herangezogen werden (Art. 46 Abs. 1
MSchG; RKGE in sic! 2006 S. 671 E. 7 Quaderförmige Flasche [3
D]). Er enthält folgende, qualitativ bessere Wiedergabe der Widerspruchsmarke, auf die für
den Zeichenvergleich abzustellen ist:
7. Beide im Widerspruch stehenden Zeichen zeigen somit
zwei konzentrische Quadrate in Form eines quadratischen Rahmens. Bei der Widerspruchsmarke ist dieser
weiss mit schwarzen Rändern, bei der angegriffenen Marke ohne scharfe Konturlinien grau mit weisser
Mitte. In beiden Fällen ist die obere rechte Ecke des Rahmens durchbrochen. Fast nahtlos fügt
sich bei der angegriffenen Marke ein drittes, kleineres, schwarzes Quadrat in diese Lücke. Stattdessen
zeigt die angegriffene Marke an der gleichen Stelle zwei zueinander rechtwinklig stehende Rhomben, die
über die Abgrenzungen des Rahmens hinausführen. Die Marken sind sich somit in der Grundfigur
des Rahmens und in der Unterbrechung an der gleichen Stelle ähnlich. Sie unterscheiden sich dagegen
im Element, das den Rahmen durchbricht. Auf beiden Seiten fehlt es an einem erkennbaren Sinngehalt. Im
Ergebnis ist eine gewisse Ähnlichkeit der beiden Marken zu bejahen.
8. Vor diesem Hintergrund
sind die weiteren Aspekte einer Verwechslungsgefahr zu prüfen. Im Unterschied zur unmittelbaren
Verwechslungsgefahr besteht dann eine mittelbare Verwechslungsgefahr, wenn die Abnehmer zwei Zeichen
zwar auseinanderzuhalten vermögen, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber unzutreffende wirtschaftliche
Zusammenhänge vermuten, namentlich Produkte des gleichen Unternehmens oder mehrerer, wirtschaftlich
verbundender Unternehmen erwarten (BGE
128 III 441 E.3.1 Appenzeller, BGE
122 III 382 E.1, S. 384 Kamillosan,
RKGE in sic! 2006 S. 761 E.5 McDonald's). Dies trifft auch im Fall von Serienmarken zu, wenn eine fremde
Marke das verbindende Element einer Markenserie in ähnlicher Weise variiert, und dahinter eine wirtschaftliche
Verbindung vermutet wird (RKGE in sic! 2006 S. 761 E.5, S. 762 McDonald's). Auch hier sind gemeinfreie
Bestandteile allerdings dem Gemeingebrauch freizuhalten (BGE
127 III 160 E. 2b bb Securitas). Nach der
Rechtsprechung kann die Zugehörigkeit der Widerspruchsmarke zu einer Markenserie im Widerspruchsverfahren
zugunsten ihres Schutzumfangs berücksichtigt werden, auch wenn der Widerspruch nur auf eine Marke
gestützt wird. Allerdings setzt dies voraus, dass die weiteren Serienmarken nicht nur im Register
aufzufinden sind, sondern dem Publikum infolge ihres Gebrauchs tatsächlich bekannt sind (RKGE in
sic! 2005 S. 805 Suprême des Ducs, sic! 1998 S. 198 E. 2b Torres).
9. Die Kennzeichnungskraft
und damit der Schutzumfang einer Marke können sich im Laufe der Zeit verändern (Willi, a. a.
O., Art. 3 N. 111). Eine durch intensive Benutzung im Verkehr erworbene Bekanntheit kann einerseits den
Schutzumfang der Marke vergrössern (BGE
122 II 382 E. 2b Kamillosan). Andererseits kann die Kennzeichnungskraft
durch häufige, ähnliche Drittzeichen geschwächt werden. Ist ein dominierendes Markenelement
gar branchenüblich, weist dies auf eine schwache Marke hin. Schwache Marken verdienen nur einen
geringen Schutzumfang (Marbach, Kommentar, S. 115).
10. Die festgestellte Ähnlichkeit der Zeichen
beschlägt im Wesentlichen die bei beiden Marken vorhandenen Quadrate in Form eines Rahmens. Das
Handelsgericht des Kantons Zürich hat in einem Entscheid vom 29. Okober 2004 (sic! 2005 S. 288 E.
2.1.2.b aim [fig.]) festgestellt, dass Quadrate absolut freihaltbedürftig seien. Bildmarken mit
Quadraten vermöchten höchstens für die einprägsame individuelle Ausgestaltung des
Bildmotivs Schutz zu bieten. Der Entscheid hält weiter fest, die Anordnung von Quadraten komme in
der einen oder anderen Form in Zeichen der Dienstleistungsbranche häufig vor. Nicht nur im Finanzsektor,
sondern im gesamten Dienstleistungsbereich sind Bildmarken mit einer quadratischen Grundfläche in
der Tat häufig. Anhand von Registerauszügen teilweise bekannter Marken hat die Beschwerdegegnerin
dies glaubhaft belegt.
Zwar gilt dasselbe für das Zeichenelement eines quadratischen, leeren
Rahmens nicht in gleichem Mass. Für dieses Element hat die Beschwerdegegnerin keine Beispiele aus
dem Markenregister vorgelegt. Es kann als schematische Darstellung eines Gebäudes oder Buchstabens
angesehen werden und damit je nach Farbe und Proportionen eine gewisse Kennzeichnungskraft haben. Auch
ein quadratischer, leerer Rahmen ist jedoch banal und höchstens schwach kennzeichnungskräftig.
Sowohl die quadratische Grundform wie auch der unterschiedlich dick gezeichnete und unterschiedlich ausgefüllte
Rahmen in den zu vergleichenden Marken wirken darum wenig kennzeichnungskräftig.
Die Übernahme
eines für sich genommen nicht oder nur schwach schutzfähigen Bestandteils schafft nach ständiger
Rechtsprechung keine Verwechslungsgefahr (BGE
127 III 167 E. 2b/bb Securitas, RKGE in sic! 1998, 403
Elle/NaturElle, 2005, 132 E. 4 Marché, Kamen Troller, Précis de droit suisse des biens immatériels,
2. Aufl. Basel 2006, S. 88). Dass die Marken im kennzeichnungsschwachen Rahmenelement übereinstimmen,
genügt für die Annahme einer Verwechslungsgefahr somit nicht. Im vorliegenden Fall weichen
die Bildmarken in ihrer rechten oberen Ecke deutlich von einander ab. Sie enthalten, als Ganzes gesehen,
übereinstimmend abstrakte, aber deutlich unterschiedliche Sujets. Die von der Beschwerdeführerin
in der Beschwerde geschilderten Gebrauchshandlungen geben keinen Anlass anzunehmen, dass die Widerspruchsmarke
aufgrund intensiven Gebrauchs in der verhältnismässig kurzen Zeitperiode seit ihrer Hinterlegung
einen gesteigerten Schutzumfang erlangt hätte. Auch in einer Branche, die "von einer gewissen
Diskretion geprägt" ist, wird durch solche Gebrauchshandlungen keine gesteigerte Bekanntheit
erlangt. Auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr und die Gefahr des Eindrucks von Serienmarken ist darum
auszuschliessen (BGE
127 III 160 E. 2b bb Securitas). Aus diesen Gründen ist das Bestehen einer
Verwechslungsgefahr zwischen den zu vergleichenden Marken zu verneinen. Die Beschwerde ist abzuweisen.
11.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin für das Beschwerdeverfahren kosten-
und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1
und 64 Abs. 1
VwVG). Der Kostenanspruch ist mit dem
geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen.
12. Die Spruchgebühr des Beschwerdeverfahrens (Gerichtsgebühr)
ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage
der Parteien zu bestimmen (Art. 63 Abs. 4bis
VwVG, Art. 2 Abs. 1
des Reglements vom 11. Dezember 2006
über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE,
SR 173.320.2]).
Im Widerspruchsbeschwerdeverfahren ist dafür das Interesse der Widersprechenden an der Löschung,
beziehungsweise der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen. Es würde
allerdings zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den geringen Kosten des erstinstanzlichen
Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür im Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachweise verlangt
würden. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Umfang der Streitsache deshalb nach
Erfahrungswerten auf Fr. 40'000.-- festzulegen (Johann Zürcher, Der Streitwert im Immaterialgüter-
und Wettbewerbsprozess, sic! 2002, S. 505; Leonz Meyer, Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüterrechte
und Firmen, sic! 2001, S. 559 ff., Lucas David, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches
Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. I/2, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, Basel
1998, S. 29 f.).
13. Die Parteientschädigung ist nach Art. 14 Abs. 2
VGKE aufgrund der eingereichten
Kostennote festzusetzen. Ist wie im vorliegenden Fall keine Kostennote eingereicht worden, setzt das
Gericht die Entschädigung für die notwendigen erwachsenen Kosten aufgrund der Akten fest (Art.
7
VGKE). In Würdigung der massgeblichen Faktoren erscheint eine Parteientschädigung für
die Beschwerdegegnerin von Fr. 2'000.-- (inkl. allfällige MWST) angemessen. Dieser Betrag ist ihr
als Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1
VwVG).
14. Dieses Urteil unterliegt keiner
Beschwerde ans Bundesgericht und ist daher rechtskräftig (Art. 73
des Bundesgesetzes über das
Bundesgericht vom 17. Juni 2005 [Bundesgerichtsgesetz, BGG;
SR 173.110]).
Demnach erkennt
das Bundesverwaltungsgericht:
1. Die Beschwerde wird abgewiesen und die angefochtene Verfügung
wird bestätigt.
2. Die Gerichtsgebühr von Fr. 4'000.-- wird der Beschwerdeführerin
auferlegt und mit dem erhobenen Kostenvorschuss von Fr. 3'500.-- verrechnet. Die Beschwerdeführerin
hat damit noch Fr. 500.-- zu bezahlen.
3. Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerdegegnerin
für das Beschwerde-verfahren mit Fr. 2'000.-- (inkl. MWST) zu entschädigen.
4. Dieses
Urteil wird eröffnet:
- der Beschwerdeführerin (eingeschrieben, mit Beilagen)
- der
Beschwerdegegnerin (eingeschrieben, mit Beilagen)
- der Vorinstanz (Ref-Nr. Wspr. 7427; eingeschrieben,
mit Beilagen)
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
David Aschmann
Philipp J. Dannacher
Versand am: 2. August 2007