Abteilung II
B-7500/2006{T 0/2}
Urteil vom 19. Dezember 2007
Mitwirkung:
Richterin
Vera Marantelli; Richter Hans Urech; Richter Claude Morvant; Gerichtsschreiberin Kathrin Bigler.
X._______,
vertreten
durch Maître Pierre-Alain Killias,
Beschwerdeführerin
gegen
Y._______,
vertreten
durch E. Blum & Co. AG, Patentanwälte und Markenanwälte VSP,
Beschwerdegegnerin
Eidgenössisches
Institut für Geistiges Eigentum,
Vorinstanz
betreffend
Entscheid vom 7. Juni
2006 im Widerspruchsverfahren Nr. 7384 Diva Cravatte (fig.) / DD DIVO DIVA (fig.)
Sachverhalt:
A.
Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin der internationalen Marke Nr. 156'907 "Diva Cravatte"
(fig.), welche am 24. Oktober 1971 für "cravates et écharpes" (Klasse 25) in das
internationale Register eingetragen worden war.
Die Marke hat folgendes Aussehen:
B. Gestützt
auf diese Marke erhob die Beschwerdegegnerin am 20. Januar 2005 teilweise Widerspruch gegen die Schweizer
Marke Nr. 526'463 DD DIVO DIVA (fig.) Diese war am 19. August 2004 für zahlreiche Waren und Dienstleistungen
hinterlegt und am 19. Oktober 2004 im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlicht worden. Der
Widerspruch bezog sich auf alle in der Klasse 25 beanspruchten Waren, nämlich "Bekleidungsstücke,
Schuhwaren, Kopfbedeckungen".
Die Marke hat folgendes Aussehen:
C. Mit Eingabe vom 6.
Juni 2005 beantragte die Beschwerdeführerin, der Widerspruch sei zurückzuweisen und die schweizerische
Marke Nr. 526'463 sei in vollem Umfang aufrecht zu erhalten. Zur Begründung führte sie im Wesentlichen
aus, die Widerspruchsmarke und die angefochtene Marke seien nicht verwechselbar, auch nicht im mündlichen
Gebrauch. Zudem forderte sie die Beschwerdegegnerin auf, den behaupteten Gebrauch ihrer internationalen
Marke Nr. 156'907 "Diva Cravatte" (fig.) in der Schweiz nachzuweisen.
D. Am 10.
Juni 2005 ersuchte die Vorinstanz die Beschwerdegegnerin, eine Replik einzureichen und den Gebrauch oder
wichtige Gründe für den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen.
E.
Mit Replik vom 14. November 2005 beantragte die Beschwerdegegnerin, der Widerspruch sei gutzuheissen
und die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 526'463 DD DIVO DIVA (fig.) sei zu widerrufen. Unter Beilage
von Rechnungskopien aus den Jahren 2000 - 2005, Umsatzzahlen von 2000 - 2004 sowie einer Liste der Geschäfte
in der Schweiz, welche in den Jahren 2000 - 2004 Waren der Marke DIVA bezogen hätten, erklärte
sie, ihre Marke sei in der Schweiz rechtserhaltend gebraucht. Zudem machte sie geltend, zwar sei der
Begriff "Cravatte" für die Waren Krawatten unmittelbar beschreibend. Hingegen handle es
sich beim Begriff "Diva" um einen sehr kennzeichnungskräftigen Begriff für Krawatten.
Durch die doppelte Übernahme dieses Elements - einmal in identischer, einmal in abgeänderter
Form - bestehe daher die Gefahr, dass die von der Widerspruchsgegnerin eingetragene Marke mit der Widerspruchsmarke
verwechselt werde.
F. Mit Duplik vom 14. Dezember 2005 hielt die Beschwerdeführerin an
ihren Anträgen fest.
G. Mit Entscheid vom 7. Juni 2006 hiess die Vorinstanz den Widerspruch
gut und widerrief die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 526'463 DD DIVO DIVA für sämtliche
Waren der Klasse 25. Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, der Widersprechenden sei
die Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs ihrer Marke für "cravates", nicht
aber für "écharpes", gelungen. Zudem seien sämtliche Waren der angefochtenen
Marke als gleich respektive gleichartig mit den Produkten der Widersprechenden zu werten. Auch die Zeichenähnlichkeit
sei ohne weiteres zu bejahen. In Anbetracht der Übernahme des den kennzeichnungsmässigen Schwerpunkt
der Widerspruchsmarke bildenden Wortes "DIVA" in das jüngere Zeichen und dessen Kombination
mit dem klanglich äusserst ähnlichen Begriff "DIVO" bestehe die Gefahr, dass die
angefochtene Marke für die im Erinnerungsbild behaltene Widerspruchsmarke gehalten werde. Soweit
das Publikum die Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkenne, bestehe dennoch die Gefahr, dass
es aufgrund der erwähnten Ähnlichkeiten falsche Zusammenhänge vermute, sei dies im Sinne
einer produktspezifischen Verwandtschaft oder aber hinsichtlich unternehmensspezifischer Allianzen (sog.
"mittelbare Verwechslungsgefahr").
H. Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin
am 10. Juli 2006 Beschwerde vor der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum.
Sie beantragte die Gutheissung der Beschwerde und die Abweisung des Widerspruchs. Zur Begründung
erklärte sie, wie aus der angefochtenen Verfügung hervorgehe, sei die Widerspruchsmarke nicht
auf Krawatten angebracht gewesen, sondern nur auf an Grossverteiler oder Detailhändler adressierten
Rechnungen verwendet worden. Dies reiche indessen für den rechtserhaltenden Gebrauch der Marke nicht
aus. Hinzu komme, dass die Beschwerdegegnerin ihre Marke unter Auslassung des Begriffs "cravatte"
gebraucht habe, was den gesetzlichen Anforderungen ebenfalls nicht genüge. Schliesslich bestehe
zwischen den beiden strittigen Zeichen keine Verwechslungsgefahr.
I. Mit Eingabe vom 29. September
2006 verzichtete die Vorinstanz auf die Einreichung einer Stellungnahme und beantragte, unter Hinweis
auf die Begründung der angefochtenen Verfügung, die Beschwerde sei unter Kostenfolge abzuweisen.
J.
Am 1. Dezember 2006 reichte die Beschwerdegegnerin ihre Beschwerdeantwort ein. Sie beantragte, die Beschwerde
sei abzuweisen und der angefochtene Entscheid sei unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu bestätigen.
Zur Begründung verwies sie auf ihre im Widerspruchsverfahren vorgebrachten Ausführungen. Im
Übrigen hielt sie fest, für den rechtserhaltenden Gebrauch einer Marke genüge es, wenn
die Marke im Zusammenhang mit der Ware gebraucht werde; dieser Zusammenhang könne sich unter anderem
aus Rechnungen ergeben. Im Weiteren schade die Weglassung des rein beschreibenden Zusatzes "cravatte"
der Eignung der von ihr eingereichten Belege für die Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs
nicht. Denn die Marke, wie sie auf den Waren respektive Rechnungskopien und anderen Belegen dargestellt
sei und entsprechend gebraucht werde, und die Marke, wie sie eingetragen sei, erzeuge in beiden Fällen
den gleichen Gesamteindruck. Ihrer Eingabe legte die Beschwerdegegnerin Ausdrucke aus den Internetseiten
[...] und [...] sowie eine Krawatte mit Etikette und Verpackung ein.
K. Am 25. Januar 2007
teilte das Bundesverwaltungsgericht den Parteien mit, dass es das vorliegende Verfahren von der Eidgenössischen
Rekurskommission für geistiges Eigentum übernommen habe. Bezüglich der Verfahrenssprache
wies es darauf hin, nach dem neuen Verfahrensrecht werde das Verfahren entsprechend der im angefochtenen
Entscheid gebrauchten Sprache auf Deutsch weitergeführt, sofern die Beschwerdegegnerin nicht ausdrücklich
wünsche, dass das Verfahren auf Französisch fortgesetzt werde. Mit Schreiben vom 1. Februar
2007 äusserte die Beschwerdeführerin die Ansicht, das Verfahren müsse auf Französisch
weitergeführt werden. Am 14. Februar 2007 erklärte das Bundesverwaltungsgericht, unter Widerlegung
der Ansicht der Beschwerdeführerin, die im vorliegenden Fall massgebliche Verfahrenssprache sei
deutsch, da die Beschwerdegegnerin sich innert Frist nicht habe vernehmen lassen.
L. Mit Replik
vom 23. Januar 2007 bestätigte die Beschwerdeführerin die in der Beschwerde gestellten Rechtsbegehren
im Wesentlichen mit der Begründung, auch mit den weiteren beigebrachten Belegen habe die Beschwerdegegnerin
nicht glaubhaft machen können, die Marke "Diva cravatte" (fig.) sei in der Schweiz rechtserhaltend
gebraucht worden.
M. Am 27. April 2007 reichte die Beschwerdegegnerin ihre Duplik ein, worin
sie ihre in der Beschwerdeantwort gestellten Anträge aufrecht hielt. Als Beilage reichte sie eine
Quittung des Zürcher Herrenkonfektionsgeschäfts Hangartner für den Kauf einer "Krawatte
Diva" ein.
N. Auf die Durchführung einer öffentlichen Parteiverhandlung haben
die Beschwerdeführerin und die Beschwerdegegnerin stillschweigend verzichtet.
Das Bundesverwaltungsgericht
zieht in Erwägung:
1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen
Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31 f
. und 33 Bst. d des Bundesgesetzes
vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht [Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG,
SR 173.32]).
Es hat das vorliegende Verfahren am 1. Januar 2007 von der Eidgenössischen Rekurskommission für
geistiges Eigentum übernommen (Art. 53 Abs. 2
VGG). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist
von Art. 50 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 3
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über
das Verwaltungsverfahren (
VwVG,
SR 172.021) am 10. Juli 2006 eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss
rechtzeitig geleistet. Als Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin
zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 Abs. 1
VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
2.
Die Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen
anderer Unternehmen zu unterscheiden (Art. 1 Abs. 1
des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über
den Schutz von Marken und Herkunftsangaben [Markenschutzgesetz, MSchG,
SR 232.11]). Vom Markenschutz
ausgeschlossen sind Zeichen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige
Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art.
3 Abs. 1 Bst. c
MSchG).
Im vorliegenden Fall ist nicht bestritten, dass die internationale Registrierung
Nr. 156'907 "Diva cravatte" (fig.) älter ist als die Schweizer Marke Nr. 526'463 DD DIVO
DIVA (fig.).
3. Hat der Inhaber die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen,
für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren
nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht
gebraucht, so kann er sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, ausser wenn wichtige Gründe für
den Nichtgebrauch vorliegen (Art. 12 Abs. 1
MSchG). Behauptet der Widerspruchsgegner den Nichtgebrauch
der älteren Marke nach Art. 12 Abs. 1
MSchG in seiner ersten Stellungnahme, wie im vorliegenden
Fall, so hat der Widersprechende den Gebrauch seiner Marke oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch
glaubhaft zu machen (Art. 32
MSchG i.V.m. Art. 22 Abs. 3
der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember
1992 [
MSchV,
SR 232.111]). Die Gebrauchsfrist ist dabei von der Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch
den Widerspruchsgegner an rückwärts zu rechnen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 6.
Juli 2007 [
B-7439/2006] E. 4 - KINDER / kinder Party [fig.]; Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission
für geistiges Eigentum [RKGE] in: Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und
Wettbewerbsrecht [sic!] 2002 S. 106 E. 6.1- Genesys/Genesis).
Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdeführerin
die Einrede des Nichtgebrauchs am 6. Juni 2005 erhoben. Die Glaubhaftmachung des Gebrauch hat sich daher
auf den Zeitraum von Juni 2000 bis Juni 2005 zu beziehen.
4. Der Widersprechende muss den
Gebrauch einer Marke in der Schweiz nicht beweisen, sondern nur glaubhaft machen (Art. 32
MSchG). Glaubhaftmachen
des Gebrauchs bedeutet, dass dem Richter aufgrund objektiver Anhaltspunkte der Eindruck zu vermitteln
ist, dass die in Frage stehenden Tatsachen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind. Es
braucht keine volle Überzeugung des Richters, doch muss er zumindest die Möglichkeit, dass
die behaupteten Tatsachen stimmen, höher einschätzen als das Gegenteil (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
vom 20. August 2007 [
B-7449/2006] E. 4 - EXIT (fig.) / EXIT ONE; RKGE in sic! 2004 S. 106 E. 3 - R Rivoli/Seiko
Rivoli, RKGE in sic! 2002 S. 53 E. 4 - Express/Express clothing, mit Verweis auf BGE
88 I 14 und Lucas
David, Kommentar zum Markenschutzgesetz, in: Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/ Lucas David [Hrsg.],
Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, Basel 1999 [hiernach:
Kommentar MSchG], Art. 12 N. 16; vgl. auch BGE
130 III 321 E. 3.3, BGE
120 II 393 E. 4c; Christoph Willi,
Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen
und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 32 N. 7).
5. Die Beschwerdegegnerin
reichte im Widerspruchs- und Beschwerdeverfahren folgende Unterlagen zur Glaubhaftmachung des Gebrauchs
der Widerspruchsmarke ein.
- -:-
- -:-
- Rechnungskopien vom Juni 2000 - Juli 2005, welche
die Lieferung zahlreicher "Diva"-Krawatten an verschiedene Detailhändler in der Schweiz
(Genf, Zürich, Carouge, Bern) belegen;
- eine Rechnungskopie vom März 2003, welche die
Lieferung von unter anderem zwei "Diva"-Halstüchern an einen Detailhändler in der
Schweiz (Bern) belegt;
- Umsatzzahlen aus den Jahren 2000 - 2004;
- eine Liste, auf welcher
Kunden der Beschwerdegegnerin aus den Jahren 2000 - 2004 aufgeführt sind;
- Ausdrucke aus den
Internetseiten [...] und [...]
- eine "Diva"-Krawatte mit Verpackung, deren Innenseite
mit zahlreichen "Diva"-Zeichen bedruckt ist, sowie
- eine Quittung des Zürcher Herrenkonfektionsgeschäfts
Hangartner vom 30. November 2006 für den Kauf einer "Krawatte Diva" zum Preis von Fr.
148.-.
5.1 Bei der Auflistung der Umsatzzahlen innerhalb der Schweiz während der relevanten
Zeitspanne handelt es sich um eine Parteibehauptung der Beschwerdegegnerin. Sie dokumentiert zudem weder
einen Gebrauch der Marke im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren, noch einen Gebrauch im geschäftlichen
Verkehr. Sie kann deshalb nicht berücksichtigt werden (vgl. RKGE in sic! 2006 S. 101 E. 3 - Amocid/Amosip,
RKGE in sic! 2001 S. 426 E. 3.2 - Heidi/Heidi-Wii). Dasselbe gilt für die Kundenliste der Beschwerdegegnerin.
Die von der Beschwerdegegnerin ins Recht gelegten Ausdrucke aus den Internetseiten [...] und [...] sind
nicht datiert und daher für sich allein nicht geeignet, den Gebrauch im fraglichen Zeitraum zu belegen
(RKGE in sic! 2006 S. 101 E. 3 - Amocid/Amosip, RKGE in sic! 2005 S. 754 E. 4 - Gabel/Kabel 1), insbesondere
nicht für den Gebrauch in der Schweiz. In Kombination mit den Rechnungen dienen sie jedoch dazu,
das Warensortiment zu veranschaulichen (RKGE in sic! 2005 S. 754 E. 4 - Gabel/Kabel 1).
Dagegen
belegen die eingereichten Rechnungskopien, dass die zur "Gruppo Y." gehörende Z., welche
gemäss dem Internetauszug der Beschwerdegegnerin (Beilage Nr. 7 der Beschwerdeantwort) Krawatten
verschiedener Marken produziert und vertreibt (vgl. hiernach unter E. 5.5), im fraglichen Zeitraum wiederholt
"Diva"-Krawatten sowie zwei "Diva"-Halstücher an Abnehmer in der Schweiz geliefert
hat. Diese Rechnungen sind in der Folge näher zu untersuchen. Dabei sind auch die von der Beschwerdegegnerin
eingereichte Krawatte sowie die beim Kauf derselben erhaltene Quittung des Zürcher Herrenkonfektionsgeschäfts
Hangartner einzubeziehen.
5.2 In ihrer Beschwerde machte die Beschwerdeführerin zunächst
geltend, die Marke müsse auf der Ware selbst gebraucht worden sein, um ihren rechtserhaltenden Gebrauch
zu belegen. Wie indessen aus der angefochtenen Verfügung hervorgehe, sei die Widerspruchsmarke nicht
auf Krawatten angebracht gewesen, sondern nur auf an Grossverteiler oder Detailhändler adressierten
Rechnungen verwendet worden.
5.2.1 Die Praxis zum alten, bis 1992 geltenden Recht verlangte,
dass die Marke auf der Ware selbst oder ihrer Verpackung angebracht werden müsse (David, Kommentar
MSchG, Art. 11 N. 5; Willi, a.a.O., Art. 11 N. 23). Wie die Beschwerdegegnerin indessen zu Recht festhielt,
genügt es nun, wenn die Marke im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen gebraucht wird,
für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1
MSchG). Dieser Zusammenhang kann auch anders als durch
das Anbringen der Marke auf den Verkaufsobjekten hergestellt werden, so beispielsweise durch die Verwendung
in Angeboten, Rechnungen, Katalogen und spezifischen Prospekten. Damit ein Zusammenhang besteht, muss
sich der Gebrauch jedenfalls auf konkrete, spezifizierte Waren und Dienstleistungen beziehen. Der Zusammenhang
zwischen Marke und Ware oder Dienstleistung ist dann ausreichend, wenn die Bedeutung und der Sinn der
Marke als Kennzeichen zur Unterscheidung sofort erkennbar sind (David, Kommentar MSchG, Basel 1999, Art.
11 N. 5; Eugen Marbach, Markenrecht, in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches
Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, 3. Bd. Kennzeichenrecht, Basel und Frankfurt a.M. 1996, Basel
1996, [hiernach: Marbach, SIWR III], S. 169 f.; Willi, a.a.O., Art. 11 N. 23; RKGE in sic! 2005 S. 754
E. 5 - Gabel/Kabel 1).
5.2.2 Die von der Beschwerdegegnerin eingereichte, gemäss ihren
Aussagen am 30. November 2006 gekaufte Krawatte (vgl. Quittung des Zürcher Herrenkonfektionsgeschäfts
Hangartner) weist auf der Rückseite eine Etikette auf, auf welcher das Zeichen "Diva"
eingestickt ist. Insofern hat die Beschwerdegegnerin belegt, dass die Marke "Diva" - zumindest
im hier nicht relevanten Zeitpunkt von Ende November 2006 - auf der Ware selbst angebracht war. Auf den
von der Beschwerdegegnerin ins Recht gelegten Rechnungskopien ist das Zeichen "Diva" einerseits
oben links, neben Name und Adresse der Produktions- und Vertriebsgesellschaft Z., sowie andererseits
etwas weiter unten links, allerdings ohne grafische Ausgestaltung, angebracht. Weiter sind die Artikelnummern
der gelieferten Krawatten, eine kurze Beschreibung der gelieferten Ware, die Anzahl gelieferter Krawatten,
deren Stückpreis sowie die Beträge festgehalten. Hieraus geht ohne weiteres hervor, dass das
Zeichen "Diva" als Mittel zur Kennzeichnung von Krawatten, für welches es registriert
wurde, gebraucht wird. Im Weiteren ist durch die Aufführung von Name und Adresse der Produktions-
und Vertriebsgesellschaft Z. neben der Marke "Diva" ein ausschliesslich unternehmensbezogener
Gebrauch ausgeschlossen (vgl. hierzu: RKGE in sic! 2005 S. 754 E. 5 - Gabel/Kabel 1, RKGE in sic! 2001
S. 426 E. 3.3 - Heidi/Heidi-Wii). Die von der Beschwerdeführerin vorgebrachte Rüge stösst
daher ins Leere.
5.3 Die Beschwerdeführerin rügt weiter, die Beschwerdegegnerin
habe ihre Marke unter Auslassung des Begriffs "cravatte" gebraucht. Die Weglassung von Markenbestandteilen
sei unzulässig bei der Verbindung von je für sich betrachtet nicht schutzfähigen Markenbestandteilen.
Im vorliegenden Fall seien sowohl "cravatte" als auch "diva" generisch respektive
beschreibend, soweit sie sich auf Bekleidungsstücke oder Stoffe (Klassen 24 und 25) bezögen.
Sie hätten daher wahrscheinlich nicht eingetragen werden können. Hinzu komme, dass der Begriff
"cravatte" zum von der Markeninhaberin erwünschten Gesamtbild gehöre. Der Umstand,
dass nur ein Teil der Widerspruchsmarke gebraucht worden sei, müsse daher als nicht den gesetzlichen
Anforderungen entsprechend betrachtet werden.
Die Beschwerdegegnerin hält dagegen, das Argument
der rein beschreibenden Natur treffe nur auf den Bestandteil "cravatte" zu, dem italienischen
Begriff für "Krawatten". Dieser Bestandteil sei effektiv beschreibend für Krawatten
und Halstücher. Dies gelte hingegen nicht für das Element "Diva". Hierzu hatte sie
in ihrer Eingabe vom 14. November 2005 vor der Vorinstanz ausgeführt, gemäss den einschlägigen
Nachschlagewerken sei eine "Diva" eine gefeierte Bühnenkünstlerin. Die von der Widerspruchsgegnerin
ins Feld geführte Bedeutung des Wortes "Diva" als "die Göttliche" stehe
im Hintergrund, sei doch "Diva" lediglich der etymologische Ursprung des gebräuchlichen
italienischen Wortes für die Göttliche, nämlich "divinità". Selbst wenn
das Wort "Diva" als "die Göttliche" verstanden würde, könnte daraus
kein anpreisender oder beschreibender Charakter für Krawatten abgeleitet werden, denn es gebe schlichtweg
keine "göttliche Krawatte". Weiter argumentierte die Beschwerdegegnerin in ihrer Beschwerdeantwort,
die Weglassung des rein beschreibenden Zusatzes "cravatte" schade der Eignung der von ihr eingereichten
Belege für die Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden Gebrauchs nicht. Denn die Marke, wie sie auf
den Waren respektive Rechnungskopien und anderen Belegen dargestellt sei und entsprechend gebraucht werde,
und die Marke, wie sie eingetragen sei, erzeuge in beiden Fällen den gleichen Gesamteindruck.
5.3.1
Grundsätzlich ist die Marke so zu benutzen, wie sie im Register eingetragen ist, weil sie nur so
den kennzeichnenden Eindruck, der ihren Funktionen entspricht, zu bewirken vermag (BGE
130 III 267 E.
2.4 - Tripp Trapp, mit Verweisen). Art. 11 Abs. 2
MSchG lässt den Gebrauch der Marke indessen in
einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form als rechtserhaltend gelten. Entscheidend
ist die Frage, ob die Marke in ihrem kennzeichnungsmässigen Kern unverändert benutzt wird.
Das markenspezifische Gesamtbild des konkret benutzten Zeichens muss - trotz Modifikation gewisser Details
- mit demjenigen der registrierten Marke weiterhin übereinstimmen (Marbach, SIWR III, S. 176; vgl.
auch Willi, a.a.O., Art. 11 N. 51; BGE
130 III 267 E. 2.4 - Tripp Trapp). Das Weglassen nebensächlicher
Bestandteile und Modernisierungen der Schreibweise der Marke sind zulässig, während das Weglassen
eines unterscheidungskräftigen Elements zu einem anderen Gesamtbild und damit zu einem von der Registrierung
abweichenden Gebrauch führt (RKGE in sic! 2004 S. 106 E. 5 - R Rivoli/Seiko Rivoli, mit Verweisen
auf Literatur und Rechtsprechung; BGE
130 III 267 E. 2.4 - Tripp Trapp).
5.3.2 Die Widerspruchsmarke
"Diva Cravatte" wird auf den Rechnungskopien ohne das Element "Cravatte" aufgeführt.
Sie wird somit nicht so benutzt, wie sie im Register eingetragen ist. Es stellt sich daher die Frage,
ob es sich bei "Cravatte" um einen nebensächlichen Bestandteil handelt, der weggelassen
werden darf. Bei der Beantwortung dieser Frage steht im Vordergrund, dass "cravatte" (italienisch
für "Krawatten", vgl. Paravia Langenscheidts Handwörterbuch Italienisch, Berlin/München/Wien/Zürich/New
York, 4. A. 2003, S. 217; resp. für "cravattes" [franz.], vgl. il BOCH, Dizionario francese
italiano / italiano francese, 3. A. 1997, S. 1380) die Ware, für welche das Widerspruchszeichen
eingetragen ist, direkt beschreibt und daher nicht schutzfähig wäre. Es kann daher als bedeutungsloses
Element qualifiziert werden, dessen Weglassung im Einzelfall zulässig sein kann (Willi, a.a.O.,
Art. 11 N. 56), dies indessen nur unter der Voraussetzung, dass das andere Element "Diva" für
sich betrachtet dem Markenschutz zugänglich wäre (vgl. Willi, a.a.O., Art. 11 N. 56). "Diva"
ist ebenfalls italienisch und bedeutet in der deutschen Übersetzung "Star" (Paravia Langenscheidts
Handwörterbuch Italienisch, a.a.O., S. 273), in der französischen Übersetzung "déesse,
star, étoile, vedette" (il BOCH, a.a.O., S. 1433), genauer eine "Frau, die als öffentlichkeitsbezogene
Künstlerin (Sängerin, Schauspielerin) von Erfolg u. Publikumsbegeisterung verwöhnt ist"
respektive jemand, "der durch besondere Empfindlichkeit, durch eine gewisse Exzentrik o.ä.
auffällt" (DUDEN, Das Grosse Fremdwörterbuch, Mann-heim/Leipzig/Wien/Zürich 1994,
S. 356). Die Bezeichnung stammt ursprünglich aus dem Lateinischen und steht dort für "die
Göttliche" (DUDEN, Das Grosse Fremdwörterbuch, a.a.O., S. 356). Die Beschwerdeführerin
erklärte im Beschwerdeverfahren nicht und es ist auf Grund der dargestellten Bedeutung des Wortes
auch nicht ersichtlich, inwiefern "Diva" für Bekleidungsstücke und Stoffe beschreibend
sein sollte. Im Verfahren vor der Vorinstanz führte sie lediglich aus, in Kombination beschrieben
die beiden Begriffe "cravatte" und "diva" in Verbindung mit den beanspruchten Waren
Krawatten und Schals von besonderer Qualität oder besonderem Design. Da "Diva" in Alleinstellung
im Zusammenhang mit Krawatten nicht als beschreibend qualifiziert werden kann und insofern dem Markenschutz
zugänglich wäre, kann der Wegfall des Elementes "Cravatte" im Widerspruchszeichen
zulässig sein. In der Form, wie die Widerspruchsmarke im Register eingetragen ist, erscheint "Cravatte"
in wesentlich kleinerer Schrift als das schräg gestellte und zusätzlich unterstrichene Element
"Diva". Die grafische Ausgestaltung des Begriffes "Cravatte" ist zudem sehr dezent
gehalten, während dem Betrachter das grafisch auffälliger gestaltete Element "Diva"
ins Auge sticht. Insofern prägt "Diva" das Gesamtbild der Widerspruchsmarke deutlich,
während das Weglassen des Elementes "Cravatte" das Gesamtbild nur geringfügig verändert.
Entgegen
der Auffassung der Beschwerdeführerin hat die Beschwerdegegnerin die Widerspruchsmarke somit in
einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden und insofern ausreichender Form verwendet.
5.4
Rechtserhaltend wirkt nur ein ernsthafter Gebrauch der Marke. Je nach den beanspruchten Waren und Dienstleistungen
sind unterschiedliche Anforderungen an den ernsthaften Gebrauch zu stellen: Bei seltenen und teuren Waren
genügt eine vereinzelte Benutzung, während bei Massenartikeln ein umfangreicherer Gebrauch
zu erwarten ist (RKGE in sic! 2004 S. 38 E. 5 - Bosca / Luigi Bosca Vini Finos Argentinos; RKGE in sic!
2004 S. 106 E. 7 - R Rivoli / Seiko Rivoli; RKGE in sic! 2002 S. 53 E. 3 - Express / Express clothing;
David, Kommentar MSchG, Art. 11 N. 3).
Die Beschwerdegegnerin hat mit den eingereichten Rechnungskopien
die Lieferung von 3'260 Krawatten zu einem Händler-Preis zwischen 24 und 198 Schweizer Franken an
kommerzielle Abnehmer in der Schweiz dokumentiert. Der Ladenpreis der von der Beschwerdegegnerin ins
Recht gelegten Krawatte betrug Fr. 148.-, wie die Quittung des Herrenmodegeschäftes Hangartner in
Zürich belegt. Die Krawatten der Beschwerdegegnerin sind daher dem mittleren Preissegment zuzuordnen.
Bei 3'260 verkauften Krawatten ist der Gebrauch als relativ umfangreich zu bezeichnen, weshalb der Gebrauch
der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit Krawatten als ernsthaft bezeichnet werden kann. Dies gilt indessen
nicht für Halstücher, wie die Vorinstanz zu Recht festgestellt hat: Die Beschwerdegegnerin
hat mit nur einer Rechnungskopie (vom März 2003) belegen können, dass sie die Widerspruchsmarke
für Halstücher überhaupt braucht. Zudem wird mit dieser Rechnungskopie der Verkauf von
lediglich zwei Halstüchern dokumentiert. Bei einem Händlerpreis von Fr. 139.- sind die fraglichen
Halstücher wie die Krawatten dem mittleren Preissegment zuzuordnen. Der Verkauf von nur zwei Halstüchern
innerhalb der fraglichen Zeitspanne kann daher nicht als genügend betrachtet werden, um von einem
ernsthaften Gebrauch der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit Halstüchern ausgehen zu können
(vgl. RKGE in sic! 2004 S. 106 E. 7 - R Rivoli/Seiko Rivoli) .
5.5 Schliesslich bestehen für
das Bundesverwaltungsgericht keine Zweifel, dass der Markengebrauch der Z. der Beschwerdegegnerin respektive
der Markeninhaberin zuzurechnen ist (Art. 11 Abs. 3
MSchG). Dies ergibt sich aus dem Auszug aus der Internetseite
[...] (Beilage Nr. 7 der Beschwerdeantwort), auf welchem die Firmengeschichte kurz dargestellt ist.
5.6
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Beschwerdegegnerin den Gebrauch der Widerspruchsmarke für
Krawatten in der relevanten Periode von Juni 2000 bis Juni 2005 glaubhaft gemacht hat.
6.
Als nächstes ist zu prüfen, ob die zu vergleichenden Zeichen verwechselbar sind.
6.1
Art. 3 Abs. 1
MSchG schliesst jüngere Zeichen vom Markenschutz aus, wenn sie einer älteren
Marke derart ähnlich sind, dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Gefahr der Verwechslung
bedeutet, dass ein Kennzeichen in seinem Schutzbereich durch gleiche oder ähnliche Zeichen in seiner
Funktion der Individualisierung bestimmter Personen oder Gegenstände gefährdet wird. Dabei
können schlechter berechtigte, gleiche oder ähnliche Zeichen Fehlzurechnungen derart verursachen,
dass die Adressaten die gekennzeichneten Gegenstände für jene halten, die mit den besser berechtigten
Zeichen individualisiert werden (unmittelbare Verwechslungsgefahr). Ferner können die schlechter
berechtigten Zeichen eine mittelbare Verwechslungsgefahr schaffen, indem die Adressaten die Zeichen zwar
auseinander zu halten vermögen, aber auf Grund der Ähnlichkeit falsche Zusammenhänge vermuten,
insbesondere an Serienmarken denken, die verschiedene Produktelinien des gleichen Unternehmens oder von
mehreren, wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen kennzeichnen (BGE
128 III 146 E. 2a - VW,
BGE
128 III 441 E. 3.1 - Appenzeller, BGE
127 III 160 E. 2a - Securitas).
Ob zwei Marken sich hinreichend
deutlich unterscheiden oder im Gegenteil verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs,
sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen. Der Massstab, der an die
Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab,
dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann, und anderseits von den Waren und
Dienstleistungen, für welche die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (BGE
122 III
382 E. 1 - Kamillosan).
6.2 Der Schutzumfang einer Marke bestimmt sich nach ihrer Kennzeichnungskraft.
Für schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke.
Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit
zu schaffen. Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe
des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen. Stark sind demgegenüber Marken, die entweder aufgrund
ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE
122 III 382
E. 2a - Kamillosan, mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts
4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.2 -
Yello).
6.3 Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die Marken
registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich
das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Ein besonders
strenger Massstab ist anzulegen, wenn beide Marken für weitgehend identische Waren oder Dienstleistungen
bestimmt sind (BGE
122 III 382 E. 3a - Kamillosan, BGE
119 II 473 E. 2c - Radion/Radomat). Im Weiteren
ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren richten und unter welchen Umständen sie
gehandelt zu werden pflegen. Bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs, wie beispielsweise Lebensmitteln,
ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten
zu rechnen als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis
von Berufsleuten beschränkt bleibt (BGE
122 III 382 E. 3a - Kamillosan; Urteil des Bundesgerichts
4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 - Yello).
6.4 Die Markenähnlichkeit beurteilt
sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen
(BGE
121 III 377 E. 2a; Marbach, SIWR III, S. 116; David, Kommentar MSchG, Art. 3 N. 11 und 15; Willi,
a.a.O., Art. 3 N. 63 und 67).
Bei aus Wort- und Bildelementen kombinierten Marken sind die einzelnen
Bestandteile nach ihrer Unterscheidungskraft zu gewichten. Entscheidend sind die prägenden Wort-
oder Bildelemente, während unterscheidungsschwache Wort- oder Bildelemente den Gesamteindruck weniger
beeinflussen. Enthält eine Marke sowohl charakteristische Wort- wie auch Bild-elemente, so können
diese den Erinnerungseindruck gleichermassen prägen (unveröffentlichter Entscheid der RKGE
vom 4. Oktober 2006 [MA-WI 04/06] E. 4, mit Verweisen; RKGE in sic! 2005 S. 807 E. 8 - DVT Technisches
Fernsehen [fig.] / DVT; Marbach, SIWR III, S. 122 f.). Es gilt aber die Erfahrungsregel, wonach Wörter
die einfachste Kommunikationsart für den Geschäftsverkehr darstellen und deshalb eher im Gedächtnis
haften bleiben (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 1. November 2007 [
B-3118/2007] E. 3 - SWING
/ SWING RELAXX, mit Verweis auf Willi, a.a.O., Art. 3 N. 143/144; RKGE in sic! 2005 S. 807 E. 8 - DVT
Technisches Fernsehen [fig.] / DVT; Kamen Troller, Grundzüge des schweizerischen Immaterialgüterrechts,
Basel 2005, S. 93, mit Hinweisen auf die Rechtsprechung).
Bei reinen Bildmarken ist die Gestaltung
und, sofern es sich nicht um ab-strakte Darstellungen handelt, der begriffliche Inhalt der Marken massgebend
(Marbach, SIWR III, S. 121; David, Kommentar MSchG, Art. 3 N. 23), bei reinen Wortmarken der Wortklang,
das Schriftbild und, gegebenenfalls, der Sinngehalt (BGE
127 III 160 E. 2b/cc - Securitas, BGE
121 III
377 E. 2b - Boss). Dabei genügt es für die Annahme der Ähnlichkeit, wenn diese in Bezug
auf nur eines dieser Kriterien bejaht wird (Marbach, SIWR III, S. 118; RKGE in sic! 2006 S. 761 E. 4
- McDONALD'S/McLake). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und
die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Erscheinungsbild durch die Wortlänge und die optische
Wirkung der Buchstaben (BGE
119 II 473 E. 2c - Radion; RKGE in sic! 2002 S. 101 E. 6 - Mikron [fig.]/Mikromat
[fig.]).
7. Bei der Beurteilung der Warengleichartigkeit ist im Widerspruchsverfahren auf
den Registereintrag abzustellen (RKGE in sic! 2000 S. 594 E. 4 - Longlife Valdalpone [fig.] / Longlife
developed by Dr. Tork [fig.]; David, Kommentar MSchG, Art. 3 N. 36; Willi, a.a.O., Art. 3 N. 37; Marbach,
SIWR III, S. 105), es sei denn, der sachliche Schutzumfang der Widerspruchsmarke sei infolge Nichtgebrauchs
eingeschränkt worden (Willi, a.a.O., Art. 3 N. 37). Letzteres ist bei der Widerspruchsmarke, deren
Schutzumfang sich auf "Krawatten" (Klasse 25) beschränkt (vgl. E. 5.4), der Fall. Diese
sind auf die Gleichartigkeit mit Bekleidungsstücken, Schuhwaren und Kopfbedeckungen (Klasse 25),
welche für die angefochtene Marke beansprucht werden, zu prüfen.
7.1 Gleichartigkeit
liegt vor, wenn die angesprochenen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung
identischer oder ähnlicher Marken angepriesenen Waren und Dienstleistungen würden angesichts
ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen
oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt
(David, Kommentar MSchG, Art. 3 N. 35; RKGE in sic! 2003 S. 709 E. 6 - Targa / Targa [fig.] et al. II,
RKGE in sic! 2002 S. 169 E. 3 - Smirnoff [fig.]/Smirnov [fig.]). Für die Warengleichartigkeit sprechen
unter anderem gleiche Herstellungsstätten, gleiches fabrikationsspezifisches Know-how, ähnliche
Vertriebskanäle, ähnliche Abnehmerkreise oder das Vorliegen eines ähnlichen Verwendungszweckes
(RKGE in sic! 2002 S. 169 E. 3 - Smirnoff [fig.]/Smirnov [fig.], vgl. auch RKGE in sic! 2004 S. 863 E.
6 - Harry [fig.]/Harry's Bar Roma [fig.], RKGE in sic! 2000 S. 594 E. 5 - Longlife Valdalpone [fig.]/Longlife
developed by Dr. Tork [fig.]).
7.2 Da Krawatten unter den für das angefochtene Zeichen
beanspruchten Oberbegriff "Bekleidungsstücke" subsumiert werden können, herrscht
zwischen Krawatten und Bekleidungsstücken Warenidentität, zumindest aber hochgradige Gleichartigkeit.
Der
Zusammenhang zwischen Krawatten einerseits und Schuhwaren und Kopfbedeckungen andererseits ist weniger
offensichtlich. Die Vorinstanz stufte diese Waren trotz unterschiedlicher Herstellungstechnologie und
mangelnder Substituierbarkeit als gleichartig ein, weil sie oft in denselben Verkaufsstellen und dort
als Ergänzung zueinander angeboten würden. Diese Einschätzung ist unbestritten geblieben
und ist zu vereinbaren mit der Praxis der ehemaligen Rekurskommission für Geistiges Eigentum. Gemäss
dieser besteht beispielsweise Gleichartigkeit zwischen Kleidern einerseits und Hand-, Reise- und Einkaufstaschen
sowie Schuhen andererseits, denn bei letzteren handle es sich um Waren, die weitgehend über identische
Vertriebskanäle angeboten würden wie Kleidungsstücke. Zudem würden sie häufig
aus denselben Materialien hergestellt (RKGE in sic! 2004 S. 576 E. 7 - Speedo / Speed Company [fig.],
mit Verweisen). Auch Kleider und Uhren erachtete sie als gleichartig, da letztere oft als modisches Accessoire
benutzt und deswegen - nebst anderen Accessoires (wie Gürtel, Handtaschen, Halstücher, Schmuck)
- auch in grossen Kleidergeschäften verkauft würden (RKGE in sic! 1997 S. 163 E. 5 - Vögele
/ Charles Vögele [fig.]). In einem weiteren Entscheid qualifizierte sie Brillen einerseits und diverse
Mode- und Prestigeartikel (Seifen, Parfümerien, Uhren, Schmuckwaren, Schirme, Bekleidungsstücke
und Schuhwaren) andererseits als gleichartig, weil Brillen berühmter Modeschöpfer heutzutage
sowohl über den Fachhandel als auch über Kleidergeschäfte und Boutiquen vertrieben würden
(RKGE in: Schweizerische Mitteilungen über Immaterialgüterrecht [SMI] 1995, S. 311 E. 7 - Bally
/ Sali). Auch Krawatten gelten als modisches Accessoire und werden daher häufig zusammen mit Schuhen
und Kopfbedeckungen in grossen Kleidergeschäften angeboten. Somit besteht auch Gleichartigkeit zwischen
Krawatten einerseits und Schuhwaren und Kopfbedeckungen andererseits.
8. Die Widerspruchsmarke
"Diva Cravatte" besteht aus dem nicht beschreibenden Element "Diva" und dem beschreibenden
Element "Cravatte" (vgl. E. 5.3.2). Ihr kommt daher insgesamt ein normaler Schutzumfang zu.
Sie ist ein in "Schnürchenschrift" geschriebenes Zeichen, dessen grösser geschriebenes
Element "Diva" - im Gegensatz zum horizontal geschriebenen "Cravatte" - schräg
ausgerichtet und unterstrichen ist. Sie enthält insofern kein ausgeprägtes Bildelement.
Bei
der angefochtenen Marke "DD DIVO DIVA" handelt es sich um eine kombinierte Wort-/Bildmarke.
Sämtliche Wortbestandteile sind in Grossbuchstaben geschrieben, die beiden "D" in wesentlich
grösserer Schrift als die Bestandteile "DIVO DIVA". Zudem ist das erste "D"
spiegelverkehrt dargestellt. Die beiden "D" umgeben einen fein gezeichneten Vogel mit ausgestreckten
Flügeln, über dessen Kopf ein fünfzackiger Stern prangt.
Die sich gegenüber
stehenden Zeichen stimmen im Wortelement "Diva" überein. Dieses Wort ist prägender
Bestandteil der Widerspruchsmarke, da dem zweiten Wortbestandteil "Cravatte" wegen seiner beschreibenden
Natur hinsichtlich der beanspruchten Waren lediglich schwache Kennzeichnungskraft zukommt (vgl. E. 5.3.2).
Hinsichtlich
des gemeinsamen Wortbestandteils "Diva" sind die beiden zu vergleichenden Marken in klanglicher
Hinsicht offensichtlich identisch. Das zusätzlich vom angefochtenen Zeichen verwendete "Divo"
wird sehr ähnlich wie "Diva" ausgesprochen, im Gegensatz zur Buchstabenkombination "DD",
welche im Deutschen "de - de" ausgesprochen wird. Eine Markenähnlichkeit in klanglicher
Hinsicht ist daher, zumindest hinsichtlich der Wortelemente "Divo" und "Diva", zu
bejahen.
Bezüglich der Begriffe "Divo" und "Diva" unterscheidet sich die
angefochtene Marke im Sinngehalt nicht von der Widerspruchsmarke: "Divo" entstammt dem Italienischen
und bedeutet auf deutsch "Star, Stern, Grösse" (vgl. Paravia Langenscheidts Handwörterbuch
Italienisch, a.a.O., S. 274), auf französisch "vedette, étoile" (vgl. il BOCH, a.a.O.,
S. 1435). Diese Bedeutung dürfte, zumindest dem italienischsprachigen Massenpublikum in der Schweiz,
bekannt sein; die Bezeichnung "Diva", welche die weibliche Form von "Divo" ist und
somit die gleiche Bedeutung hat (vgl. E. 5.3.2), dürfte auch vom nicht der italienischen Sprache
mächtigen Publikum verstanden werden. Auch der von der angefochtenen Marke verwendete Stern übernimmt
den Sinngehalt von "Diva" respektive "Divo", was indessen nicht sofort auffallen
wird. Dagegen hat der Vogel eine andere begriffliche Wirkung als das von der Widerspruchsmarke verwendete
Element "Diva", während der Buchstabenfolge "DD" gar kein Sinn zugeschrieben
werden kann. Der Sinn der in der Widerspruchsmarke zusätzlich verwendeten Bezeichnung "Cravatte"
(= Krawatten) ist dagegen klar. Er findet sich nicht in der angefochtenen Marke, was indessen wegen der
beschreibenden Natur von "Cravatte" von untergeordneter Bedeutung ist. Die beiden zu vergleichenden
Zeichen stimmen daher bezüglich des Sinngehaltes im Wesentlichen überein.
In visueller
Hinsicht ist zu berücksichtigen, dass die Wortbestandteile beider Marken grafisch gestaltet sind
und es sich insofern nicht um reine Wortmarken handelt. Während die Wortelemente der Widerspruchsmarke
in einer etwas altmodisch wirkenden "Schnürchenschrift" und mit grossen Anfangsbuchstaben
geschrieben sind, werden für die angefochtene Marke ausschliesslich Grossbuchstaben verwendet, die
zudem auffällige Füsschen (Serifen) besitzen. Bezüglich des Schriftzugs unterscheiden
sich die beiden Marken daher deutlich voneinander. Lediglich als reine Wortmarken wären sich die
angefochtene Marke und die Widerspruchsmarke in visueller Hinsicht insofern ähnlich, als sie bezüglich
des Elementes "Diva" völlig und bezüglich des Elementes "Divo", welches
sich nur im Endbuchstaben von "Diva" unterscheidet, nahezu identisch sind.
Als Zwischenergebnis
ist festzuhalten, dass sich die zu vergleichenden Zeichen ähnlich sind.
9. Schliesslich
ist in einem wertenden Gesamtblick zu entscheiden, ob angesichts der festgestellten Identität respektive
Gleichartigkeit der beanspruchten Waren und der ermittelten Zeichenähnlichkeit unter Berücksichtigung
der vorhandenen Abweichungen auch eine Verwechslungsgefahr besteht (Art. 3 Abs. 1 Bst. c
MSchG).
9.1
Die Übernahme eines den Gesamteindruck prägenden Bestandteils vermag in der Regel eine Verwechslungsgefahr
zu begründen (BGE
96 II 400 E. 2 - MEN'S CLUB; RKGE in sic! 2005 S. 571 E. 6 - CJ Cavalli Jeans
[fig.] / Rocco Cavalli [fig.]). Für eine neue Marke genügt es nicht, den Hauptbestandteil einer
bestehenden Marke mit Elementen zu ergänzen, die nicht geeignet sind, den Eindruck der bestehenden
Marke wesentlich zu ändern (RKGE in sic! 2005 S. 571 E. 6 - CJ Cavalli Jeans [fig.] / Rocco Cavalli
[fig.], RKGE in sic! 2006 S. 269 E. 5 - Michel [fig.] / Michel Compte Waters).
9.2 Prägendes
Element der Widerspruchsmarke ist die Bezeichnung "Diva" (vgl. E. 8), welches von der angefochtenen
Marke übernommen worden ist. Es fragt sich daher, ob die anderen Elemente der angefochtenen Marke
- das Akronym "DD", die Bezeichnung "Divo" sowie das Bild-element - den Gesamteindruck
derart beeinflussen, dass sie eine Verwechslungsgefahr zu verhindern vermögen.
Das Akronym
"DD" ist - gleichsam wie die Initialen eines Namens - zusammengesetzt aus dem jeweils ersten
Buchstaben der beiden Bezeichnungen "Divo" und "Diva". Die Erfahrung hat gezeigt,
dass bei Zeichen, die aus dem Namen einer Person und den entsprechenden Initialen zusammengesetzt sind,
die Initialen im mündlichen Gebrauch normalerweise nicht erwähnt werden (RKGE in sic! 2005
S. 571 E. 6 - CJ Cavalli Jeans [fig.] / Rocco Cavalli [fig.]). Dieser Grundsatz lässt sich auch
auf den vorliegenden Fall übertragen: Zwar handelt es sich bei "Divo" und "Diva"
nicht um Vor- und Nachnamen und bei der Buchstabenfolge "DD" dem entsprechend nicht um Initialen
eines Namens, doch ist die Buchstabenfolge "DD" gleich wie die Initialen eines Namens gebildet
und ist eine Art Kurzbezeichnung für "Divo Diva". Es ist nicht anzunehmen, dass im mündlichen
Verkehr das wenig klangvolle Akronym "DD" an Stelle von "DIVO DIVA" verwendet wird.
Diesem kommt daher, trotz der relativ grossen Schriftgrösse, eher dekorativer Charakter zu.
Die
zusätzliche Verwendung des Wortbestandteils "Divo" vermag den Gesamteindruck auch nicht
wesentlich zu verändern, da es wie erwähnt (vgl. E. 8) dieselbe Bedeutung wie "Diva"
hat und insofern lediglich eine Wiederholung des Begriffes "Diva" in männlicher Form darstellt.
Auch
der hinzugefügte Bildbestandteil (Vogel und Stern) ändert an diesem Resultat nichts. Denn wenn
eine Verwechslungsgefahr vermieden werden soll, so muss der hinzugefügte Bildbestandteil ausgesprochen
dominant sein und dem Wortbestandteil bloss untergeordneter Stellenwert zukommen (RKGE in sic! 2006 S.
88 E. 6 - Corsa / MotoCorsa Moto Parts [fig.], RKGE in sic! 2003 S. 709 E. 5.1 - Targa / Targa [fig.]
et al. II; David, Kommentar MSchG, Art. 3 N. 24). Im vorliegenden Fall wird das Bildelement durch die
Wortelemente optisch in den Hintergrund gedrängt. Zudem ist der Vogel derart detailliert dargestellt,
dass er von weiterer Distanz gar nicht mehr als solcher wahrnehmbar ist. Der Stern ist zwar deutlicher
erkennbar, indessen grafisch so unauffällig gestaltet, dass er der Marke kein eigenes Gepräge
zu verleihen vermag. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin kommt dem Wortbestandteil daher
nicht bloss untergeordneter Stellenwert zu.
9.3 In Würdigung, dass die angefochtene Marke
für gleichartige Waren beansprucht wird wie das Widerspruchszeichen, die beiden Zeichen ähnlich
sind, und vor dem Hintergrund, dass die angesprochenen Verkehrskreise üblicherweise die beiden zu
vergleichenden Zeichen nicht gleichzeitig vor sich haben, schliesst sich das Bundesverwaltungsgericht
der Würdigung der Vorinstanz an, wonach zumindest eine mittelbare Verwechslungsgefahr besteht, zumal
die drei zusätzlichen Elemente der angefochtenen Marke insgesamt zu wenig stark sind, um eine derartige
Verwechslungsgefahr zu vermeiden.
10. Die Beschwerde ist demnach abzuweisen und der angefochtene
Entscheid zu bestätigen.
11. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin
kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1
und 64 Abs. 1
VwVG).
11.1 Die Gerichtsgebühr
ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage
der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis
VwVG, Art. 2
des Reglements vom 11. Dezember 2006 über
die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE,
SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren
vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4
VGKE). Im Widerspruchsverfahren
besteht dieser Streitwert vor allem im Schaden der beschwerdeführenden Partei im Fall einer Markenverletzung
durch die angefochtene Marke. Es würde aber zu weit führen und könnte im Verhältnis
zu den relativ geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür
stets konkrete Aufwandsnachweise im Einzelfall verlangt würden. Mangels anderer streitwertrelevanter
Angaben ist der Streitwert darum nach Erfahrungswerten auf einen Betrag zwischen Fr. 50'000.- und Fr.
100'000.- festzusetzen (Johann Zürcher, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsrechtsprozess,
in: sic! 2002 S. 493 ff., S. 505; Leonz Meyer, Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüterrechte
und Firmen, in: sic! 2001 S. 559 ff.; Lucas David, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, in:
Roland von Büren / Lucas David (Hrsg.), Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht,
Bd. I/2, 2. Aufl., Basel 1998, S. 29 f.).
11.2 Die Parteientschädigung ist nach Art.
14 Abs. 2
VGKE auf Grund der eingereichten Kostennoten der Beschwerdegegnerin (Fr. 2'500.- für die
Beschwerdeantwort und Fr. 1'800.- für die Duplik = total Fr. 4'300.-) festzusetzen. Die Eingaben
der Beschwerdegegnerin an das Bundesverwaltungsgericht sind relativ knapp gehalten, weshalb eine Parteientschädigung
von Fr. 3'000.- (inkl. MWSt) für das Beschwerdeverfahren angemessen erscheint.
12. Gegen
dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73
des Bundesgesetzes vom 17. Juni
2005 über das Bundesgericht [Bundesgerichtsgesetz, BGG,
SR 173.110]). Es ist daher rechtskräftig.
Demnach
erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1. Die Beschwerde wird abgewiesen, und die angefochtene Verfügung
des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 7. Juni 2006 wird bestätigt.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 4'000.- wird der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem erhobenen
Kostenvorschuss von Fr. 3'500.- verrechnet. Die Beschwerdeführerin hat demnach noch Fr. 500.- zu
bezahlen. Dieser Betrag ist innerhalb von 30 Tagen ab Eröffnung zu Gunsten der Gerichtskasse zu
überweisen.
3. Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerdegegnerin für das Beschwerdeverfahren
mit Fr. 3'000.- (inkl. MWSt) zu entschädigen.
4. Dieses Urteil wird eröffnet:
- der
Beschwerdeführerin (eingeschrieben, mit Beilagen)
- der Beschwerdegegnerin (eingeschrieben,
mit Beilagen)
- der Vorinstanz (Ref. Wspr. Nr.7384; eingeschrieben, mit Beilagen)
Die
Instruktionsrichterin: Die Gerichtsschreiberin:
Vera Marantelli Kathrin Bigler
Versand
am: 21. Dezember 2007