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Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
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Abteilung II
B-7196/2015
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Urteil vom 3. Oktober 2017
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Besetzung
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Richterin Maria Amgwerd (Vorsitz),
Richter David Aschmann, Richter Marc Steiner,
Gerichtsschreiber Lukas Abegg.
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Parteien
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Davidoff & Cie SA,
Rue de Rive 2, 1200 Genève,
vertreten durch lic. iur. Benedikt Schmidt, Rechtsanwalt,
Meisser & Partners AG,
Bahnhofstrasse 8, 7250 Klosters,
Beschwerdeführerin,
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gegen
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Eidgenössisches Institut für
Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.
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Gegenstand
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Markengesuch Nr. 64856/2014 MAGENTA.
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Sachverhalt:
A. Mit
dem Markeneintragungsgesuch Nr. 64856/2014, Hinterlegungsdatum 16. Dezember 2014, ersuchte die Beschwerdeführerin
Schutz für die Wortmarke "Magenta" für die folgenden Waren:
Klasse 34:Tabac,
brut ou manufacturé; produits de tabac; succédanés du tabac, à usage non médicinal
et non curatif; cigarettes; cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes électroniques;
articles pour fumeurs, briquets pour cigarettes; cendriers; allumettes.
B. Mit
Beanstandung vom 6. März 2015 teilte die Vorinstanz mit, dass dem Gesuch nur teilweise entsprochen
werden könne. Sie begründete diese Entscheidung damit, dass das Wort Magenta von den relevanten
Verkehrskreisen als Farbbezeichnung aufgefasst würde. Da die Waren produits
de tabac; cigarettes; cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, briquets pour cigarettes;
cendriers, liquide pour cigarettes électroniques; allumettes, in einer grossen Farbenvielfalt
angeboten würden, stelle die Farbe ein wesentliches Kaufkriterium dar, sodass die Abnehmer im Zusammenhang
mit diesen Waren lediglich einen beschreibenden Hinweis auf deren Farben erkennen werden. Zigaretten
würden zwar gemäss Vorinstanz klassischerweise nicht farbig sondern am häufigsten in weiss
mit einer braunen Markierung des Filters angeboten, es liege aber dennoch nahe, dass bei farbigen Zigaretten
die Farbe ebenfalls ein wesentliches Kaufkriterium darstelle. Das Zeichen beschreibe daher für die
genannten Waren direkt die Ausgestaltung der beanspruchten Waren und gehöre somit zum Gemeingut,
weshalb ihm der Markenschutz zu verweigern sei.
Für die folgenden Waren erachtete die Vorinstanz das Zeichen für unproblematisch und liess
den Markenschutz zu: tabac, brut ou manufacturé; succédanés
du tabac, à usage non médicinal et non curatif.
C. Mit
Schreiben vom 4. Mai 2015 erwiderte die Beschwerdeführerin, dass Magenta als Farbe und nicht als
Farbbezeichnung wahrgenommen würde. Ausserdem sei Magenta für die beanspruchten Waren weder
eine wesensbedingte oder wesensbestimmende Angabe, noch eine Sach- oder Eigenschaftsbezeichnung. Insbesondere
dem Argument, Magenta entspräche einem Kaufkriterium für die genannten Waren, wie das die Vorinstanz
behaupte, könne nicht gefolgt werden. So weise die Vorinstanz sogar selber darauf hin, dass Zigaretten
üblicherweise nicht farbig sind, weshalb die Farbe auch kein Kaufkriterium bilden könne. Vielmehr
würde sich ein Abnehmer am Preis, Geschmack/Aroma, Filter/kein Filter, Format/Form und insbesondere
am Nikotingehalt von Zigaretten orientieren. Es bestünde weiter eine langjährige Rechtsprechung,
wonach Farbbezeichnungen im Zusammenhang mit Waren der Klasse 34 als eintragungsfähig beurteilt
würden.
Die Beschwerdeführerin ruft basierend auf genannter Rechtsprechung das Gleichbehandlungsgebot
an und führt zahlreiche Beispiele an, in welchen Waren der Klasse 34 mit Farbbezeichnungen zum Markenschutz
zugelassen wurden. Ultimativ sei das Zeichen Magenta als Grenzfall zu behandeln und daher aufgrund der
entsprechenden Rechtsprechung, wonach Zweifelsfälle einzutragen sind, zum Markenschutz zuzulassen.
D. Mit
Schreiben vom 16. Juli 2015 hielt die Vorinstanz an ihrer Einschätzung fest und erläuterte
ausführlich die Farbenvielfalt des Produktesegments der einzelnen beanstandeten Waren und legte
entsprechende Fundstellen aus dem Internet als Beweismittel bei. Zudem verneint die Vorinstanz das Argument,
dass vorliegend das Gleichbehandlungsgebot zum Tragen kommen müsse, da die von der Beschwerdeführerin
angeführten Marken entweder älter als acht Jahre, und darum nicht mehr repräsentativ,
oder mit dem strittigen Zeichen nicht vergleichbar seien.
E. Die
Beschwerdeführerin verzichtete in ihrem Schreiben vom 4. August 2015 auf eine letzte, ihr offerierte
Stellungnahme und erbat die Zustellung einer beschwerdefähigen Verfügung. Eine solche erliess
die Vorinstanz mit Datum 7. Oktober 2015.
F. Gegen
diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin mit Schriftsatz vom 9. November 2015 Beschwerde
beim Bundesverwaltungsgericht mit dem Begehren, die genannte vorinstanzliche Verfügung im Umfang
der vorinstanzlichen Ablehnung des Markenschutzes aufzuheben und alle Waren gemäss Eintragungsgesuch
zum Schutz unter der Marke "Magenta" zuzulassen. Als Begründung führt die Beschwerdeführerin
an, dass das Wort Magenta mehrdeutig sei und im Segment Raucherwaren eine konstante Praxis für die
Eintragung von Wortmarken, die Farben enthalten, bestehe. Die Beschwerdeführerin verweist diesbezüglich
insbesondere auf den ähnlich gelagerten Bundesgerichtsentscheid BGE 103 Ib 268, E. 3 "Red
& White". Weiter könne das Wort Magenta nicht als Beschaffenheitsangabe angesehen werden,
weil im betroffenen Marktsegment eine Farbenvielfalt herrsche. Selbst wenn eine Gedankenverbindung zwischen
der Bezeichnung Magenta und der äusseren Aufmachung der Waren bestünde, könne diese das
Wort Magenta noch nicht zur Sachbezeichnung machen. Weiter sei zu beachten, dass sich die Abnehmer von
Raucherwaren gewohnt seien, dass Farben als Produkt- oder Produktlinien und damit kennzeichenmässig
verwendet würden. Entsprechend würde bei Farbangaben viel weniger an die Beschaffenheit der
Waren oder deren Verpackung gedacht, als an die Herkunfts- und Unterscheidungsfunktion.
Die Beschwerdeführerin äussert sich zudem einlässlich zur Thematik des Gleichbehandlungsgrundsatzes
und führt mehrere eingetragene Marken mit vergleichbaren Zeichen und Waren an.
G. Nach
dreimalig erstreckter Frist äusserte sich die Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung vom 10. Mai 2016
zu der Beschwerde. Sie hält an ihrer Verfügung fest, das Zeichen Magenta für die Waren
produits de tabac; cigarettes; cigarettes électroniques; articles
pour fumeurs, briquets pour cigarettes; cendriers, liquide pour cigarettes électroniques; allumettes,
nicht zum Markenschutz zuzulassen. Ergänzend führt die Vorinstanz aus, dass die Beschwerdeführerin
eigentlich nur auf den Zusammenhang zwischen Farbe und cigarettes, cigarettes
électroniques, allumettes eingegangen sei, aber kaum Argumente anführe, wieso die anderen
beanspruchten Waren nicht beschreibend sein sollen. Die Vorinstanz erläutert detailliert und im
Einzelnen, wieso für die von der Beschwerdeführerin beanspruchten Waren die Farbe ein entscheidendes
Kaufkriterium und das Zeichen Magenta daher nicht schutzfähig sei. Die Vorinstanz führt weiter
aus, dass es keine Gewöhnung von Farbbezeichnungen von Produktelinien bei Raucherwaren gäbe.
Aufgrund einzelner Hinweise der Beschwerdeführerin könne nicht auf eine solche Üblichkeit
geschlossen werden. Die Vorinstanz verneint zudem mit detaillierten Ausführungen, dass das Gleichbehandlungsgebot
anzuwenden sei, da die von der Beschwerdeführerin angeführten anderen Marken nicht vergleichbar
seien.
H. Mit
der Stellungnahme vom 13. Juli 2016 erwidert die Beschwerdeführerin ihre Ansicht zur vorinstanzlichen
Vernehmlassung. Die Beschwerdeführerin betont abermals, dass sie nicht Schutz für eine Farbmarke
ersuche, sondern das Wort Magenta als Marke eintragen möchte und die Farbe weiterhin von allen Marktteilnehmern
gebraucht werden könne. Die Beschwerdeführerin führt weiter aus, dass es zwar durchaus
gewisse verschiedenfarbige Angebote im Segment der Raucherwaren gäbe, die Rechtsprechung aber dennoch
davon ausgehe, dass Farben für Raucherwaren nicht beschreibend seien. Die Beschwerdeführerin
nimmt sodann im Einzelnen detailliert zu den verschiedenen beanspruchten Warenkategorien Stellung und
legt dar, wieso die Farbe kein Kaufkriterium darstelle. Die Beschwerdeführerin weist abermals auf
die konstante Gerichtspraxis, Farbbezeichnungen für Tabakwaren als unterscheidungskräftige
Zeichen zuzulassen und erläutert die einschlägigen Urteile dazu.
I. Mit
Eingabe vom 17. Oktober 2016 ergänzt die Vorinstanz ihre Vernehmlassung um die Aussage, dass die
Gewöhnung von Abnehmern von Raucherwaren an Farbbezeichnungen nur insofern bestehe, als solche Farbbezeichnungen
mit eigentlichen Marken zusammen verwendet werden. Eine Farbbezeichnung in Alleinstellung sei hingegen
als Produktbezeichnung im Segment Raucherwaren nicht üblich. Die Vorinstanz wiederholt zudem ihren
Standpunkt, dass die Farbe bei Raucherwaren durchaus ein Kaufkriterium darstelle und daher beschreibend
sei und entsprechende Bezeichnungen nicht als Marke dienen können.
J. Eine
Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 Abs. 1 des Bundesgesetz vom 17. Juni 2005
über das Bundesverwaltungsgericht [Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32]).
K. Auf
die dargelegten und weiteren Vorbringen der Parteien und eingereichten Beweismittel wird, soweit rechtserheblich,
in den Erwägungen eingegangen.
Das
Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Das
Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen
zuständig (Art. 31, Art. 32 und Art. 33 Bst. e des Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über
das Bundesverwaltungsgericht [Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32]).
1.2 Die
Beschwerdeführerin ist Adressatin der angefochtenen Verfügung, durch diese beschwert und hat
ein schutzwürdiges Interesse an Ihrer Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung
legitimiert (Art. 48 Abs. 1 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren
[Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1
und Art. 52 Abs. 1 VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 3 Abs. 4 VwVG), und die
übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).
1.3 Auf
die Beschwerde ist somit einzutreten.
2.
2.1 Marken
sind Zeichen, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen
zu unterscheiden (Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]).
Vom Markenschutz ausgeschlossen sind gemäss Art. 2 MSchG unter anderem Zeichen, die Gemeingut sind,
es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht
werden, durchgesetzt haben.
2.2 Der
Begriff Zeichen des Gemeinguts in Art. 2 Bst. a MSchG ist ein Sammelbegriff für Sachbezeichnungen,
beschreibende Angaben, geografische Herkunftsangaben, Freizeichen sowie für elementare Zeichen.
Der Schutzausschluss ist im Freihaltebedürfnis oder in der fehlenden Unterscheidungskraft des Zeichens
begründet (BGE 118 II 181 E. 3 "Duro"; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1580/2008
vom 19. Mai 2009 E. 2.1 "A-Z", mit Hinweisen; Matthias Städeli
/ Simone Brauchbar Birkhäuser, in: Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, 2017, Art. 2
MSchG Rz. 34ff.).
2.3
Zum Gemeingut gehören gemäss Rechtsprechung namentlich Zeichen, die sich in Angaben über
die Beschaffenheit der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen erschöpfen und daher die zu
deren Identifikation erforderliche Kennzeichnungs- und Unterscheidungskraft nicht aufweisen. Dies ist
insbesondere der Fall, wenn Zeichen die Art, Zusammensetzung, Qualität, Quantität, Bestimmung,
den Gebrauchszweck, Wert, Ursprungsort oder die Herstellungszeit der Waren angeben, auf die sie sich
beziehen. Der beschreibende Charakter solcher Hinweise muss von den angesprochenen Abnehmerkreisen dieser
Waren und Dienstleistungen ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand unmittelbar erkannt werden
können (BGE 135 III 359 E. 2.5.5 [akustische Marke] mit Verweis auf BGE 131 III 495 E. 5 "Felsenkeller",
BGE 129 III 514 E. 4.1 "Lego" und BGE 128 III 454 E. 2.1 "Yukon").
2.4 Nach
Rechtsprechung und Literatur gehören zu den nicht schutzfähigen Angaben auch Angaben zu Form,
Verpackung oder Ausstattung, wenn sie Elemente aufnehmen, die bei diesen Waren allgemein üblich
sind oder damit auf verwendungsmässige Vorteile hingewiesen wird (BGE 116 II 609 E. 2b "Fiorettino",
mit Hinweisen; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2514/2008 vom 15 Mai 2009 E. 3.2 "Magnum",
mit Hinweisen und Beispielen; Eugen Marbach, in: Schweizerisches Immaterialgüter-
und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 313f.; Matthias
Städeli / Simone Brauchbar Birkhäuser, in: Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, 2017,
Art. 2 MSchG Rz. 91ff.). Unbestimmte Bezeichnungen, namentlich Farbangaben, sind schutzfähig,
büssen den Schutz jedoch ganz oder teilweise ein, wenn sie mit einem beschreibenden Sinngehalt verstanden
werden, am betreffenden Markt oft vorkommen oder anpreisend wirken (David Aschmann,
in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2009, Art. 2 lit. a Rz. 173; Eugen Marbach,
in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009,
Rz. 314).
2.5 Dass
eine Angabe neuartig, ungewohnt oder fremdsprachig ist, schliesst ihren beschreibenden Charakter nicht
aus. Entscheidend ist, ob das Zeichen nach dem Sprachgebrauch oder den Regeln der Sprachbildung von den
beteiligten Verkehrskreisen in der Schweiz als Aussage über bestimmte Merkmale oder Eigenschaften
der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen aufgefasst wird (Urteil des Bundesgerichts
4C.439/2006 vom 4. April 2007 E. 5..1 "Eurojobs", mit Verweis auf BGE 108 II 487 E. 3 "Vantage",
BGE 104 ib 65 E. 2 "Oister Foam", BGE 103 II 339 E. 4c "More"; Urteil des Bundesgerichts
4A.5/2003 vom 22. Dezember 2003 E. 3.1 "Discovery Travel & Adventure Channel" in; sic!
2004, 400; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5168/2011 vom 13. März 2013 E. 3.4ff. "Black
Label").
2.6 Marken
sind im Gesamteindruck aus der Sicht der Abnehmerkreise zu beurteilen, an die das Angebot der Waren oder
Dienstleistungen gerichtet ist (Eugen Marbach,
in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009,
Rz. 864ff.). Das Kriterium für die leichte Erkennbarkeit des beschreibenden Charakters bilden
die im Einzelfall beanspruchten Waren oder Dienstleistungen. An die Stelle einer bei abstrakter Betrachtung
vorhandenen Mehrdeutigkeit eines Zeichens kann nämlich ein eindeutiger Sinn mit beschreibendem Charakter
treten, sobald das Zeichen in Beziehung zu einer bestimmten Ware oder Dienstleistung gesetzt wird (Urteil
des Bundesgerichts 4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 3.3 "Firemaster" in: sic! 2005, 278).
3.
3.1 Das
Zeichen "Magenta" wird für Tabakwaren und damit im Zusammenhang stehende Produkte beansprucht.
Solcherlei Produkte richten sich an über 16 jährige Konsumenten und Konsumentinnen (Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts B-6831/2011 vom 16. November 2012 E. 3.2 "Wilson") sowie an
Fachhändler (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5168/2011 vom 13. März 2013 E. 3.1 "Black
Label").
3.2 Bei
der Wortmarke "Magenta" handelt es sich um eine Farbangabe. Nach duden.de (abgerufen am 23.
August 2017) sowie dem Langenscheidt eWörterbuch Italienisch-Deutsch 4.0 beschreibt es die Farbe
Anilinrot, ein helles, bläuliches rot. Das Wort ist sowohl in der deutschen wie auch in der italienischen
Sprache gebräuchlich. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass Magenta von den relevanten Verkehrskreisen
auch als Farbbezeichnung wahrgenommen wird. Soweit dies nicht der Fall ist, wird Magenta als Fantasiewort
ohne weitere Bedeutung aufgefasst.
4.
4.1 Die
Vorinstanz vertritt die Meinung, dass das Zeichen "Magenta" für die strittigen Waren
als Gemeingut betrachtet werden muss. Dies mit der Begründung, dass die relevanten Waren in dieser
Farbe verkauft werden könnten und die relevanten Verkehrskreise durch die Bezeichnung Magenta auf
diese Eigenschaft hingewiesen würde, was ihren Kaufentscheid mitbeeinflusse. Eine Bezeichnung eines
solchen Kaufkriteriums könne nicht als Marke dienen sondern stehe als beschreibende Angabe im Gemeingut.
4.2 Das
Bundesgericht hat sich im Entscheid BGE 103b 268 "Red & White" ausgiebig dazu geäussert,
unter welchen Umständen ein Zeichen als beschreibend für die Waren selbst oder für deren
äussere Aufmachung bzw. Verpackung zu gelten hat. Dies sei der Fall, wenn das strittige Zeichen
ein für die gegebene Warenart charakteristisches gemeinfreies Ausstattungsmerkmal darstelle (BGE
103 Ib 268 E. 3a "Red & White"). Als Beispiele führt das Bundesgericht das Zeichen
"3 x 3 pocket" für Schokolade an, da Schokolade oft in dieser Anordnung angeboten würde
oder das Zeichen "Goldband" für Tabakwaren, da diese häufig eine goldene Banderole
aufwiesen (Urteil des Bundesgerichts vom 16. Mai 1967 zitiert in BGE 103 Ib 268 E. 3a "Red
& White"). Bezüglich der möglichen äusseren Gestaltung hielt das Bundesgericht
im selben Entscheid fest, dass ein Zeichen in der Regel dem Gemeingut zugeordnet wird, wenn das Zeichen
auf die Art oder Form der Verpackung selber Bezug nähme, nicht jedoch, wenn es um graphische oder
farbliche Gestaltungen gehe, da es dafür unzählige Möglichkeiten gäbe (BGE 103 Ib
268 E. 3a "Red & White"). Diese Ansicht bestätigte das Bundesgericht im Entscheid
BGE 106 II 245 E. 2d "Rotring", in welchem das Zeichen "Rotring" Schutz erhielt,
obschon an Werkzeugen ein roter Ring angebracht werden könnte; sowie im Entscheid BGE 116 II 609
E. 2 "Fioretto", in welchem die Bezeichnung Fioretto für u.a. Confiseriewaren, Schokolade
und Pralinen als nicht dem Gemeingut zugehörend beurteilt wurde, da Blumenformen nicht charakteristisch
für diese Warenart seien sondern für eine Vielzahl von Waren verwendet würden.
4.3 Das
Bundesverwaltungsgericht folgt dieser Rechtsprechung (vgl. etwa Urteile des Bundesverwaltungsgerichts
B-2514/2008 vom 25. Mai 2009 E. 4.5 und E. 4.6 "MAGNUM [fig.]", B-5168/2011 E. 3.4.3
"Black Label" sowie B-2642/2012 vom 7. Mai 2013 E. 6.1 "Lotus [fig.]/Lotusman [fig.]").
Die von der Vorinstanz geltend gemachte "Beeinflussung des Kaufentscheids" als Kriterium
zur Unterscheidung, ob ein Zeichen dem Gemeingut angehört oder nicht, kann somit nicht von Relevanz
sein. Insofern die Vorinstanz den Ausdruck der "Beeinflussung des Kaufentscheids" i.S. des
Kriteriums des anpreisenden Charakters eines Zeichens versteht (vgl. etwa Urteil des Bundesgerichts 4A_161/2007
vom 18. Juli 2007 E. 6.2 "we make ideas work"), kann festgehalten werden, dass im vorliegenden
Zeichen "Magenta" keine solche anpreisende Eigenschaft ersichtlich ist. Vielmehr ist vorliegend
zu prüfen, ob das Zeichen "Magenta" die Art oder Form der Verpackung von produits
de tabac; cigarettes; cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, briquets pour cigarettes;
cendriers, liquide pour cigarettes électroniques; allumettes oder charakteristische Merkmale
ebendieser Ware selber bezeichnet.
4.4 Bezüglich
eines möglichen beschreibenden Charakters der Verpackung von Waren hat das Bundesgericht die Marke
"Red & White" für Zigaretten nicht beanstandet, selbst wenn die Verpackung in rot
und weiss gehalten wäre (BGE 103 Ib 268 E. 3b "Red & White"). Nichts anderes kann
vorliegend der Fall sein. Selbst wenn die Verpackungen der beanspruchten Waren magentafarben wären,
könnte dies markenrechtlich nicht beanstandet werden. Die von der Vorinstanz festgestellte Farbenvielfalt
der strittigen Produkte deutet denn auch auf die vielfältigen Möglichkeiten hin, eine Verpackung
zu gestalten. Dies spricht, entgegen der Auffassung der Vorinstanz und in Einklang mit der bundesgerichtlichen
Rechtsprechung, gerade gegen die Auffassung, "Magenta" sei eine Wortmarke, die auf ein Gestaltungsmerkmal
hinweist und daher Gemeingutcharakter habe.
4.5 Betreffend
die Ausstattungsmerkmale der beanspruchten Waren selbst ist festzuhalten, dass diese dann i.d.R. als
Gemeingut gelten, wenn sie für die entsprechende Warenkategorie charakteristisch sind (BGE 116 II
609 E. 2c "Fioretto" mit Hinweis auf das Urteil des Bundesgerichts vom 16. Mai 1967
"Goldband" in PMMBl 1967 I 37). Dass die Gestaltung von Waren in einer bestimmten Farbe möglich
wäre, ist für sich alleine noch keine Beschaffenheitsangabe, welche ebendiese zum Gemeingut
machte (BGE 103 Ib 268 E. 2a "Red & White"). Wie die Vorinstanz überzeugend darlegte,
existiert unter den beanspruchten Waren eine beträchtliche Vielfalt an Farbgebung, wobei allerdings
für Zigaretten die Farbgebung weisses Papier und beiger Filter sowie für Zündhölzer
roter Kopf und holzfarbener Stil als charakteristisch angesehen werden können. Die Farbe Magenta
ist indes nicht mehr als andere Farben vertreten und kann daher nicht als charakteristisch oder anderswie
von besonderer Bedeutung angesehen werden (ebensowenig wie etwa die Farbe schwarz für die gleichen
Waren, Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5168/2011 vom 13. März 2013 E. 3.4 "Black
Label").
Diesbezüglich ist, einhergehend mit der Argumentation der Beschwerdeführerin, herauszustreichen,
dass vorliegend die Beurteilung einer Wortmarke mit Farbbezeichnung vorgenommen wird. Eine eigentliche
Farbmarke unterläge hingegen einer Beurteilung nach anderen, unter Umständen auch strengeren,
Kriterien (vgl. etwa Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5183/2015 vom 6. Juni 2017 E. 3.2.
"Pantone 677 édition 2010").
Die Farbbezeichnung Magenta ist nach dem Gesagten für die beanspruchten Waren nicht beschreibend
und somit nicht dem Gemeingut zugehörig.
4.6 Es
ist weiter nicht ersichtlich, dass die Farbbezeichnung Magenta eine bestimmte Bedeutung besässe,
welche es den Konkurrenten der Beschwerdeführerin erlauben müsste, auf die Farbbezeichnung
zurückgreifen zu können (vgl. BVGE 2007/22 vom 21. Februar 2007 E. 7.3 "Blau/Silber [Farbmarke]").
Ein solches Freihaltebedürfnis kann daher ebenfalls nicht festgestellt werden.
5. Nach
dem Gesagten ist die Beschwerde gutzuheissen, die vorinstanzliche Verfügung vom 7. Oktober 2015
ist aufzuheben soweit sie die Markeneintragung ablehnt und die Vorinstanz ist anzuweisen, der Marke "Magenta"
aus dem Markengesuch Nr. 64856/2014 auch für die Waren produits
de tabac; cigarettes; cigarettes électroniques; articles pour fumeurs, briquets pour cigarettes;
cendriers, liquide pour cigarettes électroniques; allumettes der Klasse 34 Schutz zu gewähren.
6.
6.1 Bei
diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 63 Abs. 2 VwVG). Der Beschwerdeführerin
ist der geleistete Kostenvorschuss zurückzuerstatten.
6.2 Der
Beschwerdeführerin ist eine angemessene Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 7 ff des Reglements
vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht
[VGKE, SR 173.320.2]). Fehlt eine unterliegende Gegenpartei, ist die Parteientschädigung derjenigen
Körperschaft oder autonomen Anstalt aufzuerlegen, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat
(Art. 64 Abs. 2 VwVG). Die Vorinsanz handelt als autonome Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit
(Art. 1 des Bundesgesetzes vom 24. März 1995 über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen
Instituts für Geistiges Eigentum (IGEG, SR 172.010.31). Sie ist in eigenem Namen mit dem Vollzug
des Markenschutzgesetzes, namentlich der Führung des Markenregisters beauftragt (Art. 2 Abs. 1 Bst.
a und b IGEG). Gestützt darauf hat die Vorinstanz die angefochtene Verfügung in eigenem Namen
und unter Erhebung der dafür vorgesehenen Gebühren erlassen. Ihr sind demnach die Parteikosten
der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Wurde, wie im vorliegenden Fall, keine Kostennote eingereicht,
setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest (Art. 14 Abs. 2 VGKE). Dabei erscheint
eine Parteientschädigung von Fr. 3'000.- als angemessen.
Demnach
erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1. Die
Beschwerde wird gutgeheissen. Die Verfügung vom 7. Oktober 2015 wird aufgehoben, soweit sie das
Markeneintragungsgesuch Nr. 64856/2014 zurückweist.
2. Die
Vorinstanz wird angewiesen, die Marke "Magenta" aus dem Markeneintragungsgesuch Nr. 64856/2014
für die Waren produits de tabac; cigarettes; cigarettes électroniques;
articles pour fumeurs, briquets pour cigarettes; cendriers, liquide pour cigarettes électroniques;
allumettes der Klasse 34 zur Eintragung im Markenregister zuzulassen.
3. Es
werden keine Verfahrenskosten erhoben. Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 3'000.- wird
der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des Urteils zurückerstattet.
4. Der
Beschwerdeführerin wird zulasten der Vorinstanz eine Parteientschädigung in der Höhe von
Fr. 3'000.- zugesprochen.
5. Dieses
Urteil geht an:
- die
Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungs-formular)
- die
Vorinstanz (Ref-Nr. 64856/2014 "Magenta"; Gerichtsurkunde)
- das
Eidg. Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)
Die vorsitzende Richterin:
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Der Gerichtsschreiber:
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Maria Amgwerd
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Lukas Abegg
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Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne
14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 BGG). Die Rechtsschrift
ist in einer Amtssprache abzufassen und
hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in
Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG).
Versand: 10. Oktober 2017
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Wichtiger Hinweis: Die Liste der vorgeschlagenen Entscheide wird automatisch, ohne jegliche intellektuelle Bearbeitung, generiert. |
vorinstanz
ware
entscheid
bundesgericht
kennzeichen
beschwerdeführer
bundesverwaltungsgericht
farbe
markenschutz
zeichen im gemeingut
gerichts- und verwaltungspraxis
name
stelle
verpackung
erheblichkeit
anschreibung
begriff
weiler
geeignetheit
vorteil
charakter
parteientschädigung
wortmarke
eintragung
sachbezeichnung
beweismittel
zigarette
meinung
beschwerde in zivilsachen
begründung des entscheids
bundesrecht
schokolade
angabe(allgemein)
form und inhalt
gütezeichen
vernehmlassungsverfahren(allgemein)
vernehmlassungsverfahren(rechtssetzung)
eigenschaft
richterliche behörde
gesuch an eine behörde
bestimmbarkeit
gestaltung der baute
schriftstück
rechtshilfegesuch
verkehrskreis
rechtsgleiche behandlung
vertragspartei
herkunftsbezeichnung
ausstattung(gewerblicher rechtsschutz)
wettbewerb(konkurrenz)
ausführung
eidgenössisches institut für geistiges eigentum |
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