Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo
federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung II
B-684/2009{T 1/2}
Urteil
vom 24. Juni 2009
Besetzung
Richter David Aschmann (Vorsitz), Richter Hans Urech, Richter
Bernard Maitre;
Gerichtsschreiber Philipp J. Dannacher.
Parteien
Hilti Aktiengesellschaft,
Feldkircherstrasse 100, Postfach 333, LI-9494 Schaan,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Michael
Ritscher, Forchstrasse 452, Postfach 1432, 8032 Zürich,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches
Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand
Schutzverweigerung
vom 23. Dezember 2008 gegenüber der Internationalen Markenregistrierung Nr. IR 913'596 OUTPERFORM.OUTLAST.
Sachverhalt:
A.
Am
8. März 2007 notifizierte die Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle ("OMPI")
die Eintragung der Marke Nr. IR 913'596 Outperform.Outlast., gestützt auf eine liechtensteinische
Basisregstrierung, ins Internationale Register. Die Marke beansprucht Schutz unter anderem für das
Gebiet der Schweiz für folgende Waren und Dienstleistungen:
1 Adhésifs organiques
et/ou inorganiques polymérisables à un ou plusieurs composants se présentant comme tels
ou sous forme de cartouches, sachets, supports et contenants de feuilles plastiques à usage commercial;
compositions anti-feu organiques et/ou inorganiques dimensionnellement stables, moulées, postformables,
expansées et expansibles sous forme de cartouches, sachets ou contenants de feuilles plastiques.
6
Eléments de fixation, d'assemblage, d'isolation et de montage tels que goujons filetés,
clous, vis, chevilles, éléments d'ancrage, rivets, crochets, anneaux, colliers, dispositifs
de fixation et de chevillage d'isolation, arrêts de coffrage, angles, équerres, rails de montage,
éléments de suspension, tuyaux ainsi qu'éléments de fixation, d'assemblage et de
montage des produits précités; tous les produits précités étant en métal.
7
Outils, y compris outils électriques, mécaniques, pneumatiques, à gaz ou à
combustion, outils fixes ou à main, tels qu'outils mécaniques destinés aux goujons filetés
et clous, agrafeuses-cloueuses, tournevis électriques, perceuses, marteaux perforateurs, perforateurs-burineurs,
burineurs, machines de forage et de tronçonnage au diamant, marteaux-burineurs, scies, appareils
de refendage et de coupe, machines à meuler, aspirateurs, destinés notamment au travail de
la pierre, du bois et à la maçonnerie; pièces détachées et accessoires des machines
et outils précités, tels que supports de machines et d'outils, socles de machines et d'outils,
unités d'entraînement, forets, y compris trépans à diamant et couronnes de forage
au diamant, scies, lames de scie ainsi que disques à meuler, disques à couper et mèches
(forets); mélangeurs statiques.
8 Outils et instruments à main entraînés
manuellement, destinés notamment à la pose de boulons et de clous, en particulier fixateurs
à cartouches, outils à découper, outils à affûter, scies, outils conçus
pour doser, poser, appliquer et injecter des produits liquides, pâteux et solides, notamment des
primaires, mortiers et adhésifs, également sous forme de capsules, contenants, récipients,
cartouches, sachets, supports et contenants de feuilles plastiques, ainsi que pièces détachées
et accessoires des instruments et outils précités, scies, lames de scie, matoirs, mèches,
trépans, y compris trépans à diamant et couronnes de forage au diamant, disques à
couper et disques à meuler d'angle.
9 Appareils et instruments de commande, de détection,
de positionnement, d'alignement, de contrôle (inspection), de signalisation et de mesure électriques,
électroniques, magnétiques et/ou laser, y compris accessoires, tels que pieds, supports, viseurs
et pièges à faisceau, casques en matières plastiques, goulottes de câblage.
13
Charges explosives (explosifs) et cartouches, spécialement celles à usage commercial,
telles que celles destinées aux fixateurs à cartouches ainsi que chargeurs destinés aux
charges propulsives et aux cartouches précitées; charges explosives sans douille, notamment
charges explosives à mise à feu électrique ou par percussion; charges explosives et cartouches
alimentées par chargeur.
20 Elements de fixation, d'assemblage et de montage tels que
goujons filetés, vis, chevilles, éléments d'ancrage, rivets, crochets, anneaux, ancrage
d'isolation, arrêts de coffrage, conteneurs d'emballage en plastique destinés aux machines
et outils, tous les produits précités n'étant pas en métal.
37 Prestation
de conseils et de services dans les secteurs de la fixation, de la construction et de la démolition;
services de réparation, notamment de machines et d'outils de fixation, de coupe, de mesure, de positionnement,
de forage, de burinage et de démolition destinés à en assurer la maintenance, l'amélioration
et la réparation.
B.
Mit "Notification de refus provisoire total" vom
22. Februar 2008 verweigerte die Vorinstanz der Marke den Schutz für das Gebiet der Schweiz für
alle beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Zur Begründung erklärte sie, das Zeichen sei
Gemeingut.
C.
Mit Stellungnahme vom 21. Juli 2008 bestritt die Beschwerdeführerin
diese Ansicht. Die Marke wirke schon darum unterscheidungskräftig, weil die von ihr angesprochenen
Verkehrskreise kaum Englisch verstünden. Ihr Sinngehalt sei darüber hinaus mehrdeutig und ungewöhnlich,
die Verdoppelung der Vorsilbe "Out-" und die verwendete Interpunktion wirke originell und einprägsam.
Die Vorinstanz habe z.B. den Slogan "Good food, good life" als Marke eingetragen. Im Ausland
sei ihre Marke eingetragen worden. Desgleichen sei ihrer Marke Schutz zu gewähren.
D.
Mit
Schreiben vom 24. Oktober 2008 hielt die Vorinstanz an ihrer Beurteilung fest. Die Marke werde nicht
mehrdeutig, sondern von den angesprochenen Hobby-Bastlern, Chemikern, Ingenieuren und Personen der Baubranche
vielmehr mit dem Sinn "Übertreffen. Überdauern." verstanden. Damit beschreibe sie
direkt Qualität, Art und Zweck der gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen und preise diese
an. Die Marke sei zudem weder von ihrem Sinngehalt noch von den beanspruchten Waren und Dienstleistungen
her mit der Eintragung "Good food, good life" zu vergleichen.
E.
Mit Verfügung
vom 23. Dezember 2008 entschied die Vorinstanz, dass die Marke für die Dienstleistungen in Klasse
37 nach erneuter Prüfung zugelassen werde. Mit Bezug auf die beanspruchten Waren verweigerte sie
der Marke, unter Hinweis auf die am 24. Oktober 2008 erteilte Begründung, den Schutz definitiv.
F.
Am
2. Februar 2009 erhob die Beschwerdeführerin hiergegen Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht mit
dem Rechtsbegehren:
1. Ziffer 2 der Verfügung des Eidgenössischen Instituts für
Geistiges Eigentum vom 23. Dezember 2008 sei aufzuheben und es sei der internationalen Markenregistrierung
Nr. 913'596 OUTPERFORM.OUTLAST. für alle beanspruchten Waren der Klassen 1, 6, 7, 8, 9, 13, 20 der
Schutz in der Schweiz vollumfänglich zu gewähren.
2. unter Kosten- und Entschädigungsfolge
zu Lasten der Beschwerdegegnerin.
Zur Begründung erneuerte sie die der Vorinstanz vorgetragenen
Argumente, wobei sie fünf weitere Sloganmarken zum Vergleich anführte, die die Vorinstanz zum
Schutz zugelassen hatte.
G.
Mit Vernehmlassung vom 20. März 2009 hielt die Vorinstanz
an ihrer Einschätzung fest und beantragte, die Beschwerde unter Kostenfolgen abzuweisen. Auch die
neu erwähnten Sloganmarken hielt sie mit der strittigen Marke für nicht vergleichbar.
H.
Eine
Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni
2005 [
VGG,
SR 173.32]).
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das
Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in
Markensachen zuständig (Art. 31
, 32
und 33
Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005
[
VGG,
SR 173.32]). Die Beschwerden wurden innert der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1
des Verwaltungsverfahrensgesetzes
vom 20. Dezember 1968 (
VwVG,
SR 172.021) eingereicht, und der einverlangte Kostenvorschuss wurde rechtzeitig
geleistet. Als Markenanmelderin ist die Beschwerdeführerin zur Erhebung legitimiert (Art. 48
VwVG).
Auf die Beschwerde ist darum einzutreten.
2.
2.1 Zwischen der Schweiz und Liechtenstein
gilt das Protokoll vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung
von Marken (MMP,
SR 0.232.112.4). Nach Art. 9sexies Abs. 1 Bst. a MMP gilt das MMP vor den Bestimmungen
des Madrider Abkommens vom 14. Juli 1967 über die internationale Registrierung von Marken (MMA,
SR 0.232.112.3), da beide Staaten beide Abkommen ratifiziert haben. Nach Art. 5 Abs. 2 Bst. b MMP und
der von der Schweiz dazu abgegebenen Erklärung beträgt die Frist von Art. 5 Abs. 2 Bst. a MMP
zur Erklärung einer Schutzverweigerung durch die Vorinstanz achtzehn Monate.
2.2 Innerhalb
von achtzehn Monaten ab Mitteilung der Internationalen Markenregistrierung konnte die Vorinstanz darum
erklären, dass sie der Marke den Schutz in der Schweiz verweigere, wofür sie einen oder mehrere
in der Pariser Übereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14.
Juli 1967 (PVÜ,
SR 0.232.04) genannte Gründe angeben musste (Art. 5 Abs. 1 MMP; Entscheid der
Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum ["RKGE"], veröffentlicht
in sic! 2006, 31 Schmuckkäfer). Die Marke Nr. IR 913'596 wurde der Vorinstanz am 8. März 2007
notifiziert. Die Vorinstanz erklärte ihre provisorische Schutzverweigerung am 22. Februar 2008.
Die Achtzehnmonatsfrist wurde damit eingehalten.
2.3 Als Zurückweisungsgrund kann die
Vorinstanz angeben, dass die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehre oder ausschliesslich aus Zeichen
oder Angaben zusammengesetzt sei, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge,
der Bestimmung, des Werts, des Ursprungsorts der Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen könnten
oder im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten des
Schutzlands üblich seien (Art. 6quinquies Bst. b Ziff. 2 PVÜ). Diesen Grund hat die Vorinstanz
unter Hinweis auf den inhaltlich übereinstimmenden Tatbestand von Art. 2 Bst. a
des Markenschutzgesetzes
vom 28. August 1992 (
MSchG, SR. 232.11), der Zugehörigkeit der Marke zum "Gemeingut",
angerufen. Lehre und Praxis zu dieser Norm können damit herangezogen werden (BGE
128 III 457 E.
2 Yukon).
3.
3.1 Nach Art. 2 Bst. a
MSchG sind Zeichen, die Gemeingut sind, vom Markenschutz
ausgeschlossen, es sei denn, dass sie sich im Verkehr für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt
haben, für die sie beansprucht werden. Zum Gemeingut zählen unter anderem die in Art. 6quinquies
Bst. b Ziff. 2 PVÜ erwähnten Zeichen oder Angaben, die spezifische Merkmale (Art, Beschaffenheit,
Menge Bestimmung usw.) der entsprechenden Produkte bezeichnen. Ein solches Zeichen oder eine solche Angabe
muss nach der Rechtsprechung direkt auf die Ware oder Dienstleistung hinweisen und ohne Zuhilfenahme
der Fantasie verstanden werden, um zum Gemeingut zu zählen (BGE
128 III 450 f. E 1.5 Première,
BGE
129 III 228 E. 5.1 Masterpiece). Die Beurteilung ist aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise
dieser Waren oder Dienstleistungen vorzunehmen (BGE
128 III 451 E. 1.6 Première, BGE
116 II 611
f. E. 2c Fioretto). Ist ein Zeichen in seinem Sinngehalt Gemeingut, kann es durch gestalterische Mittel
wie Farbe, Schrift und figurative Elemente, die sich nicht im Naheliegenden erschöpfen, dennoch
Unterscheidungskraft erlangen (BGE
103 Ib 19 E. 3 Banquet, BGer, sic! 2005, 651 E. 2.3 GlobalePost).
Massgeblich ist deshalb der Gesamteindruck der Marke im Zusammenwirken ihrer Bestandteile (BGE
133 III
346 E. 4 Trapezförmiger Verpackungsbehälter, BGer, sic! 2005, 649 E. 2 GlobalePost).
3.2
Auch englische Ausdrücke können Gemeingut sein, wenn sie von einem erheblichen Teil der Verkehrskreise
verstanden werden (BGE
129 III 228 E. 5.1 Masterpiece, Urteil des Bundesgerichts, veröffentlicht
in sic! 2004, 401 f. E. 3.1-3.2 Discovery Travel & Adventure Channel). Nach der Rechtsprechung können
vom breiten Publikum allerdings nur ein Grundwortschatz englischer Vokabeln und keine perfekten Englischkenntnisse
erwartet werden (BGE
125 III 203 E. 1c Budweiser, BGE
108 II 489 E. 3 Vantage, Urteile des Bundesverwaltungsgerichts
B-804/2007 vom 4. Dezember 2007 E. 3 Delight Aromas,
B-7468/2006 vom 6. September 2007 E. 6.2.2 Seven/Seven
for all mankind). Fachkreise verfügen dagegen in ihrem Fachgebiet oft über gute Englischkenntnisse
(Urteil des Bundesgerichts
4A_455/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 4.3 AdRank, Urteile des Bundesverwaltungsgerichts
B-3394/2007 vom 29. September 2008 E. 4.2 Salesforce.com und
B-7204/2007 vom 1. Dezember 2008 E. 7 Stencilmaster).
Fremdwörter können sich branchenspezifisch auch als Sachbezeichnungen etabliert haben und im
Zusammenhang mit den konkreten Waren oder Dienstleistungen vom breiten Publikum in einem beschreibenden
Sinn aufgefasst werden (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-5531/ 2007 vom 12. Dezember 2008 E. 7
Apply-Tips und
B-600/2007 vom 21. Juli 2007 E. 2.3.3 Volume up).
3.3 Sloganmarken sind zulässig,
wenn sich ihre Sinnaussage weder in allgemeinen oder sogar banalen Redewendungen des Gemeinguts erschöpft,
die jedermann so äussern würde, noch in einem anpreisenden Qualitätshinweis, der ohne
Zuhilfenahme der Fantasie verstanden wird (Urteile des Bundesgerichts, veröffentlicht in sic! 2007,
900 E. 6.2 We make ideas work, sic! 2005, 464 E. 2.2 C'est bon la vie; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts
B-7442/2006 vom 18. Mai 2007 E. 3 Feel'n learn/See'n learn,
B-7403/2006 vom 16. August 2007 E. 5.1 Engineered
for men; Entscheid der RKGE, veröffentlicht in sic! 2003, 802 E. 5 We keep our promises; vgl. Eugen
Marbach, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht,
Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. Basel 2009, Rn. 412 f., Christoph Willi, in: Markenschutzgesetz, Kommentar
zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen
Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2, N. 82).
3.4 Gemeingut sind andererseits Zeichen, an
welchen ein Freihaltebedürfnis im Interesse des Verkehrs besteht, insbesondere ein Interesse der
Mitbewerber des Markeninhabers oder -anmelders, die darauf angewiesen sind, das Zeichen ungehindert im
Zusammenhang mit ihren Waren oder Dienstleistungen verwenden zu können (BGE
120 II 150 E. 3b/bb
Yeni Raki, BGE
118 II 183 E. 3c Duo, BGE 117 323 E. 3 Valser). Bei Slogans ist ein Freihaltebedürfnis
anzunehmen, wenn ihre Verwendung durch Konkurrenten und Mitanbieter ernsthaft in Betracht fällt
(Urteil des Bundesgerichts, veröffentlicht in sic! 2007, 900 E. 6.3 We make ideas work; Marbach,
a.a.O., Rn. 259).
4.
Im vorliegenden Fall beansprucht die Marke Nr. IR 913'596 im Wesentlichen
Schutz für Baumaterial (Mörtel- und Klebstoffmasse), verschiedenartige Montageelemente, Werkzeuge
und Geräte und deren Einzelteile für den Bau. Trotz einer detaillierten Aufzählung belegt
ihr Waren- und Dienstleistungsverzeichnis einen eher schmalen Warenbereich. Mehrfach wird erwähnt,
dass die Waren für gewerbliche Zwecke vorgesehen sind. Die massgeblichen Verkehrskreise setzen sich
also in erster Linie aus Baufachleuten und Handwerkern zusammen, auch wenn einige der genannten Waren
auch handwerklich versierten und interessierten Privatpersonen angeboten werden. Dagegen ist, entgegen
der Ansicht der Vorinstanz, bei derart spezifisch deklarierten Waren nicht auch auf die Auffassung von
Hausbesitzern und Hobby-Bastlern, Chemikern, Ingenieuren, Architekten und Waffenspezialisten abzustellen,
werden doch selbst die in Klasse 13 beanspruchten Treibladungen und Kartuschen in der eingetragenen Formulierung
ausschliesslich für pulverkraftbetriebene Werkzeuge und Geräte auf dem Bau verwendet.
5.
Die
strittige Marke ist aus zwei englischen Wörtern zusammengesetzt, welchen je ein Punkt folgt. Zusammen
ergeben sie einen Slogan, den die massgeblichen Verkehrskreise nach Ansicht der Vorinstanz mit dem Sinn
"Übertreffen. Überdauern." übersetzen. Dagegen vertritt die Beschwerdeführerin
die Meinung, die massgeblichen Verkehrskreise verstünden die Wörter mangels Fremdsprachenkenntnissen
nicht und würden sie, wenn sie sie verstünden, mit einer unbestimmten Auswahl unterschiedlicher
Sinngehalte interpretieren, nämlich für Outperform "hervorragen", "überbieten",
übertreffen" oder "überflügeln" verstehen und für Outlast "überdauern"
oder "überleben".
Wie die massgeblichen Verkehrskreise die englischen Vokabeln
outperform und outlast verstehen und welchen Sinn sie ihnen beilegen, ist nicht abstrakt, sondern im
Verwendungszusammenhang des strittigen Zeichens als Marke und mit Bezug auf die Waren und Dienstleistungen
zu beurteilen, für welche das Zeichen beansprucht wird (MARBACH, a.a.O., Rn. 209).
5.1
Die Fachhandwerker/innen, die die massgeblichen Verkehrskreisebilden, bedürfen für ihre berufliche
Tätigkeit der englischen Sprache kaum und legen in ihrer Berufsausbildung keinen Schwerpunkt auf
englisches Sprachwissen. Stehen darum keine etablierten oder für den konkreten Leistungsbeschrieb
unentbehrlichen Fachwörter dieser Branche zur Diskussion, sind von diesem Personenkreis, im Unterschied
zu Fachkreisen mit höherer Allgemeinbildung und intensiven internationalen Beziehungen, nur Englischkenntnisse
im Umfang eines in der Schweiz alltäglichen und allgemeinen Grundwortschatzes zu erwarten (BGE
129
III 228 E. 5.1 Masterpiece; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts
B-653/2009 vom 14. April 2009 E. 2
Express Advantage,
B-804/2007 vom 4. Dezember 2007 E. 3 Delight Aromas,
B-7403/2006 vom 16. August 2007
E. 4.2 Engineered for men).
5.2 An der Vorsilbe Out- der Markenwörter und an den verhältnismässig
bekannten Verbalstämmen "(to) perform" (ausführen) und "(to) last" (dauern)
werden die Verkehrskreise erkennen, dass es sich um Wörter der englischen Sprache handelt, die aus
diesen Komponenten zusammengesetzt sind. Damit ist zu prüfen, ob die Wörter zum massgeblichen
und in der Schweiz verbreiteten englischen Grundwortschatz gehören.
Das Wort "Outperform"
bedeutet "übertreffen", "leistungsfähiger sein" oder "bessere Leistungen
erbringen", wird mit dem in der Schweiz gepflegten englischen Grundwortschatz allerdings kaum verstanden.
Dies ergibt schon ein Vergleich von gebräuchlichen, englisch-deutschen Wörterbüchern.
Die Vokabel wird zwar in KARL WILDHAGEN/WILL HÉRAUCOURT, Englisch-deutsches deutsch-englisches Wörterbuch
in zwei Bänden, Wiesbaden 1963, S. 582, und Pons Grosswörterbuch für Experten und Universität
Englisch mit Daumenregister, Stuttgart 2002, S. 622, erwähnt, es fehlt jedoch sowohl im Langenscheidt
Handwörterbuch Englisch, Berlin 2001, ebenso Erweiterte Neuausgabe 1977, im Pons-Standardwörterbuch
Englisch-Deutsch, Stuttgart 1989, im Pons-Praxiswörterbuch Englisch-Deutsch, Stuttgart 1988, und
sogar im Collins English Dictionary, Wrotham 1990, der die Begriffe für Personen englischer Muttersprache
auf Englisch erläutert. Ist ein englisches Wort derart selten, dass es selbst in diesen bedeutenden
Wörterbüchern nicht erwähnt wird, zählt es nicht zum Grundwortschatz des schweizerischen
Publikums.
Dieselbe Beurteilung gilt für das Verb "outlast" mit der Bedeutung
"überdauern", das nicht im Pons-Standardwörterbuch Englisch-Deutsch und im Pons-Praxiswörterbuch
Englisch-Deutsch erwähnt wird. Auch als Denkinhalt und Wortbedeutung wird "überdauern"
in der Alltagssprache selten benötigt. Damit zählt das Wort "outperform" nicht zum
Grundwortschatz von schweizerischen Baufachleuten und Handwerkskreisen. Die von der Vorinstanz auf internationalen,
englischsprachigen Webseiten aufgespürten Anpreisungen, die die Begriffe "outperform"
und/oder "outlast" enthalten, vermögen den Sprachgebrauch und das Sprachverständnis
dieser Verkehrskreise in der Schweiz dagegen nicht zu belegen. Was die von der Vorinstanz ebenfalls eingereichten
Belege über die Verbreitung zusammengesetzter Begriffe wie "leistungsfähiges Werkzeug"
oder "leistungsfähiges Gerät" im Internet über die Schutzgewährung für
die Marke Outperform.Outlast. aussagen sollen, bleibt unklar.
5.3 Die Verkehrskreise mögen
zwar vielleicht versuchen, aufgrund von Vokabeln mit der Vorsilbe "out-", die sie kennen -
z.B. "Output" (Leistung) oder "outsider" (Aussenseiter) -, den Sinn der unbekannten
Begriffe "Outperform.Outlast." und ihrer Kombination zu erraten. Sie könnten sich einen
beschreibenden Sinngehalt im Verwendungszusammenhang mit den gekennzeichneten Waren ausmalen. Doch schon
die Bedeutung der Vorsilbe "Out-" für "Über-" anstelle des häufigeren
"Aus-" oder "Draussen-" kommt selten vor und ist darum nicht notorisch, so dass auch
eine derart, "volksetymologische" Deutung ("ausführen"?, "auslasten"?,
"aus-dauern"?) zu keiner naheliegenden Sinngehaltsvorstellung führt, welche die betreffenden
Produkte ohne Zuhilfenahme der Fantasie beschreiben würde. Auch in den anderen Landessprachen lässt
sich aus den bekannten Begriffen kein naheliegender und beschreibend wirkender Sinngehalt ableiten. Die
Markenwörter "outperform" und "outlast" werden darum in keinem beschreibenden
Sinn wahrgenommen und wirken in der angemeldeten Kombination unterscheidungskräftig.
6.
Es
kann damit offen bleiben, ob die von der Beschwerdeführerin vorgebrachten Sinnvarianten der beiden
Wörter im Verwendungszusammenhang derart naheliegen, sich zugleich aber inhaltlich derart unterscheiden,
dass das Zeichen in einem unentschieden-mehrdeutigen Sinn verstanden wird und dadurch bei Personen mit
besonderen Englischkenntnissen eine unterscheidungskräftige Unbestimmtheit als Markenzeichen bewirken
(Urteile des Bundesgerichts, veröffentlicht in sic! 2005, 279 E. 3.3 Firemaster, sic! 1999, 30 E.
4 Swissline). Ebenso kann offen bleiben, ob die den Wörtern nachgestellten Punkte die Unterscheidungskraft
der Marke massgeblich beeinflussen können und welche Bedeutung "to outperform" in Finanzfachkreisen
besitzt.
7.
Hingegen bleibt zu prüfen, ob der Marke ein Freihaltebedürfnis
entgegensteht. Der Zusammenhang der gewählten Begriffe mit der Baubranche ist indessen gering, und
es ist kein Bedürfnis des Marktes festzustellen, eine Kombination von zwei seltenen englischen Wörtern
freizuhalten, nachdem die massgeblichen Verkehrskreise ihren englischen Sinn nicht verstehen, auch wenn
diese Wörter gegenüber einem Publikum mit besonders guten Englischkenntnissen in einem allgemeinen
und anpreisenden Sinn für entsprechende Waren verwendet werden können. Auch ein Freihaltebedürfnis
an der Marke ist aus diesen Gründen zu verneinen.
8.
Der Schutzgewährung gegenüber
der zu prüfenden Marke steht vorliegend nicht entgegen, dass das europäische Harmonisierungsamt
für den Binnenmarkt mit Schreiben vom 25. Juni 2008 dem Zeichen den Schutz für die Benennung
für das Gebiet der Europäischen Union mangels genügender Unterscheidungskraft verweigert
hat. Dieser zur Begründung angeführte Schutzversagungsgrund von Art. 7(1)(b) der europäischen
Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl EG Nr
L 11 vom 14. Januar 1994, S. 1, "GMV") findet nach Art. 7(2) GMV bereits Anwendung, wenn die
Eintragungshindernisse nur in einem Teil der Gemeinschaft bestehen, wofür jede "territorial
nicht ganz untergeordnete" Region, die auch nur ein Teil eines Mitgliedslandes der EU sein kann,
genügt (GÜNTHER EISENFÜHR/DETLEV SCHENNEN, Gemeinschaftsmarkenverordnung, 2. Aufl. München
2007, GMV Art. 7 N 218). Es war darum für jene Beurteilung nur auf die Sprachverhältnisse im
Vereinigten Königreich abzustellen, die vorliegend nicht entscheidend sind, weshalb sich ein Vergleich
mit der Situation im Ausland - allerdings auch mit der angeblichen Zulassung der Marke in den USA, Liechtenstein,
China und Japan, auf welche die Beschwerdeführerin nach dem Eintrag internationalen Register teilweise
zu Unrecht hinweist - erübrigt. Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes (EuGH)
gilt überdies auch innerhalb der EU, dass die Gemeinschaftsregelung für Marken ein autonomes
System ist, das aus einer Gesamtheit von Vorschriften besteht und Zielsetzungen verfolgt, die ihm eigen
sind und dessen Anwendung von jedem nationalen System eines EU-Mitgliedstaates unabhängig ist (Urteil
des EuGH vom 25. Oktober 2007 in der Rechtssache C-238/06 P, Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs
KG und Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt), weshalb der Entscheid über die Eintragung oder
Nichteintragung einer Gemeinschaftsmarke auch nicht präjudizierend für die Frage einer Schweizer
Schutzanerkennung wirken kann. Dies ist denn auch nach der schweizerischen Rechtsprechung für ausländische
Entscheide grundsätzlich so entschieden (BGE
129 III 229 E. 5.5; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-1000/2007 vom 13. Februar 2008 E. 9 Viaggio).
Die Beschwerde ist damit gutzuheissen und
die Vorinstanz anzuweisen, der Marke IR 9913'596 Outperform.Outlast. den Schutz für das Gebiet der
Schweiz zu gewähren.
9.
Bei diesem Ausgang sind keine Kosten aufzuerlegen, und es
ist der Beschwerdeführerin der geleistete Kostenvorschuss zurückzuerstatten (Art. 63 Abs. 1
und 2
VwVG). Zudem ist ihr eine angemessene Parteientschädigung zuzusprechen.
10.
Fehlt
wie im vorliegenden Fall eine unterliegende Gegenpartei, ist die Parteientschädigung derjenigen
Körperschaft oder autonomen Anstalt aufzuerlegen, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat
(Art. 64 Abs. 2
VwVG). Nach Art. 1
des Bundesgesetzes vom 24. März 1995 über Statut und Aufgaben
des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (
IGEG,
SR 172.010.31) handelt die Vorinstanz
als autonome Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit. Sie ist in eigenem Namen mit dem Vollzug
des Markenschutzgesetzes, namentlich der Führung des Markenregisters beauftragt (Art. 2 Abs. 1 Bst.
a
und b
IGEG). Gestützt darauf hat die Vorinstanz die angefochtene Verfügung in eigenem Namen
und unter Erhebung der dafür vorgesehenen Gebühr erlassen. Ihr sind demnach die Parteikosten
der Beschwerdeführerin aufzuerlegen.
Ist wie im vorliegenden Fall keine Kostennote eingereicht
worden, setzt das Gericht die Entschädigung für die notwendig erwachsenen Kosten aufgrund der
vorliegenden Akten fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Art. 7 Abs. 1 des Reglements über die Kosten
und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 21. Februar 2008,
SR 173.320.2 [VGKE]).
In Würdigung der fachlichen Darlegungen der Beschwerde und der von der Beschwerdeführerin durchgeführten
Sachverhaltsrecherchen erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 2'500.- (inkl. allfällige
MWST) angemessen.
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde
wird gutgeheissen, und die Vorinstanz wird angewiesen, der Marke Nr. IR 913'596 Outperform.Outlast. den
Schutz für das Gebiet der Schweiz zu gewähren.
2.
Es werden keine Verfahrenskosten
erhoben. Der geleistete Vorschuss von Fr. 3'500.- wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der
Rechtskraft des vorliegenden Urteils zurückerstattet.
3.
Die Vorinstanz hat der
Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung von Fr. 2'500.- (inkl. allfällige MWST) zu
bezahlen.
4.
Dieses Urteil geht an:
die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde;
Beilage: Rückerstattungsformular)
die Vorinstanz (Ref-Nr. mra; Gerichtsurkunde)
das Eidgenössische
Justiz- und Polizeidepartement (A-Post)
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste
Seite verwiesen.
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
David
Aschmann Philipp J. Dannacher
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid
kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen
geführt werden (Art. 72 ff
., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [
BGG,
SR
173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung
mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel
sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42
BGG).
Versand:
25. Juni 2009