Sachverhalt:
A.
Die
internationale Registrierung Nr. 1'032'064 "Fusiderm" der Dermapharm AG wurde am 1. April
2010 in der Gazette OMPI des marques internationales Nr. 10/2010 veröffentlicht. Hinterlegt
ist sie für die folgenden Waren:
Classe 5: Préparations pharmaceutiques, médicaments, à l'exception
de ceux pour le traitement du psoriasis, de neurodermatites, de la polyarthrite psoriasique et de la
maladie de Crohn.
B.
Gegen
deren Zulassung zum Markenschutz in der Schweiz erhob die Leo Pharma BV am 29. Juli 2010 beim Eidgenössischen
Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Vorinstanz) vollumfänglich Widerspruch. Sie stützte
sich dabei auf ihre internationale Registrierung Nr. 648'460 "FUCIDERM", welche am 30.
November
1995 in
das internationale
Register
mit Schutzausdehnung auf die Schweiz eingetragen
wurde (Les Marques internationales LMi vom 19. März 1996, 1996/1). Sie ist für die nachfolgenden
Waren hinterlegt:
Classe 5: Produits et préparations pharmaceutiques et vétérinaires.
Zur Begründung des Widerspruchs führte die Widersprechende
im Wesentlichen aus, beide Marken seien praktisch identisch, denn sie würden sich einzig im dritten
Buchstaben unterscheiden. Dieser Unterschied sei aber sowohl phonetisch als auch schriftbildlich minim.
Weiter liege zwischen den Zeichen kein klar abweichender Sinngehalt vor. Da die beanspruchten Waren beider
Marken identisch bzw. gleichartig seien, müsse die Verwechslungsgefahr streng beurteilt werden.
Angesichts dessen sei eine Verwechslungsgefahr zu bejahen.
C.
Am
9. August 2010 erliess die Vorinstanz in der Folge gegen die angefochtene internationale Registrierung
einen Refus provisoire total und setzte deren Inhaberin aufgrund ihres ausländischen Sitzes, unter
Androhung des Ausschlusses vom Widerspruchsverfahren, eine dreimonatige Frist um in der Schweiz einen
Rechtsvertreter zu bestellen.
D.
Innert
Frist konstituierte sich die Widerspruchsgegnerin mit Eingabe vom 8. November 2010 als Partei und
reichte eine Vertretungsvollmacht ein, so dass der Schriftenwechsel in der Folge eröffnet werden
konnte.
E.
Mit
Schreiben vom 2. Dezember 2010 reichte die Widerspruchsgegnerin ihre Widerspruchsantwort ein. Darin
machte sie den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke geltend.
F.
In
der Folge forderte die Vorinstanz die Widersprechende mit Verfügung vom 6. Dezember 2010 dazu auf,
den Gebrauch der Widerspruchsmarke für den Zeitraum zwischen dem 2. Dezember 2005 und dem 2. Dezember
2010 zu belegen oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch geltend zu machen sowie eine Replik
einzureichen.
G.
Mit
Replik vom 22. Februar 2011 reichte die Widersprechende innert erstreckter Frist diverse Gebrauchsbelege
ein und legte ausserdem dar, dass die beiden Marken aufgrund der Warenidentität bzw. -gleichartigkeit
und ihrer Ähnlichkeit von den Abnehmern verwechselt würden.
H.
In
ihrer Duplik vom 20. April 2011 hielt die Widerspruchsgegnerin ihre Einrede des Nichtgebrauchs aufrecht,
da die von der Widersprechenden vorgebrachten Belege keinen markenmässigen Gebrauch und insbesondere
keinen Gebrauch in der Schweiz belegen würden.
I.
Mit
Verfügung vom 20. April 2011 schloss die Vorinstanz den Schriftenwechsel im Widerspruchsverfahren.
J.
Trotz
geschlossenem Schriftenwechsel reichte die Widersprechende mit Eingabe vom 1. Juli 2011 weitere Gebrauchsbelege
ein.
K.
Mit
Verweis auf den geschlossenen Schriftenwechsel verlangte die Widerspruchsgegnerin in ihrem Schreiben
vom 11. Juli 2011, dass die verspätet eingereichten Belege unberücksichtigt bleiben.
L.
Am
20. Oktober 2011 verfügte die Vorinstanz die vollständige Abweisung des Widerspruchs mangels
durchsetzbaren Markenrechts und ohne Beurteilung der relativen Ausschlussgründe. Nach Prüfung
der Gebrauchsbelege kam die Vorinstanz zum Schluss, dass diese keinen markenmässigen Gebrauch der
Widerspruchsmarke in der Schweiz glaubhaft belegen konnten.
M.
Gegen
diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 23. November 2011 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht
und beantragte, der Widerspruch sei unter Aufhebung der angefochtenen Verfügung sowie unter Kostenfolge
zu Lasten der Beschwerdegegnerin gutzuheissen.
Zur Begründung ihres Rechtsmittels reichte die Beschwerdeführerin
weitere Gebrauchsbelege ein, welche den rechtserhaltenden Gebrauch in der Schweiz belegen. Weiter führte
sie aus, der rechtserhaltende Gebrauch sei damit für den gesamten Oberbegriff "Produits et
préparations pharmaceutiques et vétérinaires" der Klasse 5 glaubhaft gemacht. Selbst
eine Teilbenutzung sei dem gesamten Oberbegriff zuzurechnen, wenn der Verkehr davon ausgehe, dass ein
branchentypischer Anbieter des entsprechenden Produkts üblicherweise Produkte des gesamten Oberbegriffs
anbiete. Weiter sei eine mittelbare Verwechslungsgefahr vorliegend zu bejahen, da beide Marken praktisch
identisch seien. Die klanglichen und schriftbildlichen Ähnlichkeiten seien derart gross, dass das
jüngere Zeichen eine Verwechslungsgefahr begründe.
N.
Im
Anschluss daran reichte die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 7. Dezember 2011 ergänzende
Belege zum Gebrauch der Marke "Fuciderm" nach, nämlich diverse Kopien von Verpackungen
des Präparates "Fuciderm". Weiter verwies sie auf den Entscheid der Vorinstanz vom 10. Oktober
2011 im Widerspruchsverfahren Nr. 11658 EQUISTRO/ Equistar.
O.
Mit
Beschwerdeantwort vom 16. Januar 2012 beantragte die Beschwerdegegnerin, die Beschwerde sei unter Kostenfolge
zu Lasten der Beschwerdeführerin abzuweisen. Im Wesentlichen bemängelte sie die eingereichten
Gebrauchsbelege der Beschwerdeführerin, und bestritt die Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden
Gebrauchs der Widerspruchsmarke weiterhin. Dabei verwies sie insbesondere auf die Tatsache, dass die
einzigen Verkaufsbelege von einem Dritten, dessen Verhältnis zur Beschwerdeführerin nicht geklärt
sei, stammen würden. Doch selbst wenn diese Verkäufe der Beschwerdeführerin zugerechnet
werden könnten, seien die Verkaufszahlen derart niedrig, dass angesichts der Tatsache, dass es in
der Schweiz rund eine halbe Million Hunde gebe, damit kein ernsthafter Gebrauch belegt würde. Schliesslich
verneinte sie sowohl eine Gleichartigkeit zwischen pharmazeutischen und veterinärmedizinischen Erzeugnissen
als auch eine Verwechslungsgefahr bei den sich gegenüberstehenden Zeichen.
P.
Unter
Einreichung aller Vorakten reichte die Vorinstanz am 19. März 2012 innert erstreckter Frist
ihre Vernehmlassung ein. Darin verwies sie auf ihre bisherige Praxis, wonach ein rechtserhaltender Markengebrauch
einzig für jene Waren oder Dienstleistungen zu bejahen ist, für welche der Gebrauch auch tatsächlich
glaubhaft gemacht wurde. Sie warnte insbesondere davor, bei einem Teilgebrauch den rechtserhaltenden
Gebrauch auch für den gesamten Oberbegriff anzunehmen, denn dies würde ihrer Meinung nach zu
einer unzulässigen Schutzerweiterung der Widerspruchsmarke führen. Schliesslich wies die Vorinstanz
darauf hin, dass entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin die Waren "produits et préparations
vétérinaires" gemäss ständiger Rechtsprechung nicht einmal als gleichartig zu
den "produits pharmaceutiques" erachtet werden. Die veterinärmedizinischen Produkte fallen
somit nicht unter den Oberbegriff "pharmazeutische Produkte", weshalb auch ein gegebenenfalls
glaubhaft gemachter Gebrauch für ein veterinärmedizinisches Produkt nicht diesem Oberbegriff
zugerechnet werden können.
Q.
Mit
innert erstreckter Frist eingereichter Replik vom 11. Mai 2012 hielt die Beschwerdeführerin
ihre Rechtsbegehren aufrecht und reichte weitere Belege ein, welche insbesondere die Verbindung zwischen
der schweizerischen Vertreiberin des Präparates und der Beschwerdeführerin erklären sollten.
Weiter hielt sie fest, dass das gebrauchte Präparat nicht einem Massenprodukt entspreche, weshalb
auch eine längere, wenn auch kleinere Marktbearbeitung ausreiche. Schliesslich führte sie aus,
dass auch veterinärmedizinische Produkte in Apotheken erhältlich seien. Dies und die Tatsache,
dass human- und tiermedizinische Produkte oft von denselben Unternehmen hergestellt und zudem dasselbe
oder ein ähnliches Know-how erfordern würden, deute ihrer Meinung nach auf eine Warengleichartigkeit.
R.
Auch
die Beschwerdegegnerin hielt in ihrer Duplik vom 30. Mai 2012 ihr Rechtsbegehren aufrecht und bestritt
den rechtserhaltenden Markengebrauch weiterhin. Die Beschwerdeführerin habe es unterlassen, die
Verhältnisse im vorliegenden klar darzulegen. So sei u.a. weiterhin nicht nachvollziehbar, inwiefern
der Vertrieb des Präparates "Fuciderm" in der Schweiz überhaupt der Beschwerdeführerin
zuzurechnen sei. Schliesslich verneinte sie eine Gleichartigkeit. Die Beschwerdegegnerin hielt dazu insbesondere
fest, dass sie am 10. März 2011 eine Schutzeinschränkung im Warenverzeichnis vorgenommen habe.
Diese sei der Vorinstanz mit Publikation vom 10. November 2011 in der Gazette 2011/42 gemeldet worden.
Die angefochtene internationale Registrierung IR 1'032'064 FUSIDERM ist nunmehr für folgende
Waren der Klasse 5 hinterlegt:
Classe 5: Préparations pharmaceutiques, médicaments, à l'exception
de ceux pour le traitement du psoriasis, de neurodermatites, de la polyarthrite psoriasique et de la
maladie de Crohn; tous les produits précités étant exclusivement à usage humain.
S.
Mit
Verfügung vom 31. Mai 2012 schloss das Bundesverwaltungsgericht den Schriftenwechsel im Beschwerdeverfahren.
T.
Mit
Eingabe vom 3. Dezember 2012 reichte die Beschwerdeführerin den Entscheid des Harmonisierungsamtes
für den Binnenmarkt (HABM) in einem Widerspruchsverfahren betreffend denselben Marken wie im vorliegenden
Verfahren ein. Darin wurde der von der Beschwerdeführerin gegen die Beschwerdegegnerin eingereichte
Widerspruch gutgeheissen.
U.
Hierzu
nahm die Beschwerdegegnerin mit Schreiben vom 14. Dezember 2013 Stellung. Sie verwies auf die Tatsache,
dass wohl die gleichen Parteien involviert waren, nicht aber dieselben Marken. Ausserdem habe ein womöglich
rechtserhaltender Gebrauch in der EU keine präjudizierende Wirkung auf den schweizerischen Sachverhalt.
V.
Die
Parteien haben stillschweigend auf die Durchführung einer öffentlichen Parteiverhandlung verzichtet.
W.
Auf weitere Vorbringen der Verfahrensbeteiligten und die eingereichten Akten
wird, soweit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht
in Erwägung:
1.
Das
Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz
in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes
vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen Frist des Art.
50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) erhoben und
der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Widersprechende ist die Beschwerdeführerin
durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert (Art. 48 Abs. 1
VwVG). Auf die Beschwerde ist demnach einzutreten.
2.
Die
Vorinstanz hat den Widerspruch einzig mit der Begründung abgewiesen, dass die Widerspruchsmarke
nicht rechtserhaltend gebraucht worden sei. Solange die Frage einer Verwechslungsgefahr zwischen den
beiden Marken in der angefochtenen Verfügung nicht geprüft worden ist, pflegt das Bundesverwaltungsgericht,
falls es in Gutheissung der Beschwerde den rechtserhaltenden Gebrauch bejaht, die Sache zur weiteren
Prüfung an die Vorinstanz zurückzuweisen (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-1686/2012
vom 9. April 2013 E. 6 CAMILLE BLOCH MON CHOCOLAT SUISSE [fig.]/my
swiss chocolate.ch [fig.],
B-3416/2011 vom 17. Februar 2012 E. 2 LIFE/mylife
[fig.], mylife [fig.],
B-2227/2011 vom 3. Januar 2012 E. 2 ebm/EBM
Ecotec, B-3686/2010 vom 10. Februar 2011 E. 1.2 HEIDILAND/HEIDI
Best of Switzerland,
B-648/2008 vom 27. Januar 2009 E. 1.2 Hirsch
[fig.]/Hirsch [fig],
B-246/2008 vom 26. September 2008 E. 1 Red
Bull/Dancing Bull,
B-7429/2006 vom 20. März 2008 E. 4 Diacor/Diastor).
Demnach ist im Folgenden nur auf die Rügen betreffend den rechtserhaltenden Gebrauch einzugehen.
3.
Der
Inhaber einer älteren Marke kann gestützt auf Art. 3 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes
vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) gegen die Eintragung einer jüngeren Marke innerhalb
von drei Monaten nach ihrer Veröffentlichung Widerspruch erheben (Art. 31 Abs. 1 MSchG).
3.1 Der
Schutz der älteren Marke im Widerspruchsverfahren setzt voraus, dass diese in den letzten fünf
Jahren vor Erhebung der Nichtgebrauchseinrede im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen, für
die sie beansprucht wird, ernsthaft gebraucht worden ist (Art. 11 Abs. 1 und 12 Abs. 1
MSchG). Eine Ausnahme besteht, wenn für den Nichtgebrauch wichtige Gründe vorliegen (Art. 12
Abs. 1 MSchG). Behauptet der Widerspruchsgegner in seiner ersten Stellungnahme an die Vorinstanz
den Nichtgebrauch der älteren Marke, hat der Widersprechende anlässlich des Widerspruchsverfahrens
den Gebrauch der Widerspruchsmarke oder wichtige Gründe für deren Nichtgebrauch glaubhaft zu
machen (Art. 32 MSchG i.V.m. Art. 22 Abs. 3 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember
1992 [MSchV, SR 232.111]). Die Gebrauchsfrist ist dabei vom Zeitpunkt der Geltendmachung des Nichtgebrauchs
der Marke durch den Widerspruchsgegner an rückwärts zu bestimmen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts
B-3416/2011 vom 17. Februar 2012 E. 3.1 LIFE/mylife [fig.], mylife
[fig.], B-2227/2011 vom 3. Januar 2012 E. 4.2 ebm [fig.]/EBM
Ecotec, B-3686/2010 vom 10. Februar 2011 E. 3.1 HEIDILAND/HEIDI
Best of Switzerland). Die Nichtgebrauchseinrede muss mit der ersten Stellungnahme erhoben werden
(Art. 22 Abs. 3 MSchV).
3.2 Wird
der Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke behauptet, ist von ihrem tatsächlichen Gebrauch auszugehen,
wie er vom Widersprechenden glaubhaft gemacht ist oder vom Widerspruchsgegner von der Bestreitung ausgenommen
wurde (Art. 32 MSchG; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-1686/2012 vom 9. April 2013 E. 2.3
CAMILLE BLOCH MON CHOCOLAT SUISSE [fig.]/my swiss chocolate.ch [fig.],
B-8242/2010 vom 22. Mai 2012 E. 3.1 Lombard Odier & Cie./Lombard
Network [fig.]; Christoph Willi, Markenschutzgesetz,
Das schweizerische Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen
Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3 N. 37). Dieser bisherige Gebrauch ist für die Bestimmung
des Schutzumfangs auf die Kategorie jener Waren oder Dienstleistungen zu verallgemeinern, deren künftigen
Gebrauch er aus Sicht der massgeblichen Verkehrskreise nahelegt und erwarten lässt (Urteile des
Bundesverwaltungsgerichts B-1686/2012 vom 9. April 2013 E. 2.3 CAMILLE
BLOCH MON CHOCOLAT SUISSE [fig.]/my swiss chocolate.ch [fig.], B-5871/2011 vom 4. März 2013
E. 2.3 Gadovist/Gadogita). Für Waren oder Dienstleistungen,
die nicht zumindest unter einen Oberbegriff des eingetragenen Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses
fallen, wird ein tatsächlicher Gebrauch allerdings nicht berücksichtigt. Insofern bleibt der
rechtserhaltende Markengebrauch vom Registereintrag der Marke begrenzt (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-7505/2006 vom 2. Juli 2007 E. 5 Maxx (fig.)/max Maximum + value [fig.];
Lucas David in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster-
und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 11 Rz. 7).
3.3 Das
Zeichen muss in markenmässiger Art und Weise gebraucht worden sein (vgl. Eugen
Marbach, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht,
Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 1303).
Ein solcher Gebrauch liegt vor, wenn die Marke von den Abnehmern als Mittel zur Unterscheidung verschiedener
Produkte im Sinne eines Hinweises auf deren betriebliche Herkunft erkannt wird (Markus
Wang, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.],
Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 11 N. 7 f.). Ein funktionsgerechter, markenmässiger
Gebrauch ist dabei vom unternehmensbezogenen Gebrauch zu unterscheiden. Um Letzteren handelt es
sich, wenn die Konsumenten das Zeichen zwar als Hinweis auf ein Unternehmen wahrnehmen, das Ausgangsort
einer betrieblichen Herkunft sein könnte, zwischen den beanspruchten Waren sowie Dienstleistungen
und diesem Unternehmen aber keinen funktionsgerechten Bezug im Sinne einer betrieblichen Herkunft herstellen
(vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3416/2011 vom 17. Februar 2012 E. 3.3 LIFE/mylife
[fig.], mylife [fig.]; Marbach, a.a.O., N. 1316 f.).
3.4 Massstab
für den erforderlichen, ernsthaften Markengebrauch sind die branchenüblichen Gepflogenheiten
eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns. Zu berücksichtigen sind Art, Umfang und Dauer des Gebrauchs
sowie die besonderen Umstände des Einzelfalls, wie beispielsweise Grösse und Struktur des in
Frage stehenden Unternehmens (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5830/2009 vom 15. Juli 2010 E. 3.2.1
fünf Streifen [fig.]/fünf Streifen [fig.]). Kein ernsthafter
Markengebrauch ist die bloss geringfügige oder nur kurzfristige Markenbenutzung für Produkte
des Massenkonsums (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-892/2009 vom 19. Juli 2010
E. 6.9 Heidiland/Heidi-Alpen; B-1755/2007 vom 14. Februar 2008
E. 6.4.2 No Name [fig.]/ No Name [fig.]; Wang,
a.a.O., Art. 11 Rz. 66, 72).
3.5 Der Widersprechende
muss den Gebrauch seiner Marke im relevanten Zeitraum nicht beweisen aber glaubhaft machen (Art. 32
MSchG). Glaubhaftmachen des Gebrauchs bedeutet, dem Richter aufgrund objektiver Anhaltspunkte den Eindruck
zu vermitteln, dass die fraglichen Tatsachen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind (BGE 120
II 393 E. 4c, 88 I 11 E. 5a, 30 III 321 E. 3.3). Es braucht keine volle Überzeugung
des Richters, doch muss er zumindest die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen, höher
einschätzen als das Gegenteil (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-4540/2007 vom 15. September
2008 E. 4 Streifenmarken, B-7449/2006
vom 20. August 2007 E. 4 EXIT [fig.]/EXIT ONE; Entscheid der Rekurskommission für
geistiges Eigentum [RKGE] vom 17. September 2003, veröffentlicht in sic! 2004 S. 106 E. 3
Seiko Rivoli/R Rivoli [fig.], Entscheid der RKGE vom 26. Oktober
2001, veröffentlicht in sic! 2002 S. 53 E. 4 Express/Express clothing,
mit Verweis auf BGE 88 I 14 E. 5a; David, a.a.O., Art. 12
N. 16). Zur Glaubhaftmachung des
Gebrauchs ist es nicht erforderlich, dass die Marke auf der Ware oder deren Verpackung selbst erscheint
(Entscheid der RKGE vom 28. Juni 2005, veröffentlicht in sic! 2005
S. 754 E. 5 Gabel/Kabel 1). Die Zuordnung des
Gebrauchs zu bestimmten Produkten kann beispielsweise auch aufgrund von Prospekten, Preislisten oder
Rechnungen möglich sein (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3686/2010 vom 10. Februar 2011
E. 4.3 HEIDILAND/HEIDI Best of Switzerland).
3.6 Als mögliche
Belege für den rechtserhaltenden Gebrauch dienen Urkunden (Rechnungen, Lieferscheine) und Augenscheinobjekte
(Etikettenmuster, Verpackungen, Kataloge, Prospekte). Im Widerspruchsverfahren vor der Vorinstanz können
keine Zeugen einvernommen werden. Im Beschwerdeverfahren ist dies hingegen möglich (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-3416/2011 vom 17. Februar 2012 E. 4.1 Life/mylife (fig.) und mylife
(fig.); Art. 14 Abs. 1 Bst. c VwVG; Willi,
a.a.O., Art. 32 Rz. 7). Alle Belege müssen sich auf
den massgeblichen Zeitraum vor der Einrede des Nichtgebrauchs beziehen, was deren einwandfreie Datierbarkeit
voraussetzt. Undatierte Belege können aber unter Umständen in Kombination mit anderen, datierbaren
Gebrauchsbelegen berücksichtigt werden (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-3416/2011 vom 17. Februar
2012 E. 4.2 Life/mylife (fig.) und mylife (fig.); B 4540/2007
vom 15. September 2008 E. 4 Streifenmarken , B-7449/2006
vom 20. August 2007 E. 4 Exit/Exit One, mit Hinweis
auf RKGE vom 28. Juni 2005 in sic! 2005 S. 754 E. 4 Gabel/Kabel
1; Karin Bürgi Locatelli, Der rechtserhaltende Markengebrauch
in der Schweiz, Bern 2008, S. 192).
3.7 Für den rechtserhaltenden
Gebrauch ist es nicht erforderlich, dass die Marke auf der Ware oder deren Verpackung selbst erscheint.
Entscheidend ist, dass das Zeichen als Mittel zur Kennzeichnung der eigentlichen Waren und Dienstleistungen
verstanden wird. Die Zuordnung des Gebrauchs zu bestimmten Produkten kann beispielsweise auch aufgrund
von Prospekten, Preislisten oder Rechnungen möglich sein (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4465/2012
vom 11. Juni 2013 E. 2.10 "Life" und "Lifetec"/"Life
Technologies" und "Life Technologies", Life/My Life, Life/Platinum Life; RKGE vom
28. Juni 2005 in sic! 2005 S. 754 E. 5 Gabel/Kabel 1).
3.8 Der
markenmässige Gebrauch muss nicht zwingend durch den Markeninhaber selber erfolgen. Der Gebrauch
der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Gebrauch durch diesen selbst (vgl. Art. 11 Abs.3
MSchG; Wang, a.a.O., Art. 11 N. 99 f.). Dabei stellt das Gesetz
an die Form der Zustimmung keine besonderen Anforderungen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-763/2007
E. 5 K.Swiss [fig.]/K Swiss [fig.]), allerdings genügt
ein blosses Dulden durch den Markeninhaber nicht (Wang, a.a.O., Art. 11
N. 104). Die Zustimmung kann auch stillschweigend, etwa im Rahmen eines Konzernverhältnisses,
oder vertraglich, z.B. auf der Grundlage eines Lizenzvertrags oder eines Distributionsabkommens, erteilt
werden (Wang, a.a.O., Art. 11 N. 104). Auch der Gebrauch durch
einen Unterlizenznehmer kann rechtserhaltend wirken, wenn die Vergabe der Unterlizenz durch den Lizenznehmer
nicht im Widerspruch mit den Bestimmungen des Lizenzvertrages steht (Wang
a.a.O., Art. 11 N. 104 mit Verweis auf Marbach,
a.a.O., Rz. 1401). Beim stellvertretenden Gebrauch ist jedoch von massgebender Bedeutung, dass der
Markenbenutzer die Marke für den Markeninhaber gebraucht, d.h. mit einem Fremdbenutzungswillen tätig
wird (vgl. Wang, a.a.O., Art. 11 N. 107;
Willi,
a.a.O., Art. 11 N. 60). Ein derartiger stellvertretender Gebrauch findet etwa bei Markengebrauch
durch Tochter-, Konzern- und mit dem Markeninhaber anderweitig wirtschaftlich eng verbundenen Gesellschaften
oder durch Lizenznehmer, Unterlizenznehmer und Wiederverkäufer statt (vgl. David,
a.a.O., Art. 11 N. 22). Im Rahmen solcher gesellschaftsrechtlicher oder vertraglicher Verhältnisse
kommt es häufig vor, dass Markeninhaber die Marke nicht selbst anbringen, sondern damit ihre Tochtergesellschaften,
Lizenznehmer, Importeure usw. betrauen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-763/2007 E. 5 K.Swiss
[fig.]/K Swiss [fig.]).
4.
Die
Fristberechnung des Gebrauchs richtet sich nach Art. 2 MSchV. Demnach endet die Frist im letzten
Monat an dem Tag, der dieselbe Zahl trägt wie der Tag, an dem sie zu laufen begann. Das Fristende
wird mit dem Tag der Geltendmachung des Nichtgebrauchs, vorliegend der Widerspruchsantwort der Beschwerdegegnerin
vom 2. Dezember 2010, fixiert. Der Fristbeginn wird durch Rückrechnung um fünf Jahre berechnet
(siehe E. 3.1). Die Vorinstanz hat die massgebliche Gebrauchsfrist mithin korrekt vom 2. Dezember
2005 bis zum 2. Dezember 2010 festgesetzt.
5.
5.1 Die Beschwerdeführerin
macht in ihrer Beschwerde geltend, sie habe die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchsmarke bereits
im vor-instanzlichen Verfahren glaubhaft gemacht. Die Benutzung der Widerspruchsmarke sei nunmehr durch
die Vorlage weiterer Gebrauchsbelege bekräftigt. Sie rügt weiter, die Widerspruchsmarke sei
mit rechtserhaltender Wirkung nicht nur für "kortikosteroidhaltiges Antibiotikum-Hautgel für
Hunde" in Klasse 5 gebraucht worden. Einer Marke sei der im Zusammenhang mit einer einzelnen Ware
erfolgte Gebrauch als Gebrauch des im Register eingetragenen Oberbegriffs anzurechnen, wenn der Verkehr
bei einem branchentypischen Hersteller ein Angebot im Umfang des Oberbegriffs erwarte. Entsprechend habe
der Gebrauch der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit der Ware "kortikosteroidhaltiges Antibiotikum-Hautgel
für Hunde" deshalb als Gebrauch für den gesamten Oberbegriff "produits et préparations
pharmaceutiques et vétérinaires" zu gelten. Die Beschwerdegegnerin bestreitet den Gebrauch
der Widerspruchsmarke weiterhin und befürchtet zusammen mit der Vorinstanz, dass die allfällige
Bejahung eines rechtserhaltenden Markengebrauchs für mehr als nur "kortikosteroidhaltiges Antibiotikum-Hautgel
für Hunde" den Schutzumfang der Marke ungerechtfertigt ausdehnen würde.
5.2 Die von der Beschwerdeführerin
angebotenen Gebrauchsbelege wurden mit Ausnahme der Belege 30 bis 50 von ihr bereits im vorinstanzlichen
Verfahren vorgelegt. Die Einreichung neuer Gebrauchsbelege im Beschwerdeverfahren ist zulässig.
Die Beschwerdeführerin legt gesamthaft folgende Belege ins Recht [Nummerierung durch das Bundesverwaltungsgericht]:
-
Beleg 1: Zulassungsbescheinigung
für "Fuciderm ad us.vet., Gel", 01. Juli 1998.
-
Beleg 2: Zulassungsbescheinigung
für "Fuciderm ad us.vet., Gel", 23. Oktober 2008.
-
Beleg 3: Verpackungsdruck
"Fuciderm ad us.vet.", Stempel 29. Mai 2009.
-
Beleg 4: Verpackungsdruck
"Fuciderm ad us.vet.", 2005.
-
Beleg 5: Verpackungsdruck
"Fuciderm ad us.vet.", 2008.
-
Beleg 6: Verpackungsdruck
"Fuciderm ad us.vet.", 2009.
-
Beleg 7: Rechnung
von Swissmedic an Dr. E Gräub AG vom 1. Februar 2005.
-
Beleg 8: Rechnung
von Swissmedic an Dr. E Gräub AG vom 17. Dezember 2007.
-
Beleg 9: Rechnung
von Swissmedic an Dr. E Gräub AG vom 6. Juni 2008.
-
Beleg 10: Rechnung
von Swissmedic an Dr. E Gräub AG vom 7. Juli 2008.
-
Beleg 11: Rechnung
von Swissmedic an Dr. E Gräub AG vom 31. Juli 2008.
-
Beleg 12: Rechnung
von Swissmedic an Dr. E Gräub AG vom 23. Oktober 2008.
-
Beleg 13: Rechnung
von Swissmedic an Dr. E Gräub AG vom 17. April 2009.
-
Beleg 14: Rechnung
von Swissmedic an Dr. E Gräub AG vom 28. Mai 2009.
-
Beleg 15: Rechnung
von Swissmedic an Dr. E Gräub AG vom 29. Juli 2009.
-
Beleg 16: Rechnung
von Swissmedic an Dr. E Gräub AG vom 25. März 2010.
-
Beleg 17: Tabelle
der Dr. E. Gräub AG bezüglich Verkaufszahlen von "Fuciderm" in den Jahren 2008
bis 2010.
-
Beleg 18: Rechnung
der Dechra Veterinary Products A/S an Dr. E Gräub AG vom 11. Februar 2008 für "Fuciderm".
-
Beleg 19: Rechnung
der Dechra Veterinary Products A/S an Dr. E Gräub AG vom 17. Dezember 2008 für "Fuciderm".
-
Beleg 20: undatiertes
Werbeinserat betreffend "Fuciderm: gezielte Therapie der infizierten Hautstelle", lanciert
durch die BERNA Veterinärprodukte und VetXX.
-
Beleg 21: undatiertes
Werbeinserat der Dr. E Gräub AG für "Fucidin comp. ad. us.vet.", "Fucithalmic"
und "Fuciderm" (abgebildete Verpackung entspricht Beleg 4).
-
Beleg 22: Werbeinserat
"weniger Stirnrunzeln für alle" der Dr. E. Graeub AG (graeub veterinary products) für
"Fuciderm", Aktion gültig bis 28. Februar 2011.
-
Beleg 23: Ausdruck
der Website der Widersprechenden, List of LEO Pharma Products.
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Beleg 24 Produkte
Schweiz (Pharma und Non-Pharma) der Widersprechenden.
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Beleg 25: Jahresberichte
der Jahren 2005-2010 der LEO PHARMA A/S, 55 Industriparken, DK-2570 Ballerup.
-
Beleg 26: Auszug
aus einem "Distribution Agreement" zwischen LEO Pharmaceutical Products Sarath Ltd. und P.P.
Pharma Logistik GmbH vom 23. September 2002.
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Beleg 27: Auszug
aus dem Handelsregister B des Amtsgerichts Bielefeld bezüglich der Namensänderung der P.P.
Pharma Logistik GmbH zur NextPharma Logistics GmbH vom 10. März 2004.
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Beleg 28: Auszug
des Lizenzvertrages ("Supply Agreement") zwischen der LEO Pharma A/S, Dänemark sowie der
LEO Laboratories Ltd., Irland und der LEO Animal Health A/S (Tochterunternehmen der VetXX Holding A/S),
Dänemark vom 16. März 2005 bzw. 4. April 2005.
-
Beleg 29: Sammelbeilage
bestehend aus Internetauszügen zur Übernahme der VetXX Holding A/S durch Dechra Pharmaceuticals
PLC.
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Beleg 30: Verpackungsdruck
vom 3. April 2009 mit neuem Design, genehmigt durch Swissmedic am 29. Juli 2009.
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Beleg 31: Verfügung
der Swissmedic vom 29. Juli 2009 an die Dr. E. Gräub AG betreffend Gesuch um Änderung
des Verpackungsdesigns.
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Beleg 32: Interne
Mitteilung der Dechra Pharmaceuticals PLC vom 2. September 2009 bezüglich der Designänderung
der Verpackung des Präparats "Fuciderm" vom 29. Juli 2009 in der Schweiz.
-
Beleg 33: Kopie
der Verpackung einer "Fuciderm"-Salbe vom 7. Mai 2009
-
Beleg 34: Auszug
aus dem Jahresbericht der Dechra Pharmaceuticals PLC vom 30. Juni 2008
-
Beleg 35: Preislisten
der Gräub Veterinary Products 2005-2011.
-
Beleg 36: Rechnungen
der Dr. E. Gräub AG mit zensierten Namen und Strassenangaben und teils unzensierten Berufsangaben
der Empfänger u.a. für das Präparat "Fuciderm" für die Periode 12.01.2005
- 17.05.2011.
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Beleg 37: Rechnungen
der Dr. E. Gräub AG mit unzensierten Postleitzahlen und teilweise unzensierten Berufsangaben,
u.a. für das Präparat "Fuciderm" für die Periode 3.2.2005 - 4.11.2011.
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Beleg 38: Kopien
Werbeflyer für "Fuciderm", "Fucidin" und "Fucithalmic" der Jahre 2007-2009.
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Beleg 39: Ausdruck
zu "Fusidinsäure" aus www.pharmawiki.com vom 27. Oktober 2011 worin "Fusiderm"
als Präparat erwähnt wird (Zulassungsinhaber Dr. E. Gräub AG).
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Beleg 40: Pressemitteilung
der WEKO betreffend Untersuchung über Tierarzneimittel vom Oktober 2004.
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Beleg 41: Artikel
zu "Für tierische Leiden in die Apotheke" von Hannes Britschgi, Saldo 18/2004.
-
Beleg 42: Auszug
aus www.dechra-eu.com betreffend Vertriebspartner in der Schweiz Dr. E. Gräub AG.
-
Beleg 43: Kopien
der Verpackungen des Präparates "Fuciderm" der Jahre 2004-2006.
-
Beleg 44: Auszug
der Website www.graeub.com vom 27. Oktober 2008 via web.archive.org, zuletzt besucht am 20. April 2012.
-
Beleg 45: Auszug
Geschäftsbericht 2011 der Novartis Gruppe.
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Beleg 46: Auszug
Jahresbericht 2010 der Bayer Group.
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Beleg 47: Auszug Jahresbericht 2010 der Pfizer Group.
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Beleg 48: Pressemitteilung
vom 27. Juli 2010 von Merk/sanofi aventis betreffend Ernennung von Herrn Raul Kohan zum CEO von Animal
Health Joint Venture.
-
Beleg 49: Kaufquittung
und Verpackung des Präparates "Fuciderm" vom 4. Januar 2012, Apotheke Kirche Fluntern
in Zürich.
-
Beleg 50: Exemplar
eines Präparates "Fuciderm".
5.3
5.3.1 Nicht zu berücksichtigen
sind die Belege 1, 20-21, 22-24, 26-27, sowie 49 und 50, weil sie entweder nicht in den relevanten Zeitraum
fallen, undatiert sind oder keinen Markengebrauch belegen. Nicht in den relevanten Zeitraum und damit
ausser Betracht fallen die Zulassungsbescheinigung aus dem Jahr 1998 (Beleg 1), das Werbeinserat "weniger
Stirnrunzeln für alle" mit einem Aktionsdatum vom 28. Februar 2011 (Beleg 22) sowie die
Rechnungen Nr. 6216075, 6324016, 6326263, 6361289, 6046641, 6371081 und 6327571 (Lieferungen nach
dem 2. Dezember 2010, Teile der Belege 36 und 37). Die Werbeinserate, welche als Beleg 20 und 21 eingereicht
wurden, sind undatiert und können dem relevanten Zeitraum nicht zugeordnet werden. Das am 4. Januar
2012 gekaufte Präparat "Fusiderm" und seine Verpackung (Belege 49 und 50) führen
zwar die hinterlegte Marke auf, wurden aber nicht im relevanten Zeitraum eingekauft. Schliesslich enthalten
die Belege 23, 24, 26 und 27 lediglich Hinweise auf die Firma der Beschwerdeführerin und andere
Marken, nicht aber auf die Widerspruchsmarke. Als Gebrauchsbelege kommen diese Unterlagen daher nicht
in Frage.
5.3.2 Ebenfalls unberücksichtigt
bleiben muss der von der Beschwerdeführerin ins Recht gelegte Entscheid des HABM in einem Widerspruchsverfahren
betreffend den europäischen Teilen der vorliegend streitenden internationalen Registrierungen. Im
Einklang mit der Beschwerdegegnerin muss festgehalten werden, dass der womöglich rechtserhaltende
Markengebrauch der Widerspruchsmarke ausserhalb der Schweiz nicht ohne Weiteres als Gebrauch in der Schweiz
angerechnet werden kann. Grundsätzlich muss der Markengebrauch
nämlich in der Schweiz erfolgt sein. Vom Territorialitätsprinzip sind einzig zwei Ausnahmen
zulässig: zum einen der Gebrauch für den Export und zum anderen Art. 5 des Übereinkommens
vom 13. April 1892 zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster-
und Markenschutz (SR 0.232.149.136), der den Markengebrauch in Deutschland dem Gebrauch in der Schweiz
gleichstellt (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-4465/2012 vom 11. Juni 2013 E. 2.7 "Life" und "Lifetec"/"Life
Technologies" und "Life Technologies", Life/My Life, Life/Platinum Life mit Hinweisen).
Die Rechte aus diesem Staatsvertrag können zum Vornherein nur deutsche und schweizerische Staatsangehörige
sowie Angehörige dritter Staaten mit Wohnsitz oder Niederlassung in einer der beiden Vertragsstaaten
beanspruchen, wobei es für juristische Personen genügt, wenn sie eine tatsächliche und
nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung in einem der Vertragsstaaten haben
(BGE 124 III 283 mit weiteren Hinweisen). Vorliegend liegen dem Gericht keine Angaben vor, dass eine
dieser Voraussetzungen erfüllt ist, weshalb der Entscheid des HABM, selbst bei einer Bejahung des
rechtserhaltenden Gebrauchs in Deutschland durch das HABM, auf den vorliegenden Fall keine Präjudizwirkung
hat.
5.4 In den relevanten
Zeitraum fallen und ausserdem den Verkauf von mit "Fuciderm" gekennzeichneten Waren der Klasse
5 belegen die Rechnungen an diverse Tierärzte in der Deutschschweiz und Romandie, welche die Beschwerdeführerin
erst dem Bundesverwaltungsgericht vorgelegt hat (vgl. Belege 36 und 37). Wie die Beschwerdegegnerin bemängelt,
sind in sämtlichen Rechnungen alle Namen der Empfänger sowie teils auch deren Postleitzahl
und Ortsangaben geschwärzt. Bei diversen Rechnungen sind gar die gesamten Empfängerdaten geschwärzt.
Es wäre der Beschwerdeführerin tatsächlich zuzumuten gewesen, diese zumindest dem Gericht
gegenüber offen zu legen, was die Beurteilung dieser Belege vereinfacht hätte. Entgegen der
Meinung der Beschwerdegegnerin kann aber vorliegend aufgrund einiger Indizien trotzdem glaubhaft geschlossen
werden, dass die mit "Fuciderm" gekennzeichneten Präparate an verschiedene Kunden in der
Schweiz vertrieben wurden. So sind die Kundennummern, die Totalpreise sowie - wo vorhanden -
die Berufsbezeichnungen nirgends geschwärzt worden. Gemäss diesen Kundennummern wurden die
Präparate an 31 verschiedene Kunden verkauft, wobei fünf davon wiederkehrende Kunden sind.
Weiter sind die Totalpreise in Schweizer Franken ausgewiesen, was glaubhaft auf einen Inlandvertrieb
schliessen lässt. Schliesslich wurde das Präparat an Dritte, mehrheitlich Tierärzte, in
der Deutsch- und Westschweiz geliefert.
5.5 Die Beschwerdeführerin
belegt mit diesen Rechnungen weiter, dass im relevanten Zeitraum insgesamt 224 Präparate vertrieben
wurden. Dies ist - wie die Beschwerdegegnerin zu Recht feststellt - angesichts der Tatsache,
dass in der Schweiz mindestens eine halbe Million Hunde gehalten werden (vgl. Broschüre Hunde, Bundesamt
für Veterinärwesen, Auflage 2013, S. 3, abrufbar unter: http://www.bvet.admin.ch Themen
Hunde), sehr gering. Mit Verweis auf die Rechtsprechung wendet die Beschwerdeführerin in diesem
Zusammenhang ein, dass quantitativ eine minimale Marktbearbeitung in verhältnismässig geringem
Umfang genüge, soweit darin ein dauerhaftes und kein bloss vorübergehendes Angebot erkannt
werde (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-246/2008 vom 26. September 2008 E. 2 Red
Bull/Dancing Bull; Wang, a.a.O., Art. 11 N. 66 mit weiteren
Hinweisen). Dazu ist im Sinne der Beschwerdeführerin festzustellen, dass die belegten Verkäufe
regelmässig und dauerhaft sind. Auch ist ein gewisses Verkaufsmuster ersichtlich: So belegt die
Beschwerdeführerin jährlich rund 45 Verkäufe, vornehmlich an Tierärzte. Insofern
stehen die in Beleg 17 mit durchschnittlich 20'000 angegebenen Verkäufe pro Jahr für die Jahre
2008 bis 2010 in einem deutlichen Gegensatz zu den effektiv belegten Verkaufszahlen. Dieser Beleg über
die Verkaufszahlen diverser von der E. Gräub AG vertriebenen Produkte (u.a. Fuciderm) ist allerdings
- wie von der Vorinstanz zu Recht festgestellt - als reines firmeninternes Dokument zu qualifizieren
und taugt nicht zum Gebrauchsbeleg, weshalb er trotz irritierender Abweichung bei der Beurteilung des
ernsthaften Gebrauchs nicht zu berücksichtigen ist. Es ist daher einzig von den belegten, tiefen
Verkaufszahlen auszugehen. Eines bestimmten Mindestumsatzes bedarf es zwar nicht (Bürgi
Locatelli, a.a.O., S. 39 mit weiteren Hinweisen), doch um bei einer minimen Marktaktivität
einen ernsthaften Gebrauch zu bejahen, muss diese regelmässig und über einen längeren
Zeitraum erfolgen (Wang, a.a.O., Art. 11 N. 69). Weiter muss diese Marktaktivität
grundsätzlich die Absicht erkennen lassen, jede mit diesem Angebot ausgelöste Nachfrage entsprechen
zu können (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-246/2008 vom 26. September 2008 E. 2 Red
Bull/Dancing Bull). Vorliegend belegt die Beschwerdeführerin über den gesamten relevanten
Zeitraum einen regelmässigen, zahlenmässig kaum schwankenden Verkauf ihrer Präparate in
der Schweiz (vgl. Belege 36 und 37). Weiter erscheint ihre Bereitschaft, einer allfällig grösseren
Nachfrage zu entsprechen aufgrund der vorgelegten Lieferungsscheine (vgl. Belege 18 und 19) über
insgesamt 4'200 Einheiten durch die Dechra Veterinary Products A/S an die E. Gräub AG als glaubhaft.
Die schweizerische Vertreiberin verfügt demnach über einen grösseren Bestand als die effektiven
Verkäufe es vermuten lassen. Weiter belegt die Beschwerdeführerin glaubhaft, dass ihre schweizerische
Vertriebspartnerin jährlich Werbeaktionen durchführt (vgl. Beleg 38), so dass kein passives
Warten auf Zufallsbestellungen zu erkennen ist. Weiter handelt es sich beim unter der Widerspruchsmarke
angebotenen Antibiotikum-Hautgel für Hunde um ein Präparat, welches nicht zur täglichen
Pflege eines Hundes gehört. Auch wenn in der Schweiz zahlenmässig eine hohe Anzahl Hunde gehalten
werden, ist vernünftigerweise nicht zu erwarten, dass eine Mehrheit regelmässig solche Hautinfektionen
hat, weshalb ein gelegentlicher Gebrauch genügt (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-5342/2007
vom 29. Februar 2008 E. 5.2 Whale/Wally, B-1755/2007 vom 14. Februar
2008 E. 6.4.2 No Name [fig.]/No Name [fig.]). Gesamthaft kann
demnach festgestellt werden, dass die Beschwerdeführerin im relevanten Zeitraum einen minimen aber
regelmässigen, der Nachfrage entsprechenden und damit ernsthaften Gebrauch der Marke "Fuciderm"
in der Schweiz glaubhaft gemacht hat.
5.6 Problematisch
und bereits im vorinstanzlichen Verfahren streitig ist die Zuordnung des Markengebrauchs in der Schweiz
zur Widersprechenden bzw. Beschwerdeführerin. Keiner der eingereichten Belege zeigt nämlich
einen Markengebrauch durch die Beschwerdeführerin selber auf. Hierzu legt die Beschwerdeführerin
diverse Belege vor, welche darlegen sollen, dass die mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Präparate
in der Schweiz durch die Zulassungsinhaberin Dr. E. Gräub AG vertrieben werden, welche ihrerseits
die Präparate von der VetXX Holding A/S bzw. der Dechra Pharmaceuticals PLC bezieht, die wiederum
mit dem Mutterkonzern der Beschwerdeführerin eine Vertriebsvereinbarung bezüglich Fuciderm
abgeschlossen haben. Die schweizerische Zulassungsinhaberin gebrauche daher die Widerspruchsmarke als
Unterlizenznehmerin im Einverständnis und indirekt im Auftrag der Beschwerdeführerin. Die Beschwerdegegnerin
bestreitet vorliegend die Glaubhaftmachung eines Markengebrauchs mit Zustimmung der Beschwerdeführerin.
Aufgrund der damals eingereichten Belege kam auch die Vorinstanz im Widerspruchsverfahren zum Schluss,
dass die Zustimmung zum Markengebrauch durch die Vertriebsfirmen nicht rechtsgenüglich glaubhaft
gemacht wurde.
5.6.1 Aus den im Beschwerdeverfahren
eingereichten Rechnungen (Belege 36 und 37) und der massgebenden Zulassungsbescheinigung (Beleg 2) geht
hervor, dass das Präparat "Fuciderm" in der Schweiz durch die E. Gräub AG vertrieben
wird. Auf den älteren Verpackungen sind sowohl die Zulassungsinhaberin als auch die Herstellerin
LEO Laboratories Ltd. in Irland aufgeführt (Belege 4 und 5). Diese Verpackungskopien sind zwar interne
Dokumente, da Artwork (vgl. angefochtene Verfügung, Titel II, Ziff. 11, S. 7), und taugen als solche
nicht zum Gebrauchsbeleg, aber als Indiz für die Geschäfts- und Vertriebsstruktur der Beschwerdeführerin
können sie herangezogen werden. Gemäss den Jahresberichten der Jahre 2005 bis 2010 (Beleg 25)
ist die Herstellerin zu 100% ein Tochterunternehmen der LEO Pharma A/S in Ballerup (Dänemark). Auch
die Marken-inhaberin und Beschwerdeführerin Leo Pharma BV ist zu 100% ein Tochterunternehmen der
LEO Pharma A/S (Beleg 25). Alleine aus der Tatsache, dass die Zulassungsinhaberin und ein Schwesterunternehmen
der Beschwerdeführerin gemeinsam auf der Verpackung des mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten
Präparates aufgeführt werden, kann glaubhaft geschlossen werden, dass die Zulassungsinhaberin
die Widerspruchsmarke in der Schweiz zumindest bis zum Abschluss der nachfolgend zu überprüfenden
Vertriebsvereinbarung im Einverständnis mit der Beschwerdeführerin gebraucht hat.
5.6.2 Wie die Beschwerdeführerin
angibt, schlossen der Mutterkonzern der Beschwerdeführerin und die Herstellerin des Präparates
mit der Vertriebsfirma LEO Animal Health A/S am 16. März bzw. 4. April 2005 eine Vertriebsvereinbarung
ab (Beleg 28). Mangels eingereichtem Vereinbarungstext kann ohne weitere Indizien aus diesem Dokument
lediglich geschlossen werden, dass die Widerspruchsmarke irgendwie betroffen (vgl. S. 4 der Vertriebsvereinbarung
[Beleg 28]) und die Vereinbarung auf die VetXX Holding A/S übergegangen ist (vgl. Deckblatt der
Vertriebsvereinbarung [Beleg 28]). Da diese Firma aber fortan auf der schweizerischen Verpackung neben
der Zulassungsinhaberin erschien (Belege 3 und 33), ist glaubhaft anzunehmen, dass zwischen der VetXX
Holding A/S und der schweizerischen Zulassungsinhaberin eine Unterlizenz zum Vertrieb in der Schweiz
existiert und diese der Vertriebsvereinbarung zwischen dem Mutterkonzern der Beschwerdeführerin
und der VetXX Holding A/S nicht widerspricht. Damit kann glaubhaft geschlossen werden, dass die Widerspruchsmarke
mit Zustimmung der Beschwerdeführerin in der Schweiz auch nach Abschluss der Vertriebsvereinbarung
durch die Zulassungsinhaberin gebraucht wurde, auch wenn dem Gericht kein Beleg vorliegt, der diese Verbindung
direkt belegen würde. Diese Zustimmung ist zumindest bis zur nachstehend zu überprüfenden
Übernahme der VetXX Holding A/S durch die Dechra Pharmaceuticals PLC im Jahr 2008 als glaubhaft
zu erachten.
5.6.3
5.6.3.1 Gemäss
den Angaben der Beschwerdeführerin (Beschwerde, Ziff. 16), der Homepage der VetXX Holding A/S
(Beleg 29) sowie dem Jahresbericht der Dechra Pharmaceuticals PLC (Beleg 34) wurde die Vertriebspartnerin
VetXX Holding A/S am 16. Januar 2008 zu 100% von der Dechra Pharmaceuticals PLC übernommen. Die
Beschwerdeführerin gibt in diesem Zusammenhang an, dass sämtliche Aktiven und Passiven der
VetXX Holding A/S - und damit auch die Vertriebsvereinbarung zwischen ihr und der Vertriebsfirma
VetXX Holding A/S - auf das übernehmende Unternehmen Dechra Pharmaceuticals PLC übergegangen
sind. Während die Beschwerdegegnerin dies bestreitet, kam die Vorinstanz im Widerspruchsverfahren
zum Schluss, dass dies aufgrund der ihr damals vorliegenden Unterlagen nicht zweifelsfrei angenommen
werden konnte.
5.6.3.2 In
Folge der Übernahme wurde das Verpackungsdesign der Fuciderm-Präparate in der Schweiz Ende
Juli 2009 geändert: Fortan erscheint die Dechra Pharmaceuticals PLC neben der Zulassungsinhaberin
(Beleg 30). Diese Verpackungsänderung wurde von der Swissmedic bewilligt (Belege 30 und 31) und
firmenintern durch den Mutterkonzern mitgeteilt (Beleg 32, Mitteilung des Mutterkonzerns an das Tochterunternehmen).
Aus der Tatsache, dass die bisherige Zulassungsinhaberin weiterhin als solche aufgeführt wird, ist
zu schliessen, dass zwischen der Dechra Pharmaceuticals PLC und der E. Gräub AG ebenfalls eine Geschäftsverbindung
besteht. Dies bestätigt auch der Hinweis auf der Homepage der Dechra Pharmaceuticals PLC, wonach
die Zulassungsinhaberin ihre einzige Vertriebspartnerin in der Schweiz ist (Beleg 42). Dass effektive
Geschäftsverbindungen bestehen, ergibt sich auch aus den belegten Lieferungen der Dechra Veterinary
Products A/S an die Zulassungsinhaberin (Belege 18 und 19). Im Zusammenhang mit diesen Lieferungen bestreitet
die Beschwerdegegnerin zwar, dass diese der Dechra Pharmaceuticals PLC zugerechnet werden können.
Dem ist im Einklang mit der Beschwerdeführerin aber zu widersprechen: Die Dechra Pharmaceuticals
PLC ist der Mutterkonzern verschiedener Tochterunternehmen, wozu auch die Dechra Veterinary Products
A/S gehört (vgl. Aufstellung der Holdingstruktur in: Jahresbericht Dechra Pharmaceuticals PLC für
das Jahr 2008 [Beleg 34]). Dieses Tochterunternehmen ist eine reine Vertriebsfirma (vgl. Beschrieb der
Dechra Veterinary Products A/S im Jahresbericht 2008 der Dechra Pharmaceuticals PLC [Beleg 34], S. 99),
weshalb es nicht erstaunt, dass der Vertrieb der Präparate über dieses Unternehmen abgewickelt
wird. Damit belegt die Beschwerdeführerin glaubhaft, dass zwischen der E. Gräub AG und der
Dechra Pharmaceuticals PLC eine Vertriebsvereinbarung bestehen muss.
5.6.3.3 Allerdings
liegen dem Gericht keine Belege vor, welche eine direkte vertragliche Verbindung zwischen der Beschwerdeführerin
bzw. ihrem Mutterkonzern und der Dechra Pharmaceuticals PLC belegen würden. Es bleibt demnach abzuklären,
ob die Vertriebsvereinbarung glaubhaft auf die übernehmende Gesellschaft übergangen ist und
damit das Unterlizenzverhältnis zwischen den beiden Vertriebsfirmen (vgl. E. 5.6.3.1 hiervor) der
ursprünglichen Vertriebsvereinbarung (Beleg 28) nicht entgegensteht.
Gemäss dem Jahresbericht 2008 der Dechra Pharmaceuticals
PLC gehört ihr die VetXX Holding A/S zu 100% (Beleg 34, S. 99). Weiter wird in diesem Jahresbericht
darauf hingewiesen, dass das Präparat "Fuciderm" ein lizenziertes ist und der Dechra Pharmaceuticals
PLC die Markenrechte demnach nicht gehören (Beleg 34, S. 13). Auch unterscheidet die Dechra Pharmaceuticals
PLC zwischen ihrem "own branded veterinary pharmaceutical portfolio", also dem Portfolio ihrer
Eigenmarken, und jenem den sie von der VetXX Holding A/S übernommen hat (Beleg 34, S. 8). Dass
Letztere in Bezug auf "Fuciderm" eine lizenzierte Marke vertrieb, geht aus der eingereichten
Vertriebsvereinbarung (Beleg 28) sowie den Verpackungen (Belege 3 und 33) hervor. Es ist daher anzunehmen,
dass mit der Totalübernahme auch die Vertriebsvereinbarung auf das übernehmende Unternehmen
übergegangen ist.
Gesamthaft erscheint es dem Gericht somit als glaubhaft
erwiesen, dass die Vertriebsstruktur des Präparates "Fuciderm" sich auch nach der Übernahme
durch die Dechra Pharmaceuticals PLC nicht verändert hat: Die Beschwerdeführerin liess ihre
mit der Widerspruchsmarke gekennzeichneten Präparate seit Anbeginn der Zulassung in der Schweiz
durch die E. Gräub AG vertreiben (vgl. Belege 1 und 2). Im Jahre 2005 lagerte sie den Vertrieb insofern
aus, als dass eine weitere Vertriebsfirma zwischen ihr und der schweizerischen Vertreiberin geschaltet
wurde (vgl. Beleg 28). Die Einwilligung ihrer Konzernmutter, die Marke "Fuciderm" zu lizenzieren,
ist der Beschwerdeführerin anzurechnen (vgl. E. 3.8 hiervor). An dieser Vertriebsstruktur hat sich
seither nichts geändert: Einzig die Besitzverhältnisse des "europäischen" Vertriebsunternehmen
wechselten zweimal die Hand (von LEO Animal Health A/S zu VetXX Holding A/S zu Dechra Pharmaceuticals
PLC), ohne dass die Beschwerdeführerin oder deren Konzernmutter sich gegen den Vertrieb durch das
übernehmende Unternehmen wehrte. Es ist daher glaubhaft anzunehmen, dass sowohl die Dechra Pharmaceuticals
PLC und ihre Tochterunternehmen, als auch die schweizerische Zulassungsinhaberin, die E. Gräub AG,
die Widerspruchsmarke in der Schweiz mit Zustimmung der Beschwerdeführerin gebrauchen.
5.7 Der Gebrauch der
Widerspruchsmarke durch die E. Gräub AG und die Dechra Pharmaceuticals PLC bzw. der VetXX Holding
A/S ist der Beschwerdeführerin demzufolge zuzurechnen.
6.
Zusammenfassend
ergibt sich, dass es der Beschwerdeführerin entgegen der Auffassung der Vorinstanz gelungen ist,
den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke für "kortikosteroidhaltiges Antibiotikum-Hautgel
für Hunde" in Klasse 5 glaubhaft zu machen. Ob damit auch - wie von der Beschwerdeführerin
behauptet - ein rechtserhaltender Gebrauch für die von ihr beanspruchten Oberbegriffe "Produits
et préparations pharmaceutiques et vétérinaires" anzunehmen ist, hat die Vorinstanz
aufgrund der Verneinung jeder Glaubhaftmachung rechtserhaltenden Gebrauchs ebenso wie die Frage nach
dem Vorliegen relativer Ausschlussgründe bisher nicht geprüft. Demnach ist die Angelegenheit
zur Erstprüfung an sie zurückzuweisen. Den Parteien würde eine Rechtsmittelinstanz genommen,
wenn das Bundesverwaltungsgericht hierüber sowie über die Gleichartigkeit und die Verwechslungsgefahr
direkt entscheiden würde. Aus diesen Gründen ist die Beschwerde gutzuheissen, die angefochtene
Verfügung aufzuheben und die Sache zur weiteren Beurteilung des Widerspruchs an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Die Vorinstanz wird dabei insbesondere zu prüfen haben, welche Bedeutung dem Umstand zukommt, dass
die Beschwerdegegnerin das Warenverzeichnis ihrer internationalen Registrierung eingeschränkt hat
(vgl. Sachverhalt Bst. R hiervor).
7.
Bei
diesem Ausgang des Verfahrens würde die Beschwerdegegnerin grundsätzlich kosten- und entschädigungspflichtig
(Art. 63 Abs. 1 VwVG und Art. 64 Abs. 1 VwVG), doch da die Beschwerdeführerin die entscheidenden
Gebrauchsbelege erst im Beschwerdeverfahren vorgebracht hat, konnte die Vorinstanz diese gar nicht von
sich aus prüfen und allenfalls im selben Sinne entscheiden (vgl. dazu mutatis mutandis das Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts B-6629/2011 vom 18. März 2013 E. 13 ASV).
Indessen ist zulasten der Beschwerdegegnerin zu berücksichtigen, dass diese auch
nach Vorlage der Belege durch die Gegenseite an ihren Begehren festgehalten hat (vgl. dazu mutatis mutandis
das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-246/2008 vom 26. September 2008 E. 4 mit Hinweisen Red
Bull/Dancing Bull). Die Kosten des Beschwerdeverfahrens von Fr. 4'000.- sind darum beiden
Parteien je zur Hälfte aufzuerlegen, und von der Zusprechung einer Parteientschädigung ist
abzusehen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-246/2008 vom 26. September 2008 E. 4 mit Hinweisen
Red Bull/Dancing Bull). Damit ist der Beschwerdeführerin
der von ihr geleistete Kostenvorschuss von Fr. 4'000.- in der Höhe von Fr. 2'000.- zurückzuerstatten.
Über die vorinstanzlichen Verfahrenskosten (Widerspruchsgebühr) und die auszurichtende Parteientschädigung
im erstinstanzlichen Verfahren hat die Vorinstanz entsprechend dem Ausgang neu zu befinden.
8.
Gegen
dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Verfügung (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes
vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es erwächst bei Zustellung in Rechtskraft.