Sachverhalt:
A.
Die
internationale Registrierung Nr. 1'032'064 "Fusiderm" der Dermapharm AG wurde am 1. April
2010 in der Gazette OMPI des marques internationales Nr. 10/2010 veröffentlicht.
Hinterlegt ist sie für die folgenden Waren:
Classe 5: Préparations pharmaceutiques, médicaments, à l'exception
de ceux pour le traitement du psoriasis, de neurodermatites, de la polyarthrite psoriasique et de la
maladie de Crohn.
B.
Gegen
deren Zulassung zum Markenschutz in der Schweiz erhob die Leo Pharma A/S am 29. Juli 2010 beim Eidgenössischen
Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Vorinstanz) vollumfänglich Widerspruch. Sie stützte
sich dabei auf ihre schweizerische Marke CH-Nr. 336'113 "FUCIDIN", welche am 23. Februar
1985 erstmals im SHAB-Nr. 45 veröffentlicht wurde. Sie ist für die nachfolgenden Waren
hinterlegt:
Klasse 5: Pharmazeutische Produkte.
Zur Begründung des Widerspruchs führte die Widersprechende
im Wesentlichen aus, beide Marken seien aufgrund ihrer praktisch identischen Wortanfänge sowie derselben
Anzahl Vokale visuell und phonetisch sehr ähnlich. Weiter würden sich die Zeichen nicht durch
einen klar abweichenden Sinngehalt unterscheiden. Zudem handle es sich bei der Endung "Derm"
der angefochtenen Marke um einen Begriff des Gemeinguts, so dass diesem Element praktisch keine Bedeutung
zukomme. Da die beanspruchten Waren beider Marken identisch bzw. gleichartig seien, müsse die Verwechslungsgefahr
streng beurteilt werden. Angesichts dessen sei eine Verwechslungsgefahr zu bejahen, da die Abnehmer aufgrund
ihrer Gemeinsamkeiten fälschlicherweise eine wirtschaftliche Verbindung vermuten würden.
C.
Am
9. August 2010 erliess das Institut für Geistiges Eigentum in der Folge gegen die angefochtene
internationale Registrierung einen Refus provisoire total und setzte deren Inhaberin aufgrund ihres ausländischen
Sitzes, unter Androhung des Ausschlusses vom Widerspruchsverfahren, eine dreimonatige Frist um in der
Schweiz einen Rechtsvertreter zu bestellen.
D.
Innert
Frist konstituierte sich die Widerspruchsgegnerin mit Eingabe vom 8. November 2010 als Partei und
reichte eine Vertretungsvollmacht ein, so dass der Schriftenwechsel in der Folge eröffnet werden
konnte.
E.
Mit
Schreiben vom 2. Dezember 2010 reichte die Widerspruchsgegnerin ihre Widerspruchsantwort ein. Darin
machte sie den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke geltend und wies zudem darauf hin, dass das Zeichen
kennzeichnungsschwach sei, da es den Wirkstoff Fusidinsäure praktisch unverändert übernehme.
F.
In
der Folge forderte die Vorinstanz die Widersprechende mit Verfügung vom 6. Dezember 2010 dazu auf,
den Gebrauch der Widerspruchsmarke für den Zeitraum zwischen dem 2. Dezember 2005 und dem 2. Dezember
2010 zu belegen oder wichtige Gründe für den Nichtgebrauch geltend zu machen sowie eine Replik
einzureichen.
G.
Mit
Replik vom 22. Februar 2011 reichte die Widersprechende innert erstreckter Frist diverse Gebrauchsbelege
ein und legte ausserdem dar, dass die beiden Marken aufgrund der Warenidentität und ihrer Ähnlichkeit
von den Abnehmern verwechselt würden. Dies sei vorliegend auch deshalb der Fall, weil es in der
Pharmabranche üblich sei, für Präparate mit denselben Wirkstoffen, jedoch nur wenig abweichenden
Verwendungszwecken, Serienmarken zu entwickeln. Das breite Publikum sei daher an solche Serienmarken
bereits gewöhnt, so dass es nahe liege, dass die Abnehmer in der angefochtenen Marke eine Marke
der Widersprechenden vermuten würden.
H.
In
ihrer Duplik vom 18. April 2011 hielt die Widerspruchsgegnerin ihre Einrede des Nichtgebrauchs aufrecht,
da die von der Widersprechenden vorgebrachten Belege keinen markenmässigen Gebrauch und insbesondere
keinen Gebrauch in der Schweiz belegen würden.
I.
Mit
Verfügung vom 20. April 2011 schloss die Vorinstanz den Schriftenwechsel im Widerspruchsverfahren.
J.
Trotz
geschlossenem Schriftenwechsel reichte die Widersprechende mit Eingabe vom 1. Juli 2011 weitere Gebrauchsbelege
ein.
K.
Mit
Verweis auf den geschlossenen Schriftenwechsel verlangte die Widerspruchsgegnerin in ihrem Schreiben
vom 11. Juli 2011, dass die verspätet eingereichten Belege unberücksichtigt bleiben.
L.
Am
20. Oktober 2011 verfügte die Vorinstanz die vollständige Abweisung des Widerspruchs. Zur Begründung
führte sie zuerst aus, dass die Widersprechende den rechtserhaltenden Gebrauch ihrer Marke "Fucidin"
in der Schweiz einzig im Zusammenhang mit den Waren "Cremes, Salben, Tabletten und Gaze für
Hautinfektionen und Verbrennungen" der Klasse 5 glaubhaft machen konnte, so dass das Vorliegen einer
Verwechslungsgefahr einzig im Zusammenhang mit diesen Waren zu prüfen war. Die Vorinstanz bejahte
in der Folge eine Zeichenähnlichkeit aufgrund der Ähnlichkeiten in den jeweiligen Wortanfänge
"FUCI" und "FUSI", verneinte aber eine Verwechslungsgefahr, da die Widerspruchsmarke
aufgrund ihrer Anlehnung an den beschreibenden Inhaltsstoff "Fusidinsäure" einen schwachen
Schutzumfang habe und sich die angefochtene Marke somit mit "Derm" genügend von der Widerspruchsmarke
abhebe.
M.
Gegen
diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 23. November 2011 Beschwerde
beim Bundesverwaltungsgericht und beantragte, der Widerspruch sei unter Aufhebung der angefochtenen Verfügung
sowie unter Kostenfolge zu Lasten der Beschwerdegegnerin gutzuheissen.
Zur Begründung ihres Rechtsmittels führte die
Beschwerdeführerin im Wesentlichen aus, die Vorinstanz habe in ihrem Entscheid dem Umstand keine
Rechnung getragen, dass sie durch den Nachweis des rechtserhaltenden Gebrauchs für die Waren "Cremes,
Salben, Tabletten und Gaze für Hautinfektionen und Verbrennungen" in der Klasse 5 auch einen
Gebrauch für den Oberbegriff "pharmazeutische Produkte" der Klasse 5 glaubhaft gemacht
habe. Eine Teilbenutzung sei dem gesamten Oberbegriff zuzurechnen, wenn der Verkehr davon ausgehe, dass
ein branchentypischer Anbieter des entsprechenden Produkts üblicherweise Produkte des gesamten Oberbegriffs
anbiete. Dies treffe im vorliegenden Fall zu, weshalb die von der Vorinstanz anerkannte Teilbenutzung
dem Oberbegriff ebenfalls zuzurechnen sei. Weiter sei eine mittelbare Verwechslungsgefahr vorliegend
zu bejahen. Angesichts der insbesondere hinsichtlich des Schriftbildes und der klanglichen Ebene bestehenden
Ähnlichkeit der beiden in Frage stehenden Marken sowie mit Blick auf den Umstand, dass die gleichen
Abnehmerkreise angesprochen seien, begründe das jüngere Zeichen eine Verwechslungsgefahr.
N.
Mit
Beschwerdeantwort vom 16. Januar 2012 beantragte die Beschwerdegegnerin,
die Beschwerde sei unter Kostenfolge zu Lasten der Beschwerdeführerin abzuweisen. Im Wesentlichen
bemängelte sie die eingereichten Gebrauchsbelege der Beschwerdeführerin und bestritt die Glaubhaftmachung
des rechtserhaltenden Gebrauchs der Widerspruchsmarke - insbesondere für den gesamten Oberbegriff.
So sei auf den Belegen kein Gebrauch durch die Beschwerdeführerin erkennbar, sondern durch einen
Dritten. Schliesslich verneinte sie sowohl eine Markenähnlichkeit als auch eine Verwechslungsgefahr
bei den sich gegenüberstehenden Zeichen.
O.
Unter
Einreichung aller Vorakten reichte die Vorinstanz am 19. März 2012 innert erstreckter Frist
ihre Vernehmlassung ein. Darin verwies sie auf ihre bisherige Praxis, wonach ein rechtserhaltender Markengebrauch
einzig für jene Waren oder Dienstleistungen zu bejahen ist, für welche der Gebrauch auch tatsächlich
glaubhaft gemacht wurde. Sie warnte insbesondere davor, bei einem Teilgebrauch den rechtserhaltenden
Gebrauch auch für den gesamten Oberbegriff anzunehmen, denn dies würde ihrer Meinung nach zu
einer unzulässigen Schutzerweiterung der Widerspruchsmarke führen.
P.
Mit
innert erstreckter Frist eingereichter Replik vom 11. Mai 2012 hielt die Beschwerdeführerin
ihre Rechtsbegehren aufrecht und reichte einen Auszug des zürcherischen Handelsregister ein, aus
welchem ersichtlich ist, dass die auf den Lieferungsquittungen angegebene Vertriebsfirma jene GmbH ist,
mit welcher sie eine Vertriebsvereinbarung abgeschlossen hat.
Q.
Auch
die Beschwerdegegnerin hielt in ihrer Duplik vom 30. Mai 2012 ihr Rechtsbegehren aufrecht und bestritt
den rechtserhaltenden Markengebrauch weiterhin. Aus der von der Beschwerdeführerin nur auszugsweise
eingereichten Vertriebsvereinbarung sei gar nichts erkennbar, weil ein tatsächlicher Vereinbarungstext
nicht eingereicht wurde.
R.
Mit
Verfügung vom 31. Mai 2012 schloss das Bundesverwaltungsgericht den Schriftenwechsel im Beschwerdeverfahren.
S.
Die
Parteien haben stillschweigend auf die Durchführung einer öffentlichen Parteiverhandlung verzichtet.
T.
Auf
weitere Vorbringen der Verfahrensbeteiligten und die eingereichten Akten
wird, soweit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das
Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz
in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes
vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen Frist des Art.
50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) erhoben und
der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Widersprechende ist die Beschwerdeführerin
durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert (Art. 48 Abs. 1
VwVG). Auf die Beschwerde ist demnach einzutreten.
2.
Der
Inhaber einer älteren Marke kann gestützt auf Art. 3 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes
vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) gegen die Eintragung einer jüngeren Marke innerhalb
von drei Monaten nach ihrer Veröffentlichung Widerspruch erheben (Art. 31 Abs. 1 MSchG).
2.1 Der
Schutz der älteren Marke im Widerspruchsverfahren setzt voraus, dass diese in den letzten fünf
Jahren vor Erhebung der Nichtgebrauchseinrede im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen, für
die sie beansprucht wird, ernsthaft gebraucht worden ist (Art. 11 Abs. 1 und 12 Abs. 1
MSchG). Eine Ausnahme besteht, wenn für den Nichtgebrauch wichtige Gründe vorliegen (Art. 12
Abs. 1 MSchG). Behauptet der Widerspruchsgegner in seiner ersten Stellungnahme an die Vorinstanz
den Nichtgebrauch der älteren Marke, hat der Widersprechende anlässlich des Widerspruchsverfahrens
den Gebrauch der Widerspruchsmarke oder wichtige Gründe für deren Nichtgebrauch glaubhaft zu
machen (Art. 32 MSchG i.V.m. Art. 22 Abs. 3 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember
1992 [MSchV, SR 232.111]). Die Gebrauchsfrist ist dabei vom Zeitpunkt der Geltendmachung des Nichtgebrauchs
der Marke durch den Widerspruchsgegner an rückwärts zu bestimmen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts
B-3416/2011 vom 17. Februar 2012 E. 3.1 LIFE/mylife [fig.], mylife
[fig.], B-2227/2011 vom 3. Januar 2012 E. 4.2 ebm [fig.]/EBM
Ecotec, B-3686/2010 vom 10. Februar 2011 E. 3.1 HEIDILAND/HEIDI
Best of Switzerland). Die Nichtgebrauchseinrede muss mit der ersten Stellungnahme erhoben werden
(Art. 22 Abs. 3 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]).
2.2 Wird
der Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke behauptet, ist von ihrem tatsächlichen Gebrauch auszugehen,
wie er vom Widersprechenden glaubhaft gemacht ist oder vom Widerspruchsgegner von der Bestreitung ausgenommen
wurde (Art. 32 MSchG; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-1686/2012 vom 9. April 2013 E. 2.3
CAMILLE BLOCH MON CHOCOLAT SUISSE [fig.]/my swiss chocolate.ch [fig.],
B-8242/2010 vom 22. Mai 2012 E. 3.1 Lombard Odier & Cie./Lombard
Network [fig.]; Christoph Willi, Markenschutzgesetz,
Das schweizerische Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen
Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3 N. 37). Dieser bisherige Gebrauch ist für die Bestimmung
des Schutzumfangs auf die Kategorie jener Waren oder Dienstleistungen zu verallgemeinern, deren künftigen
Gebrauch er aus Sicht der massgeblichen Verkehrskreise nahelegt und erwarten lässt (Urteile des
Bundesverwaltungsgerichts B-1686/2012 vom 9. April 2013 E. 2.3 CAMILLE
BLOCH MON CHOCOLAT SUISSE [fig.]/my swiss chocolate.ch [fig.], B-5871/2011 vom 4. März 2013
E. 2.3 Gadovist/Gadogita). Für Waren oder Dienstleistungen,
die nicht zumindest unter einen Oberbegriff des eingetragenen Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses
fallen, wird ein tatsächlicher Gebrauch allerdings nicht berücksichtigt. Insofern bleibt der
rechtserhaltende Markengebrauch vom Registereintrag der Marke begrenzt (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-7505/2006 vom 2. Juli 2007 E. 5 Maxx (fig.)/max Maximum + value [fig.];
Lucas David in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster-
und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 11 Rz. 7).
2.3 Das
Zeichen muss in markenmässiger Art und Weise gebraucht worden sein (vgl. Eugen
Marbach, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht,
Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, [hernach: Marbach,
SIWR III/1], N. 1303).
Ein solcher Gebrauch liegt vor, wenn die Marke von den Abnehmern als Mittel zur Unterscheidung verschiedener
Produkte im Sinne eines Hinweises auf deren betriebliche Herkunft erkannt wird (Markus
Wang, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.],
Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 11 N. 7 f.). Ein funktionsgerechter, markenmässiger
Gebrauch ist dabei vom unternehmensbezogenen Gebrauch zu unterscheiden. Um Letzteren handelt es
sich, wenn die Konsumenten das Zeichen zwar als Hinweis auf ein Unternehmen wahrnehmen, das Ausgangsort
einer betrieblichen Herkunft sein könnte, zwischen den beanspruchten Waren sowie Dienstleistungen
und diesem Unternehmen aber keinen funktionsgerechten Bezug im Sinne einer betrieblichen Herkunft herstellen
(vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3416/2011 vom 17. Februar 2012 E. 3.3 LIFE/mylife
[fig.], mylife [fig.]; Marbach, SIWR II/1, N. 1316 f.).
2.4 Der
markenmässige Gebrauch muss nicht zwingend durch den Markeninhaber selber erfolgen. Der Gebrauch
der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Gebrauch durch diesen selbst (vgl. Art. 11 Abs.3
MSchG; Wang, a.a.O., Art. 11 N. 99 f.). Dabei stellt das Gesetz
an die Form der Zustimmung keine besonderen Anforderungen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-763/2007
E. 5 K.Swiss [fig.]/K Swiss [fig.]), allerdings genügt
ein blosses Dulden durch den Markeninhaber nicht (Wang, a.a.O., Art. 11
N. 104). Die Zustimmung kann auch stillschweigend, etwa im Rahmen eines Konzernverhältnisses,
oder vertraglich, z.B. auf der Grundlage eines Lizenzvertrags oder eines Distributionsabkommens, erteilt
werden (Wang, a.a.O., Art. 11 N. 104). Auch der Gebrauch durch
einen Unterlizenznehmer kann rechtserhaltend wirken, wenn die Vergabe der Unterlizenz durch den Lizenznehmer
nicht im Widerspruch mit den Bestimmungen des Lizenzvertrages steht (Wang
a.a.O., Art. 11 N. 104 mit Verweis auf Marbach,
SIWR III/1, Rz. 1401). Beim stellvertretenden Gebrauch ist jedoch von massgebender Bedeutung, dass
der Markenbenutzer die Marke für den Markeninhaber gebraucht, d.h. mit einem Fremdbenutzungswillen
tätig wird (vgl. Wang, a.a.O., Art. 11 N. 107; Willi,
a.a.O., Art. 11 N. 60). Ein derartiger stellvertretender Gebrauch findet etwa bei Markengebrauch
durch Tochter-, Konzern- und mit dem Markeninhaber anderweitig wirtschaftlich eng verbundenen Gesellschaften
oder durch Lizenznehmer, Unterlizenznehmer und Wiederverkäufer statt (vgl. David,
a.a.O., Art. 11 N. 22). Im Rahmen solcher gesellschaftsrechtlicher oder vertraglicher Verhältnisse
kommt es häufig vor, dass Markeninhaber die Marke nicht selbst anbringen, sondern damit ihre Tochtergesellschaften,
Lizenznehmer, Importeure usw. betrauen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-763/2007 E. 5 K.Swiss
[fig.]/K Swiss [fig.]).
2.5 Der
Widersprechende muss den Gebrauch seiner Marke im relevanten Zeitraum nicht beweisen aber glaubhaft machen
(Art. 32 MSchG). Glaubhaftmachen des Gebrauchs bedeutet, dem Richter aufgrund objektiver Anhaltspunkte
den Eindruck zu vermitteln, dass die fraglichen Tatsachen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich
sind (BGE 120 II 393 E. 4c, 88 I 11 E. 5a, 30 III 321 E. 3.3). Es braucht keine volle
Überzeugung des Richters, doch muss er zumindest die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen
stimmen, höher einschätzen als das Gegenteil (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-4540/2007
vom 15. September 2008 E. 4 Streifenmarken, B-7449/2006
vom 20. August 2007 E. 4 EXIT [fig.]/EXIT ONE; Entscheid der RKGE vom 17. September
2003, veröffentlicht in sic! 2004 S. 106 E. 3 Seiko Rivoli/R
Rivoli [fig.], Entscheid der RKGE vom 26. Oktober 2001, veröffentlicht in sic! 2002 S. 53
E. 4 Express/Express clothing, mit Verweis auf BGE 88 I 14 E. 5a;
David, a.a.O., Art. 12 N. 16).
Als mögliche Belege für den rechtserhaltenden Gebrauch dienen Urkunden (Rechnungen, Lieferscheine)
und Augenscheinsobjekte (Etikettenmuster, Verpackungen, Kataloge, Prospekte). Zur Glaubhaftmachung des
Gebrauchs ist es nicht erforderlich, dass die Marke auf der Ware oder deren Verpackung selbst erscheint
(Entscheid der RKGE vom 28. Juni 2005, veröffentlicht in sic! 2005
S. 754 E. 5 Gabel/Kabel 1). Die Zuordnung des
Gebrauchs zu bestimmten Produkten kann beispielsweise auch aufgrund von Prospekten, Preislisten oder
Rechnungen möglich sein (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3686/2010 vom 10. Februar 2011
E. 4.3 HEIDILAND/HEIDI Best of Switzerland).
3.
Die
Fristberechnung des Gebrauchs richtet sich nach Art. 2 MSchV. Demnach endet die Frist im letzten
Monat an dem Tag, der dieselbe Zahl trägt wie der Tag, an dem sie zu laufen begann. Das Fristende
wird mit dem Tag der Geltendmachung des Nichtgebrauchs, vorliegend der Widerspruchsantwort der Beschwerdegegnerin
vom 2. Dezember 2010, fixiert. Der Fristbeginn wird durch Rückrechnung um fünf Jahre berechnet
(siehe E. 2.1). Die Vorinstanz hat die massgebliche Gebrauchsfrist mithin korrekt vom 2. Dezember
2005 bis zum 2. Dezember 2010 festgesetzt.
4.
4.1 Die Beschwerdeführerin
macht in ihrer Beschwerde geltend, sie habe die Benutzung der Widerspruchsmarke bereits im Widerspruchsverfahren
durch die Vorlage von Rechnungen, Werbungen und einer Vertriebsvereinbarung ausreichend belegt. Sie rügt
weiter, die Vorinstanz habe zu Unrecht angenommen, die Widerspruchsmarke sei nur mit rechtserhaltender
Wirkung für "Cremes, Salben, Tabletten und Gaze für Hautinfektionen und Verbrennungen"
in Klasse 5 gebraucht worden. Einer Marke sei der im Zusammenhang mit einer einzelnen Ware erfolgte Gebrauch
als Gebrauch des im Register eingetragenen Oberbegriffs anzurechnen, wenn der Verkehr bei einem branchentypischen
Hersteller ein Angebot im Umfang des Oberbegriffs erwarte. Für sie als eines in der Schweiz bekanntes
Pharmaunternehmen habe der Gebrauch der Widerspruchsmarke im Zusammenhang mit den ausgewiesenen Waren
deshalb als Gebrauch für den gesamten Oberbegriff "Pharmazeutische Erzeugnisse" zu gelten.
Die Beschwerdegegnerin bestreitet den Gebrauch der Widerspruchsmarke weiterhin und befürchtet zusammen
mit der Vorinstanz, dass die Bejahung dieser Rechtsauffassung den Schutzumfang der Marke ungerechtfertigt
ausdehnen würde.
4.2 Die von der Beschwerdeführerin
angebotenen Gebrauchsbelege wurden mit Ausnahme des Belegs 19 von ihr bereits im vorinstanzlichen Verfahren
vorgelegt. Es sind dies [Nummerierung durch das Bundesverwaltungsgericht]:
-
Beleg 1: Tabelle
Umsatzzahlen Schweiz von Fucidin, 2002-2010
-
Beleg 2: Lieferschein
an die Klinik Marienfried in Niederuzwil SG vom 28.06.2005
-
Beleg 3: Lieferschein
an Unione Farmaceutica in Barbengo TI vom 06.04.2006
-
Beleg 4: Lieferschein
an die Galexis AG in Ecublens VD vom 29.03.2007
-
Beleg 5: Lieferschein
an die Apotheke Zur Rose AG in Frauenfeld TG vom 11.01.2008
-
Beleg 6: Lieferschein
an die Galexis AG in Niederbipp BE vom 29.07.2009
-
Beleg 7: Lieferschein
an die Amedis-UE SA in Puidoux VD vom 24.11.2010
-
Beleg 8: Kopie
einer Verpackung eines unverkäuflichen Ärztemusters der Fucidin Salbe
-
Beleg 9: Kopie
aus DERMATOLOGIE PRAXIS 2010/6, S. 4
-
Beleg 10: Werbeinserat
vom 04.05.2010
-
Beleg 11: Werbeinserat
vom 11.05.2010
-
Beleg 12: Prospekt
"Fucidin Wohlfühlen" aus dem Jahr 2004
-
Beleg 13: Auszug
Domain-Namen-Register Whois bezüglich <leo-pharma.ch>
-
Beleg 14: Ausdruck
der Website der Widersprechenden bezüglich ihrer weltweiten Standorte, letztmals besucht am 10.02.2011
-
Beleg 15: Ausdruck
der Website der Widersprechenden, List of LEO Pharma Products, letztmals besucht am 10.02.2011
-
Beleg 16: Jahresberichte
der Jahren 2005-2010 der LEO PHARMA A/S, 55 INDUST-RIPARKEN, DK-2570 BALLERUP
-
Beleg 17: Auszug
aus einem "Distribution Agreement" zwischen LEO Pharmaceutical Products Sarath Ltd. und P.P.
Pharma Logistik GmbH vom 23. September 2002
-
Beleg 18: Auszug
aus dem Handelsregister B des Amtsgerichts Bielefeld bezüglich der Namensänderung der P.P.
Pharma Logistik GmbH zur NextPharma Logistics GmbH vom 10. März 2004
-
Beleg 19: Auszug
aus dem Handelsregister des Kantons Zürichs vom 2. Mai 2012 bezüglich der Zweigniederlassung
in Turbenthal ZH der NextPharma Logistics GmbH
4.3 Nicht zu berücksichtigen
sind die Belege 2, 8 sowie 12 bis 14, weil sie entweder nicht in den relevanten Zeitraum fallen, undatiert
sind oder keinen Markengebrauch belegen. So fallen die Warenlieferung vom 28. Juni 2005 an die Klinik
Marienfried (Beleg 2) sowie den Prospekt "Fucidin Wohlfühlen" aus dem Jahre 2004 (Beleg
12) sowie den Ausdruck der Website der Beschwerdeführerin aus dem Jahre 2011 (Beleg 15) nicht in
den relevanten Zeitraum. Die Verpackung des unverkäuflichen Ärztemusters (Beleg 8) führt
zwar die hinterlegte Marke auf, kann aber mangels eindeutiger Datierung nicht berücksichtigt werden.
Schliesslich enthalten die Belege 13 und 14 lediglich Hinweise auf die Firma der Beschwerdeführerin,
nicht aber auf die Widerspruchsmarke. Als Gebrauchsbelege kommen diese Unterlagen daher nicht in Frage.
4.4 In den relevanten
Zeitraum fallen und ausserdem den Verkauf von mit "FUCIDIN" gekennzeichneten Waren der Klasse
5 belegen die Lieferscheine an die Unione Farmaceutica (Beleg 3), die Galexis AG (Belege 4 und 6), die
Apotheke zur Rose AG (Beleg 5) und die Amedis-UE SA (Beleg 7). Gemäss diesen Belegen vertrieb die
NextPharma Logistics GmbH das pharmazeutische Produkt "FUCIDIN" in Form von Cremes, Salben,
Gaze und Tabletten in alle Landesteile der Schweiz an Apotheken und pharmazeutische Vollgrossisten. Die
Beschwerdeführerin belegt, dass über einen Zeitraum von viereinhalb Jahren rund 10'000 Produkte
vertrieben wurden, was - wie die Vorinstanz zu Recht feststellt - auf einen ernsthaften und
funktionsgerechten Gebrauch der Marke "FUCIDIN" im Zusammenhang mit diesen Waren "Cremes,
Salben, Gaze und Tabletten" hinweist.
4.5 In diesem Zusammenhang
bestreitet die Beschwerdegegnerin, dass die Verkäufe der mit FUCIDIN gekennzeichneten Präparate
der Beschwerdeführerin zuzurechnen seien, da die Lieferscheine (Belege 3 bis 7) als Vertreiberin
die NextPharma Logistics GmbH aus Turbenthal ausweisen würden. Hierzu reichte die Beschwerdeführerin
den Auszug eines Distribution Agreements vom 23. September 2002 zwischen ihr und der P.P. Pharma Logistik
GmbH (Beleg 17). Im Auszug vom 10. März 2004 aus dem Handelsregister B des Amtsgerichts Bielefeld
ist ersichtlich, dass sich die P.P. Pharma Logistik GmbH zur NextPharma Logistics GmbH umbenannte (Beleg
18). Desweiteren belegt die Beschwerdeführerin, dass die schweizerische Zweigniederlassung der NextPharma
Logistics GmbH sich in Turbenthal befindet (vgl. Beleg 19). Bezüglich der eingereichten Vertriebsvereinbarung
ist der Beschwerdegegnerin dahingehend zuzustimmen, dass der eingereichte Auszug spärlich ist, weil
kein Vereinbarungstext vorgelegt wurde. Einzig das Deckblatt, die Unterschriften der Parteien sowie ein
Annex A, in welchem das Produkt FUCIDIN aufgeführt ist, wurden dem Gericht vorgelegt. Wäre
dieser Auszug das einzige von der Beschwerdeführerin eingereichte Dokument, so müsste der Beschwerdegegnerin
gefolgt werden und Beleg 17 wäre nicht zu berücksichtigen, denn ohne anderslautende Indizien
kann nicht überprüft werden, ob Annex A gerade jene Produkte aufführt, welche nicht
in der Schweiz zu vertreiben sind. Im vorliegenden Fall liegen aber anderslautende Indizien und Belege
vor: So reichte die Beschwerdeführerin tatsächliche Lieferungsquittungen ein, welche belegen,
dass die Vertriebspartnerin NextPharma Logistics GmbH in der Schweiz das pharmazeutische Produkt FUCIDIN
vertreibt. Zusammen mit diesen Belegen und der Aussage der Beschwerdeführerin kann daher glaubhaft
geschlossen werden, dass die Vertriebsvereinbarung u.a. tatsächlich den Vertrieb von FUCIDIN zum
Inhalt hat und dies für das gesamte Gebiet der Schweiz. Weiter ist der Vorinstanz zu folgen, wenn
diese schliesst, dass die Vereinbarung zwar vor dem relevanten Zeitraum unterzeichnet wurde (nämlich
im Jahr 2002), doch aufgrund der eingereichten Lieferungsquittungen anzunehmen ist, dass die Vertriebsvereinbarung
weiterhin anhält. Der Vertrieb des Präparates "FUCIDIN" in der Schweiz durch die
NextPharma Logistics GmbH erfolgt mit Zustimmung der Beschwerdeführerin und kann ihr zugerechnet
werden (vgl. E. 2.4 hiervor).
4.6 In einem Zwischenschritt
kann daher festgehalten werden, dass der Gebrauch der Widerspruchsmarke "FUCIDIN" im Zusammenhang
mit (antibiotische) "Cremes, Salben, Tabletten und Gaze zur Behandlung von Hautinfektionen und Verbrennungen"
rechtsgenüglich glaubhaft gemacht wurde. Ob damit auch - wie von der Beschwerdeführerin
gerügt - ein rechtserhaltender Gebrauch für den von ihr beanspruchten Oberbegriff "Pharmazeutische
Produkte" glaubhaft gemacht wurde, ist nachfolgend zu überprüfen.
4.7 Aufgrund
der für die Beurteilung relevanten Waren sind vorfrageweise die massgeblichen Verkehrskreise zu
bestimmen (Marbach, SIWR II/1, N. 180; Eugen Marbach,
Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 2007, S. 7). Die Widerspruchsmarke ist für pharmazeutische
Produkte hinterlegt und der Gebrauch ist zumindest für "Cremes, Salben, Tabletten und Gaze
zur Behandlung von Hautinfektionen und Verbrennungen" glaubhaft gemacht. Gemäss den eingereichten
Belegen sind jene Dermatika antibiotisch und rezeptpflichtig (vgl. Belege 9 bis 11). Antibiotika werden
von ärztlichen Fachpersonen erworben und dem Durchschnittskonsumenten erst auf Anraten der Fachpersonen
abgegeben. Es ist daher zur Hauptsache von medizinisch fachkundigen Abnehmern auszugehen, worunter insbesondere
Dermatologen zu zählen sind.
4.8 Vorliegend ist
insbesondere strittig, ob der von der Beschwerdeführerin glaubhaft gemachte Gebrauch für "Cremes,
Salben, Tabletten und Gaze für Hautinfektionen und Verbrennungen" auch dem von ihr beanspruchten
Oberbegriff "Pharmazeutische Produkte" zugerechnet werden kann. Dieser Oberbegriff ist verhältnismässig
breit und beinhaltet verschiedenste Unterbegriffe (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5871/2011 vom
4. März 2013 E. 2.5 Gadovist/Gadogita).
Aus den zu berücksichtigenden Belegen ist ersichtlich, dass die mit "FUCIDIN" gekennzeichneten
Waren Antibiotika zur Behandlung von bakteriellen Hautinfektionen sind (vgl. Belege 9 bis 11). Es sind
demnach Dermatika, d.h. Medikamente zur Behandlung der Haut (vgl. Eintrag zu Dermatikum in: Duden
Wörterbuch medizinischer Fachbegriffe, 8. Aufl., Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich).
Innerhalb dieser Arzneimittelgruppe sind sie jedoch nur für verschreibungspflichte Hautmittel typisch,
und vermögen daher keinen zukünftigen Gebrauch der Marke für alle Arten von Dermatika
oder gar weitere pharmazeutische Produkte nahezulegen. Die massgeblichen Verkehrskreise (vgl. E. 4.7
hiervor) werden aufgrund dessen nicht erwarten, dass die Widerspruchsmarke in Zukunft für mehr als
nur verschreibungspflichtige Dermatika gebraucht wird. Damit kann die Beschwerdeführerin eine
rechtserhaltende Wirkung immerhin für den Unterbegriff "verschreibungspflichtige Dermatika"
- und damit mehr als die Vorinstanz ihr zuerkannt hat - geltend machen, nicht aber für
den gesamten Oberbegriff "pharmazeutische Produkte" (vgl. E. 2.2 hiervor, sowie Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 2.5 Gadovist/Gadogita).
5.
5.1 Zeichen sind gemäss
Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie einer älteren
Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert sind,
so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr richtet
sich nach der Ähnlichkeit der Zeichen im Erinnerungsbild des Letztabnehmers (BGE 121 III 378 E.
2a BOSS/BOKS, BGE 119 II 473 E. 2d Radion/Radiomat;
Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7934/2007 vom 26. August 2009 E. 2.1 Fructa/Fructaid,
B-3578/2007 vom 31. Oktober 2007 E. 2 Focus/Pure Focus, B 7492/2006
vom 12. Juli 2007 E. 3 Aromata/Aromathera; siehe auch Marbach,
SIWR III/1, N. 867) und nach dem Mass an Gleichartigkeit zwischen den
geschützten Waren und Dienstleistungen. Zwischen diesen beiden Elementen besteht eine Wechselwirkung:
An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher
die Waren und/oder Dienstleistungen sind, und umgekehrt (David,
a.a.O., Art. 3 N. 8).
5.2 Für die Beurteilung
der Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 MSchG ist ausschlaggebend, ob aufgrund der Ähnlichkeit
Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche das besser berechtigte Zeichen in seiner Individualisierungsfunktion
gefährden (BGE 127 III 166 E. 2a Securitas). Eine Verwechslungsgefahr
ist anzunehmen, wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird ("unmittelbare
Verwechslungsgefahr"), aber auch dann, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten,
dahinter aber unrichtige wirtschaftliche Zusammenhänge vermuten und namentlich annehmen, dass beide
gekennzeichneten Angebote aus demselben Unternehmen stammen ("mittelbare Verwechslungsgefahr",
vgl. BGE 128 III 97 f. E. 2a Orfina/Orfina, BGE 127 III 166 E.
2a Securitas, Urteil des
Bundesgerichts 4C.171/2001 vom 5. Oktober 2001 E. 1b Stoxx/StockX [fig.],
in: sic! 2002 S. 99, BGE 122 III 382 ff.
Kamillosan).
5.3 Weiter sind bei
der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Einzelfall der Aufmerksamkeitsgrad, mit dem die Abnehmer bestimmte
Waren oder Dienstleistungen nachfragen, sowie die Kennzeichnungskraft der Zeichen, da diese massgeblich
den Schutzumfang einer Marke bestimmt, zu berücksichtigen (Gallus Joller, in:
Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009,
Art. 3 N. 45; siehe auch Willi, Art. 3 N. 17 ff.).
Für schwächere Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für
starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende
Unterscheidbarkeit zu schaffen (BGE 122 III 382 E. 2a Kamillosan;
Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-6046/2008 vom 3. November 2010 E. 3.3
R Rothmans [fig.]/Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.], B-2653/2008 vom 1. Dezember 2008
E. 3.3 monari c./ANNA MOLINARI). Als schwach gelten insbesondere
Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen
(BVGE 2010/32 E. 7.3 Pernaton/Pernadol,
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5390/2009 vom 17. August 2010 E. 5.6 ORPHAN
EUROPE [fig.] / ORPHAN INTERNATIONAL). Stark sind demgegenüber Marken, die entweder aufgrund
ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 382
E. 2a Kamillosan, mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004
vom 6. Oktober 2004 E. 2.2 Yello; Marbach,
SIWR III/1, N. 979 mit Hinweis auf Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7475/2006 vom 20. Juni
2007 E. 6 und 7 Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.] und
Entscheid der RKGE vom 26. Oktober 2006 E. 7 Red Bull [fig.]/Red, Red
Devil, in: sic! 2007 S. 531). Die Verwechselbarkeit
zweier Zeichen ist daher nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund
der gesamten Umstände zu beurteilen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6046/2008 vom 3. November
2010 R Rothmans [fig] / Roseman Crown
Agencies KING SIZE [fig.]).
6.
In
einem weiteren Schritt ist zu überprüfen, ob die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der
sich gegenüberstehenden Marken aus Sicht der in E. 4.7 hiervor definierten Verkehrskreise identisch
oder zumindest gleichartig sind.
6.1 Gleichartigkeit
liegt vor, wenn die angesprochenen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung
identischer oder ähnlicher Marken angepriesenen Waren und Dienstleistungen würden angesichts
ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen
oder doch wenigstens unter der Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt
werden (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.1 [fig.]/BoneWelding
[fig.], B-6665/2010 vom 21. Juli 2011 E. 5.1 HOME
BOX OFFICE/Box Office, B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 3.1 EFE
[fig.] / EVE, mit Verweis u.a. auf David, a.a.O., Art. 3 N. 35).
Für die Warengleichartigkeit sprechen unter anderem gleiche Herstellungsstätten, gleiches fabrikationsspezifisches
Know-how, ähnliche Vertriebskanäle, ähnliche Abnehmerkreise oder das Vorliegen eines ähnlichen
Verwendungszweckes (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.1
[fig.]/
BoneWelding
[fig.] mit weiteren Hinweisen).
6.2 Beide
Widerspruchsmarken sind in Klasse 5 grundsätzlich für die Waren "Pharmazeutische
Produkte" hinterlegt, wobei die Beschwerdeführerin
den rechtserhaltenden Gebrauch ihrer Marke einzig für "verschreibungspflichtige Dermatika"
glaubhaft machen konnte und die Beschwerdegegnerin Produkte zur Behandlung von Psoriasis, Neurodermitis
und Morbus Crohn vom Schutz ausschliesst. Insofern beansprucht
die Beschwerdegegnerin jene Dermatika, welche bei der Behandlung von Psoriasis, Neurodermitis und Morbus
Crohn eingesetzt werden können, nicht. Dennoch schliesst die von der Beschwerdegegnerin gewählte
Formulierung ihres Warenverzeichnisses nicht aus, dass sie ihre Marke für andere verschreibungspflichtige
Dermatika generell hinterlegt hat. Es ist daher wenn nicht von Identität, so doch von hochgradiger
Gleichartigkeit auszugehen.
7.
Angesichts
der Gleichartigkeit zwischen den in Klasse 5 beanspruchten Waren gilt es nun zu prüfen, ob vorliegend
eine Zeichenähnlichkeit besteht. Wird eine solche bejaht, so ist zu klären, welche Kennzeichnungskraft
der Widerspruchsmarke zukommt und damit, wie ähnlich die Marken sein dürfen, die jene neben
sich zu dulden hat.
7.1 Entscheidend bei
der Beurteilung der Ähnlichkeit zweier Zeichen ist der Gesamteindruck, den die Zeichen bei den massgebenden
Verkehrskreisen hinterlassen (Marbach, SIWR III/1, N. 864). Beim Zeichenvergleich
ist von den Eintragungen im Register auszugehen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5325/2007 vom
12. November 2007 E. 3 Adwista/ad-vista mit Hinweisen; siehe
auch Marbach, SIWR III/1, N. 705),
doch gilt es zu berücksichtigen, dass das angesprochene Publikum die beiden Marken in der Regel
nicht gleichzeitig vor sich hat. Deshalb ist auf das Erinnerungsbild abzustellen, welches die Abnehmer
von den eingetragenen Marken bewahren (Entscheid der RKGE vom 27. April 2006 E. 6 O
[fig.], in: sic! 2006 S. 673 f.). Diesem Erinnerungsbild haftet zwangsläufig eine gewisse
Verschwommenheit an (Marbach, SIWR III/1, N. 867 f.), weshalb es
wesentlich durch das Erscheinungsbild der kennzeichnungskräftigen Markenelemente geprägt wird
(BGE 122 III 386 E. 2a Kamillosan). Schwache oder gemeinfreie
Markenbestandteile dürfen jedoch bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit nicht einfach ausgeblendet
werden (Marbach, SIWR III/1, N. 866 mit Hinweis auf BGE 122 III 382 E.
5b Kamillosan; Willi, a.a.O., Art.
3 N. 65). Vielmehr ist im Einzelfall zu entscheiden, ob und inwieweit dieselben das Markenbild ungeachtet
ihrer Kennzeichnungsschwäche beeinflussen (Marbach, SIWR III/1, N. 865
mit Hinweis auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1085/2008 vom 13. November 2008 Red
Bull/Stierbräu). Eine Differenzierung und damit eine Gewichtung der Zeichenelemente ist zulässig
(Marbach, SIWR III/1, N. 866 mit Hinweis auf BGE 96 II 400 Eden
Club).
7.2 Der Gesamteindruck
von Wortmarken wird durch Klang, Schriftbild und Sinngehalt geprägt (Marbach,
SIWR II/1, N. 872 ff.). Den Wortklang prägen insbesondere das Silbenmass, die Aussprachekadenz
und das Aufeinanderfolgen der Vokale, während das Schriftbild vor allem durch die Wortlänge
und durch die Eigenheiten der Buchstaben gekennzeichnet ist (BGE 122 III 382 S. 388 E. 5a
Kamillosan; BGE 121 III 377 S. 379 E. 2b Boss/Boks;
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7442/2006 vom 18. Mai 2007 E. 4.2 Feel'n
learn/See'n learn).
7.3 Im vorliegenden
Fall stehen sich die Zeichen "FUCIDIN" und "FUSIDERM" gegenüber. Beide Zeichen
sind dreisilbig. Die Vokalfolge der Widerspruchsmarke lautet "U-I-I", jene der angefochtenen
Marke "U-I-E". Dagegen stehen sich bei der Konsonantenfolge "F-C-D-N" und "F-S-D-R-M"
gegenüber. Eine Übereinstimmung besteht daher in den jeweiligen Wortanfängen, nämlich
bezüglich den Buchstaben "FU-ID". Klanglich ähneln sich die Zeichen bezüglich
den ersten beiden Silben "FU-CI" und "FU-SI".
7.4
7.4.1 Der
in der Widerspruchsmarke enthaltene Begriff "FUCIDIN" ist - wie von der Vorinstanz festgestellt
- als solcher lexikografisch nicht nachweisbar. Dennoch werden die hier als Verkehrskreis im Vordergrund
stehenden Ärzte (vgl. E. 4.7 hiervor) in diesem Begriff ohne nennenswerten Gedankenaufwand
einen Sinngehalt erkennen, da sich das Zeichen stark an den medizinischen Begriff "Fusidinsäure"
anlehnt (Eintrag zu Fusidinsäure, in: Pschyrembel Klinisches
Wörterbuch 2013, 264. überarbeitete Auflage, Berlin, S. 717). Auf Französisch spricht
man von "acide fusidique" (Dictionnaire de l'Académie Nationale de
Médicine, online abrufbar unter: <http://dictionnaire.academie-medecine.fr>, zuletzt
besucht am 10.06.2013). Der Begriff "Fusidinsäure" bzw. "acide fusidique" stellt
einen International Nonproprietary Name dar (vgl. Pschyrembel,
a.a.O.), welcher als solcher grundsätzlich zum markenrechtlichen Gemeingut zu zählen ist. Fusidinsäure
ist eine tetracyclische Triterpensäure aus dem Pilz "Fusidium coccineum" (Pschyrembel,
a.a.O.). Die Säure ist sowohl ein bakteriostatisches als auch ein bakterizides Antibiotikum, welches
in erster Linie bei Haut- und Augeninfektionen angewendet wird (Pschyrembel,
a.a.O.; Eintrag zu Fusidinsäure in: Roche Lexikon Medizin, 5. Auflage,
abrufbar unter: <http://www.tk.de/rochelexikon/>, besucht am 10.04.2013). So hemmt Fusidinsäure
insbesondere Staphylokok-keninfektionen, den Erreger von Diphterie (Corynebacterium diphteriae) sowie
verschiedene Clostridien- und Neisseria-Stämme (Pschyrembel, a.a.O.).
Fusidinsäure wird u.a. oral oder als Creme bzw. Salbe angewendet (vgl. Dictionnaire
de l'Académie Nationale de Médicine, a.a.O.). Es ist daher im Einklang mit der Vorinstanz
darauf zu schliessen, dass die Anlehnung an den Namen eines möglichen Inhaltsstoffs im Zusammenhang
mit den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Antibiotika zu einer sinngehaltlichen Assoziation führt.
Da die Widerspruchsmarke den Bestandteil "Fusidin" nur leicht modifiziert übernimmt, steht
bei ihr der Sinngehalt "Fusidinsäure" daher im Vordergrund.
7.4.2 Auch die angefochtene
Marke "FUSIDERM" hat mit dem Zeichenelement "Fusid" eine Übereinstimmung mit
den Anfangsbuchstaben des International Nonproprietary Names (INN) "Fusidinsäure".
Da aber die Leseweise "Fusid - Erm" keinen Sinn ergibt, und der Abnehmer in einem Zeichen stets
einen ihm bekannten Bedeutungsgehalt sucht (Urteil des Bundesverwaltungsgericht B-4854/2010 vom 29. November
2010 E. 5.2 Silacryl), wird die angefochtene Marke vom massgebenden
Abnehmer (vgl. E. 4.7 hiervor) klar als "Fusi-Derm" gelesen. Zwar ist auch das Element
"Fusi" im Begriff "Fusidinsäure" enthalten, doch fehlt das eindeutig zuordnende
Element "din" um sofort und ohne Gedankenaufwand auf "Fusidin" zu schliessen. Grundsätzlich
ist dieses Zeichenelement daher ohne sofort erkennbaren Sinngehalt und bleibt unbestimmt. Das zweite
Zeichenbestandteil "DERM" wird hingegen selbst vom Durchschnittskonsumenten ohne Gedankenaufwand
im Sinne von "Haut" verstanden (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-6097/2011 vom 16. März
2011 E. 5.1 Belladerm, B-2235/2008 vom 2. März
2010 E. 5.1 DERMOXAN/DERMASAN). Zusammen mit dem grundsätzlich
unbestimmten Zeichenelement "Fusi", ist der Sinngehalt der angefochtenen Marke gesamthaft nicht
klar bestimmbar.
7.4.3 Aus dem Gesagten
kann geschlossen werden, dass eine tatsächliche Übereinstimmung im Sinngehalt der Marken nicht
vorliegt. Während die Widerspruchsmarke einen klaren Hinweis auf "Fusidinsäure" enthält,
ist der Sinngehalt der angefochtenen Marke einzig bezüglich des Elements "Derm" klar bestimmbar.
7.5 Damit ist eine
Zeichenähnlichkeit, welche durch die klangliche und schriftbildliche Ähnlichkeit im jeweiligen
Zeichenanfang begründet wird, zu bejahen. Zwar besteht keine sinngehaltliche Übereinstimmung,
doch genügt bei reinen Wortmarken grundsätzlich schon eine Übereinstimmung unter einem
der drei Gesichtspunkte Klang, Schriftbild und Sinngehalt um die Zeichenähnlichkeit zu bejahen (vgl.
Urteil des Bundesverwaltungsgericht B-3050/2011 vom 4. September 2012 E. 8.1.3 SEVEN
[fig.]/ROOM SEVEN). Damit hat die Vorinstanz eine Zeichenähnlichkeit zu Recht bejaht.
8.
Abschliessend
ist in einer Gesamtbetrachtung und unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft beider Marken
sowie des Aufmerksamkeitsgrades, den die massgeblichen Verkehrskreise bei der Nachfrage der beanspruchten
Waren und Dienstleistungen walten lassen, über die Verwechslungsgefahr zu urteilen.
8.1 Die Vorinstanz
und die Beschwerdegegnerin schliessen eine Verwechslungsgefahr aus, da die Widerspruchsmarke aufgrund
ihrer Nähe zur INN "Fusidinsäure" nur über einen schwachen Schutzumfang verfüge,
sodass bereits kleine Unterschiede zwischen den zwei Marken ausreichen, um eine Verwechslungsgefahr auszuschliessen.
8.2 Die Beschwerdeführerin
ihrerseits verneint eine Nähe zur INN und erachtet ihre Marke als stark da sie ja eintragungsfähig
war. Ausserdem verweist sie auf die erhöhte Bekanntheit der Widerspruchsmarke sowie auf die Tatsache,
dass das Zeichenelement "Fuci" als Serienelement benutzt werde, was die Gefahr von Verwechslungen
erhöhe.
8.2.1 Hierzu ist bereits
zu diesem Zeitpunkt festzuhalten, dass die Beschwerdeführerin weder belegt, dass ihre Marke über
eine erhöhte Bekanntheit verfügt, noch, dass die weiteren Marken der Beschwerdeführerin
in der Schweiz gebraucht und das Element "Fuci" vom schweizerischen Abnehmer als einen Hinweis
auf die Beschwerdeführerin verstanden wird.
8.3 Die Frage der
Verwechslungsgefahr zwischen mehrsilbigen Wortmarken, die beide für Pharmazeutika registriert sind,
hat die Rechtsprechung schon wiederholt beschäftigt. Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr wurde
gewöhnlich bejaht, wenn die Marken sich entweder nur in ihrer End- oder nur in ihrer Mittelsilbe
voneinander unterschieden (BGE 78 II 379 ff. Alucol/Aludrox, Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 6 Gadovist/Gadogita
mit Hinweis auf die zahlreiche Rechtsprechung). Zählen die zu vergleichenden Marken unterschiedlich
viele Silben oder hat ein Wortbestandteil einen im Gemeingut stehenden und darum nur schwach
kennzeichnungskräftigen Sinngehalt, hängt die Beurteilung vor allem davon ab, ob auch die prägenden,
kennzeichnungsstarken Silben von der angegriffenen Marke übernommen wurden (BGer in SMI 1985, 46 ff.
Jade/Naiade, BVGE 2010/37 E. 7.4 Pernatod/Pernadol
400, Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 6 Gadovist/Gadogita
mit Hinweis auf die Rechtsprechung).
8.4 Die vorliegend
je dreisilbigen Marken stimmen klanglich und schriftbildlich bezüglich der ersten zwei Silben überein.
Insofern unterscheiden sie sich lediglich in der Endsilbe voneinander, was gemäss dem vorher gesagten
für die Bejahung einer Verwechslungsgefahr ausreichen könnte. Ausserdem legt die Bejahung der
Warengleichartigkeit (vgl. E. 6.2 hiervor) einen strengen Beurteilungsmassstab nahe. Allerdings
ist im Einklang mit der Vorinstanz festzustellen, dass die Widerspruchsmarke eine grosse Nähe zur
im Gemeingut stehenden INN "Fusidinsäure" aufweist (vgl. E. 7.4.1 hiervor). Im Zusammenhang
mit den beanspruchten Waren liegt dieser Sinngehalt auf der Hand und ist ausserdem - unabhängig
von seiner Qualität als INN - beschreibend, weil damit ein möglicher Inhaltsstoff der
gebrauchten Waren bezeichnet wird. Dies schwächt den Schutzumfang der Widerspruchsmarke. Wohl ist
auch das Zeichenelement "Derm" der angefochtenen Marke im Zusammenhang mit pharmazeutischen
Produkten kennzeichnungsschwach (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2235/2008 vom 2. März
2010 E. 6.2 DERMOXAN/DERMASAN). Doch angesichts der Tatsache,
dass die Abnehmer die beanspruchten Waren mit erhöhter Aufmerksamkeit kaufen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-1760/2012 vom 11. März 2013 E. 4.2 Zurcal/Zorcala),
genügen bereits kleinere Unterschiede um eine Verwechslungsgefahr zu verneinen (vgl. Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B-5390/2009 vom 17. August 2010 E. 5.6 ORPHAN
EUROPE [fig.]/ ORPHAN INTERNATIONAL). Vor diesem Hintergrund vermag die
Endung "DERM" der angefochtenen Marke, welche in der Widerspruchsmarke nicht enthalten ist,
eine Verwechslungsgefahr zu bannen, auch wenn sie selber nicht über eine starke Kennzeichnungskraft
verfügt (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5390/2009 vom 17. August 2010 E. 6.3
ORPHAN EUROPE [fig.]/ORPHAN INTERNATIONAL).
Dies trifft im Übrigen selbst dann zu, wenn die massgebenden Verkehrskreise (vgl. E. 4.7
hiervor) auch die Silbe "Fusi" allein entgegen der vorgenommen Beurteilung (vgl. E. 7.4.2
hiervor) als einen Hinweis auf "Fusidinsäure" verstehen, und damit beide Zeichenelemente
der angefochtenen Marke schwach sind.
8.5 Aus den oben dargelegten
Gründen ist die Beschwerde abzuweisen und die angefochtene Verfügung zu bestätigen.
9.
Bei
diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin grundsätzlich kosten- und entschädigungspflichtig
(Art. 63 Abs. 1 VwVG und Art. 64 Abs. 1 VwVG).
9.1 Die Gerichtsgebühr
ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage
der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis
VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen
vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht
ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei dafür im Widerspruchsbeschwerdeverfahren
das Interesse der Widersprecherin an der Löschung, beziehungsweise der Widerspruchsgegnerin am Bestand
der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Es würde allerdings zu weit führen und könnte
im Verhältnis zu den geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn
dafür im Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachweise verlangt würden. Bei eher unbedeutenden
Zeichen darf von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000. - und Fr. 100'000. - ausgegangen
werden (BGE 133 III 492 E. 3.3 Turbinenfuss mit Hinweisen). Von
diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Nach dem Gesagten rechtfertigt es
sich, die Verfahrenskosten insgesamt auf Fr. 4'000. - festzulegen. Dieser
Betrag ist mit dem in selber Höhe von der Beschwerdeführerin geleisteten Kostenvorschuss zu
verrechnen.
9.2 Im vorinstanzlichen
Verfahren ist die Beschwerdeführerin unterlegen. Aufgrund des Verfahrensausgangs vor Bundesverwaltungsgericht
hat sie auch mit Bezug auf die vorinstanzlichen Kosten als unterliegend zu gelten und die Ziffer 4 des
angefochtenen Entscheids ist zu bestätigen.
9.3 Der obsiegenden
Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen
Kosten zulasten des Beschwerdeführers zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG in Verbindung
mit Art. 7 Abs. 1 VKGE.). Vorliegend verlangt die Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung,
reicht aber keine Kostennote ein. Sie bittet einzig um Berücksichtigung des umfangreichen Schriftenwechsels
in beiden Verfahren. Mangels Kostennote ist die Parteientschädigung zugunsten der Beschwerdegegnerin
auf Grund der Akten festzusetzen (Art. 14 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE).
Das Beschwerdeverfahren wurde zwar über zwei Schriftenwechsel geführt, doch beschränkte
sich die Tätigkeit der Beschwerdegegnerin im Wesentlichen auf die Redaktion zweier kurzen Eingaben
von insgesamt 13 Seiten. Der Schriftenwechsel im vorliegenden Verfahren ging daher nicht über den
vorinstanzlichen Aufwand hinaus, weshalb die Beschwerdeführerin der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung
von Fr. 3'000.- (exkl. MWST) auszurichten hat. Eine Mehrwertsteuer ist vorliegend nicht geschuldet,
weil die Dienstleistungen des Rechtsvertreters der Beschwerdegegnerin nicht im Inland erbracht wurden,
da Letztere ihren Sitz im Ausland hat (Art. 8 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Mehrwertsteuer
vom 12. Juni 2009 [Mehrwertsteuergesetz; MWSTG, SR 641.20] in Verbindung mit Art. 18 Abs. 1
MWSTG und Art. 9 Abs. 1 Bst. c VGKE).
10.
Gegen
dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Verfügung (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes
vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es erwächst demnach bei Zustellung in Rechtskraft.