Sachverhalt:
A.
A.a
Mit
Eingabe vom 10. Februar 2016 änderte die EX HACIENDA LOS CAMICHINES S.A. de C.V. (nachfolgend: Hinterlegerin)
ihr am 12. Oktober 2015 mit der Nummer 62500/2015 als Formmarke zur Eintragung ins Schweizerische
Markenregister angemeldete Zeichen und beanspruchte nunmehr Schutz für die nachfolgend dargestellte
Bildmarke "1800 Cristalino (fig.)":
Das Warenverzeichnis des neuen Zeichens lautet:
Klasse 32:
Alkoholfreie Cocktails.
Klasse 33:
Alkoholische Getränke, nämlich Agavenspirituose mit der kontrollierten geschützten
Ursprungsbezeichnung (AOC) "Tequila" (Mexico); alkoholische Cocktail-Mischungen welche
Agavenspirituose mit der kontrollierten geschützten Ursprungsbezeichnung (AOC) "Tequila"
(Mexico) enthalten.
A.b Nach
einer ersten Prüfung beanstandete das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend:
Institut) das Markeneintragungsgesuch mit Schreiben vom 13. Juni 2016 vollständig und
machte
geltend, die Marke verstosse gegen Art. 2 Bst. a MSchG. Die abgebildete Flasche weiche
in ihrer
Gestaltung zu wenig vom Gewohnten ab und die aufgeführten Wortelemente "1800
Cristalino" seien aufgrund ihrer kleinen Grösse nicht geeignet, dem Zeichen Unterscheidungskraft
zu verleihen.
A.c In
ihrer Stellungnahme vom 12. August 2016 bestritt die Hinterlegerin den Gemeingutcharakter ihres
Markeneintragungsgesuches. Nebst der aussergewöhnlichen Form der Flasche würden insbesondere
die Schrift-elemente "1800" und "CRISTALINO" dem Zeichen die nötige Unterscheidungskraft
verleihen.
A.d Die
Vorinstanz hielt in ihrem Schreiben vom 5. Dezember 2016 an ihrer Argumentation fest.
A.e In
ihrer letzten Stellungnahme vom 29. März 2017 bekräftigte die Hinterlegerin die Eintragungsfähigkeit
ihrer Warenbildmarke.
B.
Mit
Verfügung vom 29. September 2017 wies das Institut das Markeneintragungsgesuch Nr. 62500/2015
"1800 Cristalino (fig.)" für alle beanspruchten Waren zurück. Das Institut
kam zum
Schluss, das Zeichen sei dem Gemeingut zuzurechnen und das Gesuch gemäss Art. 2 Bst. a
MSchG zurückzuweisen. Die Bildmarke stelle die naturgetreue Abbildung einer Flasche dar. Deren
Gestaltung
und Form würden nicht in hinreichenden Masse von den üblichen Flaschenformen des
Warensegments
abweichen. Weiter seien die zweidimensionalen Elemente banal und kaum lesbar, weshalb
sie für sich alleine nicht geeignet seien, dem Zeichen die nötige Unterscheidungskraft zu verleihen.
C.
Gegen
diese Verfügung erhob die Hinterlegerin (nachfolgend: Beschwerdeführerin) am 2. November
2017 Beschwerde vor dem Bundesverwaltungsgericht mit folgenden Rechtsbegehren:
"1.
Es
sei die Ziffer 1 der Verfügung der Vorinstanz vom 29. September 2017 aufzuheben und die
Vorinstanz anzuweisen, das Zeichen
als zweidimensionale Marke für die im Rahmen des Eintragungsgesuches Nr. 62500/2015 in
Klasse
32 und 33 beanspruchten Waren ins Markenregister einzutragen.
2.Es seien keine Verfahrenskosten
aufzuerlegen und es sei die Vorinstanz zu verpflichten, der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung
zu bezahlen."
Zur Begründung bringt die Beschwerdeführerin vor, das von ihr hinterlegte Zeichen sei in
einer Gesamtbetrachtung unterscheidungskräftig. Das Zeichen enthalte zweidimensionale Elemente,
welche im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren weder beschreibend noch banal seien. Weiter seien
diese Elemente an der Form prominent angebracht, so dass dem hinterlegten Zeichen bereits daraus Unterscheidungskraft
zukomme. Schliesslich hebe sich die hinterlegte Form und Gestaltung der Flasche deutlich von üblichen,
im beanspruchten Warensegment auffindbaren Flaschen. Schliesslich führt die Beschwerdeführerin
diverse Voreintragungen an, welche ihrer Ansicht nach einen Anspruch auf Gleichbehandlung
begründen. Ihrer Beschwerde legt sie zudem eine Kostenaufstellung bei.
D.
Unter
Einreichung sämtlicher Vorakten hielt die Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung vom 31. Januar
2018 innert erstreckter Frist an ihrer bisherigen Argumentation fest und ergänzte diese dahingehend,
dass die enge Formulierung der Warenliste in Klasse 33 auf Tequila enthaltende Mischungen nichts an der
Formenvielfalt ändere. Die im Zeichen enthaltenen zweidimensionalen Elemente seien zu klein und
zu wenig lesbar, sodass diese nicht geeignet seien, dem Zeichen im Gesamteindruck die nötige Unterscheidungskraft
zu verleihen. Ausserdem werde die Zahl 1800 einzig als Angabe zum Gründungsjahr der Herstellerin
und damit als Hinweis auf deren langes Bestehen verstanden, was wiederum als qualitativ anpreisende Angabe
aufgenommen werde. Entsprechend fehle es dem strittigen Zeichen an einem unterscheidungskräftigen
Element.
E.
Die
Beschwerdeführerin replizierte mit Eingabe vom 16. Februar 2018 zur Thematik, ob eine Jahreszahl
im beanspruchten Warensegment üblich und beschreibend sei, und hielt ihre Rechtsbegehren aufrecht.
F.
Mit
Schreiben vom 13. März 2018 verzichtete die Vorinstanz auf die Einreichung einer Duplik.
G.
Mit
Verfügung vom 14. März 2018 wurde den Verfahrensbeteiligten mitgeteilt, dass kein weiterer
Schriftenwechsel vorgesehen sei.
H.
Soweit
erforderlich wird auf weitere Vorbringen der Beschwerdeführerin und der Vorinstanz im Rahmen der
folgenden Urteilserwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das
Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz
in Markensachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni
2005 [VGG, SR 173.32]). Als Markenanmelderin und Adressatin der an-gefochtenen Verfügung ist die
Beschwerdeführerin durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung
oder Änderung. Damit ist sie zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes
vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form
sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1 und 52 Abs. 1 i.V.m. Art. 22a Abs. 1 Bst. c
VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG), und der Rechtsvertreter
hat sich rechtsgenüglich ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG). Auf die Beschwerde ist somit
einzutreten.
2.
2.1 Zeichen,
die Gemeingut sind, sind vom Markenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht für Waren oder Dienstleistungen,
für die sie beansprucht werden, im Verkehr durchgesetzt haben (Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes
vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). Zum Gemeingut zählen Zeichen, die vom Publikum nicht als
Hinweis auf eine bestimmte Betriebsherkunft verstanden werden und damit nicht hinreichend unterscheidungskräftig
sind, sowie Zeichen, die aus anderen Gründen für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sind (vgl.
BGE 131 III 126 f. E. 4.1 "Smarties [3D] / M&M's [3D]"; David Aschmann/Michael
Noth, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 2 lit. a Rz. 1ff.; Eugen
Marbach, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht,
2. Aufl. 2009, [zit. Marbach, SIWR III/1], Rz. 247). Bei einer aus gemeinfreien Elementen zusammengesetzte
Marke muss die Originalität zumindest in der Verbindung der einzelnen Elemente liegen - und
zwar indem diese in überraschender Weise kombiniert werden (Urteil des BVGer B-2418/2014 vom 17. Februar
2016 E. 3.2 m.w.H. "[bouton] [fig.]"). Die Unterscheidungskraft beurteilt sich aus Sicht
der Abnehmer; neben Endabnehmern zählen zu diesen auch Marktteilnehmer vorgelagerter Stufen (Urteile
des BGer 4A.528/2013 vom 21. März 2014 E. 5.1 "ePostSelect", 4A.6/2013 vom 16.
April 2013 E. 3.2.3 "Wilson"). Die Freihaltebedürftigkeit beurteilt sich aus Sicht
der aktuellen und potentiellen Konkurrenten des Markenanmelders, die mindestens ebenfalls ein virtuelles
Interesse haben, das Zeichen für entsprechende Waren oder Dienstleistungen zu verwenden (Urteile
des BVGer B-3549/2013 vom 8. Oktober 2014 E. 4 "Palace [fig.]", B-4763/2012
vom 16. Dezember 2013 E. 2.2 "Betonhülse"; Eugen Marbach,
Die Verkehrskreise im Markenrecht, Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht
[sic!] 1/2007, [zit. Marbach, Verkehrskreise], S. 11; ders., SIWR III/1, Rz.
258).
2.2 Erschöpft
sich ein Zeichen in der Abbildung der gekennzeichneten Ware oder deren Verpackung bzw. in einer Ware,
die die Erbringung der gekennzeichneten Dienstleistung unmittelbar verkörpert, ohne dass eine ungewöhnliche
Bildperspektive, stilisierte Darstellung oder andere besondere Wiedergabe es unterscheidungskräftig
individualisiert, unterliegt es denselben Voraussetzungen wie jene dreidimensionalen Marken, die in der
Form der angebotenen Ware oder Verpackung selbst bestehen (sog. "Formmarken"; vgl. Urteile
des BVGer B-1722/2016 vom 28. März 2018 E. 3.2 "[fig.] emballage", B-5120/2014 vom
20. Dezember 2016 E. 3.2 "[élément de prothèse] [fig.]", B-1920/2014 vom
1. September 2015 E. 3.2 "Nilpferd [fig.]", B-6203/2008 vom 27. August 2009 E. 3.2
"Chocolat Pavot II"; B-3273/2007 vom 11. März 2008 E. 3.2 "Knetfamilie").
Warenbilder fallen zwar nicht mit der Ware zusammen. Ihre Unterscheidungskraft aber geht, vorbehältlich
der vorgenannten Ausnahmen, nicht weiter als jene. Zudem ist die Sperrwirkung der Warenbildmarke gegen
Konkurrenzprodukte mit jener von Formmarken vergleichbar. Dem Einwand, die Ware könnte anders
gestaltet
sein als die Marke, ist darum in solchen Fällen nicht zu folgen (Urteile des BVGer B-1722/2016
vom
28. März 2018 E. 3.2 "[fig.] emballage", B-5120/2014 vom 20. Dezember 2016 E. 3.2
"[élément de prothèse] [fig.]", B-1920/2014 vom 1. September 2015 E. 3.2
"Nilpferd [fig.]", B-6203/2008 vom 27. August 2009 E. 3.2 "Chocolat Pavot II";
B-3273/2007 vom 11. März 2008 E. 3.2 "Knetfamilie"). Stattdessen ist zu
berücksichtigen, dass Abnehmerkreise in der Waren- oder Verpackungsform grundsätzlich die Gestaltung
der Ware bzw. der Verpackung selber sehen (Urteil des BGer 4A.15/2006 vom 13. Dezember 2006 E. 5
"Wellenflasche" mit Hinweis auf BGE 130
III 334 E. 3.5 "Swatch"). Die Warenbildmarke
hat dem Warengebrauch, den ihre bildliche Wiedergabe nahelegt und den sie Dritten durch ihre Rechtswirkung
verbietet, darum rechtsgenüglich auch selber zu entsprechen.
2.3 Ein
betrieblicher Herkunftshinweis wird in der Warenbildmarke erst erkannt, wenn er über funktionale
oder ästhetische Aspekte der gezeigten Warenform hinausgeht. Formen, die das Publikum aufgrund der
Funktion oder ästhetischen Attraktivität des Produkts erwartet, erreichen die erforderliche
Unterscheidungskraft nicht (vgl. BGE 120 II 310 E. 3b "The
Original"; Urteil des BVGer B-1722/2016 vom 28. März 2018 E. 3.3 mit Hinweisen
"[fig.] emballage"). Als Gemeingut gelten vor allem einfache geometrische Grundelemente
und
Formen, die weder in ihren Einzelheiten noch in Kombination vom Erwarteten und Gewohnten abweichen
und
daher mangels Originalität im Gedächtnis der Abnehmer nicht haften bleiben (BGE 133 III
345
E. 3.1 "Trapezförmiger Verpackungsbehälter" mit Hinweis u.a. auf BGE 129
III 524 f. E. 4.1 "Lego"). Es genügt daher nicht, dass die zur Frage stehende
Form lediglich Merkmale aufweist, anhand welcher sie sich von anderen Produkten unterscheidet (Michael
Noth, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2009, Art. 2
Bst. b N. 72, mit weiteren Hinweisen). Doch sind dabei die Merkmale nicht einzeln, sondern
im Gesamteindruck der Marke zu gewichten (BGE 120 II 310 E. 3.b "The Original"; Urteil
des BVGer B-2828/2010 vom 2. April 2011 E. 4.2 "Roter Koffer [3D]"). Daraus folgt,
dass ein Zeichen nicht bereits deshalb vom Markenschutz ausgeschlossen ist, weil es einen gemeinfreien
Bestandteil enthält. Entscheidend ist vielmehr, dass die Marke als Ganzes (in Kombination aller
Elemente) nicht von gemeinfreien Elementen geprägt wird (BGE 120 II 310 "The Original [3D]").
Dies gilt sowohl für dreidimensionale Marken an und für sich, als auch für Kombinationen
solcher Formen mit zweidimensionalen Bestandteilen (BVGE 2007/35 E. 2 "Goldrentier [3D]";
Urteile des BVGer B-1061/2017 vom 7. August 2018 E. 7.3.3 "Nussknackermännchen [3D]",
B-570/2008 vom 15. Mai 2009 E. 2.2.3 "Zigarettenschachtel [3D]").
2.4 Die
Marke soll die gekennzeichnete Ware individualisieren und die Abnehmer dadurch in die Lage versetzen,
ein einmal geschätztes Produkt in der Menge des Angebots wiederzufinden. Für die Beurteilung
der Unterscheidungskraft kommt es auf die Auffassung der Abnehmer an (BGE 134 III 551 E. 2.3.1 "Freischwinger
Panton [3D] II" mit weiteren Hinweisen; Marbach, SIWR III/1, Rz. 212).
3.
Vorab
hat das Gericht die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen (Marbach, Verkehrskreise,
S. 3). Vorliegend ist die Marke für "alkoholfreie Cocktails" (Klasse 32) sowie "alkoholische
Getränke, nämlich Agavenspirituose mit der kontrollierten geschützten Ursprungsbezeichnung
(AOC) 'Tequila' (Mexico); alkoholische Cocktail-Mischungen welche Agavenspirituose mit der kontrollierten
geschützten Ursprungsbezeichnung (AOC) 'Tequila' (Mexico) enthalten" (Klasse 33) hinterlegt.
Während die alkoholfreien Cocktails ohne Altersbegrenzung in den Verkauf gelangen, enthalten die
in Klasse 33 beanspruchten alkoholischen Cocktail-Mischungen eine Spirituose und richten sich daher einzig
an volljährige Endabnehmer (vgl. Art. 41 Abs. 1 Bst. i des Alkoholgesetzes vom 21. Juni
1932 [AlkG, SR 680]) sowie an Personen, welche sie für Dritte aus beruflichen Gründen
erwerben (namentlich Zwischenhändler und Fachpersonen des Spirituosen- und Getränkehandels
bzw. der Gastronomie) (Urteile des BVGer B-362/2016 vom 13. September 2017 E. 4 mit Hinweisen
"Doña Esperanza/Alejandro Fernandez, Esperanza", B-5004/2014 vom 8. Juni 2017 E. 4.2
"CLOS D'AMBONNAY", B-159/2014 vom 7. Oktober 2016 E. 4.2.2 "Belvedere/CA'BELVEDERE
AMARONE [fig.]", B-5653/2015 vom 14. September 2016 E. 4.1 mit Hinweisen "Havana
Club [fig.]/Cana Club [fig.]").
4.
Wie
die massgeblichen Verkehrskreise eine hinterlegte Marke verstehen
und welchen Sinn sie ihr beilegen, ist nicht abstrakt, sondern im Verwendungszusammenhang des strittigen
Zeichens als Marke und mit Bezug auf die Waren und Dienstleistungen zu beurteilen, für welche es
beansprucht wird (BGE 133 III 345 f. E. 3.2 "Trapezförmiger Verpackungsbehälter
[3D]"; Marbach, SIWR III/1, Rz. 209). Die Schutzfähigkeit eines
Zeichens ist nach Massgabe des Hinterlegungsgesuchs zu prüfen (BGE 120 II 310 E. 3a "The
Original [3D]", Entscheid der Rekurskommission für Geistiges Eigentum [RKGE], in: sic!
2006 264 E. 5 "Tetrapack [3D]"). Nachfolgend
ist daher zu untersuchen, ob der abgebildeten Form und deren Gestaltung (vgl. E. 2.2 f. hiervor)
aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise für die beanspruchten Waren die erforderliche Unterscheidungskraft
zukommt (Urteil des BVGer B-1722/2016 vom 28. März 2018 E. 3.2 "emballage").
4.1 Die
hinterlegte Bildmarke besteht aus der fotografischen Abbildung einer Getränkeflasche mit einem flachen,
runden Deckel. Der Flaschenbauch ist rechteckig konisch, der Flaschenhals gerade und im Umfang deutlich
schmaler als der Flaschenbauch. Der Flaschendeckel wiederum ist nahezu so breit wie der Flaschenbauch.
Die Flaschenoberfläche ist, ähnlich einem Kristallglas, rautenförmig geschliffen. Diese
Oberflächenstruktur umfasst den gesamten Flaschenbauch. Schliesslich sind sowohl am Flaschenhals
als auch am -bauch zwei beschriftete Etiketten angebracht. Die Warenbildmarke kombiniert somit Form-
und Schriftelemente.
4.2 Die
Vorinstanz begründet den Gemeingutcharakter des Zeichens damit, dass im Bereich der beanspruchten
Spirituosen und alkoholfreien Cocktails eine grosse Formenvielfalt bezüglich deren Verpackung
vorliegt.
Demnach würden eine Vielzahl von Flaschenformen und Formelementen als banal gelten (angefochtene
Verfügung, Ziff. 8, 11). Die hinterlegte, abgebildete Flaschenform stelle eine übliche
Flaschenform für Spirituosen dar, so dass bereits die strittige Form dem Gemeingut zuzurechnen sei
(angefochtene Verfügung, Ziff. 11). Weiter würden auch den angebrachten Etiketten mitsamt
den Wortelementen "1800 Cristalino" die nötige Unterscheidungskraft fehlen (angefochtene
Verfügung, Ziff. 8 f., 12), da die Ziffern das Gründungsjahr der Herstellerin und
das Wort "cristalino" die Farbe des beanspruchten Getränks beschreiben (angefochtene Verfügung,
Ziff. 12). Insgesamt setze sich die Warenbildmarke aus Elementen des Gemeinguts zusammen, welche
im Gesamteindruck kein unterscheidungskräftiges sondern ein beschreibendes Zeichen darstellten (angefochtene
Verfügung, Ziff. 14). Bezugnehmend auf die vorgebrachten Voreintragungen hält die
Vorinstanz
fest, dass diese - auch jene Markeneintragungen der Beschwerdeführerin -
nicht mit dem
strittigen Zeichen vergleichbar seien (angefochtene Verfügung, Ziff. 13). Mit
dem Hinweis,
die Beschwerdeführerin könne so oder so nicht auf Gleichbehandlung im Unrecht
mit sich selber
bestehen, verweist sie darauf, dass in den eingetragenen Warenbildmarken der Beschwerdeführerin
die Zahl 1800 prominenter aufgezeichnet und sie ausserdem in allen Fällen Farben beansprucht habe
(angefochtene Verfügung, Ziff. 13).
4.3 Dem
hält die Beschwerdeführerin entgegen, dass selbst wenn eine grosse Formenvielfalt im betroffenen
Warensegment anzutreffen sei, dies nicht automatisch dazu führe, dass alle Verpackungsformen als
banal und nicht unterscheidungskräftig zu gelten hätten. Die dargestellte Flasche unterscheide
sich aufgrund ihrer Oberfläche, der leicht konischen Form sowie dem Deckel deutlich vom üblichen
Formenschatz. Weiter habe die Vorinstanz die weiteren Markenelemente wie die Ziffer "1800"
sowie das Wortelement "Cristalino" zu Unrecht
dem Gemeingut zugerechnet. Gerade in der Kombination der Form- und Schriftelementen liege ein unterscheidungskräftiges
Zeichen vor.
4.4 Das
Zeichen beansprucht Schutz im Zusammenhang mit alkoholischen und alkoholfreien Getränken, nämlich
alkoholfreie Cocktails (Klasse 32) und Agavenspirituose mit der kontrollierten geschützten Ursprungsbezeichnung
(AOC) "Tequila" (Mexico) sowie diese Agavenspirituose enthaltende alkoholische Cocktail-Mischungen
(Klasse 33). Unbestrittenermassen liegt im Getränkesortiment eine grosse Formen- und Gestaltungsvielfalt
vor (Beilagen 1-5 der angefochtenen Verfügung; angefochtene Verfügung, Ziff. 8 und
11; Beschwerde, Rz. 12). Auffallend ist allerdings, dass die Vielfalt sich in erster Linie auf die
Form der Flasche (z.B. von Standard- über Länder- zu Schädelform) sowie die Etiketten-
und Deckelgestaltung bezieht (Beilagen 1-5 der angefochtenen Verfügung). Die Flaschenoberfläche
ist hingegen mehrheitlich glatt. Entsprechend sticht der vorliegend beanspruchte Schliff der Flaschenoberfläche
durchaus aus der Masse der Getränkeflaschen heraus. Anders als von der Vorinstanz beurteilt, gleicht
die hinterlegte Flasche aufgrund des Schliffes und des breiten Deckels eher einem kristallenen Dekanter
für Spirituosen als einer banalen Getränkeflasche (vgl. Bilder von diversen Dekanter
unter
https://www.westwingnow.ch/karaffen-und-dekanter/~kristall/,
https://www.globus.ch/rcr-dekanter-bu0937180001900,
https://www.cocktailian.de/SERVIEREN/Flaschen-Gefaesse/Karaffen-Dekanter.htm?SessionId=&a=catalog&p=149
[zuletzt am 28. August 2018 abgerufen]). Die hinterlegte Flaschenform bzw. deren Oberflächengestaltung
kann damit im Vergleich zu Getränkeflaschen nicht als gänzlich banal beurteilt werden. Dennoch
handelt es sich um eine im Zusammenhang mit Spirituosen nicht ungewöhnliche Form, da Dekanter bzw.
Karaffen in der Form, wie soeben gezeigt, durchaus üblich sind. Die Tatsache, dass diese nicht gefüllt
sondern leer vertrieben werden, ändert an der Üblichkeit der Form im Zusammenhang mit Spirituosen
der Klasse 33 nichts. Schliesslich ist auch im Zusammenhang mit alkoholfreien Cocktails (Klasse 32) von
einer nicht gänzlich unüblichen Form auszugehen, denn mehrheitlich ähneln non-alkoholischen
Cocktails sich in der Gestaltung der Flaschen ihrer alkoholischen Pendants an. Entsprechend erscheint
es nicht überraschend im Zusammenhang mit non-alkoholischen Cocktails eine auf den alkoholischen
Cocktail bezugnehmende Flasche vorzufinden.
4.5
4.5.1 Während
sich also die Formelemente der strittigen Marke im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren zu wenig
vom üblichen Formenschatz abheben, gilt es die zusätzlichen Zeichenelemente zu prüfen.
Bei banalen oder wenig unterscheidungskräftigen Waren- oder Verpackungsformen, die mit unterscheidungskräftigen
zweidimensionalen Elementen kombiniert sind, entfällt der Ausschlussgrund des Gemeinguts, wenn die
zweidimensionalen Elemente den dreidimensionalen Gesamteindruck wesentlich beeinflussen (Urteile des
BVGer B-1061/2017 vom 7. August 2018 E. 7.3.3 "Nussknackermännchen [3D]", B-570/2008
vom 15. Mai 2009 E. 2.2.3 "Zigarettenschachtel [3D]"). Entscheidend ist, ob mit dem
zusätzlichen Element ein Bezug zur betrieblichen Herkunft der Ware geschaffen wird und die Form
deshalb unterscheidungskräftig wirkt (BVGE 2007/35 E. 5 "Goldrentier [3D]"; Urteile
des BVGer B-7379/2006 vom 17. Juli 2007 E. 4.4 "Leimtube [3D]", B-564/2007 vom 17. Oktober
2007 E. 6 "Behälter mit Körperpflegemittel [3D]"). Ein solcher Bezug kann insbesondere
durch gut erkennbare und unterscheidungskräftige zweidimensionale Elemente geschaffen werden, bspw.
durch einen Firmenschriftzug, sofern dieser nicht nur auf einer Seite derselben Form angebracht wird
(BVGE 2007/35 E. 6 "Goldrentier [3D]") bzw. soweit dieser im Vergleich zu der Form nicht
zu klein ist (Urteile des BVGer B-5341/2015 vom 29. September 2017 E. 10.2.3.2 "[instrument
d'écriture] MONTBLANC-MEISTERSTÜCK [3D]", B-2676/2088 vom 23. Januar 2009 E. 7.1
"Flasche [3D]").
4.5.2 Vorliegend
ist sowohl am Flaschenhals als auch in der unteren Flaschenhälfte je eine Etikette angebracht. Während
im Band am Flaschenhals die Aufschrift "1800 CRISTALINO 100% Agave" enthalten ist, steht in
der unteren Etikette "100% de agave / Tequila Reserva
/ 1800 CRISTALINO / añejo".
Ausserdem ist zwischen "Tequila" und "Reserva" ein kleines Siegel angebracht, wobei
dessen Inhalt auf der Registerabbildung kaum entzifferbar ist. Beide Etiketten haben als Hintergrund
ein Flechtmuster. Auf der unteren Etikette ist zudem auf der rechten Seite - in der Art eines
Stempelaufdrucks
- das bereits erwähnte Siegel ein weiteres Mal dargestellt. Die Ziffern
"1800" sind in gotischer Schrift geschrieben und überragen sämtliche weiteren Schriftelemente
um ein Mehrfaches. Auch der Begriff "CRISTALINO" ist deutlich grösser als die Angaben
"100% de agave", "Tequila Reserva" und
"añejo" geschrieben. Entsprechend sticht
dem Abnehmer von den Schriftelementen als erstes die Zahl "1800" und als zweites der Begriff
"cristalino" ins Auge. Angesichts dessen, dass
die Angaben "100% Agave", "Tequila
Reserva" und "añejo" gemäss
den zutreffenden Feststellungen der Vorinstanz bereits aufgrund ihrer Grösse bei der Beurteilung
der Unterscheidungskraft der strittigen Marke kaum ins Gewicht fallen, kann offen gelassen werden, inwiefern
die massgebenden Verkehrskreise die Bedeutung der in Frage stehenden Zeichenelemente, nämlich, dass
es sich beim beanspruchten Tequila um einen gealterten (añejo), in einer bestimmten Art und Dauer
gereiften (reserva) und aus 100% Agave hergestellten Tequila handelt (vgl. Eintrag zu "añejo",
in: Pons Online-Wörterbuch Spanisch-Deutsch, abrufbar unter https://de.pons.com/;
Einträge zu "reserva", in: https://glossar.wein-plus.eu/reserva
und http://magazin.wein.com/glossar-eintrag/gran-reserva/),
ohne Gedankenaufwand erkennen oder nicht. Immerhin hält die Beschwerdeführerin im Rahmen der
Beschreibung eines anderen Zeichens fest, dass sich dieses in Bezug auf die Wortelemente, unter anderem
auf die Begriffe Agave, "reserva" und "tequilo" bzw. Tequila, in rein beschreibenden
bzw. anpreisenden Angaben erschöpft (Beschwerde, S. 16).
4.5.3 Der
Begriff "cristalino" ist zwar in Spanisch geschrieben, unterscheidet sich aber kaum von
seinem
italienischen Pendant "cristallino", so dass in der Schweiz zumindest die italienischsprachigen
Abnehmer den Begriff ohne weiteres verstehen. Im Zusammenhang mit Flüssigkeiten bezeichnen sowohl
"cristalino" als auch "cristallino" deren Farbe, nämlich "kristallklar,
glasklar" (vgl. Eintrag zu "cristalino", in: PONS Online-Wörterbuch Spanisch-Deutsch
sowie Eintrag zu "cristallino", in: PONS Online-Wörterbuch Italienisch-Deutsch, beide
abrufbar unter https://de.pons.com).
Wohl hat der Begriff als Substantiv auch die Bedeutung "Augenlinse" (vgl. Eintrag zu "cristalino"
und "cristallino", in: PONS Online-Wörterbuch Spanisch-Deutsch bzw. Italienisch-Deutsch,
a.a.O.), doch angesichts dessen, dass vorliegend Markenschutz im Zusammenhang mit Getränken beantragt
wird, steht der sich auf Flüssigkeiten beziehende Sinngehalt "kristallklar" bzw. "glasklar"
im Vordergrund. Damit wird dieses Element ohne Gedankenaufwand als die Beschreibung der Farbe des
beanspruchten
Getränks, nämlich dass die in der Flasche enthaltene Flüssigkeit kristallklar
ist, verstanden.
Folglich ist der im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren direkt beschreibende Begriff
"cristalino" für sich alleine nicht unterscheidungskräftig.
4.5.4 Bleibt
damit zu prüfen, ob das Element "1800" dem Zeichen im Gesamteindruck die nötige
Unterscheidungskraft
verleihen kann. Weder die Vorinstanz noch die Beschwerdeführerin machen geltend,
diese Zahl bzw.
diese Ziffern hätten im Zusammenhang mit Spirituosen und Cocktails eine spezifischere
Bedeutung
als Tausendachthundert oder Achtzehnhundert (Beschwerde, Rz. 14 f.; angefochtene
Verfügung, Ziff. 12; Vernehmlassung, Ziff. 5). Allerdings ist die Vorinstanz - anders
als bei der Beurteilung der Wortmarke "1800" der Beschwerdeführerin Nr. 459643 sowie der
Wort-/Bildmarken Nr. 598822 und Nr. 551216, in denen die Zahl 1800 etikettenhaft umrandet ist -
der Ansicht, es handle sich hierbei um das Gründungsjahr der Spirituosenproduzentin, was -
so die Vorinstanz - wiederum auf eine über 200jährige Tradition hindeute und folglich
von den Abnehmern einzig als Qualitäts- und nicht als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden
werde (angefochtene Verfügung, Ziff. 12; Vernehmlassung, Ziff. 5). Dieses Verständnis
werde dadurch gestärkt, dass die Abnehmer es gewohnt seien solche Jahreszahlen sowohl im betroffenen
Warensegment als auch allgemein im Lebensmittelbereich zu lesen (angefochtene Verfügung,
Ziff. 12; Vernehmlassung, Ziff. 5 f.). Die Beschwerdeführerin ihrerseits bestreitet
denn auch, dass es sich beim Element "1800" um das Gründungsjahr bzw. überhaupt um
solch einen Hinweis handelt (Beschwerde, Rz. 14). Auch könne nicht die Rede davon sein, dass
es im betroffenen Warensegment üblich sei, Jahreszahlen als Gestaltungselemente zu verwenden
(Beschwerde,
Rz. 14, S. 9). Die Beschwerdeführerin führt weiter aus, dass selbst
wenn man annehmen
würde, es handle sich beim Element "1800" um eine Jahreszahl, dies die
Unterscheidungskraft
des Elementes in keiner Weise mindern würde (Beschwerde, Rz. 15). Dem
ist zuzustimmen. Wohl
sind Angaben wie "seit 1800" oder "im Jahr 1800 gegründet"
im Lebensmittelbereich
- wie auch sonst im Geschäftsleben - üblich. In ihrer Beurteilung
lässt die Vorinstanz allerdings ausser Acht, dass die Zahl "1800" prominent und vor allem
isoliert und ohne weitere Erklärung (wie zum Beispiel "seit") geschrieben steht. Will
ein Unternehmen - wie von der Vorinstanz behauptet - auf seine lange Tradition hinweisen,
erfolgt dies in erster Linie nicht mit einer blanken Zahlangabe sondern mit einem entsprechenden Hinweis
in Kombination mit der Ziffer. Solch ein Hinweis fehlt vorliegend, so dass die Zahl sowohl als "Achtzehnhundert"
wie auch als "Tausendachthundert" gelesen und verstanden werden kann. Ein solcher Sinngehalt
hat im betreffenden Warensegment keine besondere bzw. beschreibende Bedeutung. Auch kann nicht die Rede
davon sein, die blanke Zahl an sich sei ein Synonym für "alt, bewährt", sodass selbst
wenn in dieser Jahreszahl ein Hinweis auf das angebliche Gründungsjahr der Beschwerdeführerin
verstanden würde, es mehrerer Gedankenschritte bedarf um darin sogleich eine Qualitätsangabe
zu erkennen. Ebenso ist aufgrund der Gestaltung der Ziffer, welche mittig und alleinstehend sowie
wesentlich
grösser als sämtliche Wortelemente auf der Etikette geschrieben ist, die Wahrscheinlichkeit,
dass ein Abnehmer dies beispielsweise als einen Hinweis auf die Füllmenge der Flasche oder das Produktionsjahr
des Getränks versteht, reduziert.
4.5.5 Die
Vorinstanz ist der Ansicht, die vorliegende Etikette und deren Beschriftung seien gemäss Rechtsprechung
zu klein. Gestützt auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2676/2088 kommt die Vorinstanz
zum Schluss, die Ziffer bzw. die Etikette sei im Verhältnis zur gesamten Grösse der Flasche
zu klein um dem Zeichen die nötige Unterscheidungskraft zu verleihen (Vernehmlassung, Ziff. 6).
Dieser Einschätzung kann nicht gefolgt werden. Zum einen heben sich vorliegend sowohl die dunkle
Etikette als auch der Schriftzug optisch deutlich von der gläsernen und durchsichtigen Flaschenwand
ab (Urteil des BVGer B-3812/2012 vom 25. November 2014 E. 6.2.3.3 "[fig.], Winston Blue
[fig.]/FX BLUE STYLE EFFECTS [fig.]"). Dieser Eindruck wird dadurch verstärkt, dass die Etikette
am Flaschenbauch nicht mittig, sondern auf der rechten Flaschenseite angebracht ist. Weiter ist
- anders als im Urteil B-2676/2088 vom 23. Januar 2009 E. 7.1 "Flasche [3D]"
- der vorliegend strittige Schriftzug klar und sehr deutlich zu lesen. Insbesondere am Flaschenbauch
ist die Zahl 1800 gross und klar geschrieben, womit sich der vorliegende Fall auch vom Sachverhalt im
Urteil B-5341/2015, bei dem die Schrift sehr klein war (Urteil des BVGer B-5341/2015 vom 29. September
2017 E. 10.2.3.2 "[instrument d'écriture] MONTBLANC-MEISTERSTÜCK [3D]"), unterscheidet.
Ferner sind die Ziffern als einzige in gotischer Schrift gehalten. Es kann also nicht die Rede davon
sein, dieses Zeichenelement sei im Gesamteindruck untergeordnet oder gar unleserlich. Weiter wird die
Ziffer 1800 am Flaschenhals wiederholt und ist auch da - wenn auch weniger deutlich - leserlich.
In Anbetracht dessen, dass die Ziffer aufgrund ihrer Gestaltung und Platzierung und in Kombination mit
dem Begriff "CRISTALINO" (vgl. E. 4.5.4 hiervor) im Gesamteindruck prägend ist, enthält
die strittige Warenbildmarke mit diesen Schriftelementen und deren Gestaltung Zeichenelemente,
welche
dem Zeichen anders als in den Urteilen
B-2676/2088 und B-5341/2015 des Bundesverwaltungsgerichts
Unterscheidungskraft verleihen. Folglich handelt es sich beim strittigen Zeichen um eine im Gesamteindruck
unterscheidungskräftige Warenbildmarke.
5.
Im
Übrigen verweist die Beschwerdeführerin auf diverse, auch zeitnah zum vorliegend strittigen
Gesuch, in der Schweiz zum Markenschutz zugelassenen Voreintragungen (u.a. Nr. 611779, Nr. 668993,
Nr. 689188, Nr. 689189 und Nr. 689190) und macht gestützt darauf einen Anspruch auf Gleichbehandlung
geltend. Angesichts der soeben festgestellten Unterscheidungskraft des strittigen Zeichens erübrigt
es sich indessen auf das diesbezügliche Vorbringen der Beschwerdeführerin einzugehen.
6.
Im
Ergebnis dringt die Beschwerdeführerin mit ihrem Rechtsbegehren vollständig durch. Die Beschwerde
ist damit gutzuheissen und das Markeneintragungsgesuch Nr. 62500/2015 "1800 Cristalino
(fig.)" für die in den Klassen 32 und 33 beanspruchten Getränkewaren ins schweizerische
Markenregister einzutragen.
7.
7.1 Bei
diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 63 Abs. 2 VwVG). Der Beschwerdeführerin
ist der geleistete Kostenvorschuss zurückzuerstatten.
7.2 Überdies
ist ihr eine angemessene Parteientschädigung zuzusprechen. Fehlt wie vorliegend eine unterliegende
Gegenpartei, ist die Parteientschädigung derjenigen Körperschaft oder autonomen Anstalt aufzuerlegen,
in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat (Art. 64 Abs. 2 VwVG). Nach Art. 1 des
Bundesgesetzes über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum
(IGEG, SR 172.010.31) handelt die Vorinstanz als autonome Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit.
Sie ist in eigenem Namen mit dem Vollzug des Markenschutzgesetzes, namentlich der Führung
des Markenregisters
beauftragt (Art. 2 Abs. 1 Bst. a und b IGEG). Gestützt darauf
hat die Vorinstanz
die angefochtene Verfügung in eigenem Namen und unter Erhebung der dafür
vorgesehenen Gebühr erlassen. Ihr sind demnach die Parteikosten der Beschwerdeführerin
aufzuerlegen.
Die Partei, welche Anspruch auf eine Parteientschädigung erhebt, hat dem Gericht vor
dem Entscheid
eine detaillierte Kostennote einzureichen (Art. 14 Abs. 1 VGKE). An den Detaillierungsgrad
sind zwecks
Überprüfbarkeit der Notwendigkeit gewisse Anforderungen zu stellen. So hat aus
der Kostennote
nicht nur ersichtlich zu sein, welche Arbeiten durchgeführt worden sind und wer wie
viel Zeit zu
welchem Ansatz aufgewendet hat, sondern auch wie sich der geltend gemachte Aufwand auf die
einzelnen
Arbeiten verteilt (ANDRE MOSER
ET AL., Prozessieren vor Bundesverwaltungsgericht, Basel 2013, 2. Aufl., S. 271, Rz. 4.85).
Vorliegend hat die obsiegende Beschwerdeführerin ihrer Beschwerde eine Kostenaufstellung vom
2. November 2017 beigelegt, worin sie pauschal eine Entschädigung von Fr. 2'000.- (ohne
MWST) geltend macht (vgl. Beschwerdebeilage 4). Aus der Aufstellung geht einzig hervor, dass der
Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin den genannten Betrag für die Beratung seiner Mandantin
sowie die Vorbereitung und Einreichung der Beschwerde geltend macht. Weder führt er einen Stundenansatz
auf, noch belegt er einen Aufwand. Einen solchen pauschalen Antrag auf Parteientschädigung entspricht
nicht den Anforderungen an eine detaillierte Kostennote gemäss Art. 14 Abs. 1 VGKE (Urteile
des BVGer B-3824/2015 vom 17. Mai 2017 E. 14.2.1 "Jean Leon/Don Leone [fig.]", B-6099/2013
vom 28. Mai 2015 E. 8.3 "CARPE DIEM/carpe noctem"). Damit liegt keine Kostennote vor,
weshalb das Gericht die Parteientschädigung auf Grund der Akten festzulegen hat (Art. 14 Abs. 2
zweiter Satz VGKE). Vorliegend wurde ein doppelter Schriftenwechsel durchgeführt, sodass für
das Beschwerdeverfahren unter Anwendung des im Markenrechtsverfahren üblichen Stundenansatzes von
Fr. 300.- eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 4'000.- als angemessen
erscheint (ohne Mehrwertsteuer, welche vorliegend nicht geschuldet ist, vgl. Art. 1 Abs. 1
i.V.m. Art. 8 Abs. 1 Mehrwertsteuergesetz [MWSTG, SR 641.20] sowie Art. 9 Abs. 1
Bst. c VGKE).
Versand: 21. November 2018