Abteilung II
B-600/2007{T 0/2}
Urteil vom 21. Juli 2007
Mitwirkung:
Richter
Hans Urech (Vorsitz), Richterin Vera Marantelli, Richter Francesco Brentani;
Gerichtsschreiber Thomas
Reidy.
X._______,
vertreten durch Herr Rechtsanwalt Dr. Robert Flury, Hottingerstrasse
14, Postfach, 8024 Zürich,
Beschwerdeführerin
gegen
Eidgenössisches
Institut für Geistiges Eigentum, Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz
betreffend
Schweizer
Markeneintragungsgesuch Nr. 57108/2005 VOLUME UP.
Sachverhalt:
A. Mit Gesuch vom 1. September
2005 ersuchte die Beschwerdeführerin beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum
(Vorinstanz) um Markenschutz für das Zeichen Nr. 57108 "VOLUME UP" für folgende Waren
und Dienstleistungen:
3 Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper-
und Schönheitspfle- ge, Haarwässer, Zahnputzmittel, Mittel zur Reinigung, Pflege,
Behandlung und Verschönerung der Haut, Kopfhaut und Haare, Haarformungsprodukte,
Haartö- nungs-, -bleich, -färbungs- und -aufhellungsmittel.
B. Die Vorinstanz
beanstandete die Anmeldung mit Schreiben vom 15. März 2006 wegen absoluter Ausschlussgründe.
Der Ausdruck "VOLUME UP" beschreibe direkt und unmittelbar die Qualität und den Zweck
eines Teils der beanspruchten Waren.
C. Mit Eingabe vom 27. April 2006 begründete die Beschwerdeführerin
ihren abweichenden Rechtsstandpunkt. Das Zeichen sei sprachregelwidrig zusammengesetzt und ergebe keinen
eindeutigen, bestimmten Wortsinn. Da es sich beim Zeichen zudem um einen Grenzfall handle, sei dieses
einzutragen.
D. Die Vorinstanz hielt mit Schreiben vom 3. August 2006 an ihrer Einschätzung
der Rechtslage fest.
E. Die Beschwerdeführerin liess sich mit Schreiben vom 13. September 2006
noch einmal vernehmen.
F. Mit Verfügung vom 13. Dezember 2006 wies die Vorinstanz das Markeneintragungsgesuch
Nr. 57108/2005 "VOLUME UP" für folgende Waren der Klasse 3 zurück: Mittel zur Körper-
und Schönheitspflege, Mittel zur Reinigung, Pflege, Behandlung und Verschönerung der Haare,
Haarformungsprodukte. Hingegen wurde das Zeichen für folgende Waren der Klasse 3 zum Markenschutz
zugelassen: Seifen, Parfümeriewaren, ätherische Öle, Haarwässer, Zahnputzmittel,
Mittel zur Reinigung, Pflege, Behandlung und Verschönerung der Haut und der Kopfhaut, Haartönungs-,
-bleich-, -färbungs- und aufhellungsmittel.
G. Hiegegen erhebt die Beschwerdeführerin
am 23. Januar 2007 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht und stellt folgende Anträge:
1)
Es sei die Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 13. Dezember
2006 aufzuheben, insofern die Eintragung der Markenanmeldung 57108/2005 VOLUME UP für folgende Waren
zurückgewiesen wurde: Klasse 3: Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Mittel zur Reinigung,
Pflege, Behandlung und Verschönerung der Haare, Haarformungsprodukte.
2) Das Eidgenössische
Institut für Geistiges Eigentum sei anzuweisen, die Markenanmeldung 57108/2005 VOLUME UP für
alle beanspruchten Waren als Marke einzutragen;
3) Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen
zu Lasten der Vorinstanz.
H. Mit Vernehmlassung vom 14. März 2007 beantragt die Vorinstanz,
die Beschwerde vollumfänglich abzuweisen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Der Entscheid der Vorinstanz stellt eine Verfügung nach Art. 5 Abs. 1 Bst. c
des Bundesgesetzes
vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren dar (
VwVG,
SR 172.021).
1.1. Das Bundesverwaltungsgericht,
das gemäss Art. 31
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG,
SR 173.32) als Beschwerdeinstanz
Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
VwVG beurteilt, ist nach Art. 33
VGG für die Behandlung
der vorliegenden Streitsache zuständig, zumal keine Ausnahme nach Art. 32
VGG greift.
1.2.
Die Beschwerdeführerin hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen und ist durch die angefochtene
Verfügung besonders berührt. Sie hat zudem ein als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse
an deren Aufhebung oder Änderung, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1
VwVG).
Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1
und Art. 52 Abs. 1
VwVG), der Vertreter hat sich
rechtsgenüglich ausgewiesen (Art. 11
VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgemäss bezahlt (Art.
63 Abs. 4
VwVG), und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff
.
VwVG).
Auf
die Verwaltungsbeschwerde ist daher einzutreten.
2. Gemäss Art. 2 Bst. a
des Markenschutzgesetzes
vom 28. August 1992 (MSchG,
SR 232.11) sind Zeichen, die Gemeingut sind, vom Markenschutz ausgeschlossen,
sofern sie sich nicht im Verkehr als Marke für bestimmte Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt
haben.
2.1. Als Gemeingut im Sinne dieser Bestimmung gelten einerseits Zeichen, die für den
Wirtschaftsverkehr unentbehrlich und deshalb freizuhalten sind, und andererseits Zeichen, denen die für
die Individualisierung der Ware oder Dienstleistung erforderliche Unterscheidungskraft fehlt. Zu den
nicht unterscheidungskräftigen Zeichen gehören unter anderem Hinweise auf Eigenschaften, die
Beschaffenheit, die Zusammensetzung, die Zweckbestimmung oder die Wirkung der Ware oder Dienstleistung,
welche die Marke kennzeichnet. Dass die Marke Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält,
die nur entfernt auf die Ware oder Dienstleistung hindeuten, reicht nicht aus, sie zur Beschaffenheitsangabe
werden zu lassen. Der gedankliche Zusammenhang mit der Ware oder Dienstleistung muss vielmehr derart
sein, dass der beschreibende Charakter der Marke ohne besonderen Aufwand an Fantasie zu erkennen ist
(BGE
127 III 160 E. 2b aa mit Hinweisen).
Dabei genügt es, dass dies in einem Sprachgebiet
der Schweiz zutrifft. Dass eine Angabe neuartig, ungewohnt oder fremdsprachig ist, schliesst ihren beschreibenden
Charakter nicht aus. Entscheidend ist, ob das Zeichen nach dem Sprachgebrauch oder den Regeln der Sprachbildung
von den beteiligten Verkehrskreisen in der Schweiz als Aussage über bestimmte Merkmale oder Eigenschaften
der gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung aufgefasst wird (Urteil des Bundesgerichts
4C.439/2006
vom 4. April 2007 E. 5.1 EUROJOBS mit Hinweisen).
2.2. Ob ein Zeichen markenrechtlichen Schutz beanspruchen
kann oder aber als beschreibende Angabe zurückgewiesen werden muss, bestimmt sich immer anhand der
konkreten Ware oder Dienstleistung (Eugen Marbach, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht,
Bd. III, [Markenrecht, hiernach Kommentar Marbach], Basel 1996, S. 29). Dabei ist bei der Frage, ob das
Zeichen VOLUME UP in Bezug auf die beanspruchten und im Streit liegenden "Mittel zur Körper-
und Schönheitspflege, Mittel zur Reinigung, Pflege, Behandlung und Verschönerung der Haare,
Haarformungsprodukte" (Klasse 3) eine beschreibende Angabe im Sinne von Art. 2 Bst. a
MSchG darstellt,
die Zeichenkombination VOLUME UP als Ganzes zu betrachten. Ausgehend vom Sinngehalt der einzelnen Bestandteile
ist zu prüfen, ob das Zeichen in seinem Gesamteindruck, d.h. die Verbindung dieser Bedeutungen,
einen logischen Sinn ergibt, der von den angesprochenen Verkehrskreisen ohne besondere Denkarbeit oder
besonderen Fantasieaufwand als beschreibende Angabe aufgefasst wird.
2.3. Die Vorinstanz übersetzt
das vorliegend zu beurteilende Zeichen "VOLUME UP" mit "Volumen auf" oder "Umfang
auf".
2.3.1. Die Beschwerdeführerin macht demgegenüber in ihrer Beschwerde geltend,
"VOLUME UP" enthalte für die beanspruchten Kosmetika und Haarpflegemittel höchstens
dahingehend einen Hinweis, dass etwas grösser werde. Für Kosmetika sei dieser Sinngehalt nicht
relevant und in den meisten Fällen sogar unerwünscht.
Das zu beurteilende Zeichen setzt
sich aus den zwei Wörtern des englischen Grundwortschatzes "VOLUME" und "UP"
zusammen. Dabei lässt sich "VOLUME" auf Deutsch mit "Volumen", "Umfang"
oder "Grösse" und "UP" mit "auf", "herauf", "hoch"
oder "oben" übersetzen (vgl. http://dict.leo.org/ende).
Es kann der Vorinstanz beigepflichtet
werden, wenn sie das Zeichen "volume up" primär mit "Volumen auf" oder "Umfang
auf" übersetzt und davon ausgeht dass der Schweizer Durchschnittskonsument das Zeichen ebenfalls
in diesem Sinne versteht.
2.3.2. Die Vorinstanz hat im Wesentlichen erwogen, der Schweizer Durchschnittskonsument
wie auch das Fachpersonal im massgebenden Dienstleistungssegment erkenne im Ausdruck "VOLUME UP"
in Zusammenhang mit Haarpflegeprodukten ohne jeglichen Gedankenaufwand die Zweckbestimmung, nämlich
das Haarvolumen aufgehen zu lassen. Dabei spiele es keine Rolle, ob es sich beim Zeichen um eine Wortneuschöpfung
handle oder ob es grammatikalisch korrekt gebildet worden sei oder nicht.
Die Beschwerdeführerin
macht demgegenüber geltend, das Zeichen beschreibe die Zweckbestimmung nicht. Es seien insgesamt
vier Gedankenschritte notwendig, um vom Zeichen auf dessen Wirkung schliessen zu können. Entsprechend
sei dieses derart unbestimmt, dass es eingetragen werden könne.
2.3.3. Die Beschwerdeführerin
spricht dem Zeichen den beschreibenden Charakter ab, weil dieser für das Zielpublikum nicht ohne
besondere Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand unmittelbar erkennbar sei. Diese Betrachtungsweise übersieht,
dass die zu bezeichnende Ware oder Dienstleistung das Kriterium für die leichte Erkennbarkeit des
beschreibenden Charakters abgibt (Urteil des Bundesgerichts
4A.5/2004 vom 25. November 2004 FIREMASTER
E. 3.3 mit Hinweisen auf Christoph Willi, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht
unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002,
Art. 2 N 21 und Marbach, a.a.O., S. 29). So kann an die Stelle einer bei abstrakter Betrachtung noch
möglichen Mehrdeutigkeit eines Zeichens, die bei Wortverbindungen Markenfähigkeit indiziert,
ein eindeutiger Sinn mit beschreibendem Charakter treten, sobald das Zeichen mit einer bestimmten Ware
oder Dienstleistung in Beziehung gebracht wird.
Zurecht weist die Vorinstanz darauf hin, dass der
beschreibende Sinngehalt von VOLUME UP in Bezug auf die beanspruchten Waren "Haarformungsprodukte"
unmittelbar auf der Hand liegt. Es kann nicht ernsthaft bestritten werden, dass die Möglichkeit
von mehr Volumen in diesem Zusammenhang ein wesentliches Kaufkriterium ist. Es handelt sich geradezu
um die Kerneigenschaft des Produktes. Entsprechend lässt sich der beschreibende Charakter des Zeichens
in Bezug auf die Haarformungsprodukte ohne Fantasieaufwand und ohne Mehrdeutigkeit erkennen.
Gleiches
lässt sich auch hinsichtlich der "Mittel zur Reinigung, Pflege, Behandlung und Verschönerung
der Haare" sagen. Wie eine einfache Internetrecherche ergab, werden fast ausnahmslos alle Haarpflegeprodukte
(Shampoos, Spülungen, Haarlotionen, Haaröl, Haarbalsam, Conditioner, Haarfestiger, Colorationen
und Haarpackungen etc.) unter anderem mit einem "mehr an Volumen" oder "grösserer
Haarfülle" beworben. In diesem Sinne dürften die angesprochenen Markenadressaten im Kennzeichen
VOLUME UP einen Hinweis auf wesentliche Eigenschaften der damit gekennzeichneten Waren erkennen.
Hinzu
kommt, dass im Bereich der beanspruchten Haarpflegeprodukte das Zeichen VOLUME UP einen qualitätsanpreisenden
Charakter für die damit gekennzeichneten Waren hat. Die Werbebotschaft wird den Markenadressaten
einen engen Zusammenhang suggerieren zwischen dem Gebrauch dieser Waren und der Möglichkeit, dadurch
mehr Haarvolumen bzw. fülligeres Haar zu erhalten.
2.3.4. Die Beschwerdeführerin macht
weiter geltend, das Argument, wonach VOLUME UP auch für Kosmetika und Haarpflegemittel beschreibend
sei entfalle, da die Haarformungsprodukte separat aufgelistet würden.
Mit Hinweis auf zwei
Entscheide der ehemaligen Rekurskommission für Geistiges Eigentum (publiziert in: sic! 1998, S.
479 Sourcesafe und sic! 2004, S. 220 smartCore/smartModule) und auf Christoph Willi (a.a.O., Art. 2 N
13) bringt die Vorinstanz vor, ein Zeichen sei für den gesamten Oberbegriff zurückzuweisen,
sofern es für eine unter einen Oberbegriff fallende Ware oder Dienstleitung im Gemeingut stehe.
Entsprechend sei VOLUME UP neben den Haarformungsprodukten auch für Mittel zur Körper- und
Schönheitspflege zurückzuweisen.
Ob diese Regel in der von der Vorinstanz aufgezeigten
Weise verallgemeinerungsfähig ist, bleibt fraglich und wird von Christoph Willi bestritten. So sei
beispielsweise eine für Spielwaren beanspruchte Marke "Plüschli" nicht ohne weiteres
für den gesamten Oberbegriff Spielwaren unzulässig. In einem solchen Fall sei der Ausschluss
der Marke für die Gattung Plüschtiere angemessen (Willi, a.a.O., Art. 2 N 13).
Wie es
sich diesbezüglich verhält, kann im vorliegenden Fall aber offen gelassen werden, da das Bundesverwaltungsgericht
zur Auffassung gelangt, das Zeichen VOLUME UP sei auch für Mittel zur Körper- und Schönheitspflege
beschreibend. Die Beschwerdeführerin macht zwar geltend, für Kosmetika sei der Sinngehalt von
VOLUME UP nicht relevant oder sogar unerwünscht, da die Nutzer meist zarter und feingliedriger und
nicht aufgeblähter erscheinen möchten.
Dem ist entgegenzuhalten, dass im Zusammenhang
mit der Wimpern- (Mascara) und Lippenpflege (Lippenstift) vielfach mit der Aussicht auf ein grösseres
Volumen Werbung betrieben wird. Selbst in der Hautpflege wird mit grösserem Volumen geworben, beispielsweise
indem angepriesen wird, dass Linien verschwinden, Falten geglättet oder Konturen verstärkt
werden.
Diese Ausführungen unterstreichen den Charakter von VOLUME UP als Zeichen des Gemeingutes,
weshalb hier auch kein eintragungsfähiger Grenzfall anzunehmen ist (vgl. BGE
129 III 225 E. 5.3
MASTERPIECE, veröffentlicht in Die Praxis des Bundesgerichts [Pra] 2003 Nr. 139, S. 752).
2.4.
Die Wortfolge "VOLUME UP" ist zudem freihaltebedürftig. Im Interesse eines funktionierenden
Wettbewerbs müssen Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen werden, die für den Wirtschaftsverkehr
wesentlich oder gar unentbehrlich sind. Ein einzelner Gewerbetreibender soll nicht ein Zeichen monopolisieren
dürfen, das aufgrund seines Sinngehalts für andere Gewerbetreibende von Bedeutung ist oder
in Zukunft noch werden könnte (Willi, a.a.O., Art. 2 N 42; Marbach, a.a.O., S. 35). Dies gilt insbesondere
für Ausdrücke des allgemeinen Sprachgebrauchs, allgemeine Quali-tätshinweise sowie reklamehafte
Anpreisungen. Das Zeichen "VOLUME UP" wird insbesondere im Zusammenhang mit Haarpflegeprodukten
als beschreibende Angabe verwendet. Es besteht ein überwiegendes Interesse der übrigen aktuellen
und potenziellen Konkurrenten, diese Kennzeichnung für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten. Eine
Ausnahme käme nur in Betracht, wenn das Zeichen sich für die beanspruchten Waren bereits als
Marke durchgesetzt hätte. Dafür bestehen jedoch weder Anhaltspunkte, noch macht die Beschwerdeführerin
einen solchen Anspruch geltend.
2.5. Unbegründet ist schliesslich auch die von der Beschwerdeführerin
verlangte Gleichbehandlung mit den Eintragungen der Marken COLOR IN und CURL AROUND. Die Vorinstanz verweist
in ihrer Vernehmlassung vom 14. März 2007 zu Recht darauf hin, dass das Zeichen VOLUME UP eine direkt
beschreibende Aussage darstelle, was auf die Marken COLOR IN und CURL AROUND nicht zutreffe, weshalb
diese hätten eingetragen werden können.
2.6. Die Beschwerdeführerin beruft sich im
Weiteren auf den Umstand, dass das in Frage stehende Zeichen vom Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt
(HABM) eingetragen worden sei. Dabei sei zu berücksichtigen, dass dieser Binnenmarkt mindestens
zwei Länder umfasse, in denen Englisch die Standardsprache darstelle.
Nach der bundesgerichtlichen
Rechtsprechung kommen ausländischen Entscheidungen bei der Beurteilung des beschreibenden Charakters
grundsätzlich keine präjudizierende Wirkung zu. Obwohl sich Richter und Verwaltungsbehörden
unter Umständen an der ausländischen Praxis orientieren können, kann dies in casu unterbleiben,
da es sich im vorliegenden Fall nicht um einen Grenzfall handelt (vgl. BGE
129 III 225 E. 5.5 Masterpiece,
114 II 171 E. 2c, Urteil des Bundesgerichts
4A.161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 6.4 we make ideas work).
3.
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz die Eintragung der hinterlegten Marke VOLUME UP für
die beanspruchten Waren der Klasse 3 ("Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Mittel
zur Reinigung, Pflege, Behandlung und Verschönerung der Haare, Haarformungsprodukte") zu Recht
zurückgewiesen hat. Die Beschwerde ist daher als unbegründet abzuweisen.
4. Bei diesem
Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs.
1
VwVG) und mit dem geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen. Die Spruchgebühr (Gerichtsgebühr)
ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage
der Parteien zu bestimmen (Art. 63 Abs. 4bis
VwVG, Art. 2 Abs. 1
des Reglements über die Kosten
und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 11. Dezember 2006 [
VGKE,
SR 173.320.2]).
5.
Eine Parteientschädigung ist der unterliegenden Beschwerdeführerin nicht zuzusprechen (Art.
64 Abs. 1
VwVG, Art. 7 Abs. 3
VGKE).
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen und die angefochtene Verfügung bestätigt.
2. Die Kosten
des Beschwerdeverfahrens im Umfang von Fr. 2'500.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt und
mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 3'000.-- verrechnet. Der Beschwerdeführerin wird der
Differenzbetrag von Fr. 500.-- nach Rechtskraft dieses Urteils zurückerstattet.
3. Es wird
keine Parteientschädigung zugesprochen.
4. Dieses Urteil wird eröffnet:
- der Beschwerdeführerin
(mit Gerichtsurkunde)
- der Vorinstanz (Ref-Nr. 54669/2005; mit Gerichtsurkunde)
- dem Eidgenössischen
Justiz- und Polizeidepartement (mit Gerichtsur- kunde
Der vorsitzende Richter:
Der Gerichtsschreiber:
Hans Urech Thomas Reidy
Rechtsmittelbelehrung
Dieses
Urteil kann innert dreissig Tagen seit Eröffnung beim Schweizerischen Bundesgericht in Lausanne
angefochten werden.
Versand am: 13. August 2007