Sachverhalt:
A.
Am
4. April 2012 wurde in swissreg die Schweizer Wortmarke Nr. 627 865 EMIC veröffentlicht. Sie ist
für folgende Waren und Dienstleistungen eingetragen:
Klasse
09
Computer-Software und dafür bestimmte Datenträger, insbesondere anwender-orientierte Programmsprachen,
Programmentwickler für Anwenderprogramme, Datenbanken und Expertensysteme sowie integrierte Software
für wirtschaftliche oder kommerzielle Bereiche; Computer-Software zur Gewinnung, Analyse und Zurverfügungstellung
von Informationen, die in elektronischen Datenbanken gespeichert sind;
Klasse
16
Druckereierzeugnisse; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate), einschliesslich Computer-Handbücher;
Klasse
35
Aktualisierung und Pflege von Daten in Computerdatenbanken; Beratung bei der Organisation und Führung
von Unternehmen; Dienstleistungen im Zusammenhang mit einer Datenbank, nämlich Erfassen, Sammeln,
Organisieren, Verarbeiten und Systematisieren von Daten;
Klasse
42
Entwurf und Entwicklung von Computern und Computerprogrammen; Computerberatungsdienste; Erstellen von
Programmen für die Datenverarbeitung; Installation, Integration und Unterhalt von Computerprogrammen.
B.
Am
4. Juli 2012 erhob die Beschwerdeführerin mit drei Eingaben Widerspruch gegen diese Eintragung und
beantragte deren vollständigen Widerruf.
Die Beschwerdeführerin stützte sich dabei auf
ihre drei prioritätsälteren Schweizer Wortmarken Nr. 451 908, Nr. 490 426 und Nr. 593 874,
die alle das Zeichen EMC beinhalten aber für verschiedene Waren- und Dienstleistungen registriert
sind. Insgesamt ist das Zeichen EMC für folgende Waren- und Dienstleistungen hinterlegt:
Klasse
09
Intelligente Systeme mit der Fähigkeit zur Netzwerkkommunikation, nämlich Prozessoren, Speicher,
Software- und Datenspeicherungseinheiten für die Speicherung von Daten. Software zur Datenspeicherung
und Informationsverwaltung; Software zur Datenarchivierung; Software zur Datenspeicherung und -wiederherstellung;
Software für den Geschäftsfortbestand und die Geschäftsverfügbarkeit; Geschäftszusammenarbeits-Software;
Inhaltsverwaltungs-Software; Software für die Datenmobilität und -migration; Software
zur Ressourcenverwaltung; Virtualisierungs-Software; Software für Dokumentenerfassung, -identifikation,
-zugriff, und -verwaltung; Online-Zusammenarbeits-Software.
Klasse
16
Benutzerhandbücher, Bedienungsanleitungen und gedrucktes Lehr- und Unterrichtsmaterial auf
dem Gebiet von Speichernetzwerken und intelligenten Speichersystemen für die Netzwerkkommunikation,
einschliesslich Prozessoren, Speicher, Betriebssoftware, Datenlagerungseinheiten und Software für
die Verwaltung und Steuerung von Daten.
Klasse
35
Detailhandelsdienstleistungen durch direkte Verkaufsbewerbung an Einzelpersonen, Geschäfte und staatlichen
Behörden auf dem Gebiet von Speichernetzwerken und intelligenten Speichersystemen für die Netzwerkkommunikation,
einschliesslich Prozessoren, Speicher, Betriebssoftware, Datenlagerungseinheiten und Software für
die Verwaltung und Steuerung von Daten.
Klasse
36
Leasing- und Finanzierungsdienstleistungen für intelligente Speichersysteme für die Netzwerkkommunikation,
einschliesslich Prozessoren, Speicher, Betriebssoftware, Datenlagerungseinheiten und Software für
die Verwaltung und Steuerung von Daten.
Klasse
37
Installation, Unterhalt und Reparatur von Speichernetzwerken und Speichersystemen für die Netzwerkkommunikation,
einschliesslich Prozessoren, Speicher, Betriebssoftware, Datenlagerungseinheiten und Software für
die Verwaltung und Steuerung von Daten.
Klasse
41
Erziehungs- und Trainingsdienstleistungen, nämlich Leitung von Klassen, Seminaren und Konferenzen
auf dem Gebiet von Speichernetzwerken und Speichersystemen für die Netzwerkkommunikation, einschliesslich
Prozessoren, Speicher, Betriebssoftware, Datenlagerungseinheiten und Software für die Verwaltung
und Steuerung von Daten.
Klasse
42
Gewerbsmässige und beratende Dienstleistungen auf dem Gebiet von Speichernetzwerken und Speichersystemen
für die Netzwerkkommunikation, einschliesslich Prozessoren, Speicher, Betriebssoftware, Datenlagerungseinheiten
und Software für die Verwaltung und Steuerung von Daten; Überwachungs- und Diagnostikdienstleistungen
für Speichernetzwerke und intelligente Speichersysteme; Informationsdienstleistungen auf dem Gebiet
von Speichernetzwerken und intelligenten Speichersystemen; Aktualisierungs- und Instandhaltungsdienstleistungen
für Betriebssoftware sowie für Software für die Verwaltung und Steuerung von Daten.
Die Beschwerdegegnerin reichte zu keinem der drei Widersprüche
eine Stellungnahme ein.
C.
Die
Vorinstanz wies alle drei Widersprüche je mit einer Verfügung, jeweils datiert vom 28. Dezember
2012, ab. Sie begründete alle drei Entscheide im Wesentlichen wie folgt:
Die Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16 und 42
der angefochtenen Marke fielen jeweils in den Gleichheits- bzw. Gleichartigkeitsbereich von einem der
Widerspruchszeichen. Dies ergebe sich aus dem Umstand, dass die relevanten Verkehrskreise die zu vergleichenden
Waren und Dienstleistungen entweder als sinnvolles Leistungspaket wahrnehmen würden bzw. erwarteten,
dass die sich gegenüberstehenden Dienstleistungen einer einheitlichen Organisationsverantwortung
unterstehen oder aber die Waren und Dienstleistungen ähnliche Bereiche des Wirtschaftslebens beträfen
und ähnliches Know-How benötigten. Bei gewissen Waren und Dienstleistungen sei zudem die Gleichartigkeit
bereits durch die begriffliche Übereinstimmung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen offensichtlich.
Die Dienstleistungen der Klasse 35 seien hingegen nicht gleichartig, da die Dienstleistungen der angefochtenen
Marke im Verhältnis zu den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke höchstens Hilfsdienstleistungen
ohne wirtschaftlich selbständige Funktion darstellten, welche lediglich der Verkaufsförderung
resp. dem Absatz der beanspruchten Waren der Klasse 9 dienten.
Bezüglich der Zeichenähnlichkeit hielt die Vorinstanz
fest, die Tatsache dass beide Zeichen die Buchstaben E, M und C enthalten und die angefochtene Marke
lediglich durch den Buchstaben I ergänzt würde, führe zu einer visuellen und klanglichen
Ähnlichkeit. Da auf semantischer Ebene keine rechtsgenüglichen Unterschiede bestünden,
seien die Zeichen insgesamt als ähnlich anzusehen.
Dennoch sah die Vorinstanz keine Verwechslungsgefahr zwischen
den strittigen Zeichen, da durch den Einschub des zusätzlichen Vokals I die angefochtene Marke deutlich
verändert würde. Zudem könne sie im Unterschied zur Widerspruchsmarke als Wort gelesen
werden. Weiter müsse berücksichtigt werden, dass sich das Publikum Akronyme besonders stark
einprägen könne, weshalb kleine aber deutliche Unterschiede besonders ins Gewicht fielen. Die
Frage, ob die Widerspruchsmarke von einem gesteigerten Schutzumfang profitiere, liess die Vorinstanz
offen, da der Schutzumfang der Widerspruchsmarke nicht soweit ausgedehnt werden könne, dass sie
sämtlichen jüngeren Akronymen, welche die Buchstaben E, M und C und einen zusätzlich dazwischen
geschobenen, beliebigen Buchstaben enthalten, den Markenschutz verwehren könnte.
D.
Gegen
diese drei Entscheide der Vorinstanz erhob die Beschwerdeführerin mit drei Eingaben, jeweils datiert
vom 4. Februar 2013, Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt die Verfügungen der
Vorinstanz seien aufzuheben und die jeweiligen Widersprüche seien vollumfänglich gutzuheissen,
erforderlichenfalls seien die Verfahren an die Vorinstanz zur weiteren Sachverhaltsaufklärung zurückzuweisen.
Jeweils alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Beschwerdegegnerin.
Die Beschwerdeführerin erläutert in ihren Schriftsätzen,
dass sie die Einschätzung der Vorinstanz, wonach die Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16
und 42 gleich oder gleichartig seien, teile. Hingegen sehe sie die Dienstleistungen der Klasse 35 ebenfalls
als gleichartig an, da die angebotenen Dienstleistungen durchaus eigene wirtschaftliche Produkte darstellten
und als solche angeboten würden. Weiter argumentiert die Beschwerdeführerin, entgegen der Annahme
der Vorinstanz, seien nicht nur die Waren der Klasse 9 sondern auch die Waren der Klasse 16 der angefochtenen
Marke mit den Waren der Klasse 9 der Widerspruchsmarke gleichartig, da Software ein komplexes Produkt
sei, welches stets mit Unterrichtsmitteln und Handbüchern zusammen verkauft werde und daher typischerweise
vom selben Hersteller angeboten würde. Weiter macht die Beschwerdeführerin geltend, dass der
Schutzumfang der Widerspruchsmarken aufgrund gesteigerten Gebrauchs erhöht sei, was die Vorinstanz
fälschlicherweise ausser Acht liess. Hierzu legt sie zahlreiche Belege ins Recht.
Betreffend die Zeichenähnlichkeit geht die Beschwerdeführerin
mit der Vorinstanz einig, dass eine klangliche und visuelle Ähnlichkeit bestehe, rügt aber
die vorinstanzliche Einschätzung, wonach der kleine, aber deutliche Unterschied mittels Einschub
des Buchstabens I in die angefochtene Marke derart ins Gewicht fallen solle, dass trotz Gleichartigkeit
der Waren und Dienstleistung und vorhandener Zeichenähnlichkeit keine Verwechslungsgefahr bestünde.
Gemäss Beschwerdeführerin stellt der Einschub des Buchstabens I keine rechtsrelevante Abweichung
zwischen den sich gegenüberstehenden Marken dar, welche die schriftbildlichen und phonetischen Ähnlichkeiten
zu kompensieren vermöchten.
E.
Mit
Zwischenverfügung vom 12. Februar 2013 vereinigte das Bundesverwaltungsgericht die drei Widerspruchsverfahren
Nr. 12474, Nr. 12475 und 12476 betreffend die Marken CH 451'908 EMC, CH 490'426 EMC, CH 593'874
EMC gegen CH 627'865 EMIC im vorliegenden Verfahren, da der zu beurteilende Sachverhalt und die
sich stellenden Rechtsfragen ähnlich sind.
F.
Mit
Verfügung vom 8. März 2013 wurde die Beschwerdegegnerin zur Einreichung einer Stellungnahme
bis zum 25. April 2013 aufgefordert. Diese liess die Frist jedoch ungenutzt verstreichen.
G.
Die
Vorinstanz verzichtete mit Schreiben vom 25. April 2013 auf eine Stellungnahme und beantragte unter Hinweis
auf die Begründung im angefochtenen Entscheid, die Beschwerde sei abzuweisen.
H.
Eine
Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 Abs. 1
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni
2005 [VGG, SR 173.32]).
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das
Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen
zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen
Frist von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021)
eingereicht und der Kostenvorschuss rechtzeitig gleistet. Als Adressatin der angefochtenen Verfügung
ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG).
2.
2.1
Zeichen sind unter anderem dann vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie einer älteren
Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind,
so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom
28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich nach der Kennzeichnungskraft
der älteren Marke, der Zeichenähnlichkeit und der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen,
für welche die Marken hinterlegt sind (Gallus
Joller, in: Michael
G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.],
Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3
N. 45). Zwischen der Zeichenähnlichkeit und der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen
besteht dabei eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen
zu stellen, je ähnlicher die Produkte und Dienstleistungen sind und umgekehrt (Lucas
David, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster-
und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, MSchG Art. 3 N. 8).
2.2 Für
die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit wird auf den Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung
der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen, abgestellt (BGE 121 III 378 E. 2a "Boss/Boks",
BGE 119 II 473 E. 2d "Radion"). Bei Wortmarken wird der Gesamteindruck durch
den Klang, das Schriftbild und gegebenenfalls den Sinngehalt bestimmt (BGE 127 III 160 E. 2b/cc
"Securitas", BGE 122 III 382 E. 5a "Kamillosan/Kamillon,
Kamillan"). Dabei genügt es für die Annahme der Ähnlichkeit, wenn diese in Bezug
auf nur eines dieser Kriterien bejaht wird (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-4772/2012 vom
12.
August 2013 E. 5.2 und E. 5.3 "MC [fig.]/MC2
[fig.]"; Eugen Marbach, in: Roland
von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1,
Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 875). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl,
die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Schriftbild durch die Wortlänge
und die optische Wirkung der Buchstaben (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas",
BGE 122 III 382 E. 5a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan",
BGE 119 II 473 E. 2d "Radion").
2.3 Ob
eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt auch vom Schutzumfang der Widerspruchsmarke ab (Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B-7017/2008 vom 11. Februar 2010 E. 2.4 "Plus/PlusPlus [fig.]" mit
Hinweisen). Der geschützte Ähnlichkeitsbereich für schwache Marken ist dabei kleiner als
jener für starke Marken (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan";
Christoph Willi, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht
unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002,
Art. 3, N. 131). Stark sind insbesondere jene Marken, welche
das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langer Aufbauarbeit sind (BGE 122 III 382
E. 2a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan", mit Hinweisen; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 7 "Converse All Stars [fig.]/Army Tex [fig.]";
Eugen Marbach, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches
Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 979,
mit Hinweisen).
2.4 Im
Weiteren ist für die Verwechselbarkeit von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren und
Dienstleistungen richten und unter welchen Umständen sie üblicherweise gehandelt bzw. angeboten
werden. Bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem
geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen als bei Spezialprodukten bzw. Spezialdienstleistungen,
deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt
(Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 "Yello/Yellow Access",
BGE 126 III 315 E. 6b/bb Rivella/Apiella; BGE
122 III 382 E. 3a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan").
3.
Zunächst
sind die relevanten Verkehrskreise und der daraus resultierende Grad der Aufmerksamkeit zu eruieren.
Ausgangspunkt für die Bestimmung der Verkehrskreise ist das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis
der älteren Marke (vgl. Gallus Joller, in: Michael
G. Noth/Gregor
Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG],
Bern 2009, Art. 3 N. 49).
Die drei Widerspruchsmarken sind für Waren und Dienstleistungen
der Klasse 9, 16, 35, 36, 37, 41 und 42 eingetragen. Die vorliegend in der Klasse 9 eingetragenen Waren
sind Softwareprodukte zur Erfassung und Verwaltung von Daten. Bei dieser Breite der Warendefinition sind
sowohl der Spezialist als auch der Durchschnittskonsument als Verkehrskreise relevant (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts
B 3663/2011 vom 17. April 2013 E. 4.1.1 "INTEL INSIDE/GALDAT INSIDE" sowie
B 8028/2010 vom 2. Mai 2012 E. 4.1.1 "VIEW/SWISSVIEW"). Selbiges kann über
die Erziehungs- und Trainingsdienstleistungen der Klasse 41 sowie
die Benutzerhandbücher und das Lehr- und Unterrichtsmaterial der Klasse 16 gesagt werden.
Die betroffenen Waren werden wohl mit einer bestimmten Regelmässigkeit, aber doch nicht täglich
erworben bzw. die betroffenen Dienstleistungen richten sich - zumindest auch - an den Durchschnittsverbraucher,
werden von diesem aber nur vereinzelt und gezielt in Anspruch genommen, sodass angenommen werden muss,
dass der vorliegende Abnehmer den Markeninhaber bewusster und daher zumindest mit einer leicht erhöhten
Aufmerksamkeit aussucht.
Die
Detailhandelsdienstleistungen der Klasse 35, die Leasing- und Finanzierungsdienstleistungen der Klasse
36, die Installation, Unterhalt und Reparatur von Speichernetzwerken und Speichersystemen der Klasse
37 sowie die gewerbsmässigen und beratenden Dienstleistungen der Klasse 42 sind kaufmännische
Dienstleistungen, welche nicht in erster Linie alltägliche Bedürfnisse abdecken und daher grundsätzlich
eine intensivere wirtschaftliche Beziehung voraussetzen (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts
B 3663/2011 vom 17. April 2013 E. 4.2.2. "INTEL
INSIDE/GALDAT INSIDE").
Es ist daher davon auszugehen, dass die Abnehmer dieser Waren und Dienstleistungen einen eher erhöhten
Grad an Aufmerksamkeit walten lassen.
4.
Weiter
ist zu prüfen, ob die beanspruchten Waren und Dienstleistungen der sich gegenüberstehenden
Marken aus Sicht der Abnehmerkreise gleichartig sind.
4.1 Gleichartigkeit
liegt vor, wenn die angesprochenen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen könnten, die unter Verwendung
identischer oder ähnlicher Marken angepriesenen Waren und Dienstleistungen würden angesichts
ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen
oder doch wenigstens unter Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt
werden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.1
"[fig.]/Bonewelding [fig.]" mit Verweis auf Lucas
David, in: Kommentar zum schweizerischen
Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, MSchG Art. 3 N. 35).
Für das Bestehen gleichartiger Waren sprechen Übereinstimmungen zwischen den Herstellungsstätten
der Waren, dem fabrikationsspezifisch erforderlichen Know-how, den Vertriebskanälen, den Abnehmerkreisen
und dem Verwendungszweck der Waren, deren Substituierbarkeit, verwandte oder gleiche technologische Indikationsbereiche
sowie das Verhältnis von Hauptware und Zubehör (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B 7934/2007
vom 26. August 2009 E. 5.1 "Fructa/Fructaid" mit
weiteren Hinweisen). Für eine Gleichartigkeit sprechen mitunter
auch ein aus Sicht des Abnehmers sinnvolles Leistungspaket der zu vergleichenden Waren (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts
B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.2 "G-mode/Gmode"; RKGE
in sic! 2003 S. 343 ff.
"Visart/Visarte").
Gegen das Vorliegen von Gleichartigkeit sprechen getrennte Vertriebskanäle innerhalb derselben
Käuferschicht sowie das Verhältnis von Hilfsware oder Rohstoff zu Haupt-, Zwischen- oder Fertigware
(Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7447/2006 vom 17. April 2007 E. 5 "Martini Baby/martini
[fig.]"; Eugen Marbach, in: Roland
von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht,
Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 831).
4.2
Die
drei Widerspruchsmarken der Beschwerdeführerin sind zu unterschiedlichen Daten für zum Teil
unterschiedliche Waren und Dienstleistungen registriert worden, bestehen aber aus ein und demselben Zeichen
EMC. Für das Bestehen der Gleichartigkeit in einer bestimmten Klasse reicht es im vorliegenden Verfahren
daher, wenn mindestens eine der drei Widerspruchsmarken für eine gleiche oder gleichartige Ware
oder Dienstleistung wie die angefochtene Marke registriert ist.
4.3
Die angefochtene Marke beansprucht Waren der Klasse 9, namentlich Computer-Software
und dafür bestimmte Datenträger, insbesondere anwender-orientierte Programmsprachen, Programmentwickler
für Anwenderprogramme, Datenbanken und Expertensysteme sowie integrierte Software für wirtschaftliche
oder kommerzielle Bereiche; Computer-Software zur Gewinnung, Analyse und Zurverfügungstellung von
Informationen, die in elektronischen Datenbanken gespeichert sind. Die Widerspruchsmarke Nr. 451
908 beansprucht die Waren intelligente Systeme mit der Fähigkeit
zur Netzwerkkommunikation, nämlich Prozessoren, Speicher, Software- und Datenspeicherungseinheiten
für die Speicherung von Daten. Die Widerspruchsmarke Nr. 593 874 beansprucht die Waren Software
zur Datenspeicherung und Informationsverwaltung; Software zur Datenarchivierung; Software zur Datenspeicherung
und
-wiederherstellung; Software für
den Geschäftsfortbestand und die Geschäftsverfügbarkeit; Geschäftszusammenarbeits-Software;
Inhaltsverwaltungs-Software; Software für die Datenmobilität und -migration; Software
zur Ressourcenverwaltung; Virtualisierungs-Software; Software für Dokumentenerfassung, -identifikation,
-zugriff, und -verwaltung; Online-Zusammenarbeits-Software. Sowohl die Widerspruchszeichen
als auch das angefochtene Zeichen sind für Software und Speichermedien eingetragen. Soweit sich
die Gleichheit nicht bereits offensichtlich aus dem Wortlaut bzw. Sinngehalt der registrierten Waren
ergibt, existiert eine starke Gleichartigkeit aufgrund der Nähe der Produkte bezüglich Know-how,
Abnehmerkreis und Verwendungszweck.
4.4 In
der Klasse 16 beansprucht die angefochtene Marke die folgenden Waren: Druckereierzeugnisse;
Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate), einschliesslich Computer-Handbücher. Die
Widerspruchsmarke Nr. 490 426 ist für Benutzerhandbücher, Bedienungsanleitungen
und gedrucktes Lehr- und Unterrichtsmaterial auf dem Gebiet von Speichernetzwerken und intelligenten
Speichersystemen für die Netzwerkkommunikation, einschliesslich Prozessoren, Speicher, Betriebssoftware,
Datenlagerungseinheiten und Software für die Verwaltung und Steuerung von Daten der Klasse
16 eingetragen. Soweit die angefochtene Marke Waren im Umfang des Widerspruchszeichens beansprucht, ist
von Gleichheit der Waren auszugehen. Für die Waren, welche über die wörtliche Gleichheit
ausgehen, kann aufgrund der Nähe der Produkte bezüglich Know-How, Abnehmerkreis und Verwendungszweck
von Gleichartigkeit ausgegangen werden.
4.5 Die
angefochtene Marke ist weiter in der Klasse 35 für Aktualisierung
und Pflege von Daten in Computerdatenbanken; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen;
Dienstleistungen im Zusammenhang mit einer Datenbank, nämlich Erfassen, Sammeln, Organisieren, Verarbeiten
und Systematisieren von Daten eingetragen. Die Vorinstanz verneint die Gleichartigkeit mit den
von den Widerspruchsmarken beanspruchten Dienstleistungen in allen drei Entscheiden mit der Begründung,
dass die genannten Dienstleistungen der angefochtenen Marke lediglich Hilfsdienstleistungen darstellten,
welche keine selbständige wirtschaftliche Funktion inne hätten. Ebenso
sei das erforderliche Fachwissen für das Erbringen der Dienstleistungen unterschiedlich und die
notwendige Infrastruktur als auch die Vertriebs- und Erbringungsorte seien verschieden.
Dieser Ansicht kann nicht gefolgt werden. Die Widerspruchsmarke
Nr. 490 426 ist für Informationsdienstleistungen auf dem
Gebiet von Speichernetzwerken und intelligenten Speichersystemen eingetragen. Dies ist lediglich
eine andere Umschreibung für die von der angefochtenen Marke beanspruchte Aktualisierung
und Pflege von Daten in Computerdatenbanken. Ebenso sind die Dienstleistungen gewerbsmässige
und beratende Dienstleistungen auf dem Gebiet von Speichernetzwerken und Speichersystemen für die
Netzwerkkommunikation, einschliesslich Prozessoren, Speicher, Betriebssoftware, Datenlagerungseinheiten
und Software für die Verwaltung und Steuerung von Daten der Widerspruchsmarke Nr. 490 426
eine andere Umschreibung der Dienstleistungen im Zusammenhang mit einer
Datenbank; nämlich Erfassen, Sammeln, Organisieren, Verarbeiten und Systematisieren von Daten der
angefochtenen Marke. Diesbezüglich sind die beiden Marken für die gleichen Dienstleistungen
registriert. Die Annahme der Vorinstanz, wonach das Fachwissen für die Erbringung der Dienstleistungen
unterschiedlich sei und die notwendige Infrastruktur als auch die Vertriebs- und Erbringungsorte verschieden
seien, ist demnach nicht haltbar.
Bei der Beratung bei der
Organisation und Führung von Unternehmen, für welche die angefochtene Marke eingetragen
ist, kann in Bezug auf die Dienstleistungen der Widerspruchsmarke Nr. 490 426 gewerbsmässige
und beratende Dienstleistungen auf dem Gebiet von Speichernetzwerken und Speichersystemen für die
Netzwerkkommunikation sowie Informationsdienstleistungen auf dem
Gebiet von Speichernetzwerken und intelligenten Speichersystemen sowie Leasing-
und Finanzierungsdienstleistungen für intelligente Speichersysteme für die Netzwerkkommunikation
eine Gleichheit bezüglich Unternehmensberatung und -organisation im Informatiksektor festgestellt
werden. Darüberhinausgehende Dienstleistungen der angefochtenen Marke sind im vorliegenden Fall
aufgrund der Nähe der Dienstleistungen bezüglich Know-How und Verwendungszweck sowie dadurch,
dass die Abnehmerkreis die Dienste als sich sinnvoll ergänzendes Leistungspaket auffassen können
als entfernt gleichartig anzusehen.
Die weitere Argumentation der Vorinstanz, wonach die genannten
Dienstleistungen der angefochtenen Marke im Verhältnis zur Widerspruchsmarke lediglich Hilfsdienstleistungen
ohne wirtschaftlich eigenen Wert angesehen werden müssen, überzeugt nicht. Pflege, Unterhalt
und Beratung ist regelmässig ein nicht unbeachtlicher Teil bei der Beschaffung von Software und
Hardware und kann keinesfalls lediglich als Promotion der Hauptware Soft- und Hardware angesehen werden.
Zudem stehen Pflege, Unterhalt und Beratung bezüglich Soft- und Hardware in einem direkten und sinnhaltigen
Zusammenhang, was ebenfalls gegen das Vorliegen von Hilfsdienstleistungen spricht.
Somit ist die teilweise Gleichheit und teilweise Gleichartigkeit
zwischen den Dienstleistungen der Klasse 35 der angefochtenen Marke und der Widerspruchsmarke Nr. 490
426 gegeben.
4.6 Die
Dienstleistungen der Widerspruchsmarke Nr. 490 426 gewerbsmässige
und beratende Dienstleistungen auf dem Gebiet von Speichernetzwerken und Speichersystemen für die
Netzwerkkommunikation, einschliesslich Prozessoren, Speicher, Betriebssoftware, Datenlagerungseinheiten
und Software für die Verwaltung und Steuerung von Daten sind weit gefasst und beinhalten
die Dienstleistungen der angefochtenen Marke Entwurf und Entwicklung
von Computern und Computerprogrammen; Computerberatungsdienste; Erstellen von Programmen für die
Datenverarbeitung; soweit nicht bereits semantisch dann sicher im Sinne einer vom Abnehmer als
sinnvolles Leistungspaket aufgefasste Kombination von Dienstleistungen. Auch die angefochtene Installation,
Integration und Unterhalt von Computerprogrammen und die Aktualisierungs-
und Instandhaltungsdienstleistungen für Betriebssoftware sowie für Software für die Verwaltung
und Steuerung von Daten der Widerspruchsmarke Nr. 490 426 werden, insofern sie nicht
bereits dem Wortlaut nach gleich sind, so zumindest vom Abnehmer als sinnvollerweise derselben Organisationseinheit
unterstellt und vom selben Unternehmen angeboten aufgefasst. Entsprechend ist auch für die angefochtenen
Dienstleistungen der Klasse 42 die Gleichartigkeit soweit nicht sogar Gleichheit erstellt.
5.
Als
nächstes sind die Zeichen auf ihre Ähnlichkeit hin zu überprüfen.
Die Widerspruchszeichen sind alle Wortmarken mit derselben
Buchstabenfolge E, M und C. Das angefochtene Zeichen ist ebenfalls eine Wortmarke und enthält die
Buchstabenfolge E, M, I und C. Eine optische Ähnlichkeit des angefochtenen Zeichens mit den Widerspruchszeichen
ergibt sich schon durch die Übernahme aller in den Widerspruchsmarken enthaltenen Buchstaben. Der
zusätzlich verwendete Buchstabe I trägt insofern nur sehr wenig zur Unterscheidung der Zeichen
bei, als dass er gleich dem Buchstaben M folgend platziert ist und daher mit dem rechten vertikalen Strich
des Buchstabens M optisch zu verschmelzen droht. Vorliegend ist daher in optischer Hinsicht eine Zeichenähnlichkeit
gegeben.
Durch die Übernahme der in den Widerspruchsmarken verwendeten
Buchstaben entsteht zwangsläufig auch eine gewisse phonetische Ähnlichkeit der Zeichen. Wohl
verändert der eingeschobene Buchstabe I den Wortlaut von E-EM-CE auf E-EM-I-CE bzw. lässt das
angefochtene Zeichen sogar als ein Phantasiewort erscheinen. Dennoch ist insgesamt und insbesondere aufgrund
der Wiederverwendung derselben Buchstaben der Widerspruchsmarke im vorliegenden Fall zumindest von einer
entfernten phonetischen Ähnlichkeit auszugehen.
Da weder die Widerspruchsmarken noch die angefochtene Marke
einen spontan erkennbaren und verständlichen Sinngehalt aufweisen, kann die bestehende Zeichenähnlichkeit
auch nicht durch eine semantische Unterscheidung der Zeichen kompensiert werden (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
vom 12. August 2013 B-4772/2012 E. 5.4.2 "Mc(fig.)/MC2(fig.)"
mit weiteren Hinweisen).
6.
Um die Frage der Verwechslungsgefahr beurteilen zu können, muss letztlich die
Kennzeichnungskraft und damit der Schutzumfang der Widerspruchsmarken bestimmt werden. Vorliegend sind
auch im Einklang mit der Lehre und Rechtsprechung zu Akronymen keine Anzeichen festzustellen, welche
die Widerspruchsmarken schwächen würden, weshalb grundsätzlich von einem normalen Schutzumfang
der Marken ausgegangen werden kann.
Die Beschwerdeführerin macht allerdings geltend, dass
der Schutzumfang der Widerspruchsmarken durch die intensive Nutzung erhöht worden sei und legt zahlreiche
Belege hierzu ins Recht. Die Vorinstanz prüfte die intensive Nutzung nicht eingehend und liess die
Frage nach einem erhöhten Schutzumfang offen, da ihrer Ansicht nach der Schutzumfang der Widerspruchsmarken
nie derart gross sein könne, dass sie einem jüngeren Zeichen, welches die Buchstaben E, M und
C sowie einen zusätzlichen dazwischen geschobenen beliebigen Buchstaben enthalte, den Markenschutz
verwehren könne. Diese Argumentation ist zu pauschalisierend und würdigt den Einzelfall zu
wenig. Es darf nicht unberücksichtigt bleiben, welcher Buchstabe an welcher Stelle der Buchstabenfolge
E, M und C eingeschoben wird. Es ist durchaus denkbar, dass bei gewissen Kon-stellationen eine Verwechslungsgefahr
besteht, bei anderen diese verneint werden muss. Entsprechend kann unter Umständen die Grösse
des Schutzumfangs der Widerspruchsmarke von Relevanz sein.
Vorliegend kann allerdings die Überprüfung, ob
ein erhöhter Schutzumfang besteht, unterbleiben, da eine Verwechslungsgefahr in der hier konkret
zu beurteilenden Konstellation bereits bei normalem Schutzumfang gegeben ist, wie nachfolgend unter E.
7 dargelegt wird.
7.
In
einer Gesamtbetrachtung aller Vorbringen muss nun beurteilt werden, ob eine Verwechslungsgefahr vorliegt.
Die zu vergleichenden Waren und Dienstleistungen sind gleichartig bis identisch, weshalb bei der Beurteilung
der Zeichenähnlichkeit ein eher grösserer Abstand der Zeichen gefordert ist, um die Verwechslungsgefahr
auszuschliessen. Vorliegend wird die vorhandene Zeichenidentität lediglich durch den in der angefochtenen
Marke zusätzlich verwendeten Buchstaben I nach dem Buchstaben M verhindert, was immer noch eine
erhebliche Zeichenähnlichkeit zur Folge hat. Dieser Unterschied der Zeichen vermag die Verwechslungsgefahr
nicht zu bannen. Dies insbesondere auch daher, da gerade der Buchstabe I an dritter Stelle des angefochtenen
Zeichens, dem Buchstaben M folgend, eine Konstellation von Buchstaben ergibt, welche sich zu wenig von
den Widerspruchsmarken unterscheidet. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass den angesprochenen
Verkehrskreisen eine eher erhöhte Aufmerksamkeit zugeschrieben werden muss. Dieser Befund drängt
sich bereits schon bei einem normalen Schutzumfang der Widerspruchsmarken auf. Ein gesteigerter Schutzumfang
ist im vorliegenden Fall nicht vonnöten, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen.
Der Beschwerde ist demnach gutzuheissen. Die angefochtenen
Entscheide sind aufzuheben, die Widersprüche gutzuheissen und die Vorinstanz wird angewiesen, die
angefochtene Marke aus dem Register zu löschen.
8.
Bei
diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdegegnerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art.
63 Abs. 1 VwVG und Art. 64 Abs. VwVG). Diese Verpflichtung trifft die Beschwerdegegnerin auch, wenn sie
keine Beschwerdeantwort mit eigenen Rechtsbegehren einreicht (vgl. BGE 128 II 90 E. 2b und E. 2c;
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-4772/2012 vom 12. August 2013 E. 9 "Mc
[fig.]/MC2 [fig.]").
8.1 Die
Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeitsgrad der Streitsache, Art der Prozessführung
und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 2 des Reglements
vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht
[VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert
zu veranschla-gen (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwerts hat sich nach Lehre und Rechtsprechung
an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich
von einem Streit-wert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- auszugehen ist (BGE 133 III
492 E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]" mit Hinweisen; Urteil
des Bundesgerichts 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 1 "we make ideas work "mit Hinweis). Von
diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte
für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke. Aufgrund des vorliegend anzunehmenden
Streitwerts sowie dem Umfang der Streitsache werden die Verfahrenskosten für das vorliegende, vereinigte
Verfahren auf Fr. 5'000.- festgelegt. Die erstinstanzlichen Verfahrenskosten wurden auf je Fr. 800.-
pro Widerspruchsverfahren festgelegt und von der Beschwerdeführerin vorgeleistet. Der Kostenvorschuss
verbleibt bei der Vorinstanz. Diese erstinstanzlichen Verfahrenskosten werden hiermit der unterliegenden
Beschwerdegegnerin zur Zahlung an die Beschwerdeführerin auferlegt.
8.2 Die
Parteientschädigung ist aufgrund der eingereichten Kostennote festzusetzen (Art. 64 Abs. 1 VwVG).
Ist wie im vorliegenden Fall keine Kostennote eingereicht worden, setzt das Gericht die Entschädigung
für die notwendigen erwachsenen Kosten aufgrund der vorliegenden Akten fest (Art. 14 Abs. 2 Satz
2 i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). In Würdigung der massgeblichen Faktoren, insbesondere der Tatsache,
dass die Beschwerdeführerin drei nahezu identische Beschwerdeschriften für die drei Widerspruchsmarken
einreichen konnte, scheint eine Parteientschädigung der Beschwerdegegnerin an die Beschwerdeführerin
von Fr. 5'000.- für das Beschwerdeverfahren angemessen.
8.3 Die
Vorinstanz sprach für die drei erstinstanzlichen Verfahren keine Parteientschädigungen zu.
In Abänderung davon setzt das Bundesverwaltungsgericht die Parteientschädigung für die
drei erstinstanzlichen Verfahren auf insgesamt Fr. 2'000.- zugunsten der Beschwerdeführerin
fest.
Der Mehrwertsteuer unterliegen die im Inland durch steuerpflichtige
Personen gegen Entgelt erbrachte Leistungen. Als Ort der Dienstleistung gilt der Ort, an dem die Empfängerin
der Dienstleistung den Sitz ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit hat (Art. 8 Abs. 1 des
Mehrwertsteuergesetzes vom 2. September 1999 [MWSTG, SR 641.20] i.V.m. Art. 18 Abs. 1 MWSTG). Die
Beschwerdeführerin hat ihren Sitz in Hopkinton, USA. Eine Ausnahme im Sinne von Art. 8 Abs. 2 MWSTG
liegt nicht vor. Die Beschwerdeführerin ist für die Parteientschädigung nicht MWST-pflichtig,
weshalb die Parteientschädigung exklusive MWST aufzufassen ist.
9.
Gegen
dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 des
Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Das Urteil wird daher mit Eröffnung
rechtskräftig.
Versand: 24. Juli 2014