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Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
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Abteilung II
B-5916/2015
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Urteil vom 3. August 2017
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Besetzung
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Richter Marc Steiner (Vorsitz),
Richterin Vera Marantelli, Richter David Aschmann,
Gerichtsschreiberin Sabine Büttler.
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Parteien
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Angelika Lutz-Brandt,
Geschwister-Scholl-Strasse 29, DE-78333 Stockach,
vertreten durch Schaad Balass Menzl & Partner AG, Dufourstrasse 101,
Postfach, 8034 Zürich,
Beschwerdeführerin,
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gegen
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Emil
Lux GmbH & Co. KG,
Emil-Lux-Strasse 1, DE-42929 Wermelskirchen,
vertreten durch Isler & Pedrazzini AG,
Patent- und Markenanwälte,
Giesshübelstrasse 45, Postfach 1772, 8027 Zürich,
Beschwerdegegnerin,
Eidgenössisches
Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.
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Gegenstand
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Verfügung vom 24. August 2015 im Widerspruchsverfahren Nr. 14079 - IR 1'163'422 LUX
/ IR 1'220'039 LUTZ (fig.).
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Sachverhalt:
A. Die
Schutzausdehnung der internationalen Registrierung IR 1'220'039 "LUTZ (fig.)"
auf die Schweiz wurde dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (hiernach: Institut)
am 23. Oktober 2014 notifiziert (Gazette des marques internationales Nr. 41/2014). Die internationale
Registrierung beansprucht Markenschutz für diverse Waren der Klassen 6, 7, 9, 17, 20 sowie Dienstleistungen
der Klassen 35 und 40.
B. Beschränkt
auf sämtliche in Klassen 6, 7, 17 und 20 beanspruchten Waren sowie allen in Klasse 9 beanspruchten
Waren mit Ausnahme von "circuits intégrés",
erhob die Emil Lux GmbH & Co. KG (hiernach: Widersprechende) am 30. Januar 2015 Widerspruch gegen
diese Schutzausdehnung auf die Schweiz. Sie stützt ihren Widerspruch auf ihre internationale Registrierung
IR 1'163'422 "LUX", welche ihrerseits Markenschutz für diverse Waren der
Klassen 1, 3, 4, 6 bis 10, 12, 16 bis 22 und 26 beansprucht. Die Widerspruchsmarke beansprucht in den
Klassen 6, 7, 9, 17 und 20 folgende Waren:
Klasse 6: Métaux communs et leurs alliages; matériaux
métalliques pour voies ferrées; minerais; matériaux de construction métalliques;
constructions métalliques transportables; câbles et fils métalliques non électriques;
articles de serrurerie, petits articles de quincaillerie métalliques; tuyaux et tubes métalliques;
produits métalliques compris dans cette classe; portes de garages métalliques; coffres à
outils en métal (vides); coffres-forts; serrures métalliques (autres qu'électriques);
cadenas; trémies (non mécaniques) métalliques; échelles métalliques, escabeaux
métalliques; chevilles métalliques; tampons [chevilles] en métal; ferrures pour la construction;
garnitures de meubles métalliques; sangles de tension et d'arrimage; baguettes métalliques
pour le brasage et le soudage; fils à souder en métal; poteaux métalliques; filins d'acier;
équipements d'ateliers, compris dans cette classe, incluant des porte-outils (les produits précités
étant métalliques); caisses à outils vendues vides en métal; poignées métalliques
pour outils et instruments de jardin; sangles de transport métalliques; bidons métalliques,
conteneurs à usage spécial, compris dans cette classe (les produits précités étant
métalliques); poteaux métalliques pour accrocher des marquages, en particulier rubans de balisage
et de signalisation; portails métalliques; blocs-serrures; chevilles métalliques; tampons [chevilles]
en métal; treillis et espaliers; pattes d'attache; pinces et clous pour agrafeuses à main;
roulettes métalliques pour portes de garage; roulettes métalliques pour portes coulissantes.
Klasse 7: Machines et machines-outils, accouplements
de machines et composants de transmission (autres que pour véhicules terrestres); instruments agricoles
autres que ceux actionnés manuellement; machines et machines-outils, notamment machines pour le
mélange de couleurs, machines de construction, comprises dans cette classe; outils mécaniques
pour la construction, l'horticulture et l'artisanat, équipements mécaniques pour l'horticulture
et l'agriculture; compresseurs [machines]; pistolets-pulvérisateurs à peinture, pistolets à
air comprimé pour l'extrusion de mastics, pistolets à colle électriques, agrafeuses électriques;
pistolets et pompes pour l'application de peintures, mastiques et autres préparations visqueuses;
fers à souder au gaz; porte-forets (parties de machines), foreuses, perceuses à main électriques,
taraudeuses, supports pour forets pour perceuses à main électriques; machines à raboter;
rectifieuses, disques abrasifs (partie de machine), disques coupants (parties de machines), meules (parties
de machines); scies (machines), scies à chaîne; générateurs de courant; appareils
de soudage à gaz; machines électriques de soudage; tondeuses à gazon (machines), scarificateurs
(autres qu'actionnés manuellement); cultivateurs (autres qu'actionnés manuellement); aérateurs
de sols (autres qu'actionnés manuellement); souffleuses à neige (autres qu'actionnées
manuellement); pelles à neige (autres qu'actionnées manuellement); balayeuses à neige
(autres qu'actionnées manuellement); pièces de moteurs et groupes moteurs, à savoir bougies
d'allumage pour moteurs à combustion interne, silencieux d'échappement pour moteurs et groupes
moteurs (pots d'échappement), filtres à essence et à huile, filtres pour le nettoyage
de l'air de refroidissement pour moteurs et groupes moteurs, pistons pour moteurs et groupes moteurs,
bagues de piston; entraînements électriques pour stores roulants, entraînements électriques
pour portes de garage; ascenseurs, en particulier monte-charges; appareils de soudage électrique
à l'arc; tours (machines-outils); tours électriques; machines électriques pour couper
la paille, machines motorisées à couper la paille; meules à aiguiser (parties de machines);
machines pour poser les carrelages, béton cellulaire et constructions à murs secs, ouvrages
d'empierrement, pose de chape et ouvrages de béton, installations électriques et sanitaires,
maçonnerie, pose de parquets, sols stratifiés et moquettes, travaux de plâtrerie, peinture,
tapisserie et soudage; outils électriques pour la construction et le bricolage, y compris leurs
embouts; tournevis, scies à chaîne, meuleuses, polissoirs sans fil; marteaux de forage, raboteuses
électriques, machines à couper les carrelages, petits outils électriques, agrafeuses électriques,
fraiseuses électriques; instruments de jardin mécaniques, y compris tondeuses à gazon
et coupe-bordures; cisailles de bordures et scies à chaîne, et accessoires pour les équipements
de jardin mécaniques, à savoir dispositifs collecteurs et couvercles d'appareils; pièces
détachées pour outils de jardin mécaniques, comprises dans cette classe; machines d'entraînement
pour outils; générateurs mobiles; machines à souder et à braser (au gaz); outils
à air comprimé; tours (actionnés par machine); tours à bois (actionnés par machine);
dispositifs de pulvérisation (actionnés par machine); accouplements autres que pour véhicules
terrestres; inserts pour aiguiser, meules à aiguiser et pièces de rechange pour les articles
précités; cylindres et roues pour machines; fers de brasage électriques; appareils de
soudage.
Klasse 9: Instruments et appareils de signalisation,
de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments de conduction, distribution, transformation,
accumulation, régulation ou commande d'électricité; extincteurs d'incendie; matériels
d'installations électriques (compris dans la classe 9), à savoir câbles électriques
et fils électriques; matériel pour conduits électriques (fils, câbles); dominos;
fiches, prises de courant et autres contacts [connexions électriques]; cache-prise; conduits de
câbles; voltmètres; appareils de soudage électriques; électrodes de soudage; masques
de soudeurs; systèmes électroniques de commande pour volets, minuteries, automatiques; systèmes
de sécurité électroniques, à savoir détecteurs de mouvements, détecteurs
de gaz, fumées et monoxyde de carbone, installations électriques de prévention des vols,
sonneries (appareils avertisseurs), supports de données optiques, cassettes vidéo; capteurs
d'énergie solaire pour la production d'électricité; batteries électriques, équipements
de charge de batterie; thermostats; thermomètres (autres qu'à usage médical); balances;
vêtements de travail de protection (compris dans cette classe); casques de protection, casques de
protection pour le sport, protections pour les bras, les genoux et les poignets (sécurité au
travail); gants de protection contre les accidents; serrures électriques; gants de protection; lunettes
et masques de protection; ceintures de sécurité et ceintures de fixation, autres que pour les
sièges de véhicules, comprises dans cette classe; détecteurs de tension; systèmes
d'intercommunication; marquages, en particulier rubans de balisage et de signalisation.
Klasse 17: Matières à calfeutrer, à
étouper et à isoler; tuyaux flexibles, non métalliques; gants isolants; rubans auto-adhésifs,
autres que pour la médecine, la papeterie ou le ménage; pellicules en matières plastiques,
à savoir revêtements de bassins et membranes pour la construction.
Klasse 20: Chevilles non métalliques; tampons
[chevilles] non métalliques; serrures non métalliques autres qu'électriques; tables d'encollage;
rayonnages [meubles]; supports à outils non métalliques; arrêts de portes, non métalliques;
équipements d'atelier, compris dans cette classe, incluant armoires à outils, boîtes de
rangement pour petites pièces, bacs de rangement, bacs de tri, porte-outils, tables de machines,
supports à outils, établis (les produits précités étant non métalliques);
équipements d'atelier (meubles), incluant armoires à outils, boîtes de rangement pour
petites pièces, bacs de rangement, bacs de tri, tables de machines, supports à outils, établis
(les produits précités étant métalliques); tables à encoller, établis de
serrage; boîtes et coffres à outils (vides), non métalliques, autres qu'en cuir; poignées
pour outils et instruments de jardin, non métalliques; chaînes en plastique, serre-câbles
et chaînes de fixation, boulons, bouchons, écrous, rondelles, crochets, rivets (les produits
précités étant non métalliques); palettes de transport; conteneurs à usage spécial,
ni en maçonnerie, ni en métal, compris dans cette classe; échelles en bois ou en matières
plastiques, escabeaux non métalliques; patins pour meubles en feutre et en matières plastiques;
cintres pour vêtements; roulettes métalliques pour lits; roulettes non métalliques pour
lits.
Zur Begründung führte die Widersprechende im Wesentlichen an, es bestehe eine Verwechslungsgefahr
zwischen den beiden Marken. Da die beanspruchten Waren gleichartig seien, müsse die Verwechslungsgefahr
streng beurteilt werden. Aufgrund der klanglichen Ähnlichkeit zwischen Lux und Lutz reichten die
Unterschiede im Schriftbild nicht aus um eine Verwechslungsgefahr zu bannen.
C.
C.a Das
Institut erliess am 9. Februar 2015 eine provisorische teilweise Schutzverweigerung aus relativen Ausschlussgründen
gegen die internationale Registrierung IR 1'220'039 "LUTZ (fig.)".
C.b Innert
Frist konstituierte sich der Rechtsvertreter der Inhaberin der IR 1'220'039 "LUTZ (fig.)",
Angelika Lutz-Brandt (hiernach: Widerspruchsgegnerin),
mit Eingabe vom 24. März 2015 und reichte eine Vertretungsvollmacht ein.
C.c In
ihrer Stellungnahme vom 26. Mai 2015 ersuchte die Widerspruchsgegnerin um Abweisung des Widerspruchs.
Eine Verwechslungsgefahr bestehe vorliegend nicht.
D. Am
21. Mai 2015 wurde dem Institut die teilweise Löschung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses
der angefochtenen internationalen Registrierung IR 1'220'039 "LUTZ (fig.)" notifiziert.
Demnach richtet sich der Widerspruch gegen folgende Waren:
Klasse 6: Articles de quincaillerie métalliques;
supports métalliques.
Klasse 7: Outils [parties de machines]; porte-outils
[parties de machines]; systèmes de serrage rapide; outils portatifs, autres que ceux actionnés
manuellement; machines et machines-outils, autres que pompes, pompes de procédé, pompes pour
fûts et récipients; machines pour la transformation des matières plastiques; tours; grugeoirs
[machines-outils]; parties de machines; mandrins [parties de machines].
Klasse 9: Raccordements pour lignes électriques;
accouplements électriques; matériels pour conduites d'électricité (fils, câbles);
logements en matières plastiques pour composants électroniques; bases d'entretoises pour diodes
électroluminescentes.
Klasse 17: Matières plastiques mi-ouvrées;
isolateurs pour conduites d'électricité; isolants; rondelles en caoutchouc ou en fibre vulcanisée.
Klasse 20: Vis non métalliques; écrous non
métalliques; rondelles en matières plastiques; entretoises en matières plastiques, gaines
en matières plastiques, pièces d'entretoises hexagonales, pièces d'entretoises filetées,
pièces d'entretoises avec fermetures à pression, pièces d'entretoises avec filetage interne,
pièces d'entretoises avec filetage externe, tous les produits précités étant des
parties de meubles; garnitures en matières plastiques pour meubles, portes et fenêtres; pattes
d'attache en matières plastiques de câbles ou de tuyaux; chevilles non métalliques; chevilles
de fixation non métalliques; rivets non métalliques; raccords de tuyaux en matières plastiques;
contenants de conditionnement en matières plastiques; pièces d'entretoises en matières
plastiques; bases d'entretoises en matières plastiques, les produits précités étant
des parties de meubles; jetons en matières plastiques; produits en matières plastiques, non
compris dans d'autres classes.
E. Mit
Verfügung vom 24. August 2015 hiess das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum
(hiernach: Vorinstanz) den Widerspruch, soweit er nicht bereits zufolge Gegenstandslosigkeit als erledigt
abgeschrieben worden ist, vollständig gut. Angesichts der klanglichen Ähnlichkeiten und des
Aufmerksamkeitsgrads der Verkehrskreise bejahte sie eine Verwechslungsgefahr.
F. Gegen
die Verfügung der Vorinstanz reichte die Widerspruchsgegnerin (hiernach: Beschwerdeführerin)
mit Eingabe vom 22. September 2015 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht ein. Die Rechtsbegehren lauten
wie folgt:
"1) Die Beschwerde sei gutzuheissen;
2) Der Entscheid des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 24. August
2015 betreffend Widerspruchsverfahren Nr. 14079 sei aufzuheben;
3) Der gegen den schweizerischen Teil der Internationalen Marke Nr. 1'220'039 LUTZ
(fig.) erhobene Widerspruch sei zurückzuweisen;
4) Das IGE sei anzuweisen, die Internationale Marke Nr. 1'220'039 LUTZ (fig.) zum
Schutz in der Schweiz für sämtliche damit beanspruchten Waren und Dienstleistungen in den Klassen
6, 7, 9, 17, 20, 35 und 40 zuzulassen;
5) unter Partei- und Kostenentschädigungsfolge zu Lasten der Beschwerdegegnerin, unter Einschluss
der Kosten für das vorinstanzliche Verfahren."
Zur Begründung führt die Beschwerdeführerin aus, die Widersprechende habe im vorinstanzlichen
Verfahren anerkannt, dass sich die fraglichen Spritzgussteile in der Art der Herstellung, sowie in den
Verbraucherkanälen und Abnehmerkreisen signifikant unterscheiden. In Bezug auf die Zeichenähnlichkeit
macht die Beschwerdeführerin geltend, dass keine visuelle Ähnlichkeit der beiden Marken bestehe,
insbesondere da die angefochtene Marke von einem Rahmen umgeben sei und mit diesem zusammen rund 67%
länger sei als die Widerspruchsmarke. Überdies werde der in der Widerspruchsmarke enthaltene
Buchstabe "X" sehr selten in Worten verwendet und sei der einzige Buchstabe im lateinischen
Alphabet mit kreuzenden Linien, wogegen der in der angefochtenen Marke enthaltene Buchstabe "Z"
37 mal häufiger zur Anwendung kommt. Zudem bestehe nur eine geringfügig phonetische Ähnlichkeit,
da die Endungen der Marken eine andere Betonung aufweisen. Bezüglich des Sinngehalts stellt sich
die Beschwerdeführerin auf den Standpunkt, dass auch hier ein deutlicher Unterschied bestehe. Die
Widerspruchsmarke würde bei weniger aufmerksamen Konsumenten eine Assoziation zum Tier "Luchs"
hervorrufen oder als Mutilation des Begriffs "Luxus" wahrgenommen. Dem gegenüber werde
die angefochtene Marke mit dem in allen schweizer Landesteilen vorkommenden Vor- bzw. Nachnamen "Lutz"
in Verbindung gebracht, allenfalls auch mit dem Getränk "Kafi Luz", da dieses oft fälschlicherweise
als "Kafi Lutz" bezeichnet werde. Abschliessend stellt sich die Beschwerdeführerin auf
den Standpunkt, dass es sich bei der Widerspruchsmarke um ein kennzeichenschwaches Zeichen handle und
deshalb unter Berücksichtigung der visuellen, phonetischen und sinngehaltlichen Unterschiede keine
Verwechslungsgefahr bestehe.
G. Mit
Eingabe vom 4. November 2015 erstattete die Widersprechende (hiernach: Beschwerdegegnerin) ihre Beschwerdeantwort.
Darin ersucht sie um vollständige Abweisung der Beschwerde. Sie bestreitet insbesondere, im vorinstanzlichen
Verfahren in Bezug auf eine allenfalls teilweise fehlende Warengleichartigkeit irgendwelche Zugeständnisse
gemacht zu haben. In der Sache stellt sie sich namentlich auf den Standpunkt, dass der Beschwerdeführerin
nicht gefolgt werden könne, soweit diese die Meinung vertrete, dass zwischen den beiden strittigen
Zeichen nur eine geringfügige phonetische Ähnlichkeit bestehe.
H. Innert
erstreckter Frist reichte die Vorinstanz am 7. Dezember 2015 die Vernehmlassung sowie eine Berichtigung
der angefochtenen Verfügung vom 24. August 2015 ein, mit welcher der Marke der Beschwerdeführerin
für die in der Klasse 40 beantragten Dienstleistungen in der Schweiz Schutz gewährt wird. Die
Anpassung der Verfügung erfolge, da es sich beim Fehler in der ursprünglichen Verfügung
lediglich um ein Kanzleiversehen gehandelt habe.
I. Mit
Replik vom 26. Januar 2016 passte die Beschwerdeführerin unter Bezugnahme auf die am 7. Dezember
2015 erfolgte Berichtigung der angefochtenen Verfügung ihre Beschwerdeanträge an. Diese Eingabe
wurde der Beschwerdegegnerin zur freigestellten Stellungnahme zugestellt.
J. Nachdem
die Beschwerdegegnerin stillschweigend auf die Einreichung einer weiteren Stellungnahme verzichtete,
wurde den Parteien mit Verfügung vom 8. März 2016 mitgeteilt, dass kein weiterer Schriftenwechsel
vorgesehen sei.
K. Auf
die Durchführung einer öffentlichen Parteiverhandlung haben die Parteien stillschweigend verzichtet.
L. Auf
weitere Vorbringen der Verfahrensbeteiligten und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, im
Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1. Das
Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz
in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes
vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen Frist des Art.
50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) erhoben und
der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Widerspruchsgegnerin ist die Beschwerdeführerin
durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert (Art. 48 Abs. 1
VwVG). Auf die Beschwerde ist demnach einzutreten.
2.
2.1 Nach
der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG,
SR 232.11) ist die Marke ein Zeichen zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen verschiedener
Unternehmen voneinander. Das Markenrecht entsteht mit der Eintragung ins Register und steht demjenigen
zu, der die Marke zuerst hinterlegt (Art. 5 f. MSchG). Dem Inhaber verleiht es das ausschliessliche
Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird,
zu gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 MSchG).
2.2 Gemäss
Art. 3 Abs. 1 MSchG kann der Inhaber der älteren Marke gegen eine jüngere Markeneintragung
innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung deren Eintragung Widerspruch erheben (Art. 31
MSchG). Vorliegend erfolgte der am 30. Januar 2015 gestützt auf die ältere internationale Registrierung
IR 1'163'422 "LUX" erhobene Widerspruch frist- und formgerecht (vgl. Art. 31
MSchG und Art. 20 MSchV).
3. Zeichen
sind gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie
einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen
registriert sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr
richtet sich nach der Ähnlichkeit der Zeichen im Erinnerungsbild des Letztabnehmers (BGE 121 III
378 E. 2a "BOSS/BOKS", BGE 119 II 473 E. 2d "Radion/Radiomat"; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts
B-7934/2007 vom 26. August 2009 E. 2.1 "Fructa/Fructaid", B-3578/2007 vom 31. Oktober
2007 E. 2 "Focus/Pure Focus", B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 3 "Aromata/Aromathera";
siehe auch Eugen Marbach, Markenrecht, in: Roland von Büren/Lucas
David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Basel 2009
[hiernach: Marbach, SIWR III/1], N. 867)
und nach dem Mass an Gleichartigkeit zwischen den geschützten Waren und Dienstleistungen. Zwischen
diesen beiden Elementen besteht eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere
Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Waren und/oder Dienstleistungen sind, und umgekehrt (Matthias
Städeli/ Simone Brauchbar Birkhäuser,
in: Basler Kommentar, Markenschutzgesetz/Wappenschutzgesetz, 3. Aufl., Basel 2017, Art. 3 MSchG
N. 154).
4. In
einem ersten Schritt sind die massgeblichen Verkehrskreise für die im Widerspruch stehenden Waren
zu bestimmen (Eugen Marbach, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 1/2007,
S. 1, 6 f. und 11). Ausgangspunkt für die Bestimmung der Verkehrskreise ist das Warenverzeichnis
der älteren Marke (vgl. Gallus Joller, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/ Florent
Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 49). Sowohl die von der Widerspruchsmarke
beanspruchten Waren als auch jene der angefochtenen Marke sind Produkte, welche am ehesten unter den
Bereich Bau- und Elektrozubehör sowie diesbezüglich einschlägige Gerätschaften subsumiert
werden können. Diese richten sich regelmässig sowohl an private Endabnehmer als auch an Personen,
welche sie aus beruflichen Gründen für sich oder Dritte erwerben (z.B. Bauunternehmen, Elektroinstallateure,
Handwerksbetriebe und Zwischenhändler). Diesbezüglich ist allerdings zwischen zur Weiterverarbeitung
bestimmten Zwischenprodukten und Fertigware zu unterschieden (vgl. angefochtene Verfügung, Rz. 8).
Soweit in Bezug auf Waren der Klassen 17 und 20 seitens der Beschwerdeführerin unterschiedliche
Vertriebskanäle behauptet werden, ist darauf in Erwägung 5.5 hiernach näher einzugehen.
5. Im
Folgenden ist nun die Gleichartigkeit der in Frage stehenden Waren zu prüfen.
5.1 Gleichartigkeit
liegt vor, wenn die angesprochenen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung
identischer oder ähnlicher Marken angepriesenen Waren und Dienstleistungen würden angesichts
ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen
oder doch wenigstens unter Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt
werden (vgl. zum Ganzen Urteile des BVGer B-597/2013 vom 18. Juli 2014 E. 4.1 "EMC/EMIC"
mit Hinweisen, B-2710/2012 vom 23. Mai 2012 E. 4.1 "AON/AONHewitt [fig.]", B-5871/2011
vom 4. März 2013 E. 3.1 "GADOVIST/GADOGITA",
B-2261/2011 vom 9. März 2012 E. 6.1 "Bonewelding
[fig.]"
und B-2996/2011 vom 30. Januar 2012 E. 4.2 "SKINCODE/Swisscode").
Für das Bestehen gleichartiger Waren sprechen Übereinstimmungen zwischen den Herstellungsstätten
der Waren, dem fabrikationsspezifisch erforderlichen Know-how, den Vertriebskanälen, den Abnehmerkreisen
und dem Verwendungszweck der Waren, deren Substituierbarkeit, verwandte oder gleiche technologische Indikationsbereiche
sowie das Verhältnis von Hauptware und Zubehör (Urteil des BVGer B-7934/2007 vom 26.
August 2009 E. 5.1 "Fructa/Fructaid" mit weiteren
Hinweisen). Für eine Gleichartigkeit sprechen mitunter auch
ein aus Sicht des Abnehmers sinnvolles Leistungspaket der zu vergleichenden Waren (Urteile des BVGer
B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.2 "G-mode/Gmode";
RKGE in sic! 2003 S. 343 ff. "Visart/Visarte"). Gegen
das Vorliegen von Gleichartigkeit sprechen getrennte Vertriebskanäle innerhalb derselben Käuferschicht
sowie das Verhältnis von Haupt-, Zwischen- oder Fertigware zu Hilfsware oder Rohstoff (Urteil des
BVGer B-7447/2006 vom 17. April 2007 E. 5 "Martini Baby/martini [fig.]";
Marbach, SIWR III/1, N. 831).
5.2 Entsprechend
der Berichtigung der angefochtenen Verfügung pendente lite durch die Vorinstanz und der damit verbundenen
Anpassung der Beschwerdeanträge erübrigt sich die Prüfung auf Warengleichheit in Bezug
auf die Waren der Klasse 40. Ausserdem ist festzustellen, dass die Eintragung von "circuits
intégrés" aus der Klasse 9 der angefochtenen Marke nicht strittig ist.
Die Vorinstanz stellte zur Gleichartigkeit der beanspruchten Waren fest, dass
Warenidentität
bezüglich der Klasse 6 besteht und die Waren der Klasse 7 der angefochtenen Marke offensichtlich
gleich oder hochgradig gleichartig zu jenen der Widerspruchsmarke sind (angefochtene Verfügung,
S. 7, Ziff. 4 f.). Betreffend die zu vergleichenden Waren der Klasse 9 bejahte die Vorinstanz
ebenfalls eine Warengleichheit oder Warengleichartigkeit (angefochtene Verfügung, S. 7 f., Ziff.
6). In der Klasse 17 attestierte die Vorinstanz den "isolateurs
pour conduites d'électricité" der angefochtenen Marke eine hochgradige Gleichartigkeit
in Bezug auf die von der Widerspruchsmarke beanspruchten "Matières
à isoler" und eine Gleichartigkeit bezüglich der übrigen Waren, insbesondere
auch für die in der Klasse 17 aufgelisteten "rondelles en
caoutchuc ou enfibre vulcanisée" der angefochtenen Marke sowie den von der Widerspruchsmarke
in der Klasse 20 beanspruchten "rondelles non métalliques"
(angefochtene Verfügung, S. 8, Ziff. 7 f.). Was die in der Klasse 20 beanspruchten Waren der Widerspruchsmarke
betrifft, ging die Vorinstanz sodann von Warenidentität oder zumindest hochgradiger Gleichheit zu
den entsprechenden Waren der angefochtenen Marke aus und bejahte somit die Gleichheit oder Gleichartigkeit
bezüglich sämtlicher angefochtenen Waren (angefochtene Verfügung, S. 8, Ziff. 9 f.).
5.3 Die
Beschwerdeführerin führt aus, die Beschwerdegegnerin habe bereits im vorinstanzlichen Verfahren
anerkannt, dass für folgende Waren, welche die Beschwerdeführerin unter der angefochtenen Marke
schützen möchte, keine Gleichheit in Bezug auf von der Widerspruchsmarke geschützte Waren
bestehe (Beschwerde, S. 12 f., Ziff. 25 f.):
Klasse 17: rondelles en caoutchouc ou en fibre vulcanisée.
Klasse 20: entretoises en matières plastiques,
gaines en matières plastiques, pièces d'entretoises hexagonales, pièces d'entretoises
filetées, pièces d'entretoises avec fermetures à pression, pièces d'entretoises avec
filetage interne, pièces d'entretoises avec filetage externe, tous les produits précités
étant des parties de meubles; garnitures en matières plastiques pour meubles, portes et fenêtres;
pièces d'entretoises en matières plastiques; bases d'entretoises en matières plastiques,
les produits précités étant des parties de meubles; jetons en matières plastiques.
5.4 Die
Beschwerdegegnerin bestreitet, ein solches Eingeständnis gemacht zu haben (Beschwerdeantwort, S.
3, Ziff. 3). Im Gegenteil habe sie in ihrer Widerspruchschrift ausgeführt, dass in den durch die
von der Beschwerdeführerin genannten Klassen 17 und 20 sogar zum Teil hochgradige Gleichartigkeit
bestehe.
5.5 Aus
der Widerspruchschrift (S. 8, Ziff. 5) ergibt sich, dass sich die von der Beschwerdeführerin vertretene
Ansicht betreffend Anerkennung durch die Gegenseite als aktenwidrig erweist. Dementsprechend stellt sich
denn auch die Vorinstanz auf den Standpunkt, dass bezüglich dieser Waren Gleichartigkeit bestehe
(angefochtene Verfügung, S. 8, Ziff. 8 f.).
Die angefochtene Marke beansprucht, wie in Erwägung 5.3 hiervor dargestellt, in Klasse 17 namentlich
Schutz für "rondelles en cautchouc ou en fibre vulcanisée". Diesbezüglich
bestreitet die Beschwerdeführerin die Gleichartigkeit. Die Vorinstanz stellt dazu in der angefochtenen
Verfügung fest, dass diese "rondelles" (Unterlagsscheiben) dazu verwendet werden, um
die Kraft eines Schraubenkopfes oder einer Mutter auf eine grössere Fläche zu verteilen (angefochtene
Verfügung, S. 8 Rz. 8). Die Widerspruchsmarke beansprucht in Klasse 20 "rondelles non
métalliques", weshalb das Institut aufgrund des verwandten Herstellungs-Know-hows und der
gleichen Zweckbestimmung abweichend von der Beurteilung der Beschwerdeführerin die Gleichartigkeit
bejaht, was nicht zu beanstanden ist. In Bezug auf die genannten "rondelles non métalliques"
erweisen sich aber auch die von der angefochtenen Marke in Klasse 17 beanspruchten "entretoises
en matières plastiques" (Distanzstück/Abstandhalter) wie die mit diesen vergleichbaren
Produkten jedenfalls als gleichartig, wie das Institut zutreffend festgehalten hat (angefochtene Verfügung,
S. 8 Rz. 9). Soweit die angefochtene Marke Schutz beansprucht für "garnitures en matières
plastiques pour meubles, portes et fenêtres", ist jedenfalls Gleichartigkeit mit den von der
Widerspruchsmarke beanspruchten "serrure[s] non métalliques" und "arrêts
de portes non-métalliques" festzustellen, weil die Zweckbestimmung sehr nahe ist. Daran vermögen
allenfalls teilweise unterschiedliche Vertriebskanäle bzw. Abnehmerkreise, wie sie die Beschwerdeführerin
geltend macht (Beschwerde, S. 12; vgl. zu den Verkehrskreisen auch E. 4 hiervor), nichts zu ändern.
6. Angesichts
der bestehenden Gleichartigkeit, grossenteils sogar hohen Gleichartigkeit oder gar Identität der
Waren gilt es im Folgenden zu prüfen, ob eine Zeichenähnlichkeit besteht.
6.1 Entscheidend
bei der Beurteilung der Ähnlichkeit zweier Zeichen ist der Gesamteindruck, den die Zeichen bei den
massgebenden Verkehrskreisen hinterlassen (Marbach, SIWR III/1, N. 864).
Der Gesamteindruck von Wortmarken wird durch Klang, Schriftbild und Sinngehalt geprägt (BGE 127
III 160 E. 2.b/cc "Securitas"; Marbach, SIWR III/1, N. 872 ff.).
Das Silbenmass, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale prägen insbesondere den
Klang, während das Schriftbild vor allem durch die Wortlänge und durch die Eigenheiten der
verwendeten Buchstaben bestimmt wird (BGE 122 III 382 E. 5.a "Kammillon/Kamillosan"; Urteil
des BVGer B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 4 "Aromata/Aromathera"
mit Hinweisen). Dabei genügt es in der Regel für die Annahme der Ähnlichkeit, wenn diese
in Bezug auf den Wortklang oder das Schriftbild bejaht wird (Urteil des BVGer B-626/2015 vom 9. Juni
2016 E. 2.4 mit Hinweisen "KALISAN/KALISIL"). Indessen können
auch markante Sinngehalte in diesem Zusammenhang relevant sein (BGE 121 III 377 E. 2b S. 379 "BOSS/
BOKS"). Ein klar erkennbarer, unterschiedlicher Sinngehalt im Widerspruch stehender Marken kann
eine festgestellte visuelle oder akustische Ähnlichkeit wettmachen (Joller,
a.a.O., Art. 3 N. 168). Dazu reicht es aber nicht aus, dass der Sinngehalt der einen Marke
demjenigen der anderen nicht entspricht, sondern es ist ein Sinngehalt erforderlich, der sich den Wahrnehmenden
sofort und unwillkürlich aufdrängt (Urteil des BVGer B-7367/2010 vom 9. Dezember 2011
E. 6.1.3 mit Hinweisen "Hofer/Höfer Family Office [fig.]").
6.2 Vorliegend
stehen sich die Zeichen "Lutz (fig.)" und "Lux" gegenüber. Während
es sich bei der Widerspruchsmarke "Lux" um eine reine Wortmarke handelt, weist die angefochtene
Marke "Lutz (fig.)" mit einer einfachen Umrandung des Wortelementes ein figuratives Element
auf. Hierzu ist festzuhalten, dass dieses Element zwar mitzuberücksichtigen ist, jedoch aufgrund
seines banalen etikettenhaften Charakters nicht ins Gewicht fällt, insbesondere da der Gesamteindruck
der angefochtenen Marke vom Wort-element geprägt wird (vgl. Urteile des BVGer B-7367/2010
vom 9. Dezember 2011 E. 6.7 f. "Hofer/Höfer Family Office [fig.]"; sowie B-3189/2008
vom 14. Januar 2010 E. 6.1 "terroir [fig.]").
6.3 Sowohl
die Widerspruchsmarke "LUX" als auch die angefochtene Marke "LUTZ" bestehen aus
einem einsilbigen Wort in Grossbuchstaben, welches übereinstimmend mit "LU" beginnt.
Einzig die jeweiligen Endungen "X" und "TZ" unterscheiden sich. Damit setzen
sich die Zeichen aus den nahezu identischen Buchstaben zusammen. Wohl unterscheiden sich die Endbuchstaben
schriftbildlich voneinander. Dennoch ist eine Ähnlichkeit im Schriftbild beider Marken zu bejahen.
Daran ändert entgegen dem entsprechenden Hinweis der Beschwerdeführerin (Beschwerde, S. 14)
der Umstand, dass es sich beim Buchstaben X um einen seltenen Buchstaben handelt, nichts.
6.4 Im
Wortklang besteht der einzige Unterschied in der Aussprache der Wortendungen. Beiden gemeinsam ist hingegen,
dass es sich um einen Zischlaut handelt. Ausgesprochen werden "X" und "TZ" zwar
nicht identisch, aber es ist der Beschwerdegegnerin in der Klassifikation der beiden als Zischlaute zuzustimmen
(Beschwerdeantwort, S. 7, Ziff. 12). Auch ist der Beschwerdegegnerin Recht zu geben betreffend der Aussprache
des in den beiden Wörtern enthaltenen "U", das relativ kurz und keinesfalls gedehnt
ausgesprochen wird (vgl. Beschwerdeantwort, S. 7, Ziff. 11). Nicht gefolgt werden kann demgegenüber
der Argumentation der Beschwerdeführerin, soweit diese vorbringt, "Lux" werde besonders
hart ausgesprochen, um den Unterschied zu "einer in der Schweiz (wieder) heimischen Grosskatze"
("Luchs") zu betonen (Beschwerde, S. 16). Damit ist im Ergebnis trotz kleiner Unterschiede
eine grosse Ähnlichkeit im Wortklang festzustellen. Da "TZ" im Ergebnis von der Aussprache
her wie ein Konsonant wahrgenommen wird, schmälert dies in diesem Zusammenhang auch die Bedeutung
des Umstands, dass die Widerspruchsmarke im Unterschied zur angefochtenen Marke nur aus drei Buchstaben
besteht.
6.5 In
Bezug auf die Ähnlichkeit der Sinngehalte beider Zeichen stellt sich zunächst die Frage, ob
die Widerspruchsmarke einen erkennbaren Sinngehalt aufweist. Dabei scheint eine dem Begriff "Luchs"
vergleichbare Assoziation mit dem einschlägigen Tiernamen (vgl. Beschwerde, S. 17) von vornherein
ausgeschlossen. Das Institut hat zum Sinngehalt erwogen, dass man "LUX" als Mutilation allenfalls
mit "Luxus" in Verbindung bringen könnte (angefochtene Verfügung, Rz. 5). Das erscheint
zwar in Alleinstellung fraglich, kann aber letztlich offen bleiben. So oder anders ist der Vor-instanz
dahingehend beizupflichten, dass es sich - so denn von eine derartigen Mutilation auszugehen ist
- jedenfalls um eine genügende und unterscheidungskräftige Mutilation handeln würde,
womit auch insoweit jedenfalls nicht von einem erkennbaren Sinngehalt ausgegangen werden kann.
"Lux" ("Licht" in lateinischer Sprache) ist - wie vom Institut zutreffend
festgehalten - ausserdem eine Masseinheit für Beleuchtungsstärke. Sie macht eine Aussage
über den in Lumen gemessenen Lichtstrom, der auf eine bestimmte Fläche fällt (https://www.roomlights.de/lichtplanung/lichttechnik/licht-lexikon/beleuchtungsstaerke,
zuletzt besucht am 17. Juli 2017). Das Institut berücksichtigt aber richtigerweise den Umstand,
dass die von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren zwar teilweise allenfalls auch für die Montage
von Beleuchtungskörpern eingesetzt werden können, aber jedenfalls nicht so direkt mit diesen
in Verbindung gebracht werden, dass von einem erkennbaren Sinngehalt ausgegangen werden kann (angefochtene
Verfügung, S. 10 Rz. 3). Lux ist zwar auch ein Vor- und Familienname. Dieser ist indessen
auch als
Familienname relativ selten, sodass er nicht sofort assoziiert wird. Damit ergibt sich unter
diesem Gesichtspunkt
ein Unterschied zur angefochtenen Marke. Der vergleichsweise deutlich häufigere
Name "Lutz" kommt als mögliche Assoziation in Frage, soweit der angefochtenen Marke
ein erkennbarer Sinngehalt beigemessen wird. Dadurch verliert die angefochtene Marke allerdings nicht
an Kennzeichnungskraft. Nicht zu einer relevanten Assoziation führt demgegenüber - jedenfalls
für die hier strittigen Waren - der mit Schnaps angereicherte heisse Kaffee (Beschwerde, S.
18) und auch nicht eine entsprechende Figur im Eiskunstlauf (angefochtene Verfügung, S. 9 Rz.
6).
6.6 Es
ist daher der Vorinstanz zu folgen, wenn diese aufgrund der Ähnlichkeiten im Schriftbild und starker
Ähnlichkeit im Wortklang auf eine Zeichenähnlichkeit schliesst, woran auch das zusätzliche
dekorative Element der angefochtenen Marke nichts zu ändern vermag.
7. Abschliessend
bleibt zu prüfen, ob eine Verwechslungsgefahr besteht.
7.1 Für
die Beurteilung der Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1 MSchG ist ausschlaggebend, ob
aufgrund der Ähnlichkeit Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche das besser berechtigte
Zeichen in seiner Individualisierungsfunktion gefährden (BGE 127 III 166 E. 2a "Securitas").
Eine Verwechslungsgefahr ist anzunehmen, wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere
gehalten wird ("unmittelbare Verwechslungsgefahr"), aber auch dann, wenn die massgeblichen
Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber unrichtige wirtschaftliche Zusammenhänge
vermuten und namentlich annehmen, dass beide gekennzeichneten Angebote aus demselben Unternehmen stammen
("mittelbare Verwechslungsgefahr", vgl. BGE 128 III 97 f. E. 2a "Orfina/Orfina",
BGE 127 III 166 E. 2a "Securitas", Urteil des BGer 4C.171/2001 vom 5. Oktober 2001 E.
1b "Stoxx/StockX [fig.]", in: sic! 2002 S. 99, BGE 122 III 382 ff. "Kamillosan").
7.2 Weiter
sind bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Einzelfall der Aufmerksamkeitsgrad, mit dem die Abnehmer
bestimmte Waren oder Dienstleistungen nachfragen, sowie die Kennzeichnungskraft der Zeichen, da diese
massgeblich den Schutzumfang einer Marke bestimmt, zu berücksichtigen (Joller,
a.a.O., Art. 3 N. 45; siehe auch Christoph Willi,
Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen
und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3, N. 17 ff.). Für schwächere
Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken
genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen
(BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"; Urteile des BVGer B-6046/2008 vom 3. November 2010
E. 3.3 "R Rothmans [fig.]/Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.]", B-2653/2008 vom 1. Dezember
2008 E. 3.3 "monari c./ANNA MOLINARI"). Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche
Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (BVGE
2010/32 E. 7.3 "Pernaton/Pernadol", Urteil des BVGer B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E.
5 "Aromata/Aromathera"). Stark sind demgegenüber Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften
Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan",
mit Hinweisen; Urteil des BGer 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.2 "Yello"; Marbach,
SIWR III/1, N. 979 mit Hinweis auf Urteil des BVGer B-7475/2006 vom 20. Juni
2007 E. 6 und 7 "Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.]" und Entscheid der Rekurskommission
für geistiges Eigentum [RKGE] vom 26. Oktober 2006 E. 7 "Red Bull [fig.]/Red, Red Devil",
in: sic! 2007 S. 531). Die Verwechselbarkeit zweier Zeichen ist daher nicht aufgrund eines abstrakten
Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen (Urteil
des BVGer B-6046/2008 vom 3. November 2010 "R Rothmans [fig.]/ Roseman Crown
Agencies KING SIZE [fig.]").
7.3 Für
Kollisionsfälle zwischen komplexen Marken, beispielsweise kombinierten Wort-/Bildmarken, können
keine absoluten Regeln darüber aufgestellt werden, welchem Zeichenelement auf der einen oder anderen
Seite die für den Gesamteindruck prägende Bedeutung zukommt. Enthält eine Marke sowohl
kennzeichnungskräftige Wort- als auch Bildelemente, können diese das Erinnerungsbild gleichermassen
prägen. Entsprechend kann bereits angesichts einer hohen Zeichenähnlichkeit in Bezug auf das
Wort- oder das Bildelement eine Verwechslungsgefahr resultieren (Marbach,
SIWR III/1, N. 930 f.). Sind die Bildelemente einer kombinierten Wort-/Bildmarke nur wenig
kennzeichnungskräftig, treten sie beim Zeichenvergleich in den Hintergrund (Urteil des BVGer B-7367/2010
vom 9. Dezember 2011 E. 6.1.2 mit Hinweisen "Hofer/Höfer Family Office [fig.]").
Die angefochtene Marke LUTZ (fig.) stellt eine kombinierte Wort-/Bildmarke dar, die Umrahmung ist allerdings
als rein dekoratives Element zu werten und daher nicht geeignet eine Verwechslungsgefahr zu vermeiden,
insbesondere aufgrund der zu erwartend geringen Aufmerksamkeit der Abnehmer (vgl. Urteile des BVGer B-7367/2010
vom 9. Dezember 2011 E. 6.1.2 mit Hinweisen "Hofer/Höfer Family Office [fig.]";
sowie B-3189/2008 vom 14. Januar 2010 E. 6.1 "terroir [fig.]").
7.4 Wie
die Vorinstanz zutreffend festhielt, ist, da es sich bei den in Frage stehenden Waren der beiden Marken
vorwiegend um Verbrauchsmaterial resp. um Waren handelt, welche in grösseren Mengen eingekauft werden,
von keiner besonderen Aufmerksamkeit der Abnehmer auszugehen (vgl. angefochtene Verfügung, S. 10,
Ziff. 4). Das gilt insbesondere für die Endabnehmer. Deshalb ist von einer erhöhten Gefahr
auszugehen, dass aufgrund eines flüchtigen Blicks auf die auf den Waren abgebildete Marke eine Verwechslung
zustande kommt.
7.5 Abschliessend
ist im Rahmen einer Gesamtbetrachtung, unter Berücksichtigung der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke
sowie des Aufmerksamkeitsgrades, den die massgeblichen Verkehrskreise bei der Nachfrage der beanspruchten
Waren walten lassen, festzuhalten, dass die in Erwägung 6.5 hiervor festgestellte Abweichung im
Sinngehalt der Marken nicht derart markant ist (vgl. zur Bedeutung des Sinngehalts insb. E. 6.1 hiervor),
dass sie die starke Ähnlichkeit in Bezug auf das Schriftbild und insbesondere den Wortklang kompensieren
könnte, um so eine Verwechslungsgefahr zu bannen. Dies gilt erst recht angesichts der normalen Kennzeichnungskraft
der Widerspruchsmarke (vgl. E. 6.5 hiervor) und der nicht erhöhten Aufmerksamkeit der Abnehmerkreise
(vgl. dazu E. 7.4 hiervor). Die Verwechslungsgefahr ist nach dem Gesagten bereits für die gleichartigen
Waren zu bejahen, besteht aber umso mehr in Bezug auf den grossen Teil der von den im Widerspruch stehenden
Marken beanspruchten Waren, in Bezug auf welche die Vorinstanz zutreffenderweise erhöhte Gleichartigkeit
oder sogar Identität angenommen hat. Zusammenfassend ergibt sich somit, dass der Widerspruchsentscheid
der Vorinstanz zu stützen und die Beschwerde abzuweisen ist.
8. Bei
diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin grundsätzlich kosten- und entschädigungspflichtig
(Art. 63 Abs. 1 VwVG und Art. 64 Abs. 1 VwVG).
8.1 Die
Verfahrenskosten zulasten der unterliegenden Partei umfassen nebst der Gerichtsgebühr auch allfällige
Kanzleigebühren (Art. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen
vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und
Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen
(Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2
Abs. 1 VGKE). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert
zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei dafür im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse
der Widersprecherin an der Löschung, beziehungsweise der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen
Marke zu veranschlagen ist. Es würde allerdings zu weit führen und könnte im Verhältnis
zu den geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür im Einzelfall
stets konkrete Aufwandsnachweise verlangt würden. Bei eher unbedeutenden Zeichen darf von einem
Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- ausgegangen werden (BGE 133
III 492 E. 3.3 "Turbinenfuss" mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden
Verfahren auszugehen. Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten insgesamt auf Fr. 4'000.-
festzulegen. Der von der Beschwerdeführerin in dieser Höhe geleistete Kostenvorschuss verbleibt
damit bei der Gerichtskasse.
8.2 Gemäss
Art. 34 MSchG bestimmt die Vorinstanz in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei im vorinstanzlichen
Verfahren von der unterliegenden zu ersetzen sind. Die Vorinstanz hatte der Beschwerdegegnerin als der
im vorinstanzlichen Verfahren obsiegenden Partei eine Entschädigung in Höhe von Fr. 1'800.-
zulasten der Beschwerdeführerin zugesprochen. Die Widerspruchgebühr in Höhe von Fr. 800.-,
welche die Beschwerdegegnerin ausgerichtet hatte, wurde von der Vorinstanz einbehalten. Mangels eines
Begehrens bezüglich Anpassung dieser Kostenfolge bleibt diese bestehen.
8.3 Der
obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen
notwendigen Kosten zulasten der Beschwerdeführerin zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1
VwVG in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 VKGE.). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten
der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE). Die Parteientschädigung
zugunsten der Beschwerdegegnerin ist auf Grund der eingereichten Kostennote festzusetzen (Art. 14
Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Angesichts des Aufwands für das
Beschwerdeverfahren erscheint die mittels Kostenaufstellung geltend gemachte Parteientschädigung
in Höhe von Fr. 1'210.- angemessen. Daher hat die Beschwerdeführerin der Beschwerdegegnerin
eine Parteientschädigung von insgesamt Fr. 1'210.- auszurichten.
9. Gegen
dieses Urteil ist die Beschwerde an das Bundesgericht nicht gegeben (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes
vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es erwächst demnach bei Zustellung in Rechtskraft.
Demnach
erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1. Es
wird festgestellt, dass die Vorinstanz die Ziff. 3 des Dispositivs ihres Entscheids vom 24. August 2015
wie folgt berichtigt hat:
"Die internationale Registrierung Nr. 1 220 039 "LUTZ" (fig.) wird bezüglich
folgender Waren und Dienstleistungen zum Schutz in der Schweiz zugelassen [sog. Déclaration d'octroi
partiel de la protection faisant suite à un refus provisoire - règle 18ter.2)ii) du règlment
d'exécution commun (sur motifs relatifs)]:
Klasse 9: Circuits intégrés;
Klasse 35: Alle beanspruchten Dienstleistungen ("tous les services
revendiqués").
Klasse 40: Alle beanspruchten Dienstleistungen
("tous les services revendiqués")."
2. Die
Beschwerde wird abgewiesen und die vorinstanzliche Verfügung vom 24. August 2015 in ihrer am 7.
Dezember 2015 berichtigten Fassung bestätigt.
3.
3.1 Die
Kosten des vorliegenden Verfahrens von Fr. 4'000.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.
3.2 Der
geleistete Kostenvorschuss in Höhe von Fr. 4'000. - wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten
verwendet.
4. Für
das Beschwerdeverfahren wird der Beschwerdegegnerin zulasten der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung
von Fr. 1'210.- zugesprochen.
5. Dieses
Urteil geht an:
- die
Beschwerdeführerin (Rechtsvertreter; Einschreiben; Beschwerde-beilagen zurück)
- die
Beschwerdegegnerin (Rechtsvertreter; Einschreiben; Beilagen zurück)
- die
Vorinstanz (Ref-Nr. W14079; Einschreiben; Vorakten zurück)
Der vorsitzende Richter:
|
Die Gerichtsschreiberin:
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Marc Steiner
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Sabine Büttler
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Versand: 8. August 2017
|
Wichtiger Hinweis: Die Liste der vorgeschlagenen Entscheide wird automatisch, ohne jegliche intellektuelle Bearbeitung, generiert. |
embryotransfer
markenschutz
gleichartigkeit
entscheid
ware
vorinstanz
bundesverwaltungsgericht
verwechslungsgefahr
beschwerdeführer
sinngehalt
kennzeichen
bundesgericht
frage
ernte
verfahren
eintragung
kantonales rechtsmittel
anschlussbeschwerde
bewilligung oder genehmigung(allgemein)
kongruenz
vertragspartei
begriff
buchstabe
verfahrenskosten
name
parteientschädigung
dritter
vermutung
weiler
stelle
geeignetheit
person
erheblichkeit
beurteilung(allgemein)
international
wortmarke
verkehrskreis
schweiz
freiburg(kanton)
kosten(allgemein)
begründung des entscheids
beschwerdeantwort
eidgenössisches institut für geistiges eigentum
verbindung
zeichenähnlichkeit
kennzeichnungskraft
gesamteindruck
meinung
abnehmerkreis
replik
prozessvertretung
sprache
gesuch an eine behörde
schweizer bürgerrecht
frist
stillschweigend
umstände
wort-/bildmarke
abweisung
sorgfalt
rechtskraft(erlass/abkommen/plan)
verkehr
gerichtsgebühr
unternehmung
zahl
bruchteil
installation(tätigkeit)
auengebiet
berechtigter
rekurskommission für geistiges eigentum |
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