Sachverhalt:
A.
Der
Beschwerdeführer ist Inhaber der Schweizer Marke Nr. 682 236 "espresso manufactum",
welche am 29. Dezember 2015 in Swissreg veröffentlicht wurde. Sie ist für folgende Waren eingetragen:
Klasse 11: Beleuchtungs-, Heizungs-, Dampferzeugungs-,
Koch-, Kühl-, Trocken-, Lüftungs- und Wasserleitungsgeräte sowie sanitäre Anlagen;
Klasse 21: Geräte und Behälter für
Haushalt und Küche; Kämme und Schwämme; Bürsten und Pinsel (ausgenommen für
Malzwecke); Bürstenmachermaterial; Putzzeug; Stahlwolle; rohes oder teilweise bearbeitetes Glas
(mit Ausnahme von Bauglas); Glaswaren, Porzellan und Steingut, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten
sind;
Klasse 30: Kaffee, Tee, Kakao und Kaffee-Ersatzmittel;
Reis; Tapioka und Sago; Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren; Speiseeis;
Zucker, Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz; Senf; Essig, Saucen (Würzmittel); Gewürze;
Kühleis.
Am 21. März 2016 erhob die Beschwerdegegnerin gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch
und beantragte deren vollständigen Widerruf. Sie stützte sich dabei auf ihre internationalen
Registrierungen Nr. 1 055 920 "Manufactum" (W1) und Nr. 1 049 489 "MANUFACTUM"
(W2), welche am 18. November 2010 (W1) bzw. 30. September 2010 (W2) mit Prioritätsdatum 1. Juni
2010 (W1) bzw. 6. November 2008 (W2) notifiziert wurden und unter anderem für folgende Waren hinterlegt
sind:
W1:
Klasse
11: Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération,
de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
Klasse 21: Ustensiles et récipients pour le ménage
ou la cuisine; peignes et éponges; brosses l'exception des pinceaux; matériaux pour la
brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré à l'exception
du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.
W2:
Klasse
30: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;
farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments); épices; glace à rafraîchir.
Die Beschwerdegegnerin richtet den auf W1 gestützten Widerspruch gegen die Waren der Klassen
11 und 21, den auf W2 gestützten Widerspruch gegen die Waren der Klasse 30 der angefochtenen Marke.
B.
Mit
Verfügung vom 5. September 2016 hiess die Vorinstanz die Widersprüche der Beschwerdegegnerin
gut und widerrief die Eintragung der Marke des Beschwerdeführers unter Kosten- und Entschädigungsfolgen.
Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, die von den zu vergleichenden Marken beanspruchten
Waren der Klassen 11, 21 und 30 seien gleich respektive stark gleichartig. Der Beschwerdeführer
habe die Widerspruchsmarken W1 resp. W2 in unveränderter Form übernommen. Eine solche vollständige
Übernahme einer Marke oder die Übernahme eines für deren Gesamteindruck massgebenden kennzeichnungskräftigen
Bestandteils vermöge in der Regel eine Verwechslungsgefahr zu begründen. Die jüngere Marke
unterscheide sich vorliegend lediglich durch das am Wortanfang zusätzlich vorhandene Element "espresso".
Dieses sei gemäss Praxis für gewisse Waren eine beschreibende Angabe und deshalb in Bezug auf
die in Frage stehenden Waren im Gesamteindruck teilweise als untergeordnet einzustufen. Das blosse Hinzufügen
des Elementes "espresso" am Wortanfang der angefochtenen Marke und die damit einhergehenden
Unterschiede im Schriftbild und in der Phonetik seien nicht derart, dass sie zu einem unterschiedlichen
Gesamtbild führen und die Widerspruchsmarken im jüngeren Zeichen nicht mehr als eigenständiges
Element wahrgenommen würden. Selbst wenn das Publikum aufgrund des in der angefochtenen Marke beigefügten
Elements "espresso" Unterschiede zwischen den Vergleichszeichen erkenne, bestehe die Gefahr,
dass es aufgrund der identischen Wortelemente und in Anbetracht der gleichen respektive stark gleichartigen
Waren falsche Zusammen hänge vermute. Eine Verwechslungsgefahr sei daher zu bejahen.
C.
Gegen
diesen Entscheid erhob der Beschwerdeführer mit Eingabe vom 15. September 2016 Beschwerde beim
Bundesverwaltungsgericht. Er beantragt die Aufhebung des angefochtenen Entscheids und die Abweisung des
Widerspruchs sowie die definitive Eintragung seiner Marke, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen
zu Lasten der Beschwerdegegnerin.
Der Beschwerdeführer anerkennt zwar die von der Vorinstanz festgestellte Gleichartigkeit respektive
starke Gleichartigkeit sämtlicher Vergleichswaren, bestreitet jedoch das Vorliegen einer Zeichenähnlichkeit
und einer Verwechslungsgefahr. Er führt im Wesentlichen aus, die Marke müsse als Ganzes gewürdigt
werden und dürfe nicht in Einzelteile zergliedert werden. Sowohl das Klangbild als auch das Schriftbild
der beiden Marken würden sich durch den zusätzlich vorne angestellten Begriff "espresso"
voneinander unterscheiden. Mit dem Zusatz in Form von "espresso" sei zudem ein rechtsgenüglicher
Unterschied im Sinngehalt geschaffen worden. Eine Zeichenähnlichkeit sei daher zu verneinen. Sowohl
"manufactum" als auch der Zusatz "espresso" hätten beschreibenden Charakter.
Durch die Voranstellung von "espresso" liege die Betonung aber klar auf diesem Begriff, welcher
als Substantiv, also als ein "sehr starker Kaffee", wahrgenommen werde. Der Zusatz "manufactum"
werde dabei als Adjektiv verstanden, womit die Bedeutung der Marke des Beschwerdeführers bei "von
Hand gemachter starker Kaffee" liege. Durch die Aufteilung in Substantiv und Adjektiv sei das insgesamt
schwächere Element im beschreibenden "manufactum" zu sehen und nicht in "espresso".
Damit stünden sich "espresso" und "manufactum" gegenüber, welche in
keiner Art und Weise verwechselt werden könnten. Die Übereinstimmung allein in gemeinfreien
Elementen könne grundsätzlich nicht zu einer Verwechslungsgefahr führen. Unter Berücksichtigung
des reduzierten Schutzumfanges der beiden Widerspruchsmarken "Manufactum", des unterschiedlichen
Schrift- und Klangbildes und der unterschiedlichen Wortbedeutung sei eine Verwechslungsgefahr zu verneinen
sei. Dies gelte noch umso mehr, als die Beschwerdegegnerin ihre Marke nicht markenmässig sondern
nur als unternehmensbezogene Herkunftsbezeichnung gebrauche, und dies hauptsächlich in Deutschland,
nicht aber in der Schweiz.
D.
Mit
Eingabe vom 14. Oktober 2016 verzichtete die Vorinstanz auf die Einreichung einer Vernehmlassung und
beantragt, unter Hinweis auf die Begründung der angefochtenen Verfügung, die Beschwerde sei
unter Kos-tenfolge abzuweisen.
E.
Mit
Beschwerdeantwort vom 20. Oktober 2016 beantragt die Beschwerdegegnerin, die Beschwerde sei abzuweisen
und die ihr entstandenen Kosten, auch im erstinstanzlichen Verfahren, seien dem Beschwerdeführer
aufzuerlegen.
Sie führt im Wesentlichen aus, die Gleichartigkeit bzw. starke Gleichartigkeit der Waren sei
vorliegend unbestritten und die Vorinstanz habe zu Recht eine Ähnlichkeit der Zeichen festgestellt
und eine Verwechslungsgefahr angenommen. Die geschützte Marke werde vorliegend integral übernommen
und lediglich mit einem beschreibenden bzw. untergeordneten Zusatz ergänzt. Das übernommene
kennzeichnungskräftige Element "manufactum" verliere dabei weder seine Individualität,
noch sei es im Gesamteindruck nicht mehr klar erkennbar. Eine Verwechslungsgefahr lasse sich somit gemäss
ständiger Rechtsprechung durch die Voranstellung von "espresso" nicht beseitigen. Der
tatsächliche Gebrauch der Widerspruchsmarke sei im Widerspruchsverfahren - was die Beurteilung
der Verwechslungsgefahr betreffe - nur dann von Belang, wenn der Nichtgebrauch der Marke behauptet
werde, was vorliegend jedoch nicht der Fall sei.
F.
Eine
Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt. Auf die weiteren Vorbringen der Parteien wird, soweit
rechtserheblich, im Folgenden eingegangen.
Das
Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das
Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden ge-gen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen
zuständig (Art. 31
und Art. 33 Bst. e VGG). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art.
50 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz,
VwVG, SR 172.021) eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Adressatin
der angefochtenen Verfügung ist der Beschwerdeführer zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG).
Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
2.
Der
Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jüngere Markeneintragung erheben, wenn
diese seiner Marke ähnlich und für glei-che oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert
ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c in Ver-bindung mit Art.
31 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992, MSchG, SR 232.11). An die Unterschiedlichkeit
der beanspruchten Waren und Dienstleistungen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher
sich die Zeichen sind und umgekehrt (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzeller Switzerland [fig.]/Appenzeller
Natural [fig.]", BGE 128 III 99 E. 2c "Orfina", BGE 126 III 320 E. 6b/bb "Apiella").
Dabei sind die Aufmerksamkeit der massgebenden Verkehrskreise und die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke
zu berücksichtigen (BGE 121 III 377 E. 2a "Boss/Boks"; Urteil des BVGer B-531/2013 vom
21. Oktober 2013 E. 2.1 "Gallo/Gallay [fig.]").
2.1 Die
Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich auf-grund der Registereinträge (Urteil
des BVGer B-4772/2012 vom 12. August 2013 E. 2.2 "Mc [fig.]/MC2 [fig.]", m.H.). Für die
Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen sprechen u.a. eine einheitliche Wertschöpfungskette,
ein sinnvolles Leistungspaket der zu vergleichenden Waren, deren marktübliche Verknüpfung oder
enge Zusammengehörigkeit mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des BVGer
B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 "Bonewelding [fig.]", B-758/2007 vom 26. Juli
2007 E. 5.1 "G-mode/Gmode; GALLUS JOLLER,
in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 Rz. 306).
2.2 Für
die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit wird auf den Gesamtein-druck, den die Marken in der Erinnerung
der angesprochenen Verkehrs-kreise hinterlassen, abgestellt (BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller";
121 III 377 E. 2a "Boss/Boks"). Dabei kommt dem Zeichenanfang in der Regel eine höhere
Bedeutung zu, da er besser im Gedächtnis haften bleibt (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas";
Urteile des BVGer B-3325/2010 vom 15. Dezember 2010 E. 4.5 "Bally/Tally"; B-6012/2008
vom 25. November 2009 E. 4.9 "Stenflex/Star Flex [fig.]").
Bei reinen Wortmarken sind der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls
der Sinngehalt massgebend
(BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas"; Urteil des BVGer B-2354/2016 E. 3.4 "ALLIANZ/ALLIANZ
TGA Technische Gebäudeausrüstung [fig.]"). Die Übereinstimmung auf einer Ebene genügt
in der Regel zur Annahme einer Zeichenähnlichkeit (Urteil des BVGer B-6732/2014 vom 20. Mai 2015
E. 2.3 "Calida/Calyana"). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz
und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Schriftbild durch die Anordnung und optische Wirkung
der Buchstaben sowie die Wortlänge (BGE 122 III 382 E. 5a "Kamillosan"; 119 II 473 E.
2.c "Radion/Radiomat").
2.3 Ob
eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt auch vom Schutzumfang der Widerspruchsmarke ab (Urteil des
BVGer B-7017/2008 vom 11. Februar 2012 E. 2.4 "Plus/PlusPlus [fig.]" m.H.). Der geschützte
Ähnlichkeitsbereich für schwache Marken ist dabei kleiner als jener für starke Marken
(BGE 122 II 382 E. 2a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan"; Gallus Joller,
in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 Rz. 78, m.H.). Zeichen sind insbesondere dann schwach
oder gehören gar zum Gemeingut, wenn sie für die hinterlegten Waren und/oder Dienstleistungen
direkt beschreibend sind, wobei der beschreibende Charakter als solcher vom angesprochenen Publikum ohne
besondere Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand unmittelbar erkennbar sein muss (BGE 128 III 454 E. 2.1
"Yukon" m.w.H.; Urteil des BVGer B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 5 "Aromata/Aromathera").
Stark sind hingegen jene Marken, welche das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langer Aufbauarbeit
sind (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan/Kamillon, Kamillan", m.H.; Urteil des BVGer B-7475/2006
vom 20. Juni 2007 E. 7 "Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.]"; Eugen
Marbach, in: Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht,
2. Aufl. 2017, Rz. 979 m.w.H.).
2.4 Eine
Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Zeichen und der Gleichartigkeit der
Waren und Dienstleistungen die Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt ist. Eine solche
Beeinträchtigung ist gegeben, sobald zu befürchten ist, dass die massgeblichen Verkehrskreise
sich durch die Ähnlichkeit der Zeichen irreführen lassen und Waren, die das eine oder das andere
Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen (BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller Switzerland
[fig.]/Appenzeller Natural [fig.]"). Die Rechtsprechung nimmt eine Verwechslungsgefahr aber auch
dann an, wenn das Publikum die Marken zwar durchaus auseinanderzuhalten vermag, aufgrund ihrer Ähnlichkeit
aber falsche Zusammenhänge vermutet, insbesondere an Serienmarken denkt, die verschiedene Produktelinien
des gleichen Unternehmens oder von wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen kennzeichnen oder
bei Marken mit dem gleichen Stammelement ebendieser irrigen Auffassung erliegen (BGE 102 II 122 E. 2
"Annabelle/Annette"; BGE 96 II 243 E. 2 "Blauer Bock/Bockstein bzw. Springbock",
m.w.H.; vgl. ferner auch BGE 87 II 35 E. 2c "BIC/BIG PEN").
3.
In
einem ersten Schritt sind die massgeblichen Verkehrskreise für die im Widerspruch stehenden Waren
zu bestimmen. Ausgangspunkt für die Bestimmung der Verkehrskreise ist das Warenverzeichnis der älteren
Marke (vgl. GALLUS JOLLER, in:
Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 Rz. 51, m.w.H.).
Die vorliegend beanspruchten Waren der Klasse 30 richten sich an breite Verkehrskreise
und werden
regelmässig als Waren des täglichen Bedarfs eingestuft (vgl. GALLUS
JOLLER, in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017,
Art. 3 Rz. 55 f., m.w.H.). Die beanspruchten Waren der Klassen 11 und 21 hingegen werden sowohl von Fachleuten
als auch vom allgemeinen Publikum nachgefragt (vgl. Urteil des BVGer B-5641/2012 vom 16. August
2013 E. 6.2 "Nobis/Novis Energy [fig.]"). Bei den beanspruchten Waren der Klassen 11 und
21 handelt es sich somit zwar - im Gegensatz zu den Waren der Klasse 30 - um keine Massenartikel
des täglichen Gebrauchs. Es ist indessen auch bei diesen Waren davon auszugehen, dass der Abnehmer
immerhin mit einer gewissen Regelmässigkeit danach fragt und dabei eine durchschnittliche Aufmerksamkeit
aufwendet. Für die vorliegend relevanten Waren ist somit insgesamt vom allgemeinen Publikum als
Massstab für den Grad der Aufmerksamkeit auszugehen.
4.
In
einem nächsten Schritt gilt es zu prüfen, ob die beanspruchten Waren der sich gegenüberstehenden
Marken aus Sicht der Abnehmerkreise gleichartig sind.
Die Vorinstanz hält diesbezüglich fest, dass zwischen den Waren der Klassen 11 und 21 der
Vergleichszeichen (W1) - mit Ausnahme der in der Klasse 21 angefochtenen Waren "Pinsel (ausgenommen
für Malzwecke)", welche indessen stark gleichartig seien mit den "brosses" (Klasse
21) - offensichtliche Gleichheit bestünde, da diese zu ähnlichen Zwecken eingesetzt werden
könnten, auf gleichem herstellungstechnischen Know-how beruhen und auch oft über dieselben
Vertriebswege abgesetzt würden. Die streitverfangenen Marken in der Klasse 30 (W2) würden sodann
offensichtlich für gleiche Waren beansprucht. Die Gleichheit respektive die starke Gleichartigkeit
sämtlicher Vergleichswaren sei somit zu bejahen. Diese Einschätzung wird weder vom Beschwerdeführer
bestritten noch drängt sich eine andere Beurteilung auf. Entsprechend kann mit der Vorinstanz von
Gleichheit respektive von starker Gleichartigkeit sämtlicher Vergleichswaren ausgegangen werden.
Es ist daher ein strenger Massstab an die Verwechselbarkeit der Zeichen anzulegen (vgl. oben E. 2).
5.
Weiter
muss eine Ähnlichkeit der Zeichen vorliegen, um eine Verwechslungsgefahr zu begründen.
5.1 Die
Widerspruchsmarke besteht einzig aus dem Wort "Manufactum" (W1) bzw. "MANUFACTUM"
(W2), wohingegen die angegriffene Marke aus zwei Wörtern besteht, nämlich "espresso manufactum".
Das Widerspruchszeichen ist somit vollständig im angegriffenen Zeichen enthalten. Die vollständige
Übernahme der Widerspruchsmarke in die angefochtene Marke bringt grundsätzlich bereits eine
starke Zeichenähnlichkeit mit sich (vgl. GALLUS JOLLER,
in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 Rz. 134). Gemäss ständiger
Rechtsprechung ist die unveränderte Übernahme einer älteren Marke in eine jüngere
Marke unter dem Gesichtspunkt der Verwechslungsgefahr unzulässig, wenn das ältere Zeichen nicht
wesentlich verändert wird (Urteile des BVGer B-3328/2015 vom 18. Oktober 2017 E. 8.1 "Stingray/Roamer
Stingray", B-433/2013 vom 18. Februar 2014 E. 5.1 "Metro/Metropool", B-4772/2012
vom 12. August 2013 E. 5.2 "Mc [fig.]/MC2 [fig.]" und B-3118/2008 vom 1. November 2007
E. 2 und E. 6.1 "Swing/Swing Relaxx, Swing & Swing Relaxx [fig.]", je m.w.H.).
5.2 Die
Übernahme einer Marke kann allerdings dann zulässig sein, wenn der übernommene Bestandteil
derart mit der neuen Marke verschmolzen wird, dass er seine Individualität verliert und nur noch
als untergeordneter Teil des jüngeren Zeichens erscheint (Urteile des BVGer B-3328/2015 vom 18.
Oktober 2017 E. 8.2 "Stingray/Roamer Stingray", B-5616/2012 vom 28. November 2013 E. 4.2
"VZ VermögensZentrum/SVZ Schweizer VorsorgeZentrum" und B-4772/2012 vom 12. August 2012
E. 5.2 "Mc [fig.]/ MC2 [fig.]", GALLUS JOLLER,
in: Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 Rz. 134). So wurde beispielsweise eine selbständige
kennzeichnende Stellung der älteren Marke "SKY" im Zeichen "SKYPE IN, SKYPE OUT"
verneint (Urteil des BVGer B-386/2007 vom 4. Dezember 2009 E. 7.6). Vorliegend besteht das jüngere
Zeichen aus dem älteren Zeichen mit dem Zusatz "espresso" vorangestellt. Eine Verschmelzung
der beiden Zeichen liegt nicht vor. Sowohl im Schrift- wie auch im Klangbild bleibt das Wort "Manufactum"
dabei klar individualisierbar und als prägender Bestandteil erkennbar. An diesem Befund ändert
auch der Einwand des Beschwerdeführers nichts, wonach die Marke als Ganzes zu würdigen sei
und nicht in Einzelteile zergliedert werden dürfe.
5.3
5.3.1 Indes
kann auch ein veränderter Sinngehalt eine bestehende Zeichenähnlichkeit unter Umständen
aufheben (BGE 112 II 362 E. 2 "Escolino/Seccolina", BGE 121 III 377 E. 2b "Boss/Boks";
EUGEN MARBACH, in: Schweizerisches
Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 886 f.). Dies
setzt aber voraus, dass die konfligierenden Marken je einen für die massgebenden Verkehrskreise
auch tatsächlich erkennbaren Sinngehalt aufweisen und dieser Sinngehalt zudem spontan erkannt und
verstanden wird (vgl. Urteile des BVGer B-433/2013 vom 18. Februar 2014 E. 5.3 "Metro/Metropool",
m.w.H.). Dass die massgeblichen Verkehrskreise den Sinngehalt einer Marke erkennen, setzt sodann voraus,
dass dieser Sinngehalt in einer schweizerischen Amtssprache oder einer Sprache ausgedrückt ist,
welche die massgeblichen Verkehrskreise auch tatsächlich verstehen (vgl. Urteil des BVGer B-6099/2013
vom 28. Mai 2015 E. 5.2.1. "CARPE DIEM/carpe noctem").
5.3.2 Die
vorliegend im Streit liegenden Worte sind "Manufactum" und "espresso". Das Wort
"Manufactum" ist als Neutrum des lateinischen Adjektivs "manufactus" zu qualifizieren
und mit "von Menschenhänden gemacht, künstlich, selbstverfertigt" zu übersetzen
(vgl. www.navigium.de > latein-woerterbuch > Manufactum, abgerufen am 9. Mai
2018). Die angefochtene Marke weist neben dem Bestandteil "Manufactum" sodann das weitere
Element "espresso" auf, das als Substantiv entweder einen "sehr dunkel gerösteten
Kaffee" oder einen "in einer Spezialmaschine aus Espresso zubereiteten, sehr starken Kaffee"
bezeichnet (vgl. www.duden.de espresso, abgerufen am 9. Mai 2018). Weiter wird "espresso"
als italienisches Adjektiv mit "express" übersetzt (vgl. www.pons.de
espresso, abgerufen am 9. Mai 2018) und gemäss Markenprüfungspraxis des Instituts für
Waren teilweise als beschreibende Angabe z.B. im Sinne von "schnell zubereitet" oder "schnell
hergestellt" eingestuft (vgl. www.ige.ch > Marken > Prüfungshilfe > espresso,
abgerufen am 9. Mai 2018).
Wie bereits ausgeführt, bestehen die vorliegend relevanten Verkehrskreise primär aus dem
breiten Publikum (vgl. oben E. 3.). Von diesem kann grundsätzlich nicht angenommen werden, dass
es der lateinischen Sprache mächtig ist. Gleichwohl können vereinzelte Ausdrücke und Wörter
aus der lateinischen Sprache auch der breiten Bevölkerung bekannt sein (vgl. Urteil des BVGer B-6099/2013
vom 28. Mai 2015 E. 5.2.1. "CARPE DIEM/carpe noctem"). Es ist daher zumindest nicht ausgeschlossen,
dass sich der Bedeutungsinhalt des Wortes "Manufactum" auch der breiten Bevölkerung
erschliesst, insbesondere weil es eine deutliche Nähe zu den entsprechenden Begriffen im Deutschen
(Manufakt, Manufaktur), im Französischen (manufacture, fait main), im Italienischen (manifattura,
fatto à mano) oder im Rätoromanischen (manufactura, manufactur) aufweist. Ein eigentliches
- auch spontanes - Erkennen und Verstehen der Widerspruchsmarke im Sinne von "von Hand
gemacht" sowie der angegriffenen Marke im Sinne von "von Hand gemachter starker Kaffee"
durch das breite Publikum ist indessen unwahrscheinlich. Selbst wenn die Zeichen von den relevanten Verkehrskreisen
jedoch entsprechend verstanden würden, so würde dies vorliegend nicht zu einer relevanten Unterscheidung
der Zeichen führen, da das in beiden Zeichen klar erkennbare Element "Manufactum" vielmehr
auf ein Zusammengehören der beiden Marken zum selben Hersteller im Sinne einer indirekten Verwechslungsgefahr
hinweist. Die Feststellung der Vorinstanz, wonach vorliegend keine rechtsgenüglichen Unterschiede
in den Sinngehalten auszumachen seien, welche geeignet wären, die festgestellten Zeichenähnlichkeiten
auf klanglicher und schriftbildlicher Ebene zu kompensieren, ist daher - entgegen der Ansicht des
Beschwerdeführers - nicht zu beanstanden. Die Zeichenähnlichkeit ist somit gegeben.
6.
Weiter
ist der Schutzumfang der Widerspruchsmarke zu bestimmen.
6.1 Die
Vorinstanz führt diesbezüglich aus, dass beim Element "Manufactum" eine genügende
Mutilation resp. Modifikation der entsprechenden Begriffe in den Landessprachen vorliege. Aufgrund der
Nähe von "MANUFACTUM" zum deutschen "Manufakt" enthielten die Widerspruchsmarken
jedoch eine entsprechende Anspielung und verfügten daher über eine dementsprechend reduzierte
Kennzeichnungskraft.
Der Beschwerdeführer seinerseits stellt sich auf den Standpunkt, sowohl das Element "manufactum"
als auch der Zusatz "espresso" hätten beschreibenden Charakter. Durch die Aufteilung
in Substantiv und Adjektiv sei jedoch das insgesamt schwächere Element im beschreibenden "manufactum"
zu sehen und nicht in "espresso". Die Übereinstimmung allein in gemeinfreien Elementen
könne grundsätzlich nicht zu einer Verwechslungsgefahr führen.
Die Beschwerdegegnerin ihrerseits bestreitet, dass die Kennzeichnungskraft von
"Manufactum"
reduziert sei. Sie führt aus, es handle sich beim deutschen Wort "Manufakt" um einen
veralteten Begriff und es sei davon auszugehen, dass eine Mehrheit der angesprochenen Konsumenten das
Wort gar nicht kenne.
6.2 Zeichen
sind u.a. dann kennzeichnungsschwach oder gehören gar zum Gemeingut, wenn sie für die hinterlegten
Waren und/oder Dienstleistungen direkt beschreibend sind, wobei der beschreibende Charakter als solcher
vom angesprochenen Publikum ohne besondere Denkarbeit und ohne Fantasieaufwand unmittelbar erkennbar
sein muss (BGE 128 III 454 E. 2.1 "Yukon" m.w.H.; Urteil des BVGer B-5389/2014 vom 1. Dezember
2015 E. 2.7 und E. 6 "Street-One/Streetbelt.ch", vgl. oben E. 2.3). Damit ein Zeichen überhaupt
beschreibend sein kann, muss es von den relevanten Verkehrskreisen auch tatsächlich verstanden werden,
was insbesondere bei Zeichen in einer anderen als den schweizerischen Amtssprachen nicht per se gegeben
ist (vgl. Urteile des BVGer B-1615/2014 vom 23. März 2016 E. 6.2 "Gridstream AIM/aim [fig.]"
sowie B-804/2007 vom 4. Dezember 2007 E. 3 "Delight Aromas [fig.]").
6.3 Wie
bereits ausgeführt, handelt es sich beim Wort "Manufactum" primär um einen Begriff
aus der lateinischen Sprache, welche im vorliegend relevanten Warenbereich bei der Prüfung der Unterscheidungskraft
eines Zeichens grundsätzlich nicht zu berücksichtigen ist (vgl. oben E. 5.3.2.). Aufgrund seiner
deutlichen Nähe insbesondere zum deutschen "Manufakt" mag der Begriff im Zusammenhang
mit den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren zwar möglicherweise eine Andeutung auf von
Hand gefertigte Waren darstellen. Eine direkt beschreibende Aussage vermittelt das Wort "Manufactum"
trotz seiner Nähe zum deutschen "Manufakt" mit Blick auf die beanspruchten Waren indes
nicht. Zudem ist mit der Beschwerdegegnerin festzuhalten, dass es sich selbst beim deutschen "Manufakt"
um ein veraltetes Wort handelt, welches selten oder gar nicht im Dudenkorpus belegt ist und daher auch
nicht zu einem geläufigen Wort der Alltagssprache gezählt werden kann. Vor diesem Hintergrund
kann das Widerspruchszeichen für die beanspruchten Waren zumindest nicht als rein beschreibend oder
gar als zum Gemeingut gehörend qualifiziert werden. Gleichwohl ist aufgrund des Ausgeführten
von einer leicht reduzierten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarken auszugehen.
7.
In
einer Gesamtbetrachtung muss nun eine Beurteilung der Verwechs-lungsgefahr vorgenommen werden.
7.1 Die
relevanten Verkehrskreise bestehen vorliegend aus dem allgemeinen Publikum, welches eine durchschnittliche
- mit Bezug auf die Waren der Klasse 30 gar eine geringe - Aufmerksamkeit beim Kauf der beanspruchten
Waren aufwendet. Sodann handelt es sich in den Klassen 11, 21 und 30 der Vergleichszeichen mehrheitlich
um gleiche und im Übrigen um stark gleichartige Waren, womit ein strenger Massstab an die Verwechselbarkeit
der Zeichen anzulegen ist. Weiter ist vorliegend auch die Zeichenähnlichkeit gegeben, da beide Marken
das Wort "Manufactum" in Alleinstellung verwenden. Dies stellt eine vollständige Übernahme
der Widerspruchsmarke in die angegriffene Marke dar, ohne dass dabei das übernommene Zeichen mit
der angegriffenen Marke vollständig verschmelzen würde und damit nicht mehr erkennbar wäre.
Auch wenn vorliegend von einem (leicht) reduzierten Schutzumfang der Widerspruchsmarken
in Bezug
auf die beanspruchten Waren ausgegangen werden muss, so sind das blosse Hinzufügen des Elementes
"espresso" am Wortanfang der angefochtenen Marke und die damit einhergehenden Unterschiede
im Schriftbild und in der Phonetik nicht derart, dass sie zu einem unterschiedlichen Gesamtbild führen
und die Widerspruchsmarken im jüngeren Zeichen nicht mehr als eigenständiges Element wahrgenommen
werden. Insbesondere kann der Argumentation des Beschwerdeführers nicht gefolgt werden, wonach "Manufactum"
neben "espresso" das schwächere Element darstelle, womit sich letztlich "espresso"
und "manufactum" gegenüberstünden, welche ihrerseits in keiner Art und Weise verwechselt
werden könnten. Wie bereits ausgeführt verfügt das Element "Manufactum" durchaus
über eine gewisse - wenn auch reduzierte - Kennzeichnungskraft, während "espresso"
mit Bezug auf einzelne der in Frage stehenden Waren klar beschreibend ist. In der Rechtsprechung wurde
die integrale Übernahme einer älteren Marke zwar dort ausnahmsweise zugelassen und eine Verwechslungsgefahr
entsprechend verneint, wo einem schwachen Element ein starkes Element hinzugefügt wurde (vgl. BGer
in sic! 2000, S. 196 CAMPUS/LIBERTY CAMPUS), was aber teilweise auch auf Kritik gestossen ist (vgl. J.
Müller, Anmerkungen, sic! 2000, S. 196 f.). Vorliegend wird der - wenn auch reduziert -
kennzeichnungskräftigen Widerspruchsmarke hingegen lediglich ein teilweise beschreibendes Element
hinzugefügt. Dies reicht vor dem Hintergrund der einschlägigen Rechtsprechung (vgl. oben
E. 5.1.; Urteile des BVGer B-3328/2015 vom 18. Oktober 2017 E. 8.1 "Stingray/Roamer Stingray",
B-6137/2013 vom 18. Juni 2015 E. 7 "TERRA/VETIA TERRA", B-433/2013 vom 18. Februar 2014 E.
7 "METRO/METRO-POOL", B-1077/2008 vom 3. März 2009 "SKY/SkySIM" E. 7.3)
jedoch gerade nicht aus, um die Verwechslungsgefahr zu beseitigen.
Weitere Argumente, welche die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke derart
einschränken
und eine integrale Übernahme rechtfertigen könnten, liegen nicht vor. Insbesondere bleibt mit
Blick auf die Ausführungen des Beschwerdeführers betreffend den tatsächlichen bzw. zukünftigen
Gebrauch der Widerspruchsmarke durch die Beschwerdegegnerin festzuhalten, dass die Beurteilung einer
Verwechslungsgefahr im Widerspruchsverfahren einzig anhand des Registereintrags vorgenommen wird (vgl.
GALLUS JOLLER, in: Markenschutzgesetz
[MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 Rz. 120), solange nicht der Nichtgebrauch einer Marke geltend gemacht
wird. Da dies vorliegend nicht der Fall ist, sind die diesbezüglichen Ausführungen des Beschwerdeführers
entsprechend auch nicht rechtserheblich. Insgesamt ist somit eine Verwechslungsgefahr zwischen den strittigen
Zeichen zu bejahen.
8.
Nach
dem Gesagten erweist sich die Beschwerde als unbegründet und ist abzuweisen.
9.
Bei
diesem Ausgang des Verfahrens wird der Beschwerdeführer kosten- und entschädigungspflichtig
(Art. 63 Abs. 1 VwVG; Art. 64 Abs. 1 VwVG).
9.1 Die
Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und
der finanziellen Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG; Art. 2 Abs. 1 des Reglements
vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht,
VGKE, SR 173.320.2). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert
zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprechenden
an der Löschung beziehungsweise jenes der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke
zu veranschlagen ist. Bei eher unbedeutenden Zeichen wird praxisgemäss ein Streitwert zwischen Fr.
50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen (BGE 133 III 490 E. 3.3 "Turbinenfuss").Von
diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte
für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke. Aufgrund des vorliegend anzunehmenden
Streitwerts werden die Verfahrenskosten auf Fr. 4'500.- festgelegt. Der von dem Beschwerdeführer
geleistete Kostenvorschuss von Fr. 4'500.- wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.
9.2 Die
erstinstanzlichen Verfahrenskosten wurden auf Fr. 1'600.- festge-legt und von der Beschwerdegegnerin
vorgeleistet. Der Kostenvorschuss verbleibt bei der Vorinstanz. Entsprechend dem vorliegenden Verfahrensausgang
bleibt es dabei, dass der Beschwerdeführer der Beschwerdegegnerin die vorinstanzlichen Verfahrenskosten
vollumfänglich zurückzuerstatten hat. Dispositiv-Ziff. 3 und 4 des angefochtenen Entscheids
ist diesbezüglich zu bestätigen.
9.3 Der
obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen
notwendigen Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Parteientschädigung
umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei und ist
anhand der eingereichten Kostennote oder, wird keine Kostennote eingereicht, aufgrund der Akten festzulegen
(Art. 8 i.V.m. Art. 14 VGKE).
9.3.1 Die
Beschwerdegegnerin hat eine Kostennote in der Höhe von total Fr. 6'730.- (inkl. Widerspruchsgebühren,
exkl. Mehrwertsteuern) eingereicht, wovon Fr. 5'215.- (inkl. Widerspruchsgebühren, exkl. Mehrwertsteuern)
für das erstinstanzliche Verfahren und Fr. 1'515.- (exkl. Mehrwertsteuern) für das vorliegende
Beschwerdeverfahren geltend gemacht werden. Die Parteientschädigung ist zwar grundsätzlich
aufgrund der eingereichten Kostennote festzusetzen. Dies heisst allerdings nicht, dass diese unbesehen
übernommen werden muss, vielmehr sind nur die insgesamt notwendigen Kosten bzw. der notwendige Zeitaufwand
zu ersetzen (Urteil des BVGer D-2572/2007 vom 4. Oktober 2007 E. 4), wobei dem Bundesverwaltungsgericht
ein erheblicher Ermessensspielraum zu-steht (Urteil des BGer 8C_329/2011 vom 29. Juli 2011 E. 6.2).
9.3.2 In
Würdigung der massgeblichen Faktoren scheinen die von der Beschwerdegegnerin geltend gemachten Kosten
von Fr. 1'515.- für das vorliegende Beschwerdeverfahren als angemessen. Soweit die Beschwerdegegnerin
jedoch zusätzlich noch Mehrwertsteuern geltend macht, ist festzuhalten, dass der Mehrwertsteuer
einzig die im Inland durch steuerpflichtige Personen gegen Entgelt erbrachten Leistungen unterliegen.
Als Ort der Dienstleistung gilt der Ort, an dem die Empfängerin der Dienstleistung den Sitz ihrer
wirtschaftlichen Tätigkeit hat (Art. 8 Abs. 1 MWSTG i.V.m. Art. 18 Abs. 1 MWSTG). Die Beschwerdegegnerin
hat ihren Sitz in Deutschland. Eine Ausnahme im Sinne von Art. 8 Abs. 2 MWSTG liegt nicht vor. Sie ist
somit für die Parteientschädigung nicht MWST-pflichtig, weshalb die Parteientschädigung
exklusive MWST zu verstehen ist.
9.3.3 Die
Beschwerdegegnerin beantragt darüber hinaus, es seien vorliegend auch die ihr im erstinstanzlichen
Verfahren entstandenen Kosten von Fr. 5'215.- dem Beschwerdeführer aufzuerlegen. Sie
hat selber jedoch keine Beschwerde gegen den Entscheid der Vorinstanz erhoben, mit welchem ihr zu Lasten
des Beschwerdeführers für das vorinstanzliche Verfahren eine Parteientschädigung von Fr.
4'600.- (inkl. Widerspruchsgebühren) zugesprochen wurde (Dispositiv-Ziff. 4 des angefochtenen
Entscheids). Entsprechend bilden die von ihr geltend gemachten Kosten im Umfang von Fr. 5'215.-
auch nicht Streitgegenstand des vorliegenden Beschwerdeverfahrens.
9.3.4 Zusammenfassend
ergibt sich, dass der Beschwerdeführer die Beschwerdegegnerin für das vorliegende Beschwerdeverfahren
mit Fr. 1'515.- (exkl. MWST) zu entschädigen hat.
10.
Gegen
dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005
über das Bundesgericht [Bundesgerichtsgesetz, BGG, SR 173.110]). Es wird daher mit Eröffnung
rechtskräftig.
Versand: 10. Juli 2018