Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo
federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung II
B-5659/2008{T 1/2}
Urteil
vom 27. August 2009
Besetzung
Richter Marc Steiner (Vorsitz), Richterin Maria Amgwerd,
Richter David Aschmann;
Gerichtsschreiberin Miriam Sahlfeld.
Parteien
August Storck
KG, Waldstrasse 27, DE-13403 Berlin,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Roger Staub und Rechtsanwalt
lic. iur. Marcel Bircher, Bellerivestrasse 201, 8034 Zürich,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches
Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand
Markenrecht
(Schutzverweigerung der Internationalen Registrierung Nr. 881'982 ["Chocolat Pavot (fig.)"]
für die Schweiz).
Sachverhalt:
A.
Die August Storck KG ist Inhaberin
der IR-Marke Nr. 881'982 Chocolat Pavot (fig.) mit Ursprungsland Deutschland, registriert am 24. Oktober
2005. Die Marke beansprucht Schutz unter anderem in der Schweiz, und zwar für Confiseries, chocolat
et produits chocolatés, pâtisseries in der Klasse 30. Sie sieht wie folgt aus:
Der
Schweiz wurde die Schutzausdehnung der obigen Marke seitens der Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle (OMPI) am 18. Mai 2006 notifiziert.
B.
Am 20. April 2007 erliess die Vorinstanz
eine vorsorgliche Schutzverweigerung mit der Begründung, "Chocolat Pavot" sei für
die beanspruchten Waren beschreibend und gehöre zum Gemeingut. Auch bleibe der Schriftzug nicht
in der Erinnerung haften, sodass die Marke im Gesamteindruck nicht unterscheidungskräftig sei.
C.
Mit
Stellungnahme vom 21. Januar 2008 beantragte die Markeninhaberin innert erstreckter Frist die provisorische
Schutzverweigerung zurückzuziehen. Zur Begründung führte sie aus, dass die Marke nicht
beschreibend sei, weil das Wort "Pavot" neben Mohn noch andere Sinngehalte habe. Ausserdem
lege das Fehlen von Präpositionen wie "au" oder "avec du" eine Beschreibung
der Inhaltsstoffe gerade nicht nahe, sondern deute eher auf einen Familiennamen hin. Insbesondere im
Gesamteindruck in Verbindung mit der grafischen Gestaltung, bei der durch die Wahl der Schriftgrössen
das Wort "Pavot" mit der Bedeutung "aus dem Hause Pavot" in Zentrum rücke, sei
die internationale Registrierung unterscheidungskräftig.
D.
Mit Schreiben vom 7.
April 2008 hielt die Vorinstanz an der Schutzverweigerung fest. Zur Begründung führte sie im
Wesentlichen nochmals aus, dass es der Marke an der nötigen Unterscheidungskraft fehle. Um den Eindruck
eines Nachnamens zu erwecken, fehle es an einem Vornamen, der den Sachbegriff verdränge. Die durch
das Fehlen von Präpositionen begründete Sprachregelwidrigkeit sei zu geringfügig, um eine
Verfremdung zu bewirken. Die grafische Ausgestaltung sei trotz der verschiedenen verwendeten Schriftgrössen
zu banal, als dass dadurch das nicht unterscheidungskräftige Wortelement im Gesamteindruck verdrängt
und das Zeichen von der grafischen Gestaltung geprägt würde.
E.
Am 17. April
2008 ersuchte die Markeninhaberin erneut um Rückzug der provisorischen Schutzverweigerung. Andernfalls
verlangte sie den Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung.
F.
Mit Verfügung
vom 7. Juli 2008 verweigerte die Vorinstanz der IR-Marke 881'982 Chocolat Pavot (fig.) für die beanspruchten
Waren definitiv den Schutz in der Schweiz und verwies auf die im Schreiben vom 7. April 2008 genannten
Gründe.
G.
Hiergegen erhob die Markeninhaberin am 5. September 2008 Beschwerde vor
dem Bundesverwaltungsgericht. Sie stellt folgende Rechtsbegehren:
"1. Es sei die Verfügung
des IGE vom 7. Juli 2008, mit welcher der inter- nationalen Registrierung Nr. 881'982 ("Chocolat
Pavot, fig.") der Schutz in der Schweiz für die in der Klasse 30 beanspruchten Waren
("Konfekt, Schokolade und Schokoladenprodukte, feine Backwaren") verweigert
wurde, aufzuheben.
2. Es sei das IGE anzuweisen, der internationalen Registrierung
Nr. 881'982 ("Chocolat Pavot, fig.") den Schutz in der Schweiz für sämtli-
che beanspruchten Waren zu erteilen.
3. Es sei der Beschwerdeführerin eine
angemessene Entschädigung für die ihr im Zusammenhang mit der Verweigerung des Schutzes
der internatio- nalen Registrierung Nr. 881'982 ("Chocolat Pavot, fig.") für die Schweiz
entstandenen Kosten zuzusprechen."
Zur Begründung führte sie an, dass
"Pavot" keineswegs immer als Inhaltsstoff verstanden werde. So habe eine Marke PAVOT (CH-Nr.
444 023) für Wein eingetragen werden können, weil die Vorinstanz im Zusammenhang mit Wein das
Zeichen nicht als die Beschreibung eines Inhalts- bzw. Geschmacksstoffes aufgefasst habe. Ausserdem verweist
sie darauf, dass Mohnschokolade in der Schweiz nicht üblich sei. Im Hinblick auf die Grafik macht
sie geltend, dass nicht nur verschiedene Schriftgrössen, sondern auch verschiedene Schrifttypen
verwendet würden, was den Schriftzug kennzeichnungskräftig mache. Schliesslich dürfe im
Rahmen der Gleichbehandlungsprüfung nicht übersehen werden, dass die Vorinstanz, ohne sich
späterhin hiervon zu distanzieren, das Zeichen CARAMEL BRÛLÉ (CH-Nr. 556 392) eingetragen
habe, welches verwendet werde, um eine Geschmacksnuance von Schokolade zu beschreiben. Die Erwägungen
des Bundesverwaltungsgericht im Urteil zum Verfahren
B-7427/2006 vom 9. Januar 2008, welche den von der
Beschwerdeführerin in der Schweiz nicht mehr verwendeten Schriftzug
beträfen, könnten
nicht auf die vorliegende internationale Registrierung übertragen werden, da der Schriftzug stark
verändert worden sei.
H.
Mit Schreiben vom 9. Oktober 2008 liess sich die Vorinstanz
vernehmen und beantragte die Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolge. Sie wies die Argumente der Beschwerdeführerin
in Bezug auf die grafische Gestaltung und die Verwendung des Wortes "Pavot" als inhaltsbeschreibend
für Wein zurück.
I.
Auf die weiteren Vorbringen wird, soweit erforderlich,
im Rahmen der Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das
Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz
in Markensachen zuständig (Art. 31
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG,
SR 173.32]).
Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist gemäss Art. 50 Abs. 1
des Verwaltungsverfahrensgesetzes
vom 20. Dezember 1968 (VwVG,
SR 172.021) eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet.
Als Antragstellerin betreffend Schutzausdehnung der IR-Marke 881'982 Chocolat Pavot (fig.) für die
Schweiz ist die Beschwerdeführerin durch die angefochtene Verfügung besonders berührt
und beschwert (Art. 48
VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
2.
Zwischen Deutschland
und der Schweiz ist am 1. September 2008 eine neue Fassung des Protokolls vom 27. Juni 1989 zum Madrider
Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMP,
SR 0.232.112.4) in Kraft getreten.
Gegenüber diesem Land sind dadurch neu die Bestimmungen des MMP anstelle jener des Madrider Abkommen
über die internationale Registrierung von Marken (MMA,
SR 0.232.112.3) (JULIE POUPINET, Madrider
System: Aufhebung der "Sicherungsklausel" und weitere Änderungen, in: sic! 2008, S. 571
ff.) anzuwenden, mit der Folge, dass die Markeneintragungsbehörde gemäss Art. 5 Abs. 2 Bst.
b MMP nach der Notifizierung neu 18 Monate mit der vorsorglichen Schutzverweigerung zuwarten kann statt
diese wie zuvor innert Jahresfrist zuzustellen. Ob vorliegend das MMP oder das MMA anzuwenden ist, kann
dahinstehen, da mit dem Versand der vorsorglichen Schutzverweigerung am 20 April 2007 aufgrund der Mitteilung
der IR-Marke 881'982 Chocolat Pavot (fig.) am 18. Mai 2006 jedenfalls auch die kürzere Jahresfrist
gemäss Art. 5 Abs. 2 MMA eingehalten wurde.
3.
3.1 Gestützt auf Art. 5 Abs.
1 MMA in Verbindung mit Art. 6quinquies Bst. b Ziff. 2 PVÜ darf die Eintragung insbesondere dann
verweigert werden, wenn die Marke jeder Unterscheidungskraft entbehrt oder ausschliesslich aus beschreibenden
Zeichen oder Angaben besteht. Dieser zwischenstaatlichen Regelung entspricht Art. 2 Bst. a
des Markenschutzgesetzes
vom 28. August 1992 (MSchG,
SR 232.11), wonach die Eintragung dann zu verweigern ist, wenn das Zeichen,
für welches der Markenschutz verlangt wird, Gemeingut ist. Lehre und Praxis zu dieser Norm können
somit herangezogen werden (Urteil des Bundesgerichts
4A_492/2007 vom 14. Februar 2008 E. 2 Gipfeltreffen).
3.2
Als Gemeingut sind Zeichen anzusehen, die nicht zur Identifikation von Waren und Dienstleistungen dienen
können und vom Publikum nicht als Hinweis auf eine bestimmte Betriebsherkunft verstanden werden
(Lucas David, Kommentar zum Markenschutzgesetz, in: Heinrich Honsell / Nedim Peter Vogt / Lucas David
[Hrsg.], Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl.,
Art. 2 N. 5). Zeichen, welche der Abnehmer nicht als betriebsbezogenen Unterscheidungshinweis, sondern
als sachliche Aussage über Art und Eigenschaften des Produktes versteht, bilden keine Marke und
sind zurückzuweisen. Gleichzeitig hat der Schutzausschlussgrund der Zugehörigkeit zum Gemeingut
aber auch zu verhindern, dass dem Wirtschaftsverkehr wesentliche Zeichen entzogen, bzw. von einem Konkurrenten
in wettbewerbsbeschränkender Weise monopolisiert werden (Eugen Marbach, Markenrecht, in: Roland
von Büren / Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd.
III/1, 2. Aufl., Basel 2009 [zit. Marbach, Markenrecht], N. 247).
3.3 Zum Gemeingut im Sinne
von Art. 2 Bst. a
MSchG zählen unter anderem beschreibende Angaben. Hierunter sind Wörter oder
Wortkombinationen zu verstehen, deren inhaltliche Aussage sich in einer direkten Beschreibung der beanspruchten
Produkte erschöpfen. Dies gilt namentlich für Angaben, die geeignet sind, im Verkehr als Hinweis
auf Art, Zusammensetzung, Qualität, Quantität, Bestimmung, Gebrauchszweck, Wert, Ursprungsort
oder Herstellungsort aufgefasst zu werden. Ein Gemeingutcharakter ist allerdings nur dann anzunehmen,
wenn das Publikum die Bedeutung des betreffenden Wortes unmittelbar erkennen kann, ohne dass eine besondere
Denkarbeit oder ein Aufwand an Fantasie nötig ist (Urteile des Bundesgerichts
4A_265/2007 vom 26.
September 2007 E. 2.1 American Beauty,
4A.4/2004 vom 13. Oktober 2004 in: sic! 5/2005 366 E. 2.3 Micropor;
Christoph Willi, Kommentar Markenschutzgesetz, Das schweizerische Markenrecht unter Berücksichtigung
des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2 N. 35 ff.; Marbach,
Markenrecht, N. 282 f.).
3.4 Für die Beurteilung der Unterscheidungskraft kommt es auf
die Auffassung der Abnehmer an. Das Gericht hat deshalb vorab die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen
(Eugen Marbach, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in sic! 1/2007 [zit. Marbach, Verkehrskreise], S.
3). Konsumgüter des täglichen Gebrauchs richten sich vorwiegend an den Durchschnittskonsumenten.
Diesfalls dürfen nicht Kenntnisse vorausgesetzt werden, für die es besonderer Interessen oder
Nachforschungen bedarf (Willi, a.a.O., Art. 2 N. 41). Nur soweit der Kaufentscheid nicht beim eigentlichen
Konsumenten liegt, sondern von dritten Kreisen gefällt wird, ist auf das Verständnis der entsprechenden
Fachkreise abzustellen (Marbach, Verkehrskreise, S. 11).
3.5 Die Markenprüfung erfolgt
in Bezug auf alle vier Landessprachen. Dabei kommt jeder Sprache der gleiche Stellenwert zu. Ist die
Marke aus Sicht der massgeblichen Verkehrskreise auch nur nach einer Landessprache schutzunfähig,
so ist die Eintragung zu verweigern (BGE
128 III 447 E. 1.5 Première; Entscheid der RKGE vom 6.
Oktober 2000 in: sic! 1/2001 28 E. 2 Levante; Willi, a.a.O., Art. 2 N. 15; Marbach, Markenrecht, N. 214).
3.6
Durch Verbindung beschreibender Worte kann im Einzelfall der beschreibende Charakter entfallen. Ob eine
Wortverbindung oder ein einheitlich zu betrachtendes Zeichen vorliegt, beurteilt sich nach der Auffassung
der relevanten Verkehrskreise. Bei Wortverbindungen ist zuerst der Sinngehalt der einzelnen Bestandteile
zu ermitteln und dann zu prüfen, ob sich aus der Kombination ein beschreibender, unmittelbar verständlicher
Sinn ergibt (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-5518/2007 vom 18. April 2008 E. 4.2 Peach Mallow;
RKGE vom 9. September 2002 in: sic! 2/2003 134 Cool Action, mit Hinweisen; RKGE vom 24. Mai 2000 in:
sic! 7/2000 592 Clearcut). Wortverbindungen sind nicht markenfähig, wenn ihnen eine unmittelbare
Aussage über die betreffenden Waren und Dienstleistungen zu entnehmen ist (RKGE vom 10. März
2005 E. 3 Niteview). Regt eine Wortverbindung erst zum Nachdenken an, so ist nicht von einem beschreibenden
Zeichen auszugehen (Willi, a.a.O., Art. 2 N. 88). Dies ist insbesondere bei Mehrdeutigkeit der Fall (BGE
vom 8. April 2005 in: sic! 9/2005 E. 2.3 Globale Post; BGE vom 10. September 1998 in: sic! 1/1999, 30
E. 4 Swissline; Willi, a.a.O., Art. 2 N. 90). Sobald die massgeblichen Verkehrskreise im Wortbestandteil
einer Marke grundsätzlich verschiedene Bedeutungen erkennen, ist zu prüfen, welche im konkreten
Zusammenhang dominiert. Wenn ein beschreibender Sinn eindeutig ist und ohne Gedankenaufwand erkannt wird,
kann die Möglichkeit weiterer, weniger nahe liegender Deutungen die Zugehörigkeit der Marke
zum Gemeingut nicht aufheben (Urteil des Bundesgerichts
4A_492/2007 vom 14. Februar 2008 in: sic! 10/2008,
737 E. 3.4 Gipfeltreffen; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-7427/2006 vom 9. Januar 2009 E. 3.4
Chocolat Pavot [fig.]; Entscheid der RKGE vom 17. Februar 2003 in: sic! 6/2003 496 Royal Comfort; Marbach,
Markenrecht, N. 306).
3.7 Ob ein Zeichen gemeinfrei ist, beurteilt sich stets nach dem Gesamteindruck.
Aus der Massgeblichkeit des Gesamteindrucks folgt, dass ein Zeichen nicht bereits deshalb vom Markenschutz
ausgenommen ist, weil es einen gemeinfreien Bestandteil enthält. Entscheidend ist vielmehr, dass
die Marke als Ganzes (in Kombination aller Elemente) nicht von gemeinfreien Elementen geprägt wird
(BGE
99 II 403 E. 1a Biovital; BGE
104 Ib 139 E. 2 Sano-Vital).
Ein Zeichen kann mitunter
auch durch eine grafische Gestaltung (Schriftzug, Umrahmung oder Beschränkung auf eine Farbe) zu
einem insgesamt schutzfähigen Zeichen kombiniert werden (Willi, a.a.O., Art. 2 N. 19 f.; David,
a.a.O., Art. 2 N. 8; Marbach, Markenrecht, N. 482 f.). Die grafische Gestaltung muss allerdings so ausgeprägt
sein, dass das Erscheinungsbild der Marke (in Kombination aller Elemente) von der schutzunfähigen
Grundaussage klar differiert. Je beschreibender oder üblicher die Wortelemente sind, desto höhere
Anforderungen sind an die grafische Ausgestaltung zu stellen (Urteil des Bundesverwaltungsgericht
B-1643/2007
vom 13. September 2007 E. 7 Basilea Pharmaceutica [fig]). In der Rechtsprechung des Bundesgerichts, des
Bundesverwaltungsgerichts und der Rekurskomission wird deshalb verlangt, dass sich die Grafik nicht im
Naheliegenden erschöpft. Sie bedarf besonderer, charakteristischer Elemente, die im Gegensatz zu
den einfachen Zeichen den markenrechtlichen Schutz verdienen (BGE
113 II 206 E. 3 RFS Informatic; Urteil
des Bundesgerichts
4A.1/2005 vom 8. April 2005 E. 2.3 GlobalePost; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts
B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 5 Chocolat Pavot [fig.]; Entscheid der RKGE vom 8. Februar 2000 in
sic! 4/2000 297 E. 3 Cybernet der Business Provider; Entscheid der RKGE vom 19. August 2002 in: sic!
1/2003 35 E. 4 Nidwaldner Wochenblatt; Entscheid der RKGE vom 16. Juni 2004 in: sic! 12/2004 927 E. 6
Rhein Strom / Solar Strom; David, a.a.O., Art. 2 N. 37; Willi, a.a.O., Art. 2 N. 99), z.B. sind übliche
Schriftarten, ebenso wie Handschriften (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-7427/2006 vom 9. Januar
2008 E. 5 Chocolat Pavot [fig.]) nicht geeignet, den Gesamteindruck wesentlich zu beeinflussen.
4.
Der
Wortbestandteil im Zeichen der Beschwerdeführerin lautet "Chocolat Pavot". Er ist identisch
mit dem vom Bundesverwaltungsgericht im Verfahren
B-7427/2006 beurteilten Wortelement. Auf die Erwägungen
E. 4 - E. 4.5 des jenes Verfahren abschliessenden Urteils vom 9. Januar 2008 kann daher inhaltlich vollumfänglich
verwiesen werden. Auch in Bezug auf das Wortelement des Zeichens der IR-881 982 CHOCOLAT PAVOT (fig.)
ist festzustellen, dass die betroffenen Verkehrskreise, die des Französischen mächtig sind,
das Zeichen als Schokolade mit Mohn und damit als Hinweis auf die Inhaltsstoffe der zu kennzeichnenden
Waren verstehen.
4.1 Soweit die Beschwerdeführerin in diesem Verfahren neu geltend macht,
der Wortbestandteil "Pavot" könne auch eine Anspielung sein auf die Beschaffenheit der
Schokolade - so hauchdünn wie die Blütenblätter eines Mohnblütenblattes -, kann dieser
Sinngehalt nicht als im Vordergrund stehend verstanden werden. Mohn weckt im Zusammenhang mit Schokolade
zunächst den Gedanken an dessen Geschmack als Würzmittel für Patisserie und andere süsse
Speisen und zeitigt kaum die Assoziation mit der Beschaffenheit der Blütenblätter. Dieser von
der Beschwerdeführerin neu vorgeschlagene Sinngehalt führt damit nicht zu einer Mehrdeutigkeit
des Zeichens, aufgrund derer von dessen Schutzfähigkeit gesprochen werden könnte.
4.2
Damit ist an der bisherigen Rechtsprechung festzuhalten, dass als Bedeutungsgehalt "Schokolade mit
Mohn" oder "Mohn-Schokolade" dominiert und nicht durch andere mögliche Bedeutungen
verdrängt werden kann. Dieser Bedeutungsgehalt ist in Bezug auf die Inhaltsstoffe der zu kennzeichnenden
Produkte beschreibend. Gestützt allein auf das Wortelement ist daher von einem nicht unterscheidungskräftigen
Zeichen auszugehen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 4 Chocolat
Pavot [fig.]).
5.
5.1 Zum Gesamteindruck der Marke gehört nicht nur der Wortbestandteil,
sondern auch die Grafik. Die Vorinstanz hat den Schriftzug als nicht geeignet angesehen, dem Zeichen
ein die Unterscheidungskraft begründendes Gepräge zu geben. Die Beschwerdeführerin vertritt
dagegen die Auffassung, die graphische Gestaltung des Zeichens sei keineswegs eine übliche Schriftart,
sondern als Handschrift einer realen Person individuell und einzigartig, weshalb der Schriftzug kennzeichnend
sei.
5.2 Der im Wesentlichen bereits im Verfahren
B-7427/2006 (Urteil vom 9. Januar 2008,
E. 5) beurteilte, in einer nur teilweise zusammenhängenden Schreibschrift gehaltene Schriftzug "Chocolat
Pavot" (o und t in Pavot) besteht aus den genannten zwei Wörtern, wobei anders als bei dem
in der Vergangenheit beurteilten Zeichen das Wort "Chocolat" kleiner und zwischen den Oberlängen
des Anfangsbuchstabens "P" und des Endbuchstabens "t" des Wortes "Pavot"
platziert ist. Der Schriftzug hält sich nicht ganz an die Waagerechte, sondern weicht von links
nach rechts gegen oben ab. Der Umstand, dass es sich um eine von einem Grafiker entworfene Schriftart
handelt, führt nicht automatisch zur Unterscheidungskraft. Vielmehr muss die Grafik besondere charakteristische
Merkmale aufweisen. Der Konsument erkennt vorliegend indessen nur, dass es sich um eine einer Handschrift
angenäherten Schriftart handelt. Die Gestaltung der einzelnen Buchstaben fallen als Bestandteil
einer Handschrift nicht aus dem Rahmen des Gewöhnlichen. Auch die geringfügige Aufwärtsbewegung
des Schriftzugs ist nicht so stark, dass dadurch ein besonderer Eindruck entstünde (vgl. dazu bereits
das Urteil des BVGer
B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 5). Zudem ist zu berücksichtigen, dass aufgrund
des klar beschreibenden Charakters des Wortelementes im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren eine
Grafik weit mehr ungewöhnliche Elemente aufweisen müsste, um die mangelnde Unterscheidungskraft
des Wortelements wettzumachen. Die von der Beschwerdeführerin in diesem Verfahren neu vorgebrachte
Verwendung zweier verschiedener Schrifttypen für die beiden Wörter fällt kaum ins Auge.
Diese sind einander zu ähnlich, um den von der Beschwerdeführerin behaupteten Bruch im Lesebild
zu erzeugen. Die Verjüngung der Strichenden ist bei beiden Worten und Schrifttypen vorhanden. Bei
den nahe beieinander stehenden Schluss-"t" meint man verschiedene Grössen derselben Schrift
wahrzunehmen. Gleiches muss für die von der Beschwerdeführerin angeführte unterschiedliche
Strichdicke gelten, welche vom Betrachter allein auf die unterschiedliche Schriftgrösse zurückgeführt
wird. Allein die unterschiedliche grafische Ausgestaltung des Buchstaben "o" vermag daher
die erforderliche Unterscheidungskraft nicht zu begründen.
5.3 Auch die im jüngeren
Zeichen veränderte Grösse der zwei Wortelemente, bei der das Wort "Chocolat" wesentlich
kleiner als "Pavot" zwischen den Oberlängen des Anfangs- und des Endbuchstabens des Wortes
"Pavot" platziert wird, führt nicht zu einer anderen Bewertung. "Pavot" steht
zwar im Vordergrund, wird aber dennoch zu dem noch gut lesbaren "Chocolat" in Beziehung gesetzt
und daher als Inhaltsstoff bzw. Zutat zu den beanspruchten Waren verstanden (anders bei kaum lesbaren
Zeichenbestandteilen, vgl. dazu Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-2676/2008 vom 23. Januar 2009
E. 5 Flaschenform 3D [fig.]).
5.4 Das entscheidende Kriterium bei der Beurteilung der absoluten
Ausschlussgründe ist der Gesamteindruck (Urteil des BVGer
B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 6 Chocolat
Pavot [fig.] I). Wie im vorgenannten Verfahren wird dieser ebenfalls vornehmlich durch den unmittelbar
beschreibenden Wortbestandteil geprägt. Insoweit kann vollumfänglich auf die Erwägung
6 des genannten Urteils verwiesen werden, wonach der Schriftzug wenig originell ist und sich - im Vergleich
mit üblichen Handschriften - im Naheliegenden erschöpft (vgl. E. 5.3 hiervor). Er ist auch
zu wenig charakteristisch, als dass er den Gesamteindruck wesentlich beeinflussen könnte.
6.
Die
Beschwerdeführerin macht unter verschiedenen Aspekten geltend, mit der Zurückweisung der beantragten
Schutzausdehnung auf die Schweiz sei der Gleichbehandlungsgrundsatz verletzt worden.
6.1 Nach
dem Gleichbehandlungsgrundsatz sind juristische Sachverhalte nach Massgabe ihrer Gleichheit gleich zu
behandeln. Die gleiche Behörde darf nicht ohne sachlichen Grund zwei rechtlich gleiche Sachverhalte
unterschiedlich beurteilen. Nicht erforderlich ist, dass die Sachverhalte in all ihren tatsächlichen
Elementen identisch sind (Willi, a.a.O., Art. 2 N. 28). Demgegenüber besteht kein Anspruch auf Gleichbehandlung
im Unrecht, selbst wenn eine bisher abweichende Praxis bestanden haben sollte. Frühere - allenfalls
fehlerhafte - Entscheide sollen nicht als Richtschnur für alle Zeiten Geltung haben müssen
(Urteil des Bundesgerichts
4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 Firemaster; Entscheid des BVGer
B-7410/2006
vom 20. Juli 2007 E. 6 Masterpiece; Entscheid der RKGE vom 19. Oktober 1999 in sic! 6/1999 645 E. 5 Uncle
Sam; Willi, a.a.O., Art. 2 N. 31). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung wird der Anspruch auf
Gleichbehandlung im Unrecht ausnahmsweise anerkannt, wenn eine ständige gesetzeswidrige Praxis einer
rechtsanwendenden Behörde vorliegt und die Behörde zu erkennen gibt, dass sie auch in Zukunft
nicht von dieser Praxis abzuweichen gedenkt (BGE
122 II 451 f. E. 4a mit Hinweisen; BGE
127 I 2 f. E.
3a; Urteil des Bundesgerichts
4A.5/2004 vom 25. November 2004 E. 4.3 Firemaster).
6.2 Die
Beschwerdeführerin führt in diesem Zusammenhang aus, die Vorinstanz habe die Eintragung der
Marke PAVOT (CH-Nr. 445 023) für Wein der Klasse 33 zugelassen und ihr Eintragungsbegehren dadurch
insoweit ungleich behandelt als in Bezug auf Wein eine möglich Geschmacksrichtung zur Eintragung
zugelassen wurde, während sie in Bezug auf Schokolade und die weiteren von der Beschwerdeführerin
beanspruchten Produkte als Inhaltsstoffe beschreibend erachtet. Die Vorinstanz hat hierzu ausgeführt,
dass ihre Internetrecherche mit Hilfe der Suchmaschine Google keine Hinweise darauf ergeben habe, dass
Pavot bzw. Mohn für Wein eine Sachbezeichnung darstelle, weswegen kein vergleichbarer Sachverhalt
gegeben sei. Dem ist im Ergebnis beizupflichten, da Mohn im Zusammenhang mit Wein eher noch als Geschmacksbeschreibung
assoziiert wird, als dass darin die Bezugnahme auf einen Inhaltsstoff gesehen wird.
6.3 Die
Beschwerdeführerin stützt sich ausserdem darauf, dass bei anderen dem Gemeingut zugehörigen
Wortelementen eine weniger aufwändige grafische Gestaltung als ausreichend befunden wurde, um die
Unterscheidungskraft zu begründen. Insbesondere beruft sie sich auf die Marke WineCity (fig.), (CH-Nr.
505 997) und die bereits von der Rekurskommission für Geistiges Eigentum beurteilte Marke SOFT CARE
(fig.) (CH-Nr. 538 990, RKGE vom 12. Juli 2005 in: sic! 12/2005 876 f. E. 4 Soft Care [fig.]). Die Vorinstanz
weist darauf hin, dass WineCity (fig.) nicht wegen des grafischen Elementes, sondern eingetragen werden
konnte, weil der Begriff "city" unbestimmt ist. Damit ist die Vergleichbarkeit nicht gegeben.
Das Bundesverwaltungsgericht hat bereits im Verfahren
B-7427/2006 entschieden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
vom 9. Januar 2008 E. 5 und 9.2 Chocolat Pavot [fig.]), dass die Beschwerdeführerin aus der Eintragung
der Marke SOFT CARE (fig.) zu ihren Gunsten nichts ableiten kann. Demnach kann auch vorliegend offen
bleiben, ob der Entscheid SOFT CARE (fig.) dahingehend zu interpretieren ist, dass bereits eine geringe
grafische Gestaltung von direkt beschreibenden Angaben zur Eintragung führt und ob an dieser Auffassung
festzuhalten ist (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 5 in fine Chocolat
Pavot [fig.]).
6.4 Schliesslich macht die Beschwerdeführerin geltend, das von ihr hinterlegte
Zeichen sei wie die für vergleichbare Waren registrierte Marke (CH-Nr. 556392) CARAMEL BRULÉ
einzutragen. Soweit die Beschwerdeführerin geltend macht, dass die Vorinstanz geäussert habe
(Vernehmlassung vom 18. Juli 2007 = Beschwerdebeilage 18), sie gedenke von ihrer Eintragungspraxis auch
in Zukunft nicht abzuweichen, kann auf das Urteil zum älteren Schriftzug verwiesen werden (
B-7427/2006
vom 9. Januar 2008, E. 9.3). In der Tat bezog sich der Hinweis der Vorinstanz nicht speziell auf CARAMEL
BRÛLÉ, sondern allgemein auf "eine Kombination, die sich nicht in einer ohne weiteres
erkennbaren sinnvollen Aussage betreffend der Beschaffenheit der beanspruchten Waren erschöpft,
sondern im Gegenteil einen unerwarteten bzw. unklaren und daher fantasievollen Sinngehalt aufweist."
Von einer neuen Praxis der Vorinstanz im Sinne der vorerwähnten Rechtsprechung (vgl. dazu E. 6.1
hiervor) kann daher nicht die Rede sein.
7.
Die Beschwerdeführerin verweist auf
diverse ausländische Voreintragungen (Österreich, Tschechien, Ungarn, Polen, Slowenien, Slowakei,
Dänemark, Grossbritannien, Frankreich, Benelux-Staaten und Kanada) sowie auf die Zulassung als Gemeinschaftsmarke
beim europäischen Harmonisierungsamt (Beschwerde, S. 13). Sie wertet dies als Indiz für die
Schutzfähigkeit von CHOCOLAT PAVOT (fig.) in der Schweiz. Ausländischen Entscheiden kommt indessen
keine präjudizierende Wirkung zu (Willi, a.a.O., Art. 2 N. 9). Massgeblich für die absoluten
Ausschlussgründe sind die Verhältnisse in der Schweiz. Der Umstand, dass eine Bezeichnung im
Ausland als Marke registriert wurde, ist folglich nur ein Kriterium unter mehreren, die zu berücksichtigen
sind (BGE
129 III 229 E. 5.5 = Pra 92 Nr. 139 S. 756 Masterpiece). Angesichts des klaren Gemeingutcharakters
von CHOCOLAT PAVOT (fig.) haben die ausländischen Voreintragungen keine Indizwirkung für die
Schweiz. Es handelt sich nicht um einen Grenzfall, bei welchem allenfalls der Blick in die ausländische
Prüfungspraxis den Ausschlag für die Eintragung geben könnte.
8.
Zusammenfassend
ergibt sich, dass das hinterlegte Zeichen als weder durch das Wortelement noch im Gesamteindruck mit
dem Bildeindruck als unterscheidungskräftig anzusehen und die Beschwerde daher abzuweisen ist.
9.
Die
Spruchgebühr (Gerichtsgebühr) ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung
und finanzieller Lage der Parteien zu bestimmen (Art. 63 Abs. 4bis
VwVG, Art. 2 Abs. 1
des Reglements
vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE],
SR 173.320.2). Bei Markeneintragungsverfahren geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr
bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4
VGKE). In Markeneintragungsverfahren ist das Interesse
der beschwerdeführenden Partei am Aufwand einer neuen Markeneintragung und an der Vorbereitung der
Markteinführung im Fall der Rückweisung der hängigen Markenanmeldung zu veranschlagen.
Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Umfang der Streitsache darum nach Erfahrungswerten
auf Fr. 50'000.- bis Fr. 100'000.- festzulegen (BGE
133 III 492 E. 3.3 mit Hinweisen Turbinenfuss). Von
diesem Streitwert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Demnach ist der Beschwerdeführerin
eine Spruchgebühr von Fr. 3'500.- aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 S
. 1
VwVG, Art. 4
VGKE), welche mittels
des geleisteten Kostenvorschusses zu decken ist. Ein Anspruch auf Parteientschädigung fällt
ausser Betracht (Art. 64 Abs. 1
VwVG, Art. 7
VGKE).
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die
Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 3'500.- werden der Beschwerdeführerin
auferlegt. Sie werden mit dem in gleicher Höhe geleisteten Kostenvorschuss verrechnet.
3.
Eine
Parteientschädigung wird nicht zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
die
Beschwerdeführerin (Rechtsvertreter; Gerichtsurkunde)
die Vorinstanz (Ref-Nr. Nr. 881982 Chocolat
Pavot; Gerichtsurkunde)
das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)
Der
vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
Marc Steiner Miriam
Sahlfeld
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung
beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14 Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff
., 90 ff.
und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [
BGG,
SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer
Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die
Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende
Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42
BGG).
Versand: 9. September 2009