Sachverhalt:
A.
Die
Beschwerdeführerin ist Inhaberin der Wortmarke CH 402'072 GALLO (Widerspruchsmarke), welche
am 21. Juli 1992 für folgende Waren zur Eintragung angemeldet wurde:
33
Weine, Spirituosen und andere alkoholische Getränke (ausgenommen Biere).
B.
Am
3. September 2010 meldete der Beschwerdegegner die Wort-/Bildmarke CH 611'243 Gallay (fig.) für
die folgenden Waren zur Eintragung an:
32
Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et
jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
33
Boissons alcooliques (à l'exception des bières).
Die Marke wurde am 2. Februar 2011 auf Swissreg publiziert
und sieht wie folgt aus:
C.
Mit
Schreiben vom 23. März 2011 forderte die Beschwerdeführerin den Beschwerdegegner auf, diese
Marke aus dem Markenregister zu löschen, weil eine Verwechslungsgefahr mit der Widerspruchsmarke
bestehe.
D.
Am
5. April 2011 antwortete der Beschwerdegegner, dass er an seiner Marke festhalte. Er erklärte, dass
keine Verwechslungsgefahr bestehe, weil seine Marke nur in der Schweiz geschützt sei, er nichts
exportiere, die Schriftbilder völlig unterschiedlich seien und der Name Gallay seit über hundert
Jahren benutzt werde.
E.
Daraufhin
erhob die Beschwerdeführerin am 29. April 2011 Widerspruch gegen diese Eintragung. Sie begründete
dies damit, dass die Marken für identische Produkte beansprucht würden und die Wortstämme,
Schriftbilder und Wortklänge ähnlich seien. Es bestehe deshalb eine unmittelbare und eine mittelbare
Verwechslungsgefahr.
F.
Mit
Stellungnahme vom 1. Juli 2011 machte der Beschwerdegegner geltend, dass die grafische Gestaltung der
Wort-/Bildmarke, insbesondere der zusätzliche Markenbestandteil "Gallay & Gallay",
nicht ausreichend gewürdigt worden sei. Die Wortendungen würden sich stark unterscheiden und
die Marken seien unterschiedlich lang. Der Sinngehalt der Widerspruchsmarke weise auf die französische
Region Gallien hin, obwohl die Marke für amerikanische Weine benutzt werde. Mit dem Familiennamen
"Gallay" würden seit langer Zeit Weine bezeichnet.
G.
Die
Vorinstanz wies den Widerspruch mit Entscheid vom 31. Dezember 2012 ab. In ihrer Begründung
wies sie darauf hin, dass sich die Schriftbilder unterschieden, denn die angefochtene Marke sei stark
stylisiert worden, so dass sie als "Alla", "Gallag" oder "Gallay" gelesen
werden könne. Es bestünden auch Unterschiede im Wortklang, da bei den Wortenden ein kurzes,
offenes "o" einem kurzen, hellen "e" gegenüberstehe. Beide Marken würden
als Familiennamen wahrgenommen. Aufgrund der Kürze der Widerspruchsmarke würden die Unterschiede
zwischen den Zeichen leichter erkannt, weshalb keine Verwechslungsgefahr bestehe.
H.
Gegen
diesen Entscheid erhob die Beschwerdegegnerin am 1. Februar 2013 Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht,
mit den Rechtsbegehren, die angefochtene Marke unter Kosten- und Entschädigungsfolgen aus dem Markenregister
zu löschen. Zur Substanzierung führte sie aus, dass der grafisch gestaltete Schriftzug aufgrund
des erklärenden Schriftelements "Gallay & Gallay" und des gemeinsamen Wortstamms "Gall"
schriftbildliche Ähnlichkeiten zur Widerspruchsmarke aufweise. Zudem bestehe eine klangliche Zeichenähnlichkeit,
weil sich die Zeichen phonetisch nur im letzten Buchstaben unterschieden. Beiden Zeichen komme kein klar
ersichtlicher Sinngehalt zu. Die fünf Buchstaben lange Widerspruchsmarke sei kein Kurzzeichen. Es
bestehe eine mittelbare und unmittelbare Verwechslungsgefahr.
I.
Mit
Beschwerdeantwort vom 28. März 2013 konterte der Beschwerdegegner, dass die Zeichen im Gesamteindruck
zu vergleichen seien. Nur dank dem kleinen Schriftzug "Gallay & Gallay" könne der
als Palindrom (Spiegelbild) gestaltete Schriftzug korrekt interpretiert werden, weshalb er sich stark
von der Widerspruchsmarke unterscheide. Die grafische Gestaltung dominiere. Die Verkehrskreise seien
es sich gewohnt, dass Weine mit dem Namen des Winzers bezeichnet würden, weshalb als Unterscheidungskriterien
oft nur unterschiedliche Vornamen genügen müssten. Es bestünden Unterschiede im Klang-
und Schriftbild. Dazu komme, dass Weine mit erhöhter Aufmerksamkeit gekauft würden. Die Beschwerde
sei deshalb abzuweisen.
J.
Die
Vorinstanz verzichtete mit Schreiben vom 22. April 2013 auf eine Vernehmlassung und beantragte die Abweisung
der Beschwerde.
K.
Die
Beschwerdeführerin hielt mit Replik vom 21. Juni 2013 an ihren Rechtsbegehren fest. Ein Verständnis
der angefochtenen Marke als unlesbare Grafik wäre eine mosaikartige Betrachtung, die den lesbaren
Schriftzug "Gallay & Gallay" ignorierte. Die angefochtene Marke sei kein Palindrom und
lasse keinen Zweifel am Verständnis "Gallay" des Schriftzuges. Wein sei ein Massenartikel
des täglichen Bedarfs, der mit geringer Aufmerksamkeit gekauft werde und dessen Konsumenten sich
nicht am Herstellernamen orientierten. Im Übrigen wiederholte sie die Vorbringen der Beschwerdeschrift.
L.
Mit
Schreiben vom 15. Juli 2013 verzichtete die Vorinstanz auf eine Duplik.
M.
Am
26. August 2013 setzte der Beschwerdegegner in seiner duplicando ergänzten Beschwerdeantwort hinzu,
dass die angefochtene Marke gleichzeitig ein Palindrom und eine kennzeichnungskräftige grafische
Gestaltung darstellen könne. Die Wiederholung des Namens "Gallay" zeige deutlich, dass
es sich um einen Familiennamen handle. Die Ausführungen der Beschwerdeführerin zu den Bezeichnungen
von Weinen seien nicht repräsentativ. Ein zweisilbiges Wort aus vier bis fünf Buchstaben sei
als Kurzzeichen zu behandeln. Die Zeichen seien jedoch nicht wie Wortmarken, sondern aufgrund ihrer Gestaltung
zu vergleichen.
N.
Auf
die Durchführung einer mündlichen Verhandlung haben die Parteien stillschweigend verzichtet.
O.
Auf
die weiteren Vorbringen ist, soweit erforderlich, in den folgenden Erwägungen einzugehen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das
Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen
zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht
[Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32]). Die Beschwerdeführerin hat am Verfahren vor der Vorinstanz
teilgenommen und ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt. Sie hat zudem ein
als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse an deren Aufhebung und Änderung, weshalb sie zur
Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren
[VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 und 52 Abs. 1 VwVG) und der Kostenvorschuss
wurde fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde ist deshalb einzutreten.
2.
2.1 Der Inhaber einer
älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jüngere Markeneintragung erheben, wenn diese seiner
Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist,
so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c i.V.m. Art. 31 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes
vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). An die Unterschiedlichkeit der beanspruchten Waren und Dienstleistungen
sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die Zeichen sind und umgekehrt
(BGE 128 III 445 E. 3.1 Appenzeller, BGE 128 III 99 E. 2c Orfina,
BGE 126 III 320 E. 6b/bb Apiella; Lucas
David, Kommentar zum schweizerischen
Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 3 Rz. 8). Dabei
ist die Aufmerksamkeit der Verkehrskreise und die Kennzeichnungskraft der Zeichen zu berücksichtigen
(BGE 121 III 378 E. 2a Boss/Boks; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts
B-1618/2011 vom
25. September 2012 E. 5.2 Eiffel/Gustave
Eiffel [fig.], B-6012/2008 vom 25. November 2009 E. 4.11 Stenflex/Starflex
[fig.], B-7438/2006 vom
10. Mai 2007 E. 5 Cellini
[fig.]/Elini [fig.]; Gallus Joller, in: Noth/Bühler/Thouvenin
[Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 Rz. 45; Christoph Willi,
Markenschutzgesetz, Das schweizerische Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen
und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3 Rz. 17 ff.).
2.2 Die Gleichartigkeit
der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich aufgrund der Registereinträge (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts
B-137/2009 vom 30. September 2009 E. 5.1.1 Diapason Rogers Commodity
Index, B-8105/2007 vom 17. November 2008 E. 4.2.2 Activia
und B-7437/2006 vom 5. Oktober 2007 E. 6 Old Navy), soweit der
Schutzumfang nicht aufgrund einer erfolgreich erhobenen Nichtgebrauchseinrede eingeschränkt wird
(Joller, a.a.O., Art. 3 Rz. 235; Willi,
a.a.O., Art. 3 Rz. 37). Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen sprechen
eine einheitliche Wertschöpfungskette, ein sinnvolles Leistungspaket als marktlogische Folge der
zu vergleichenden Waren, deren marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit
mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-2269/2011
vom 9. März 2012 E. 6.5.1 Bonewelding [fig.], B-758/2007
vom 26. Juli 2007 E. 5.1 G-mode/Gmode; Joller,
a.a.O., Art. 3 Rz. 300).
2.3 Bei der Beurteilung
der Ähnlichkeit verbaler Zeichen sind der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt
massgebend (BGE 127 III 160 E. 2b/cc Securitas, BGE 121 III 377
E. 2b Boss/Boks; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5188/2010
vom 27 Mai 2011 E. 2.3 M&G [fig.]/MG International;
Eugen Marbach in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter-
und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Basel 2009 [hiernach: Markenrecht], Rz. 872 ff.; Willi,
a.a.O., Art. 3 Rz. 69 ff.), wobei eine Ähnlichkeit im Wortklang oder Schriftbild allein
genügt (Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] in:
sic! 2006 S. 761 E. 4 McDonald's/McLake; Marbach,
Markenrecht, a.a.O., Rz. 875; Willi, a.a.O., Art. 3 Rz. 69). Der Wortklang
wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt,
das Schriftbild durch die Anordnung, die Wortlänge und die optische Wirkung der Buchstaben (BGE
122 III 382 E. 5a Kamillosan, BGE 119 II 473 E. 2c Radion).
Die Zeichenähnlichkeit ist nach dem Gesamteindruck der Marken auf die massgebenden Verkehrskreise
zu beurteilen (BGE 128 III 446 E. 3.2 Appenzeller, BGE 121 III
377 E. 2a Boss/Boks, BGE 98 II 141 E. 1 Luwa/Lumatic;
David, a.a.O., Art. 3 Rz. 11; Joller, a.a.O., Art. 3
Rz. 121; Marbach, Markenrecht, a.a.O., Rz. 864). Weil zwei Zeichen meist
nicht gleichzeitig wahrgenommen werden, ist das für das Erinnerungsbild des Abnehmers massgebend
(BGE 121 III 378 E. 2a Boss/Boks, BGE 119 II 476 E. 2d Radion/Radiomat;
Marbach, Markenrecht, a.a.O., Rz. 867; David, a.a.O.,
Rz. 15). Dabei kommt dem Wortanfang in der Regel eine erhöhte Bedeutung zu, weil er besser im Gedächtnis
haften bleibt (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-3325/2010 vom 15. Dezember 2010 E. 4.5 Bally/Tally,
B-6012/2008 vom 25. November 2009 E. 4.9 Stenflex/Star Flex [fig.],
B-7934/2007 vom 26. August 2009 E. 6.3 Fructa/Fructaid).
2.4 Für
die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit wird auf den Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung
der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen, abgestellt (BGE 121 III 378 E. 2a
Boss/Books, BGE 119 II 473 E. 2d Radion)
und nach dem Mass an Gleichartigkeit zwischen den geschützten Waren und Dienstleistungen. Zwischen
diesen beiden Elementen besteht eine Wechselwirkung. An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso
höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Produkte sind, und umgekehrt (David,
a.a.O., Art. 3 Rz. 8; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3757/2011 vom 12. April 2013 E. 2.2 WeightWatchers
[fig.]/WatchWT [fig.]). Für die Beurteilung relevant ist die Eintragung, wie sie dem Register
entnommen werden kann (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B 5325/2007 vom 12. November 2007
E. 3 Adwista/ad-vista mit Hinweisen, B-7475/2006 vom 20. Juni
2007 E. 5 Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.]). Reine
Wortmarken sind unabhängig von ihrer konkreten grafischen Gestaltung geschützt. Unterschiede
bei der jüngeren Marke wie Gross-/Kleinbuchstaben, Schrifttypen oder Schriftgrösse bewirken
kein rechtlich relevantes abweichendes Schriftbild (Joller, a.a.O., Art.
3 Rz. 132). Bei kombinierten Wort-/Bildmarken sind die einzelnen Bestandteile nach ihrer Kennzeichnungskraft
zu gewichten. Entscheidend für den Gesamteindruck sind die prägenden Wort- oder Bildelemente,
während kennzeichnungsschwache Wort- und Bildelemente diesen weniger beeinflussen. Enthält
eine Marke sowohl charakteristische Wort- wie auch Bildelemente, so können diese den massgeblichen
Erinnerungseindruck gleichermassen prägen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-4772/2012 vom
12. August 2013 E. 2.2 Mc [fig.]/MC2 [fig.], B-4159/2009 vom 25. November
2009 E. 2.4 Efe [fig.]/Eve und B-7500/2006 vom 19. Dezember 2007 E. 6.4 Diva
Cravatte [fig.]/ DD Divo Diva [fig.], je mit Hinweisen).
2.5 Eine
Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Zeichen und der Gleichartigkeit der
Waren und Dienstleistungen Fehlzurechnungen zu befürchten sind, so dass die mit dem jüngeren
Zeichen versehenen Waren und Dienstleistungen dem falschen Markeninhaber zugerechnet werden. Eine unmittelbare
Verwechslungsgefahr ist anzunehmen, wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten
wird; eine mittelbare Verwechslungsgefahr, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten,
dahinter aber wirtschaftliche Zusammenhänge der Markeninhaber vermuten, die in Wirklichkeit nicht
bestehen. Unter Umständen kann eine Verwechslungsgefahr trotz Zeichenähnlichkeit entfallen,
wenn es sich beim übernommenen Element um einen schwachen Bestandteil handelt, der mit einem kennzeichnungskräftigen
Bestandteil verbunden wurde (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-502/2009 vom 3. November 2009 E.
5.2.1, E. 6 Premium ingredients, s.l. [fig.]/Premium Ingredients International
[fig.], B-1656/2008 vom 31. März 2009 E. 10 F1/F1H2O,
B-386/2007 vom 4. Dezember 2009 E. 7 Sky/Skype in und
Skype out).
2.6 Die
starke Kennzeichnungskraft einer Marke erhöht deren Schutzumfang (BGE 128 III 445 E. 3.1
Appenzeller). Als stark gelten Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen
oder aber aufgrund ihres intensiven Gebrauchs überdurchschnittliche Bekanntheit geniessen (BGE 122
III 385 E. 2a Kamillon/Kamillosan; Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004
vom 6. Oktober 2004 E. 2.2 Yello; Marbach,
Markenrecht, a.a.O., Rz. 979 m.w.H.). Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile
sich eng an Gemeingut anlehnen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E.
6.2 Jump [fig.]/Jumpman, B-5477/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6
Regulat/H2O3 pH/ Regulat [fig.], B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 6
Aromata/Aromathera; Marbach, Markenrecht, a.a.O., Rz. 981). Zum Gemeingut
gehören Sachbezeichnungen sowie Hinweise auf Eigenschaften wie die Beschaffenheit, die Bestimmung,
den Verwendungszweck, die Zeit der Erzeugung oder die Wirkungsweise der Waren oder Dienstleistungen,
für welche das Zeichen hinterlegt wurde, sofern diese Hinweise von den Verkehrskreisen ohne besondere
Denkarbeit oder Fantasieaufwand verstanden werden und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen
(BGE 135 II 359 E. 2.5.5 akustische Marke; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts
B-283/ 2012 vom 13. Dezember 2012 E. 4.1 Noblewood, B-8058/2010
vom 27. Juli 2011 E. 3.1 Ironwood, B-985/2009 vom 27.
August 2009 E. 2 Bioscience Accelerator). Weiter kommt allgemeinen
Qualitätshinweisen oder reklamehaften Anpreisungen Gemeingutcharakter zu (BGE 129 III 225 E. 5.1
Masterpiece; Urteil des Bundesgerichts 4A.161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 4.3
We make ideas work; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 4.1
Noblewood). Schwach sind auch Zeichen, die direkte oder indirekte Hinweise auf die geografische
Herkunft von Waren und Dienstleistungen enthalten (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-8026/2010
vom 2. Mai 2012 E. 7.1.3 Swissview [fig.]/View, B-1427/2007 vom
28. Februar 2008 E. 6.2 Kremlyovskaya/Kremlevka [fig.];
Marbach, Markenrecht, a.a.O., Rz. 378). Der Gemeingutcharakter gilt für
den ganzen registrierten Oberbegriff, auch wenn er nur für einen Teil der darunter fallenden Waren
zutrifft (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 7.1.2
Noblewood, B-7272/2008 vom 11. Dezember 2009 E. 5.3.5 Snowsport
[fig.], B-7204/2007 vom 1. Dezember 2008 E. 6 Stencilmaster).
3.
3.1 Aufgrund der für
die Beurteilung relevanten Waren und Dienstleistungen sind vorfrageweise die massgeblichen Verkehrskreise
zu bestimmen (Marbach, Markenrecht, a.a.O., Rz. 180; derselbe,
Die Verkehrskreise im Markenrecht, sic! 2007 S. 7). Eine erhöhte Aufmerksamkeit und eine reduzierte
Verwechslungsgefahr werden in der Regel angenommen, wenn sich eine Marke nur an Fachleute wendet (Urteil
des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 Yello/Yellow
Access AG; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1398/2011 vom 25. September 2012 E. 5.4 Etavis/Estavis
1993; David, a.a.O., Art. 3 Rz. 14) oder
es sich um Dienstleistungen handelt, die nicht zum täglichen Bedarf gehören (B-38/2011 vom
29. April 2011 E. 7 ff. IKB/ICB, ICB [fig.]), während
bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs mit einer geringeren Aufmerksamkeit der Verkehrskreise
zu rechnen ist (BGE 133 III 347 E. 4.1 Trapezförmiger Verpackungsbehälter
[3D]; Joller, a.a.O., Art. 3 Rz. 52). Die Bestimmung der Verkehrskreise
ist eine Rechtsfrage (BGE 133 III 347 E. 4 Trapezförmiger Verpackungsbehälter
[3D], BGE 126 III 317 E. 4b Apiella;
Marbach, Markenrecht, a.a.O., Rz. 183).
3.2 Fermentierte
Alkoholgetränke wie Wein und Bier dürfen nicht an Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren abgegeben
werden (Art. 11 Abs. 1 der Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung [LGV, SR 817.02]). Die
Verkehrskreise bestehen demzufolge aus Weinkonsumenten über 16 Jahren sowie anderen Personen, die
Wein aus beruflichen oder privaten Gründen für Dritte einkaufen.
3.3 Obwohl
alkoholische Getränke von einer kleinen Anzahl Kennern auch mit erhöhter Aufmerksamkeit gekauft
werden, ist für diese allgemeinen Waren des täglichen Bedarfs auf breite Verkehrskreise mit
normaler Aufmerksamkeit abzustellen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-5120/2011 vom 17.08.12 E.
5.2 Bec de fin bec [fig.]/Fin Bec [fig.], B-7352/ 2008 vom 17.06.09
E. 6.2 Torres/Torres Saracena). Angesichts der in E. 3.2
festgelegten Verkehrskreise gilt dies auch im vorliegenden Fall.
4.
4.1 Im vorliegenden
Fall stehen die für die Widerspruchsmarke beanspruchten "Weine, Spirituosen und andere alkoholische
Getränke (ausgenommen Biere)" in Klasse 33 den für die angefochtene Marke beanspruchten
"Alkoholischen Getränken (ausser Bier)" in Klasse 33 sowie "Bieren; Mineralwässern
und kohlensäurehaltigen Wässern und anderen alkoholfreien Getränken; Fruchtgetränken
und Fruchtsäften; Sirupen und anderen Präparaten für die Zubereitung von Getränken"
in Klasse 32 gegenüber.
4.2 Die Rechtsprechung
hat Wein und Bier regelmässig als gleichartig bezeichnet (Urteile des
Bundesverwaltungsgerichts B-4159/2009 vom
25. November
2009 E. 3.2 Efe/Eve;
B-1085/2008 vom 13. November 2008 E. 5.2 Red
Bull/Stierbräu; RKGE in sic! 2005 S. 129 E.7 Vismara/Vismara).
Umso mehr sind vorliegend, wie die Vorinstanz bereits zutreffend festgestellt hat, der von angefochtenen
Marke beanspruchte Oberbegriff der Klasse 33 mit den von der Widerspruchsmarke beanspruchten Waren identisch,
während zwischen den Waren der Klassen 32 und 33 Gleichartigkeit besteht.
5.
5.1 Die
Widerspruchsmarke umfasst fünf; die angefochtene Marke sechs Buchstaben. Die ersten vier Buchstaben
"Gall" haben die beiden Marken gemeinsam. Wird die Gestaltung der angefochtenen Marke ausgeblendet,
bestehen trotz der unterschiedlichen Wortlängen schriftbildliche Ähnlichkeiten. Der Widerspruchsmarke
als reiner Wortmarke, die aus dem Wortelement "Gallo" besteht, steht die angefochtene Marke
als Wort-/Bildmarke, welche das Wort "Gallay" grafisch so gestaltet, dass es wie ein Palindrom
(Zeichenkette, die von vorn und von hinten gelesen gleich bleibt) wahrgenommen wird, gegenüber.
Die grafische Abstraktion ist ungewöhnlich - wie auch die Beschwerdeführerin
selbst darlegt - und macht den Text der angefochtenen Marke schwer lesbar. Allerdings erlaubt der
über dem abstrahierten Text stehende kleine Schriftzug "Gallay & Gallay" auf den zweiten
Blick zweifelsfrei, auch das verschnörkelte Wort "Gallay" richtig zu lesen. Die angefochtene
Marke erscheint deshalb ungewöhnlich grafisch gestaltet, wird aber im Wesentlichen mit dem Begriff
"Gallay" ausgesprochen und erinnert.
5.2 Bezüglich
des Wortklanges wird die Widerspruchsmarke auf Deutsch, Italienisch und Französisch so ausgesprochen,
wie sie geschrieben wird. Die angefochtene Marke wirkt französisch und wird nach den französischen
Aussprachregeln "Gallé" oder "Gallä" ausgesprochen (Josette Rey-Debove,
Alain Rey [Hrsg.], Le Petit Robert, Paris 2012, Stichworte "gay"=[g ], "margay"=[marg ],
"spray"=[spr ], [nachfolgend: Le Petit Robert]). Wie die Beschwerdegegnerin und die Vorinstanz
bereits ausgeführt haben, bestehen damit vor allem bei den Wortenden Unterschiede in der Aussprache.
5.3 Sowohl
der Widerspruchsmarke wie auch der angefochtenen Marke drängt sich kein bestimmter Sinngehalt auf,
der die Kennzeichnungskraft der Marke schwächen würde. Es
bestehen lediglich entferntere Assoziationen. Die Widerspruchsmarke entspricht einem Familiennamen, der
in den Schweizer Telefonbüchern 416 mal vorkommt (www.local.ch/de > Namen oder Nummern finden
> Gallo, besucht am 27. September 2013) und damit nicht besonders weit verbreitet ist. In der deutschen
Sprache existiert das Wort "Gallo" nicht. Im Französischen bezeichnet das Wort in Alleinstellung
den gallo-romanischen Dialekt, der in der Bretagne gesprochen wird. In Verbindung mit einem weiteren
Wort weist es auf Gallien hin (Le Petit Robert, a.a.O., Stichworte "gallo", "gallo-").
Im Italienischen bedeutet "Gallo" Huhn, gallisch oder Gallier und ist ein veralteter Ausdruck
für Freude (lo Zingarelli, a.a.O., Stichwort "gallo"). Damit steht kein eindeutiger Sinngehalt
im Vordergrund. Auch der Wortlaut "Gallay" der angefochtenen Marke, der in den Schweizer Telefonbüchern
196 mal vorkommt (www.local.ch/de > Namen oder Nummern finden > Gallay, besucht am 27. September
2013) entspricht einem nicht sehr häufigen Familiennamen, der von den altfranzösischen Wörtern
gale=Freude; galer=sich freuen; galois=Lebemann (Latein: gaudium, gai) abstammt (http://www.genealogiesuisse.com/gallay.htm,
besucht am 27. September 2013). Im Gegensatz zur Widerspruchsmarke kommen dem Zeichen keine weiteren
Bedeutungen zu.
5.4 Nachdem die Beschwerdeführerin
nicht geltend gemacht hat, dass die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke durch ihre Bekanntheit
erhöht sei, wofür im Übrigen auch keine Anhaltspunkte bestehen, ist festzuhalten, dass
beide Marken mehrheitlich als Fantasiezeichen wahrgenommen werden und deren Kennzeichnungskraft weder
aufgrund eines beschreibenden Sinngehalts eingeschränkt, noch aufgrund der Bekanntheit erhöht
ist.
6.
6.1 Es ist nun in
einem wertenden Gesamtblick zu entscheiden, ob eine Verwechslungsgefahr besteht (Art. 3 Abs. 1 Bst. c
MSchG). Der Schutzumfang der Widerspruchsmarke als Wortmarke erstreckt sich grundsätzlich auf jede
Schreibweise.
6.2 Die Vorinstanz
führt aus, dass es sich bei beiden Zeichen um Kurzzeichen handle, bei denen schon geringe Unterschiede
einen ausreichenden Markenabstand schaffen würden. Die Beschwerdeführerin bestreitet dies.
Strenge Regeln für die Annahme einer Verwechslungsgefahr verwendet die Rechtsprechung in der Tat
vor allem (mehrheitlich) für einsilbige und bis vier Buchstaben lange Zeichen (BGE
121 III 377 E. 2b Boss/Boks;
vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-38/2011 vom 29. April 2011 E. 8.2 IKB/ICB
Banking Group, B-3126/2010 vom 16. März 2011 E. 7.4.3 CC
(fig.)/Organic Glam OG (fig.), B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 5.2 Efe
[fig.]/Eve, B-1656/2008 vom 31. März 2009 E. 9 F1/F1H2O;
B-3268/2007 vom 25. Januar 2008 E. 5 MBR/MR).
Nachdem die beiden Zeichen zweisilbig und weder leicht erfassbar noch einprägsam sind, kann
eine Abweichung in einem (phonetisch wahrnehmbaren) Buchstaben nicht genügen.
6.3 Beide Marken sind
sowohl für identische als auch für gleichartige Waren eingetragen, weshalb bei der Prüfung
der Verwechslungsgefahr ein besonders strenger Massstab anzuwenden ist.
6.4 Die Ähnlichkeiten
im Schriftbild werden weder durch einen abweichenden Sinngehalt, noch durch die Aussprache kompensiert.
Dabei vermag auch die aussergewöhnliche Gestaltung des Schriftzuges die Ähnlichkeit im Gesamteindruck
nicht aufzuheben, weil sich das Publikum im mündlichen Geschäftsverkehr vorwiegend an den Wortelementen
der Marke orientiert (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3118/2007 vom 1. November 2007 E. 6.2 Swing/Swing
& Relaxx [fig.], Swing & Relaxx) und somit die angefochtene Marke als "Gallay"
verstanden wird.
6.5 Im
Erinnerungsbild der massgeblichen Verkehrskreise bleibt damit vor allem haften, dass die gegenüberstehenden
Marken den gleichen Wortanfang haben, ähnlich klingen (E. 5.2) und keine Unterschiede im Sinngehalt
aufweisen (E. 5.3). Auch wenn die Verkehrskreise die kleinen Unterschiede erkennen, werden sie aufgrund
der Ähnlichkeit der beiden Marken zumindest vermuten, dass die damit gekennzeichneten Waren vom
gleichen Unternehmen stammen. Damit liegt jedenfalls eine indirekte Verwechslungsgefahr vor. Die Beschwerde
ist somit gutzuheissen und die Vorinstanz anzuweisen, die angefochtene Marke zu löschen.
7.
Aufgrund
der Gutheissung der Beschwerde erübrigt sich die Prüfung einer allfälligen Verletzung
des Gleichbehandlungsgebotes durch die Vorinstanz.
8.
8.1 Bei diesem Ausgang
des Verfahrens wird der Beschwerdegegner kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG
und Art. 64 Abs. 1 VwVG).
8.2 Die Gerichtsgebühr
ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage
der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis
VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen
vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht
ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei dafür im Widerspruchsbeschwerdeverfahren
das Interesse der Widersprecherin an der Löschung, beziehungsweise der Widerspruchsgegnerin am Bestand
der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Es würde allerdings zu weit führen und könnte
im Verhältnis zu den geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn
dafür im Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachweise verlangt würden. Bei eher unbedeutenden
Zeichen darf von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- ausgegangen
werden (BGE 133 III 492 E. 3.3 Turbinenfuss [3D] mit Hinweisen).
Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Nach dem Gesagten rechtfertigt
es sich, die Verfahrenskosten insgesamt auf Fr. 4'000.- festzulegen und dem Beschwerdegegner
aufzuerlegen.
8.3 Da der vorinstanzliche
Entscheid aufzuheben ist, sind die diesbezüglichen Kosten neu zu verteilen. Demzufolge hat der Beschwerdegegner
der Beschwerdeführerin die Widerspruchsgebühr von Fr. 800.- zu ersetzen.
8.4 Die Parteientschädigung
umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art.
8 VGKE). Gemäss Art. 14 VGKE setzt das Gericht die Parteientschädigung aufgrund einer detaillierten
Kostennote fest, sofern eine solche eingereicht wird. Wird keine Kostennote eingereicht, setzt das Gericht
die Entschädigung auf Grund der Akten fest. Die Beschwerdegegnerin hat vorliegend keine Kostennote
für das Beschwerdeverfahren eingereicht. In Anbetracht dessen erscheint vorliegend eine Parteientschädigung
von Fr. 3'000. an die Beschwerdeführerin für das vorinstanzliche und das Beschwerdeverfahren
als angemessen. In diesem Betrag ist keine Mehrwertsteuer enthalten.
8.5 Die Mehrwertsteuer
ist nur für Dienstleistungen geschuldet, die im Inland gegen Entgelt erbracht werden (vgl. Art.
18 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Mehrwertsteuer vom 12. Juni 2009 [Mehrwertsteuergesetz, MWSTG,
SR 641.20]). Aufgrund des Sitzes der Beschwerdegegnerin im Ausland ist davon auszugehen, dass die massgebende
Dienstleistung nicht im Inland erbracht wurde (vgl. Art. 8 Abs. 1 MWSTG; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts
B-1760/2012 vom 11. März 2013 E. 10.2 Zurcal/Zorcala).
8.6 Gegen dieses Urteil
steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Verfügung (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom
17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es erwächst demnach bei Zustellung in Rechtskraft.