Sachverhalt:
A.
Am
13. März 2018 meldete die Beschwerdeführerin die Wortmarke "NOVE" zur Eintragung
im schweizerischen Markenregister an. Die Marke wurde für folgende Waren der Klassen 14, 18 und
25 hinterlegt:
Klasse 14
Gioielleria
ed orologi, inclusi braccialetti, orecchini, anelli, collane, anelli da alluce, fermacravatta, spille,
gemelli, portachiavi, cinturini per orologi, orologi da tasca, orologi da polso; metalli preziosi, loro
leghe o beni laccati con metalli preziosi, non inclusi in altre categorie; pietre preziose; strumenti
d'orologeria e cronometrici.
Klasse
18
Oggetti in pelle e simil-pelle compresi in
queste classe, incluse borsellini, portafogli, borse, valigie, astucci per chiavi, porta biglietti da
visita, porta pannolini, zaini, ventiquattrore; pelle e simil-pelle, ed oggetti fatti di questo materiale
non inclusi in altre categorie; pelli animali, pellame; borse da viaggio, valigie-fodera per vestiti
per il viaggio; ombrelli, parasole e bastoni da passeggio; fruste, finimenti e selleria.
Klasse
25
Abbigliamento per uomo, donna, ragazzo, ragazza,
bambini e neonati, inclusi biancheria intima, calzature, costumi da bagno, berretti, cappelli, vestaglie,
pigiami, calzetteria, guanti, reggicalze, cinte, cravatte, calzini, camicie, magliette, tute, felpe,
indumenti fatti a maglia, gonne, pantaloni, pantaloncini, maglioni, jeans, canottiere, cappotti, giacche,
tute da lavoro, giacche da abito, abiti da donna, sciarpe, camicette, cardigan, abiti da sposa, camicie
da sport, abbigliamento da corsa, abbigliamento dolcevita e polo; mutandine da donna, reggiseni, canottiere,
mezze magliette, bustini, canottiere intime, calzoncini; mutande da uomo e boxer maschili; vestiario;
costumi da viaggio.
B.
Mit
Schreiben vom 17. Juli 2018 beanstandete die Vorinstanz das Gesuch vollumfänglich mit der Begründung,
das Wortelement "NOVE" sei die auf Italienisch ausgeschriebene Zahl "9" und die weibliche
Pluralform des italienischen Adjektivs "novo", das analog zu "nuovo" "neu"
bedeute. Der Abnehmer werde das Zeichen in Bezug auf alle beanspruchten Waren ohne Weiteres dahingehend
verstehen, dass es sich um neue Waren handle.
C.
Die
Beschwerdeführerin beantragte mit Stellungnahme vom 12. September 2018, das Zeichen für sämtliche
Waren zum Schutz zuzulassen. Sie wies darauf hin, dass das Wort "novo, nova" nicht zum italienischen
Wortschatz gehöre. Daher würden die italienischsprachigen Abnehmer das Zeichen als ausgeschriebene
"9" verstehen. Ausgeschriebene Zahlen seien nach konstanter Praxis dem Markenschutz zugänglich,
sofern sie nicht als Mengenangaben wahrgenommen würden. Dies sei vorliegend nicht der Fall.
D.
Die
Vorinstanz teilte der Beschwerdeführerin am 9. Oktober 2018 mit, dass sie an der Beanstandung festhalte
und beabsichtige, ab dem 6. November 2018 eine beschwerdefähige Verfügung zu erlassen.
E.
Mit
E-Mail vom 30. Oktober 2018 bat die Beschwerdeführerin um Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung,
sofern keine neuen Argumente gegen die Eintragung geltend gemacht würden.
F.
Die
Vorinstanz wies mit Verfügung vom 12. Dezember 2018 das Schweizer Markeneintragungsgesuch 70430/2018
für alle beanspruchten Waren zurück. Zur Begründung führte sie aus, das hinterlegte
Zeichen "NOVE" sei unter anderem die erste und dritte Person Singular des französischen
Verbs "nover", zu Deutsch "(eine Obligation) erneuern", das italienische Zahlwort
für "Neun" sowie die weibliche Pluralform von ital. "novo" (zu Deutsch: "neu",
"neuartig"). Als gebräuchlicher italienischer Begriff werde "novo" sowie seine
Deklinationen vom Institut gemäss ständiger Praxis analog zu "nuovo" als qualitative
und beschreibende Angabe zurückgewiesen. Denn das Zeichen stelle einen direkten Hinweis auf die
Beschaffenheit der Waren dar - nämlich Waren in ungebrauchtem Zustand - und preise diese
ausserdem zusätzlich als neuartig und originell an.
G.
Gegen
diese Verfügung reichte die Beschwerdeführerin am 25. Januar 2019 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht
ein mit dem Begehren, die angefochtene Verfügung aufzuheben und die Vorinstanz anzuweisen, die Marke
"NOVE" für alle beanspruchten Waren zum Schutz zuzulassen. In formeller Hinsicht rügt
die Beschwerdeführerin, ihr sei bezüglich neuer Argumente und Beweismittel der Vorinstanz das
rechtliche Gehör verweigert worden. In materieller Hinsicht bestreitet die Beschwerdeführerin,
dass "novo" bei den massgebenden Schweizer Durchschnittsabnehmern ohne Weiteres als bekannt
vorausgesetzt werden dürfe. Im Vergleich zum üblichen "nuovo" werde das Adjektiv
"novo" nur sehr selten benutzt. Darüber hinaus habe das italienische Wort "nove"
weitere Sinngehalte. Unter den verschiedenen möglichen Bedeutungen für "nove" stehe
das Zahlwort "neun" im Vordergrund. Es gelte auch zu beachten, dass sich die massgebenden Verkehrskreise
gewohnt seien, ausgeschriebene Zahlen als Marken zu begegnen.
H.
Mit
Stellungnahme vom 6. Mai 2019 beantragt die Vorinstanz die kostenfällige Abweisung der Beschwerde.
Zur Begründung führt sie aus, die Beschwerdeführerin sei vor dem Erlass der Verfügung
mit allen für die Schutzverweigerung ausschlaggebenden Punkten konfrontiert worden und habe die
Möglichkeit gehabt, vor dem Erlass der Verfügung Stellung zu nehmen. Eine Verletzung des Anspruchs
auf rechtliches Gehör sei somit nicht erkennbar. Das Wort "novo" respektive "nove"
sei lexikalisch erfasst und könne daher nicht mehr ohne Weiteres ignoriert werden. Die Tatsache,
dass eine von mehreren Schreibweisen häufiger verwendet werde als die andere, vermöge dem Zeichen
keine Schutzfähigkeit zu verleihen. Auch ohne ein entsprechendes Substantiv in dem auf den beanspruchten
Waren angebrachten Zeichen würden die massgebenden Verkehrskreise den lexikalischen, beschreibenden
Sinn sehen.
I.
Die
Durchführung einer mündlichen Verhandlung ist von keiner Seite beantragt worden.
J.
Auf
weitere Vorbringen der Parteien wird, soweit erforderlich, im Rahmen der Erwägungen eingegangen.
Das
Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das
Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz
in Markensachen zuständig (Art. 31
, 32 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni
2005 [VGG, SR 173.32]). Als Markenanmelderin hat die Beschwerdeführerin am Verfahren vor der Vorinstanz
teilgenommen. Sie ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und hat ein schutzwürdiges
Interesse an deren Aufhebung oder Änderung. Sie ist daher zur Beschwerde-führung legitimiert
(Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG,
SR 172.021]). Der Kostenvorschuss wurde innert Frist bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG) und die übrigen
Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 44 ff. VwVG).
Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
2.
Gemäss
Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) sind Zeichen, die zum Gemeingut
gehören, vom Markenschutz ausgeschlossen, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren
oder Dienstleistungen durchgesetzt haben. Als Gemeingut gelten einerseits Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr
freizuhalten sind, und andererseits Zeichen, die sich mangels Unterscheidungskraft nicht zur Identifikation
von Waren oder Dienstleistungen eignen und damit nicht als Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft
verstanden werden (Matthias Städeli/Simone Brauchbar Birkhäuser,
in: David/Frick [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, Art. 2 Rz.
34).
Die Unterscheidungskraft fehlt Sachbezeichnungen sowie Zeichen, die beschreibend
sind. Beschreibende
Zeichen sind Angaben, die sich in einem direkten Bezug zum gekennzeichneten Gegenstand
erschöpfen,
also von den massgeblichen Verkehrskreisen unmittelbar und ausschliesslich als Aussage
über bestimmte
Eigenschaften der zu kennzeichnenden Waren oder Dienstleistungen verstanden werden.
Darunter fallen namentlich
Wörter, die geeignet sind, im Verkehr als Hinweis auf Art, Zusammensetzung, Qualität, Quantität,
Bestimmung, Verwendungszweck, Wert, Wirkungsweise, Inhalt, Form, Verpackung oder Ausstattung der
beanspruchten
Ware oder Dienstleistung aufgefasst zu werden (BGE 128 III 447 E. 1.5, "Première";
127
III 160 E. 2b/aa, "Securitas"; Städeli/Brauchbar Birkhäuser,
a.a.O., Art. 2 Rz. 84; Eugen Marbach, in: Schweizerisches Immaterialgüter-
und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, Rz. 282 ff.). Der Umstand, dass die Marke
Gedankenassoziationen weckt oder Anspielungen enthält, die nur entfernt auf die Waren oder Dienstleistungen
hindeuten, macht ein Zeichen noch nicht zum Gemeingut. Der gedankliche Zusammenhang mit den Waren oder
Dienstleistungen muss vielmehr derart sein, dass der beschreibende Charakter der Marke für einen
erheblichen Teil der schweizerischen Markenadressaten ohne besondere Denkarbeit oder besonderen Aufwand
an Fantasie zu erkennen ist (BGE 128 III 447 E. 1.5, "Première"; 127 III 160 E. 2b/aa,
"Securitas"; Urteil des BVGer B-4697/2014 vom 16. Dezember 2016 E. 4.2, "Apotheken Cockpit").
Zum Gemeingut zählen damit insbesondere auch Zeichen, die sich in allgemeinen Qualitätshinweisen
oder reklamehaften Anpreisungen erschöpfen (BGE 128 III 447 E. 1.6, "Premiere"; BGE 129
III 225 E. 5.2, "Masterpiece"; Urteile des BVGer B-187/2018 vom 22. Juli 2019 E. 4.2, "Deluxe";
B-600/2018 vom 14. Januar 2019 E. 4.4, "hype. [fig.]").
Zahlwörter können Markenschutz beanspruchen, solange sie im Zusammenhang mit den beanspruchten
Waren und Dienstleistungen nicht über einen beschreibenden Sinngehalt verfügen (Urteile des
BVGer B-7057/2016 vom 4. Mai 2018 E. 9.2.1, "7seven [fig.]/SEVENFRIDAY"; B-5312/2013
vom 5. Dezember 2014 E. 6.3, "six [fig.]/SIXX und SIXX [fig.]"; B-3050/2011 vom 4. September
2012 E. 9.1.2, "SEVEN [fig]/ROOM SEVEN"; David Aschmann, in: Noth/Bühler/Thouvenin,
Markenschutzgesetz, 2. Aufl. 2017, Art. 2 lit. a, Rz. 143; Städeli/Brauchbar
Birkhäuser, a.a.O., Art. 2 Rz. 81).
Die Mehrdeutigkeit eines Zeichens kann zur Schutzfähigkeit einer Marke führen, wenn nicht
auszumachen ist, welche von mehreren Bedeutungen im Zusammenhang mit den gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen
überwiegt und dies zu einer Unbestimmtheit des Aussagegehalts führt. Dominiert ein beschreibender
Sinngehalt im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen, vermag die Möglichkeit
weiterer, weniger naheliegender Deutungen den Gemeingutcharakter jedoch nicht aufzuheben (Urteile des
BVGer B-3205/2018 vom 15. Mai 2019 E. 3.4, "Betokontakt"; B-600/2018 E. 2.3, "hype. [fig.]";
B-6246/2010 vom 28. Juli 2011 E. 4.5 "JumboLine").
Die Markenprüfung erfolgt in Bezug auf alle vier Landessprachen. Dabei kommt jeder Sprache der
gleiche Stellenwert zu. Ist die Marke aus Sicht der massgeblichen Verkehrskreise auch nur nach einer
Landessprache schutzunfähig, so ist die Eintragung zu verweigern (BGE 131 III 495 E. 5, "Felsenkeller";
Eugen Marbach, a.a.O., Rz. 214).
3.
3.1 Zunächst
ist auf die Rüge der Beschwerdeführerin einzugehen, wonach die Vorinstanz ihren Anspruch auf
rechtliches Gehör verletzt habe. In der angefochtenen Verfügung begründe die Vorinstanz
den Gemeingutcharakter mit neuen Argumenten und neuen Beweismitteln. So verweise sie erstmals auf das
französische Verb "nover" und lege neue Belege in Bezug auf das Verständnis als weibliche
Pluralform von "novo" vor. Ebenso würden neue Beweismittel betreffend die Neuheit von
Waren beigelegt. Bezüglich dieser neuen Argumente und Beweismittel sei ihr das rechtliche Gehör
verweigert worden; sie hätte zuvor angehört werden müssen.
Die Vorinstanz anerkennt, dass sie das französische Verb "nover" tatsächlich
erstmals in der angefochtenen Verfügung erwähnt habe, allerdings nicht als Grundlage für
die Zurückweisung, sondern zwecks vollständiger Sachverhaltsfeststellung. Zudem habe sie bereits
in ihrem Schreiben vom 17. Juli 2018 dargelegt, dass "nove" als weibliche Pluralform des italienischen
"novo" zu verstehen sei. Die der angefochtenen Verfügung beigelegten Internettreffer seien
lediglich weitere Illustrationen für einen bereits geltend gemachten Zurückweisungsgrund. Die
Beschwerdeführerin sei vor dem Erlass der Verfügung mit allen für die Schutzverweigerung
ausschlaggebenden Punkten konfrontiert worden und habe die Möglichkeit gehabt, vor dem Erlass der
Verfügung Stellung zu nehmen. Eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör sei somit
nicht erkennbar.
3.2 Der
Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV; SR 101) verlangt nicht, dass die verfahrensbeteiligte
Partei die Gelegenheit erhalten muss, sich zu jedem möglichen Ergebnis, das von der entscheidenden
Behörde ins Auge gefasst wird, zu äussern. Die Behörde hat in diesem Sinne nicht ihre
Begründung den Parteien vorweg zur Stellungnahme zu unterbreiten. Es genügt, dass sich die
Parteien zu den Grundlagen des Entscheids, insbesondere zum Sachverhalt sowie zu den anwendbaren Rechtsnormen,
vorweg äussern und ihre Standpunkte einbringen können (BGE 132 II 257 E. 4.2).
Anspruch auf vorgängige Anhörung besteht namentlich, wenn die Behörde ihren Entscheid
mit einer Rechtsnorm oder einem Rechtsgrund zu begründen beabsichtigt, die oder der im bisherigen
Verfahren nicht herangezogen wurde, auf die sich die beteiligten Parteien nicht berufen haben und mit
deren Erheblichkeit im konkreten Fall sie nicht rechnen konnten (BGE 131 V 9 E. 5.4.1; 128 V 272 E. 5b/bb;
112 Ia 198 E. 2a).
3.3 Vorliegend
hat die Vorinstanz das zu prüfende Zeichen in der angefochtenen Verfügung abschliessend "analog
zu 'nuovo' als qualitative und beschreibende Angabe" (Ziff. 4) beurteilt und dazu ausgeführt,
"zumindest die italienischsprachigen Abnehmer" verstünden
es in diesem Sinne (Ziff. 6). Dasselbe Argument hatte sie schon mit Beanstandung vom 17. Juli
2018 geltend gemacht und ausgeführt:
"Der Abnehmer wird das Zeichen 'NOVE' in Bezug auf alle beanspruchten Waren ohne Weiteres dahingehend
verstehen, dass es sich um neue Waren handelt."
Zu diesem ausschlaggebenden Argument war der Beschwerdeführerin das rechtliche Gehör also
schon mit dem damaligen Schreiben erteilt worden.
Nicht entscheidwesentlich und darum ohne Anspruch der Beschwerdeführerin auf rechtliches Gehör
war hingegen die Feststellung, "NOVE" werde auch als erste und dritte Person Singular des französischen
Verbs "nover" gebraucht ("novieren, eine Schuld umwandeln"; vgl. Alfredo
Snozzi, Juristisches Lexikon, Basel 2015; vgl. Ziff. 4 der angefochtenen Verfügung). In der
Tat wird diese Nebenbedeutung zwar erstmals in der angefochtenen Verfügung erwähnt, doch dient
sie dort nicht als Grund für die Zurückweisung, welche, wie erwähnt, auf den italienischen
Sinn der Marke beschränkt bleibt (vgl. Ziff. 6). Auch die Beschwerdeführerin anerkennt dies,
wenn sie in der Beschwerde ausführt, letztlich stütze sich die Vorinstanz nicht auf das französische
Verb (Beschwerde, Rz. 19). Ein sachlicher Zusammenhang der Umwandlung einer Schuld mit den beanspruchten
Waren wäre denn auch nicht ersichtlich.
3.4 Die
Beschwerdeführerin führt sodann zutreffend aus, für das Verständnis als weibliche
Pluralform von "novo" stütze die angefochtene Verfügung sich ausserdem auf fünf
neue Belege (Beilagen 4-8). Dabei handelt es sich um Auszüge aus Wörterbüchern, der Institutspraxis
und um das Resultat einer Internetrecherche. Auch die Beilagen 9 und 10 wurden der Beschwerdeführerin
erstmals mit der angefochtenen Verfügung unterbreitet. Sie belegen die Ansicht der Vorinstanz, ungebrauchte
Kleidung, Schmuck, Uhren und Taschen würden als solche gekennzeichnet und Waren jeder Art gemeinhin
als neuartig und originell angepriesen. Auch mit diesen neuen Beweismitteln hat die Vorinstanz keinen
neuen Zurückweisungsgrund geltend gemacht, sondern nur den bereits erwähnten Rechtsgrund bekräftigt.
Da sich die Beschwerdeführerin im Rahmen ihrer Stellungnahme vom 12. September 2018 zu
den Grundlagen des Entscheids vorweg äussern und ihre Standpunkte einbringen konnte, war die Vorinstanz
nicht gehalten, ihr die für die angefochtene Verfügung vorgesehenen zusätzlichen Beweismittel,
die einen bereits bisher bekannten Rechtsgrund betrafen, zur vorgängigen Äusserung vorzulegen.
In diesem Sinne hat sie sich auch nicht über die Bitte der Beschwerdeführerin hinweggesetzt,
ihr bei Geltendmachung neuer Argumente eine Frist zur weiteren Stellungnahme einzuräumen (vgl. E-Mail
vom 30. Oktober 2018; vorinstanzliche Beilage Nr. 5).
Die Rüge der Beschwerdeführerin, die Vorinstanz habe ihren Anspruch auf rechtliches Gehör
verletzt, stösst somit ins Leere.
3.5 Selbst
wenn die Vorinstanz mit ihrem Vorgehen den Anspruch der Beschwerdeführerin auf rechtliches Gehör
verletzt hätte, könnte diese Verletzung aufgrund der Äusserungsmöglichkeit der Beschwerdeführerin
vor dem mit gleicher Kognition wie die Vorinstanz ausgestatteten Bundesverwaltungsgericht als geheilt
betrachtet werden (BGE 137 I 195 E. 2.3.2; 133 I 201 E. 2.2; 132 V 387 E. 5.1; Urteil des BVGer B-720/2017
vom 6. Dezember 2018 E. 2.5, "Blackberry/blackphone [fig.]").
4.
In
einem weiteren Schritt sind die massgeblichen Verkehrskreise zu bestimmen. Die Abnehmer der Waren der
Klassen 14 (im Wesentlichen Schmuckwaren, Uhren, Edelmetalle und Edelsteine), 18 (im Wesentlichen Lederwaren,
Leder, Kunstleder, Taschen, Regenschirme) und 25 (Bekleidungsartikel verschiedener Art für Frauen,
Männer und Kinder), für die die Marke beansprucht wird, sind nach Auffassung der Vorinstanz
sowohl Schweizer Durchschnittskonsumenten als auch spezialisierte Kreise, beispielsweise aus dem Schmuck-
und Detailhandel, sowie Zwischenhändler dieses Bereichs, was unbestritten blieb. Auch das Bundesverwaltungsgericht
hat keinen Anlass, von dieser vorinstanzlichen Definition der mass
geblichen
Verkehrskreise
abzurücken (vgl. etwa die Urteile des BVGer B-1831/2019 vom 21. August 2019
E. 5, "Palace"; B-5642/2014 vom 16. Juli 2015 E. 6, "Equipment"; B-3052/2009
vom 16. Februar 2010 E. 4, " Diamonds of the Tsars"). Adressaten sind demnach einerseits das
breite Publikum und andererseits Fachleute aus der Uhren-, Schmuck-, Bekleidungs- und Lederbranche.
Bei Waren und Dienstleistungen, die sowohl an Fachkreise als auch an Endverbraucher
vertrieben werden,
ist bei der Beurteilung der Schutzfähigkeit der Marke in erster Linie das Verständnis der schweizerischen
Endkonsumenten massgebend, da diese die wohl grösste Marktgruppe bilden und die geringste Marktkenntnis
haben (vgl. Urteile des BVGer B-5642/2014 vom 16. Juli 2015 E. 6, "Equipment"; B-336/2012
vom 4. April 2013 E. 4, "Ce'Real"). An deren Aufmerksamkeit dürfen keine übertriebenen
Anforderungen gestellt werden (BGE 133 III 342 E. 4.1, "Verpackungsbehälter [3D]"; Urteil
des BVGer B-5642/2014 vom 16. Juli 2015 E. 6, "Equipment").
5.
5.1 Die
Vorinstanz verweigerte der angemeldeten Marke "NOVE" die Eintragung im Wesentlichen mit der
Begründung, "NOVE" sei ein italienisches Wort mit der Bedeutung "Neun" respektive
"neu/neuartig" (in der weiblichen Pluralform von "novo"). Als gebräuchlicher
italienischer Begriff werde "novo" sowie seine Deklinationen vom Institut gemäss ständiger
Praxis analog zu "nuovo" als qualitative und beschreibende Angabe zurückgewiesen. Denn
das Zeichen stelle einen direkten Hinweis auf die Beschaffenheit der Waren dar - nämlich Waren
in ungebrauchtem Zustand - und preise diese ausserdem zusätzlich als neuartig und originell
an.
Die Beschwerdeführerin bestreitet, dass "novo" beim breiten Publikum als bekannt vorausgesetzt
werden darf. Im Vergleich zum üblichen "nuovo" werde das Adjektiv "novo" nur
sehr selten benutzt. Darüber hinaus habe das italienische Wort "nove" weitere Sinngehalte.
NOVE sei beispielsweise die Pluralform des italienischen Wortes "nova" (verglühender Stern)
oder werde auch als Nachname benutzt. Unter den verschiedenen möglichen Bedeutungen für "nove"
stehe das Zahlwort "neun" im Vordergrund, zumal sich die massgebenden Verkehrskreise gewohnt
seien, ausgeschriebene Zahlen als Marken zu begegnen. Um das Zeichen anders zu verstehen, insbesondere
als weibliche Pluralform des Adjektivs "novo", bedürfte es einer Einbettung in einen konkreten
Kontext. Namentlich müsste das Adjektiv "novo" dekliniert sein, und im konkreten Beispiel
mit einem weiblichen Substantiv in der Pluralform kombiniert werden, damit es überhaupt als Adjektiv
wahrgenommen werde.
5.2 Die
Vorinstanz und die Beschwerdeführerin stimmen darin überein, dass NOVE abstrakt gesehen verschiedene
Bedeutungen aufweist. Drei dieser Bedeutungen führt die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung
auf: Es ist die erste und dritte Person des französischen Verbs "nover" (dt. "novieren,
eine Schuld umwandeln"; vgl. E. 3.3), das italienische Zahlwort für "neun" (vgl.
Paravia Langenscheidts Handwörterbuch Italienisch, 4. Aufl., Berlin 2003) und die weibliche
Pluralform des italienischen Adjektivs "novo" im Sinne von "neu/neuartig", wobei
es sich um eine umgangssprachliche respektive poetische Variante des Adjektivs "nuovo" handelt
(vgl. lo Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana, 2004).
Die Beschwerdeführerin ergänzt diese Liste möglicher Bedeutungen mit der italienischen
Pluralform für eine "Nova" (vgl. Paravia Langenscheidts Handwörterbuch Italienisch,
4. Aufl., Berlin 2003; lo Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana, 2004), d.h. ein Stern, der kurzfristig
durch innere Explosionen hell aufleuchtet (vgl. Duden, Das Fremdwörterbuch, 11. Aufl. 2015).
Zudem weist die Beschwerdeführerin auf einen italienischen Schriftsteller mit dem Künstlernamen
Aldo Nove hin (Beschwerdebeilage 13).
Als Zwischenergebnis ist somit festzuhalten, dass "NOVE" ein lexikalisch mehrdeutiger Begriff
ist.
5.3 Bei
der Frage, welchen Rang diese Bedeutungen im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren einnehmen, sind
sich die Parteien einig, dass das französische Verb "nover", die "Nova" (Stern)
und der italienische Nachname "Nove" im Hintergrund stehen. Auch das Bundesverwaltungsgericht
hat keine Veranlassung, eine dieser Bedeutungen als naheliegend zu qualifizieren.
Dagegen ist fraglich und auch unter den Parteien umstritten, ob insbesondere
für die italienischsprachigen
Abnehmer das Zahlwort "nove" (neun) oder das Adjektiv "novo/nove" (neu) näherliegt.
5.4 Gegen
das Verständnis als Adjektiv spricht nach Auffassung der Beschwerdeführerin der seltene Gebrauch
von "novo/nove" im Vergleich zu "nuovo/nuove". In der Tat belegt die Google-Suche
der Beschwerdeführerin (Beilagen 9-11) für "vestiti novi" und "gioielli novi"
nur Treffer im niedrigen dreistelligen Bereich (111 respektive 114 Treffer), im Gegensatz zu Treffern
im sechsstelligen Bereich für "vestiti nuovi" (233'000 Treffer) und im fünfstelligen
Bereich für "gioielli nuovi" (33'500 Treffer). "Borsellino novo" ergab keinen
Treffer, "borsellino nuovo" dagegen deren 9'640.
Es kann somit festgehalten werden, dass das Adjektiv "novo/nove" in der italienischen Sprache
weniger gebraucht wird als "nuovo/nuove". Dafür spricht auch der Eintrag im italienischen
Wörterbuch "lo Zingarelli", wonach das Adjektiv "novo" lediglich in einem spezifischen
Zusammenhang, nämlich im poetischen und umgangssprachlichen Umfeld, gebraucht wird. Hinzu kommt,
dass der Hinweis auf die umgangssprachliche Verwendung für die Schweiz nicht gilt: Es ist gerichtsnotorisch,
dass das Adjektiv "novo/nove" im Tessin umgangssprachlich nicht verwendet wird.
5.5 "Novo"
(respektive "nove" in der weiblichen Pluralform) weist indessen, nebst demselben Sinngehalt,
eine starke schriftbildliche und klangliche Ähnlichkeit mit dem Adjektiv "nuovo" (respektive
"nuove" in der weiblichen Pluralform) auf. Es unterscheidet sich lediglich im weggelassenen
"u" von "nuovo/nuove". Da "nuovo/nuove" auf dem ersten "o" betont
wird, kommt dem weggelassenen "u" weniger Bedeutung zu als dem betonten "o".
Insofern ist nicht ausgeschlossen, dass namentlich die italienischsprachigen
Abnehmer von "novo"
auf "nuovo" respektive von "nove" auf "nuove" schliessen können (vgl.
Urteil des BGer vom 4. November 1987 E. 3, "Autonova"; BGE 86 I 55 E. 2, "Spiralin",
mit Verweis auf BGE 82 I 51", "Novelin"; BGE 56 II 222 E. 2, "Novaseta"; Urteil
des BVGer B-7424/2006 vom 12. November 2007 E. 3.4, "Bona").
Dagegen spricht indessen, dass "novo/nove" wie bereits ausgeführt in der Südschweiz
umgangssprachlich nicht verwendet wird. Zudem fehlt im vorliegenden Fall angesichts der beanspruchten
Waren der poetische Verwendungszusammenhang.
5.6 Für
das Verständnis als Adjektiv führt die Vorinstanz die Bedeutung des Wortes "neu"
für das beanspruchte Warensegment ins Feld. Zur Begründung hält sie fest, die strittigen
Waren seien keine Verbrauchswaren und könnten typischerweise sowohl in ungebrauchtem Zustand als
auch in Secondhand-Läden und auf Flohmärkten erworben werden. Es sei folglich nahe und üblich,
ungebrauchte Kleidung, Schmuck, Uhren, Taschen etc. als solche zu kennzeichnen. Ebenso könnten Waren
jeder Art als neuartig und originell angepriesen werden, so z.B. die an einer Fachmesse vorgestellten
neuen Uhrenmodelle oder die neuen Jacken und Taschen einer modischen Frühlings- oder Herbstkollektion.
Diese Feststellungen, welche von der Beschwerdeführerin nicht bestritten werden, untermauert die
Vor-instanz mit Auszügen aus den Websites www.ricardo.ch (Beilage 9) und www.rolex.com, www.cosmopolitan.com,
www.elle.com sowie www.gioiellibanchieri.it (Beilage 10).
Für die Käuferschaft von Schmuck, Lederwaren, Kleidern etc. ist es tatsächlich wichtig
zu wissen, in welchem Zustand die angepriesenen Waren sind, d.h. ob es sich um neue oder gebrauchte Waren
handelt. Nur mit dieser Information kann sie unter anderem abschätzen, ob der Preis angemessen ist
oder ob sie die Waren genauer nach allfälligen Gebrauchsspuren untersuchen sollte. Auch Neuentwicklungen,
soeben erhaltene Kollektionen und saisonale Produkte werden häufig als "neu" bzw. "nouve/nove"
ausgelobt, wie die Vorinstanz zu Recht darlegt.
Auch Marken wie "Nuova Generazione (fig.)" (Nr. 634'392), "NEW ERA" (Nr. P-547'060),
"a new day (fig.)" (Nr. 728'271) und "Art nouveau (fig.)" (Nr. 719'266) deuten
darauf hin, dass "neu" (in verschiedenen Sprachversionen) ein wichtiger Begriff in der Modewelt
ist und somit grundsätzlich einen Sinn ergibt.
5.7 Die
Beschwerdeführerin hält dem entgegen, das Verständnis von "nove" als weibliche
Pluralform eines Adjektivs bedürfte einer Kombination mit einem weiblichen Substantiv im Plural
und könne deshalb nicht ohne besondere Denkarbeit und Fantasieaufwand als dekliniertes Adjektiv
wahrgenommen werden.
Zwar sind zahlreiche Waren aus der Waren- und Dienstleistungsliste der angemeldeten
Marke weiblich
und grösstenteils in der Mehrzahl aufgeführt, so unter anderem in der Klasse 14 "gioielleria"
(Schmuckwaren), "collane" (Halsketten), "fermacravatta" (Krawattenhalter), "spille"
(Broschen) und "pietre preziose" (Edelsteine), in der Klasse 18 "borse" (Taschen),
"valigie" (Koffer), "pelle e simil-pelle" (Leder und Kunstleder) und "fruste"
(Peitschen) sowie in der Klasse 25 "biancheria intima" (Unterwäsche), "calzature"
(Schuhe), "cinte" (Gürtel), "cravatte" (Krawatten), "camicie" (Hemden)
und "camicette" (Blusen). Insofern ist es nicht ausgeschlossen, "NOVE" gedanklich
mit den damit gekennzeichneten Waren in der weiblichen Mehrzahl zu verbinden und somit NOVE im Sinne
von "neu" zu verstehen. Für die restlichen Waren aus der Waren- und Dienstleistungsliste
stellt sich eine derartige Gedankenverbindung jedoch nicht ein.
Somit wird NOVE insgesamt isoliert wahrgenommen. In diesem Fall steht das Zahlwort
"neun"
im Vordergrund. Denn wie bereits ausgeführt fehlt der poetische Zusammenhang, und verwenden die
italienischsprachigen Schweizer Abnehmer in ihrer Umgangssprache "nove" nicht adjektivisch.
Im Gegenzug ist das Zahlwort "nove" diesen Abnehmern wie alle übrigen Zahlen von eins
bis zehn seit ihrer frühen Kindheit bekannt. Auch den übrigen Schweizer Abnehmern mit italienischen
Grundkenntnissen dürfte das Zahlwort eher geläufig sein als ein lediglich in spezifischem Zusammenhang
verwendetes Adjektiv. Daher kann für diese Verkehrskreise "nove" nur "neun"
bedeuten.
Hinzu kommt, dass die massgebenden Verkehrskreise gewohnt sind, ausgeschriebene
Zahlen unter anderem
auch im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren als Marken zu begegnen, wie die
Beschwerdeführerin
unter Vorlage von Zahlenmarken wie "Seven", "Quattro", "Quinque" und "Numbernine"
(Beschwerdebeilagen 14-16) zu Recht ausführt.
5.8 Zusammenfassend
ist festzuhalten, dass für die angesprochenen, namentlich italienischsprachigen Verkehrskreise "nove"
im Sinne des Zahlworts "neun" im Vordergrund steht. Die Vorinstanz macht nicht geltend, dass
"neun" im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen über einen beschreibenden
Sinngehalt verfügt; es ist denn auch kein solcher ersichtlich. Es ist auch kein Freihaltebedürfnis
erkennbar.
5.9 Weiter
ist zu prüfen, ob NOVE für französisch- und deutschsprachige Verkehrskreise, für
deren Sprachverständnis der italienische Sinn "neun" nicht im Vordergrund steht, einen
beschreibenden Charakter aufweist.
So könnte die Imperativ- und 1. sowie 3. Indikativ-Singularform "nove-le" bzw. "nove"
des französischen Verbs "nover" (eine Schuld umwandeln, erneuern, vgl. E. 3.3) in
einem juristisch untechnischen Sinn vielleicht als "sich neu machen" verstanden werden. Allerdings
wird ein derart übertragener Gebrauch nicht als gängige Metapher in Wörterbüchern
erwähnt (vgl. z.B. Le Petit Robert, Paris 2016; Langenscheidt Handwörterbuch Französisch,
Berlin 2006) und erscheint der Gedankensprung von Schuld zu Bekleidung fernliegend und schief. In der
französischen Sprache kommen weitere NOVE nahestehende Wörter vor, die das französische
Adjektiv "nouveau" (dt. neu) durchschimmern lassen, z.B. "novateur, novatrice" (dt.
Neuerer) und "novice" (dt. Novize, Neuling). Eine solche Andeutung oder Konnotation ohne unmittelbar
beschreibende Wirkung liegt darum näher.
Auch in der deutschen Sprache existieren Wörter wie die Novelle (Erzählung einer neuen
Begebenheit; abändernder oder ergänzender Nachtrag zu einem Gesetz), die Verben novellieren
(durch ein Nachtragsgesetz ändern), oder novieren (entsprechend "nover") und der Novize
(Neuling im klösterlichen Leben), durch welche NOVE mittelbar das Verständnis "neu"
anklingen lässt (vgl. Duden, 26. Aufl., Berlin 2013; Duden, Das Herkunftswörterbuch, 4. Aufl.,
Mannheim 2007). Um von NOVE auf diese Vokabeln und weiter auf "neu" respektive "nouveau"
als Sinnvorstellung zu schliessen, bedarf es jedoch zu vieler Gedankenschritte. Deutsch- und französischsprachige
Abnehmer/innen werden die Marke daher als Fantasiezeichen oder bloss als entfernten Anklang wahrnehmen.
Insofern ist ein beschreibender Charakter von "NOVE" im Zusammenhang mit den beanspruchten
Waren ausgeschlossen.
5.10 Da
das angemeldete Zeichen "NOVE" somit kein Gemeingut (Art. 2 Bst. a MSchG) darstellt, hat die
Vorinstanz dem Zeichen zu Unrecht den Schutz verweigert.
Die Beschwerde ist daher gutzuheissen, die vorinstanzliche Verfügung vom 12. Dezember 2018 aufzuheben,
und die Vorinstanz anzuweisen, der Marke "NOVE" aus dem Markeneintragungsgesuch Nr. 70430/2018
für alle beanspruchten Waren der Klassen 14, 18 und 25 Schutz zu gewähren.
6.
Bei
diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten zu erheben (Art. 63 Abs. 2 VwVG). Der Beschwerdeführerin
ist der geleistete Kostenvorschuss zurückzuerstatten.
Der Beschwerdeführerin ist eine angemessene Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 64 Abs.
1 VwVG; Art. 7 ff. des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen
vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Fehlt eine unterliegende Gegenpartei, ist die
Parteientschädigung derjenigen Körperschaft oder autonomen Anstalt aufzuerlegen, in deren Namen
die Vorinstanz verfügt hat (Art. 64 Abs. 2 VwVG). Die Vorinstanz handelt als autonome Anstalt mit
eigener Rechtspersönlichkeit (Art. 1 des Bundesgesetzes vom 24. März 1995 über Statut
und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum, IGEG, SR 172.010.31). Sie
ist in eigenem Namen mit dem Vollzug des Markenschutzgesetzes, namentlich der Führung des Markenregisters
beauftragt (Art. 2 Abs. 1 Bst. a und b IGEG). Gestützt darauf hat die Vor-instanz die angefochtene
Verfügung in eigenem Namen und unter Erhebung der dafür vorgesehenen Gebühren erlassen.
Ihr sind demnach die Parteikosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Wurde, wie im vorliegenden
Fall, keine abschliessende Kostennote eingereicht, setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund
der Akten fest (Art. 14 Abs. 2 VGKE). Dabei erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 3'000.-
als angemessen.
Versand: 28. Oktober 2019