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Bundesverwaltungsgericht
Tribunal
administratif fédéral
Tribunale
amministrativo federale
Tribunal
administrativ federal
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Abteilung
II
B-3416/2011
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Urteil
vom 17. Februar 2012
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Besetzung
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Richter
David Aschmann (Vorsitz),
Richterin
Maria Amgwerd, Richter Hans Urech,
Gerichtsschreiber
Philipp J. Dannacher.
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Parteien
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Medion
AG, Gänsemarkt 16-18,
DE-45127 Essen,
vertreten
durch Patentanwalt Hans
Rudolf Gachnang,
Postfach
323, 8501 Frauenfeld,
Beschwerdeführerin,
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gegen
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TecPharma
Licensing AG, Brunnmattstrasse 6,
3401 Burgdorf,
vertreten
durch Fürsprecher
Prof. Dr. iur. Eugen Marbach, Fuhrer Marbach & Partner, Konsumstrasse 16A,
3007 Bern,
Beschwerdegegnerin,
Eidgenössisches
Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g,
3003 Bern,
Vorinstanz.
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Gegenstand
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Verfügung
vom 16. Mai 2011 betreffend Widerspruchsverfahren Nr. 10965 und 10966 IR Nr. 718'093 LIFE /
CH
Nr. 593'647 mylife (fig.) und CH Nr. 593'648 mylife (fig.).
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Sachverhalt:
A. Die
Beschwerdegegnerin ist Inhaberin der Schweizer Marken Nr. 593'647 "mylife" (fig.) und Nr. 593'648
"mylife" (fig.), welche am 23. November 2009 ins Schweizer Markenregister eingetragen
sowie auf swissreg.ch veröffentlicht wurden. Die Eintragungen umfassen Waren und Dienstleistungen
der Klassen 9, 38 und 42.
Die eingetragenen
Marken sehen wie folgt aus:
Nr. 593'647
Nr. 593'648
B. Am
23. Februar 2010 erhob die Beschwerdeführerin bei der Vorinstanz Widerspruch gegen die Eintragungen
der oben genannten Marken und forderte deren Löschung in den Klassen 9, 38 und 42. Die Beschwerdeführerin
stützte sich dabei auf ihre am 22. Februar 1999 bei der Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle eingetragene, internationale Wortmarke Nr. 718'093 "LIFE", welche insbesondere
für folgende Waren und Dienstleistungen hinterlegt wurde:
Classe 9: Appareils de communication et appareils de divertissement et leurs
éléments, compris dans cette classe, en particulier appareils de radio, autoradios, tourne-disques,
magnétophones à cassettes, écouteurs, caméras vidéo et magnétoscopes, lecteurs
de disques compacts numériques, enregistreurs à bandes magnétiques, appareils pour l'enregistrement,
la transmission, l'amplification et la reproduction du son et des images, haut-parleurs, téléviseurs,
jeux vidéo (à raccorder à un téléviseur), cassettes vidéo (préenregistrées
et vierges), disques phonographiques, cassettes audio (préenregistrées et vierges), antennes,
radio-cassettes, projecteurs, équilibreurs, microphones, appareils pour le montage des images, dictaphones,
talkies-walkies, appareils et dispositifs de contrôle et leurs systèmes d'exploitation; calculatrices
électriques et électroniques, y compris les calculatrices de poche; machines de traitement
électronique des données, ordinateurs, périphériques d'ordinateur et leurs éléments,
compris dans cette classe, y compris les ordinateurs de jeu, ordinateurs domestiques, ordinateurs portables,
moniteurs, haut-parleurs actifs, appareils d'entrée-sortie (y compris les claviers, manettes de
jeux, pavés de commande pour jeux de type "gamepad" et souris), scanneurs, imprimantes,
convertisseurs d'interface d'imprimantes, terminaux, cartes d'interface, disquettes, CD-ROM, disques
durs non amovibles, unités de disques en tous genres (externes et internes), modules de mémoire,
systèmes de stockage (internes comme externes), comprenant essentiellement des supports de données,
y compris les supports de stockage optiques, numériques ou magnétiques et cartes enfichables
pour ordinateurs personnels ainsi que les unités d'écriture et de lecture adéquates, graveurs
de disques compacts, cartes mères, composants enfichables, modems, cartes RNIS, cartes son, cartes
graphiques, caméras numériques, programmes enregistrés sur supports de données; ludiciels;
photocopieurs, trépieds, appareils à flash et ampoules de flash, posemètres à usage
photographique, caméras, appareils de projection de films, diapositives, montures de diapositive;
appareils et instruments électriques ou électroniques ainsi que leurs éléments utilisés
dans les techniques des télécommunications et des communications, compris dans cette classe,
notamment installations RNIS, appareils téléphoniques, postes téléphoniques numériques,
postes téléphoniques sans fils, téléphones portables, récepteurs radio à
affichage, casques téléphoniques, répondeurs téléphoniques, télécopieurs,
interphones, postes téléphoniques "main-libre", tous les produits précités
y compris les périphériques adéquats, compris dans cette classe; stations de transmission
et de réception pour techniques de communications et de télématique, y compris les antennes,
antennes paraboliques, récepteurs, décodeurs, modems, convertisseurs, convertisseurs d'hyperfréquence,
amplificateurs, guides d'ondes, prises de branchement d'antennes, systèmes de transmission à
large bande; dispositifs et systèmes d'alarme, compris dans cette classe; lunettes (optique), étuis
à lunettes; appareils électroménagers, compris dans cette classe, en particulier matériel
de soudage et de brasage de tôles, balances et balances de cuisine, fers à friser, fers à
repasser électriques; thermomètres, stations météorologiques; ordinateurs de bicyclette;
câbles, serre-câbles, connecteurs multibroches, fiches mâles, batteries, accumulateurs
et blocs d'alimentation, chargeurs de batterie, unités d'alimentation en électricité pour
tous les produits précités compris dans cette classe.
Classe 38: Traitement et réacheminement de données transmises par voie
électronique, exploitation de réseaux de transfert de données, d'images et de la voix,
services multimédias en ligne et hors ligne, services de radiocommunication fixe ou mobile relatifs
au transport ainsi que services télématiques; services à valeur ajoutée dans le cadre
de l'exploitation de réseaux, principalement services de bases de données, notamment collecte,
traitement, activation, stockage et demande d'informations ainsi que services d'information, services
de commande et services vocaux contre rémunération, notamment téléphonie, mémorisation
vocale, envoi de messages brefs, demandes de renseignement, téléconférence; exploitation
de centre d'appels, location des produits mentionnés en classe 9 et de leurs accessoires.
Classe 42: Conception, développement et maintenance de programmes pour l'exploitation
des réseaux de la classe 38 et des produits de la classe 9; conseil technique pour l'établissement
de projets d'appareils, d'installations et d'unités destinés aux services de réseau; conseil
technique en établissement de projets, y compris planification et développement des réseaux
de la classe 38; location des produits cités en classe 9 et de leurs accessoires.
C. Mit
Eingabe vom 7. April 2010 reichte die Beschwerdegegnerin bei der Vorinstanz ihre Stellungnahme ein
und machte den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke geltend. Sie behauptete, die Widerspruchsmarke werde
nicht in Alleinstellung, sondern nur als Zusatz zur Marke "MEDION" verwendet, weshalb es sich
bei ihr um ein kennzeichnungsschwaches Zeichen handle.
D. Am
31. Mai 2010 reichte die Beschwerdeführerin ihre Replik zwecks Glaubhaftmachung des rechtserhaltenden
Gebrauchs ihrer Marke, zusammen mit den entsprechenden Belegen, ein. Sie fügte hinzu, dass der beschreibende
Charakter der Widerspruchsmarke nicht gegeben und dass sowohl bei der Widerspruchs- wie auch bei den
angefochtenen Marken die Aufzeichnung, Speicherung sowie Widergabe der Daten, trotz unterschiedlichem
Zweck, gleichartig sei.
E. Am
8. September 2010 ersuchte die Beschwerdegegnerin die Vorinstanz um teilweise Löschung der
angefochtenen Marken in Klasse 9. Diese sind damit unter anderem für folgende Waren und Dienstleistungen
eingetragen:
Klasse 9: Computerhardware, Datenübertragungs-, Datenspeicher- und Datenverarbeitungsgeräte
zu ärztlichen, diagnostischen und medizinischen Zwecken; Berechnungs-, Auswertungs-, Anzeige-, Lese-
und Steuerungssoftware zu ärztlichen, diagnostischen und medizinischen Zwecken; digitale Signalverarbeitungsgeräte,
insbesondere ein programmierter Mikroprozessor zum Einbau in Rechenmaschinen, Computerhardware, Datenübertragungs-,
Datenspeicher-, Datenverarbeitungs-, Auswertungs-, Anzeige-, Lese-, Steuerungs-, Analyse-, Diagnostik-
und Monitoringgeräte, Mess-, Signal-, Kontroll- und Abgabeapparate und -instrumente, umfassend Infusions-,
Perfusions-, Inhalations-, Injektionsgeräte und Zubehör hierfür zu ärztlichen, diagnostischen
und medizinischen Zwecken; drahtgebundene oder drahtlose Kommunikationsgeräte für Kommunikationszwecke
zwischen digitalen Signalverarbeitungs-, Datenübertragungs-, Datenspeicher-, Datenverarbeitungs-,
Rechen-, Berechnungs-, Auswertungs-, Anzeige-, Lese-, Steuerungs-, Analyse-, Diagnostik- und Monitoringgeräten,
Mess-, Signal-, Kontroll- und Abgabeapparaten und -instrumenten, umfassend Infusions-, Perfusions-, Inhalations-,
Injektionsgeräte und Zubehör hierfür zu ärztlichen, diagnostischen und medizinischen
Zwecken; alle vorgenannten Waren ausschliesslich zur medizinischen und therapeutischen Selbstmedikation.
Klasse 38: Telekommunikation; Bereitstellen des Zugangs zu Informationen; zur
Verfügung stellen von Informationsforum und von Plauderräumen (Chatlines, Chatrooms, Chatforen)
zur Übermittlung von Nachrichten und Informationen unter Computerbenutzern, insbesondere betreffend
den Lebens-, Gesundheits- und/oder Fitnessbereich vorzugsweise von Diabetikern und deren Umfeld.
Klasse 42: Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten
und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen;
Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software; technische Projektplanung; Entwurf und Entwicklung
von ärztlichen und medizinischen Instrumenten und Geräten sowie von Computerhardware und -software
im Zusammenhang mit ärztlichen und medizinischen Instrumenten und Geräten, insbesondere von
Abgabegeräten, umfassend Infusions-, Perfusions-, Inhalations- und Injektionsgeräte und Zubehör
hierfür, Nadelgeräte, Nadeln, Infusions- und Perfusionsset, Infusions- und Perfusionsschläuche,
Lanzettengeräte, Lanzetten, Glukosemessstreifen, Kontrollflüssigkeiten, Katheter, Adapter und
Ampullen.
F. Die
Beschwerdegegnerin erklärte in ihrer Duplik vom 14. September 2010, die vom Beschwerdeführer
eingereichten Unterlagen seien nicht geeignet, den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke in
Bezug auf die beanspruchten Waren im relevanten Zeitraum glaubhaft zu machen.
G. Mit
Entscheid vom 16. Mai 2011 wies die Vorinstanz den Widerspruch ab. Zur Begründung führte
sie aus, dass es der Beschwerdeführerin nicht gelungen sei, mittels der eingereichten Belege den
rechtserhaltenden Gebrauch der Marke in der registrierten Form für die beanspruchten Waren im entscheidenden
Zeitraum glaubhaft zu machen. Somit werde der Widerspruch nicht auf ein durchsetzbares Recht an einer
Marke geschützt, weshalb er ohne Prüfung der Verwechslungsgefahr abzuweisen sei.
H. Mit
Schreiben vom 16. Juni 2011 führte die Beschwerdeführerin gegen diese Entscheide Beschwerde
ans Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragte, der Entscheid der Vorinstanz sei aufzuheben und die angefochtenen
Marken seien zu löschen. Die Widerspruchsmarke sei rechtserhaltend gebraucht worden und es bestehe
eine Verwechslungsgefahr zwischen der Widerspruchsmarke und den angefochtenen Marken.
I. Mit
Schreiben vom 27. September 2011 verzichtete die Vorinstanz auf die Einreichung einer Stellungnahme
und beantragte, die Beschwerde sei abzuweisen.
J. In
ihrer Beschwerdeantwort vom 11. Oktober 2011 forderte die Beschwerdegegnerin, die Beschwerde sei
abzuweisen und der Entscheid der Vorinstanz zu bestätigen. Eventualiter sei die Streitsache zur
Beurteilung der Verwechslungsgefahr an die Vorinstanz zurückzuweisen.
K. Auf
die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung haben die Parteien stillschweigend verzichtet.
L. Auf
weitere Vorbringen der Parteien ist in den folgenden Erwägungen einzugehen, soweit sie rechtserheblich
sind.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden
gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerde wurde innert
der gesetzlichen Frist des Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968
(VwVG, SR 172.021) erhoben und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Widersprechende
ist die Beschwerdeführerin durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert
(Art. 48 Abs. 1 VwVG). Auf die Beschwerde ist demnach einzutreten.
2. Die
Vorinstanz hat den Widerspruch einzig mit der Begründung abgewiesen, dass die Widerspruchsmarke
nicht rechtserhaltend gebraucht worden sei. Solange die Frage einer Verwechslungsgefahr zwischen den
beiden Marken in der angefochtenen Verfügung nicht geprüft worden ist, pflegt das Bundesverwaltungsgericht,
falls es in Gutheissung der Beschwerde den rechtserhaltenden Gebrauch bejaht, die Sache zur weiteren
Prüfung an die Vorinstanz zurückzuweisen (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-2227/2011
vom 3. Januar 2012 E. 2 ebm/EBM Ecotec, B-3686/2010
vom 10. Februar 2011 E. 1.2 HEIDILAND/HEIDI Best of Switzerland,
B-648/2008 vom 27. Januar 2009 E. 1.2 Hirsch [fig.]/Hirsch
[fig], B-246/2008 vom 26. September 2008 E. 1 Red Bull/Dancing
Bull, B-7429/2006 vom 20. März 2008 E. 4 Diacor/Diastor).
3.
Der Inhaber einer älteren
Marke kann gestützt auf Art. 3 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992
(MSchG, SR 232.11) gegen die Eintragung einer jüngeren Marke innerhalb von drei Monaten nach
ihrer Veröffentlichung Widerspruch erheben (Art. 31 Abs. 1 MSchG).
3.1. Der
Schutz der älteren Marke im Widerspruchsverfahren setzt voraus, dass diese in den letzten fünf
Jahren vor Erhebung der Nichtgebrauchseinrede im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen, für
die sie beansprucht wird, ernsthaft gebraucht worden ist (Art. 11 Abs. 1 und 12 Abs. 1
MSchG). Eine Ausnahme besteht, wenn für den Nichtgebrauch wichtige Gründe vorliegen (Art. 12
Abs. 1 MSchG). Behauptet der Widerspruchsgegner in seiner ersten Stellungnahme an die Vorinstanz
den Nichtgebrauch der älteren Marke, hat der Widersprechende anlässlich des Widerspruchsverfahrens
den Gebrauch der Widerspruchsmarke oder wichtige Gründe für deren Nichtgebrauch glaubhaft zu
machen (Art. 32 MSchG i.V.m. Art. 22 Abs. 3 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember
1992 [MSchV, SR 232.111]). Die Gebrauchsfrist ist dabei vom Zeitpunkt der Geltendmachung des Nichtgebrauchs
der Marke durch den Widerspruchsgegner an rückwärts zu bestimmen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts
B-2227/2011 vom 3. Januar 2012 E. 4.2 ebm [fig.]/EBM Ecotec,
B-3686/2010 vom 10. Februar 2011 E. 3.1 HEIDILAND/HEIDI Best
of Switzerland). Bei der Glaubhaftmachung des Gebrauchs kommt den Mitwirkungspflichten der Parteien
gemäss Art. 13 Abs. 1 VwVG eine so erhebliche Bedeutung zu, dass in Abweichung vom Untersuchungsgrundsatz
(Art. 12 VwVG) von der Anwendbarkeit der Verhandlungsmaxime auszugehen ist (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-246/2008 vom 26. September 2008 E. 2 RED BULL/DANCING BULL).
3.2. Die Obliegenheit
des Markengebrauchs besteht grundsätzlich mit Bezug auf alle Waren und Dienstleistungen, für
die sie eingetragen ist. Nur bezüglich derjenigen Waren oder Dienstleistungen, für die eine
Marke tatsächlich gebraucht wird (sofern nicht zureichende Gründe für deren Nichtgebrauch
bestehen), treten die Rechtswirkungen des rechtserhaltenden Gebrauchs ein (Karin
Bürgi Locatelli, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, Bern 2008, S. 21).
Der Gebrauch der Ware für einen Teilbereich ist allerdings dann rechtserhaltend für den gesamten
eingetragenen Oberbegriff, wenn es sich um eine typische Ware des Oberbegriffs handelt und wenn der Oberbegriff
nach Verkehrsauffassung und den Branchengepflogenheiten mehrere wesensgemäss verschiedene Warengattungen
umfasst (Bürgi Locatelli, a.a.O., S. 28 f.).
3.3. Das
Zeichen muss in markenmässiger Art und Weise gebraucht worden sein (vgl. Eugen
Marbach, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht,
Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 1303).
Ein solcher Gebrauch liegt vor, wenn die Marke von den Abnehmern als Mittel zur Unterscheidung verschiedener
Produkte im Sinne eines Hinweises auf deren betriebliche Herkunft erkannt wird (Markus
Wang, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.],
Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 11 N. 7 f.). Ein funktionsgerechter, markenmässiger
Gebrauch ist dabei vom unternehmensbezogenen Gebrauch zu unterscheiden. Um Letzteren handelt es
sich, wenn die Konsumenten das Zeichen zwar als Hinweis auf ein Unternehmen wahrnehmen, das Ausgangsort
einer betrieblichen Herkunft sein könnte, zwischen den beanspruchten Waren sowie Dienstleistungen
und diesem Unternehmen aber keinen funktionsgerechten Bezug im Sinne einer betrieblichen Herkunft herstellen
(vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B 2683/2007 vom 30. Mai 2008 E. 5.2 Solvay/Solvexx;
Marbach, a.a.O., N. 1316 f.).
3.4. Die Marke muss
so, wie sie eingetragen ist, oder in nur einer hiervon unwesentlich abweichenden Form gebraucht worden
sein (Art. 11 Abs. 2 MSchG; Lucas David, in: Honsell/Vogt/David
[Hrsg.], Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, Basel
1999, Art. 11 N. 17; Entscheid der Eidgenössichen Rekurskommission für geistiges Eigentum
[RKGE] vom 17. September 2003, veröffentlicht in sic! 2004 S. 106 E. 5 Seiko
Rivoli/R Rivoli [fig.]). Das Weglassen nebensächlicher Bestandteile und Modernisierungen
der Schreibweise der Marke sind zulässig, während das Weglassen eines unterscheidungskräftigen
Elements zu einem anderen Gesamtbild und damit zu einem von der Registrierung abweichenden Gebrauch führt
(vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1976/2007 vom 13. August 2007 E. 7 RUDOLPH
ROTNASE/RUDOLPH [fig.]; BGE 99 II 119 E. 7 Silva).
Entscheidend ist, dass der kennzeichnungskräftige Kern der Marke, der das markenspezifische Gesamtbild
prägt, nicht seiner Identität beraubt wird (BGE 130 III 272 E. 4 Tripp
Trapp). Mit anderen Worten darf durch die Änderung der Marke deren Charakter nicht verloren
gehen (David, a.a.O., Art. 11 N. 14). Die eingetragene und die benutzte
Marke muss von den betroffenen Verkehrskreisen noch als ein und dasselbe Zeichen angesehen werden (Christoph
Willi, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung
des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 11 N. 51).
3.5. Grundsätzlich
muss der Markengebrauch in der Schweiz erfolgt sein. Vom Territorialitätsprinzip sind zwei Ausnahmen
zulässig (vgl. Willi, a.a.O., Art. 11 N. 33 ff.; Eric
Meier, L'obligation d'usage en droit des marques, 2005, S. 109 ff.; Philippe
Gilliéron, L'usage à titre de marque en droit suisse, veröffentlicht in sic! 2005
[Sonderheft] S. 108), zum einen der Gebrauch für den Export und zum anderen Art. 5 des Übereinkommens
vom 13. April 1892 zwischen der Schweiz und Deutschland betreffend den gegenseitigen Patent-, Muster-
und Markenschutz (SR 0.232.149.136), der den Markengebrauch in Deutschland dem Gebrauch in der Schweiz
gleichstellt. Art. 5 Abs. 1 dieses Staatsvertrags lautet: "Die Rechtsnachteile, welche
nach den Gesetzen der vertragschliessenden Teile eintreten, wenn eine Erfindung, ein Muster oder Modell,
eine Handels- oder Fabrikmarke nicht innerhalb einer bestimmten Frist ausgeführt, nachgebildet oder
angewendet wird, sollen auch dadurch ausgeschlossen werden, dass die Ausführung, Nachbildung oder
Anwendung in dem Gebiete des anderen Teiles erfolgt.". Die Rechte aus diesem Staatsvertrag können
zum Vornherein nur deutsche und schweizerische Staatsangehörige sowie Angehörige dritter Staaten
mit Wohnsitz oder Niederlassung in einer der beiden Vertragsstaaten beanspruchen, wobei es für juristische
Personen genügt, wenn sie eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche
oder Handelsniederlassung in einem der Vertragsstaaten haben (BGE 124 III 283 mit weiteren Hinweisen;
Meier, a.a.O., S. 110).
3.6. Der Widersprechende
muss den Gebrauch seiner Marke im relevanten Zeitraum nicht beweisen, sondern nur glaubhaft machen (Art. 32
MSchG). Glaubhaftmachen des Gebrauchs bedeutet, dem Richter aufgrund objektiver Anhaltspunkte den Eindruck
zu vermitteln, dass die fraglichen Tatsachen nicht bloss möglich, sondern wahrscheinlich sind (BGE 120
II 393 E. 4c, 88 I 11 E. 5a, 30 III 321 E. 3.3). Es braucht keine volle Überzeugung
des Richters, doch muss er zumindest die Möglichkeit, dass die behaupteten Tatsachen stimmen, höher
einschätzen als das Gegenteil (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-4540/2007 vom 15. September
2008 E. 4 Streifenmarken, B-7449/2006
vom 20. August 2007 E. 4 EXIT [fig.]/EXIT ONE; Entscheid
der RKGE vom 17. September 2003, veröffentlicht in sic! 2004 S. 106 E. 3 Seiko
Rivoli/R Rivoli [fig.], Entscheid der RKGE vom 26. Oktober 2001, veröffentlicht in sic! 2002
S. 53 E. 4 Express/Express clothing, mit
Verweis auf BGE 88 I 14 E. 5a; David, a.a.O., Art. 12
N. 16).
3.7. Als Gebrauch
der Marke gilt auch der Gebrauch in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form (Art. 11
Abs. 2 MSchG). Entsprechend wirkt die Kombination einer Marke mit rein beschreibenden Zusätzen
in der Regel nicht gebrauchsschädigend, solange die Marke noch als solche erkannt wird (vgl. Urteile
des Bundesverwaltungsgerichts B 7508/2006 vom 18. Oktober 2007 E. 9 ICE/ICE
CREAM und ICE/ICE CREAM [fig.]; B-3686/2010 vom 10. Februar
2011 E. 6.4 HEIDILAND/HEIDI Best of Switzerland;
Wang, a.a.O., Art. 11 N. 83). Wird die Marke
mit anderen selbständigen Kennzeichen kombiniert, wird der Gebrauch in der Regel nicht verändert,
solange die Marke auch innerhalb der Kombination als eigenständiges Element erkennbar bleibt und
der Gesamteindruck des Zeichens nicht beeinflusst wird. Rückt aber der eigenständige Gehalt
der Marke in Kombination mit anderen Elementen in den Hintergrund und erscheint sie als blosser Bestandteil
einer eigenständigen kombinierten Marke, ist das Gebrauchserfordernis zu verneinen (Wang,
a.a.O., Art. 11 N. 81 und 84; David, a.a.O., Art. 11
N. 15).
4.
4.1.
Als mögliche Belege für den rechtserhaltenden Gebrauch dienen Urkunden (Rechnungen,
Lieferscheine) und Augenscheinsobjekte (Etikettenmuster, Verpackungen, Kataloge, Prospekte). Im Widerspruchsverfahren
vor der Vorinstanz können keine Zeugen einvernommen werden. Im Beschwerdeverfahren hingegen ist
dies grundsätzlich möglich (Art. 14 Abs. 1 Bst. c VwVG; Willi,
a.a.O., Art. 32 N. 7).
4.2. Alle
Belege müssen sich auf den massgeblichen Zeitraum vor der Einrede des Nichtgebrauchs beziehen, was
deren einwandfreie Datierbarkeit voraussetzt. Undatierbare Belege können
aber unter Umständen in Kombination mit anderen, datierbaren Gebrauchsbelegen berücksichtigt
werden (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B 4540/2007 vom 15. September 2008 E. 4 Streifenmarken,
B-7449/2006 vom 20. August 2007 E. 4 EXIT/EXIT
ONE, mit Hinweis auf Entscheid der RKGE
vom 28. Juni 2005, veröffentlicht in sic! 2005 S. 754 E. 4 Gabel/Kabel
1; Bürgi Locatelli,
a.a.O., S. 192).
4.3. Zur Glaubhaftmachung
des Gebrauchs ist es nicht erforderlich, dass die Marke auf der Ware oder deren Verpackung selbst erscheint
(Entscheid der RKGE vom 28. Juni 2005, veröffentlicht in sic! 2005
S. 754 E. 5 Gabel/Kabel 1). Die Zuordnung des
Gebrauchs zu bestimmten Produkten kann beispielsweise auch aufgrund von Prospekten, Preislisten oder
Rechnungen möglich sein.
4.4. Zusammenfassend
liegt ein rechtserhaltender Gebrauch vor, wenn ein Zeichen im Wirtschaftsverkehr markenmässig sowie
ernsthaft im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen verwendet wird. Dabei muss
der Gebrauch in unveränderter oder zumindest in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden
Form stattgefunden haben, im entscheidenden Zeitraum sowie im Inland (zwei Ausnahmen) vorgelegen haben
(vgl. Willi, a.a.O., Art. 11 N. 9 ff.; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts
B-3686/2010 vom 10. Februar 2011 E. 4.4 HEIDILAND/HEIDI Best
of Switzerland, B-7487/2010 vom 28. Juni 2011 E. 3 sparco
[fig.]/SPARQ).
5. Die
Fristberechnung des Gebrauchs richtet sich nach Art. 2 MSchV. Demnach endet die Frist im letzten
Monat an dem Tag, der dieselbe Zahl trägt wie der Tag, an dem sie zu laufen begann. Das Fristende
wird mit dem Tag der Geltendmachung des Nichtgebrauchs, vorliegend der Stellungnahme der Beschwerdegegnerin
vom 7. April 2010, fixiert. Der Fristbeginn wird durch Rückrechnung um fünf Jahre berechnet
(siehe E. 3.1). Die Vorinstanz hat die massgebliche Gebrauchsfrist mithin korrekt vom 7. April
2005 bis 7. April 2010 festgesetzt.
6.
6.1. Die Beschwerdeführerin
macht in ihrer Beschwerde geltend, sie habe die Benutzung der Widerspruchsmarke bereits im Widerspruchsverfahren
durch die Vorlage von Prospekten (mit grossen Auflagen) ausreichend belegt. Zur Beurteilung des rechtserhaltenden
Gebrauchs sei es unerheblich, dass die Widerspruchsmarke häufig zusammen mit der Hauptmarke der
Beschwerdeführerin ("MEDION") erscheine und unrichtig die Widerspruchsmarke nur als Produktebezeichnung
zu benennen. Die eingereichten Belege (siehe die Auflistung unten unter E. 6.2) stammten aus dem
massgebenden Zeitraum, was sich einfach nachrechnen lasse. Die Beschwerdegegnerinnen hätten einige
der Waren aus dem Warenverzeichnis der angefochtenen Marken streichen lassen, weil sie erst im Verlaufe
des Widerspruchsverfahrens die rechtserhaltende Benutzung der Widerspruchmarke anerkannt hätten.
Die Beschwerdegegnerin argumentiert, die neu eingereichten Beweismittel könnten bestenfalls den
Gebrauch der Marke in der Klasse 9 dokumentieren, aber nicht für die Dienstleistungen der Klassen 38
und 42. Die Marke "MEDION" dominiere bei den Gebrauchsbelegen, indem die Widerspruchsmarke
nur in Verbindung mit diesem Element als sachliche Spezifizierung verwendet und nicht als eigenständiges
Zeichen wahrgenommen werde. Aus diesem Grund werde die Widerspruchsmarke nicht markenmässig, sondern
nur als sachlicher Zusatz wahrgenommen. Der ernsthafte Gebrauch könne mit dem Einreichen vereinzelter
Prospekte nicht nachgewiesen werden.
6.2.
Die von der Beschwerdeführerin angebotenen Gebrauchsbelege
sind (Beilagen, durch das Bundesverwaltungsgericht nummeriert):
1.
Auszug aus einem Media Markt Werbeprospekt mit der Datumsangabe "Gültig ab 10.10.07";
2.
Auszug aus einem Werbeprospekt mit der Angabe "Mit Media Markt Geschenkkarte";
3.
Auszug aus einem Aldi Werbeprospekt mit der Angabe "... ab dem 05. Nov.";
4.
Auszug aus einem Werbeprospekt ohne Datumsangabe;
5.
Auszug aus einem Aldi Werbeprospekt ohne Datumsangabe;
6.
Auszug aus einem Aldi Werbeprospekt ohne Datumsangabe;
7.
Auszug aus einem Aldi Werbeprospekt unter anderem mit den Datumsangaben "... ab Montag
9. Nov." und "46/2009";
8.
Auszug aus einem Aldi Werbeprospekt mit der Datumsangabe "... ab Mo. 9. Nov.";
9.
Auszug aus einem Aldi Werbeprospekt mit der Datumsangabe "... ab Do. 12. Nov.";
10.
Auszug aus einem Aldi Werbeprospekt unter anderem mit den Datumsangaben "... ab Montag
21. Sept." und "39/2009";
11.
Auszug aus einem Aldi Werbeprospekt mit der Datumsangabe "... ab Donnerstag 24. Sept.";
12.
Auszug aus einem Aldi Werbeprospekt unter anderem mit den Datumsangaben "... ab Montag
15. Feb." und "07/2010";
13.
Auszug aus einem Aldi Werbeprospekt mit der Datumsangabe "... ab Do. 18. Feb.";
14.
Auszug aus einem Aldi Werbeprospekt mit der Datumsangabe "07/2010";
15.
Auszug aus einem Aldi Werbeprospekt unter anderem mit den Datumsangaben "... ab Montag
10. Mai" und "19/2010";
16.
Auszug aus einem Aldi Werbeprospekt mit der Datumsangabe "... ab Mo. 10. Mai";
17.
Auszug aus einem Aldi Werbeprospekt mit der Datumsangabe "... ab Mittwoch 12. Mai";
18.
Auszug aus einem Aldi Werbeprospekt unter anderem mit den Datumsangaben "... ab Montag
3. Mai" und "18/2010";
19.
Auszug aus einem Aldi Werbeprospekt mit den Datumsangaben "... ab Donnerstag 6.
Mai".
7.
7.1.
Auf den Beilagen 1, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15 und 18 wird die Widerspruchsmarke nicht wiedergegeben.
Die Beschwerdeführerin legt nicht näher dar, welche dieser Beilagen gegebenenfalls in Verbindung
mit anderen Beilagen einen Markengebrauch glaubhaft machen, weshalb sie zum Vornherein als Gebrauchsbeleg
nicht in Frage kommen.
7.2. Die Beilagen
2, 4 und 5 sind undatiert, Beilage 3 enthält zwar die Angabe "... ab dem 05. Nov.",
jedoch ist weder ein Wochentag noch eine Jahreszahl ersichtlich. Auf den Beilagen 16, 17 und 19 sind
zwar die Datumsangaben "... ab Mo. 10. Mai", "... ab Mittwoch 12. Mai"
und "... ab Do. 6. Mai" abgedruckt, eine Jahreszahl ist auf diesen Seiten nicht ersichtlich.
Die Beilagen 2 bis 5, 16, 17 und 19 vermögen das Gebrauchserfordernis folglich nicht zu erfüllen.
Die Beschwerdeführerin hat einen Gebrauch durch diese Beilagen auch nicht näher substantiiert.
7.3. Die Beilagen
8, 11 und 13 enthalten eine unvollständige Datumsangabe. Die Widerspruchsmarke ist auf ihnen in
Verbindung mit dem Wortelement "MEDION" dargestellt. Neben der fraglichen Datierbarkeit ist
zu prüfen, ob die Widerspruchsmarke auf den Beilagen 8, 11 und 13 in markenmässiger Art und
Weise gebraucht wurde (siehe E. 3.3).
Das Element "MEDION" stellt keinen beschreibenden
Zusatz dar. Die beiden Marken "MEDION" und "LIFE" stehen mit gleichem Schriftbild
direkt nacheinander, nach jeder Marke wurde das ®-Zeichen eingesetzt. Der Versuch die beiden Zeichen
als unabhängige Marken wirken zu lassen vermag dennoch nicht zu überzeugen, die Marke "LIFE"
droht hinter dem ungleich kennzeichnungskräftigeren Zeichen "MEDION" zu verschwinden und
als Typenbezeichnung wahrgenommen zu werden. Es erübrigt sich jedoch auf eine genauere Beurteilung
der kombinierten Marken näher einzugehen, da die Höhe der Auflage und geografische Streuung
der Prospekte nicht belegt wurde - was für den Beschwerdeführer nicht mit grossem Aufwand
verbunden gewesen wäre. Zumal die Beilagen 8, 11 und 13 als mögliche Belege den rechtserhaltenden
Gebrauch insgesamt nicht glaubhaft machen.
Ob sich die auf den Gebrauch für Waren der Klasse 9
eingereichten Belege zugleich als Belege für den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke
für Dienstleistungen der Kasse 38 und 42 einordnen lassen, was die Beschwerdegegnerin bestreitet,
braucht damit nicht mehr geprüft zu werden.
8. Da
es der Beschwerdeführerin nicht gelungen ist, den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke
glaubhaft zu machen, ist die Beschwerde ohne Prüfung der Verwechslungsgefahr abzuweisen. Bei diesem
Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63
Abs. 1 und 64 Abs. 1 VwVG).
8.1. Die Gerichtsgebühren
sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage
der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis
VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen
vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE; SR 173.320.2]). Bei Markeneintragungen geht es um Vermögensinteressen.
Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung
des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren,
wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.-
und Fr. 100'000.- auszugehen ist (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Turbinenfuss"
[3D] mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 1 we
make ideas work mit Hinweis). Von diesem Erfahrungswert ist auch in diesem Verfahren auszugehen.
Allerdings sind im vorliegenden Fall auf Seiten der Widerspruchs- und Beschwerdegegnerin zwei angefochtene
Marken involviert. Das Bundesverwaltungsgericht hat in einschlägigen Urteilen einerseits schon die
Auffassung vertreten, im markenrechtlichen Widerpsruchsverfahren sei zur Berechnung des Streitwerts einzig
auf die Seite der Widerspruchsmarke(n) abzustellen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B 38/2011,
B-39/2011, B-40/2011 vom 29. April 2011 IKB; B 7508/2006
[drei weitere Verfahrensnummern] vom 18. Oktober 2007 E. 12 ICE),
andererseits auch schon die gegenteilige Auffassung vertreten, wonach es im Wesentlichen auf die Anzahl
der angefochtenen Marken ankomme (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B 1085/2008 vom 30. Mai
2008 E. 9 Red Bull/Stierbräu
und Bull/Stierbräu,
B-505/2009 vom 20. Oktober 2009 E. 8.1 adidas [fig.], siehe auch
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1009/2010 vom 14. März 2011
E. 10.1 CREDIT SUISSE/UniCredit
Suisse Bank [fig.]). Vorliegend wird davon ausgegangen, dass es im Widerspruchsverfahren schwergewichtig
um die Frage einer allfälligen Löschung der angefochtenen Marke aus dem Markenregister geht
(vgl. Art. 3 Abs. 1 MSchG). Obwohl vorliegend zwei Marken angefochten sind, sprechen keine konkreten
Anhaltspunkte für einen wesentlich höheren Streitwert als bei einer Marke, da die Marken über
keine besondere Bekanntheit verfügen und sie sich darüber hinaus so weitgehend ähnlich
sind, dass deren Inhaber auch keinen zweifachen Markenschutz geniesst. Ferner musste im vorliegenden
Fall nicht materiell über das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zwischen der Widerspruchsmarke
und den angefochtenen Marken entschieden werden, weshalb aus der Tatsache, dass zwei Marken angefochten
waren auch keine Auswirkungen auf Umfang und Schwierigkeit der Streitsache entstanden sind.
8.2. Die Beschwerdeführerin
hat der Beschwerdegegnerin eine angemessene Parteientschädigung zu entrichten (Art. 64 Abs. 1
VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Das Gericht setzt diese aufgrund der eingereichten Kostennote
der Beschwerdeführerin fest (Art. 14 Abs. 2 Satz 1 VGKE). Der Rechtsvertreter der
Beschwerdeführerin hat dem Bundesverwaltungsgericht am 11. Oktober 2011 eine Kostennote in
der Höhe Fr. 4'932.90 eingereicht. In Bezug auf den geltend gemachten Aufwand erscheint die
Kostennote jedoch auch unter Berücksichtigung des erforderlichen Fachwissens höher als die
notwendigen Kosten. Sie ist entsprechend herabzusetzen (Art. 7 Abs. 1 VGKE). In Würdigung
der Aktenlage erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 2'500.- (inkl. MWST) für das
Beschwerdeverfahren angemessen.
9. Gegen
dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 des Bundesgesetzes über
das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]) und ist daher rechtskräftig.
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1. Die
Beschwerde wird abgewiesen.
2. Die
Verfahrenskosten von Fr. 4'000.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden mit geleisteten
Kostenvorschuss von Fr. 4'000.- verrechnet.
3. Die
Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung von Fr. 2'500.-
(inkl. MWST) zu entrichten.
4.
Dieses Urteil geht an:
-
die Beschwerdeführerin (Einschreiben;
Beilage: Beschwerdebeilagen zurück)
-
die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilage: Vernehmlassungsbeilagen
zurück)
-
die Vorinstanz (Ref.: W10965-10966-DS/bs; Einschreiben; Beilage: Vorakten zurück)
Der
vorsitzende Richter:
|
Der
Gerichtsschreiber:
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David
Aschmann
|
Philipp
J. Dannacher
|
|
Wichtiger Hinweis: Die Liste der vorgeschlagenen Entscheide wird automatisch, ohne jegliche intellektuelle Bearbeitung, generiert. |
markenschutz
entscheid
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bundesverwaltungsgericht
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falsche angabe
erleichterter beweis
innerhalb
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löschung
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form und inhalt
freiburg(kanton)
antenne
vertragspartei
begründung des entscheids
ausnahme(abweichung)
parteientschädigung
computerprogramm
prozessvertretung
nova
emissionsprospekt
nachrichten
staatsvertrag
schriftstück
zugehör
solothurn(kanton)
erheblichkeit
mitwirkungspflicht |
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