Bundesverwaltungsgericht
Tribunal
administratif fédéral
Tribunale
amministrativo federale
Tribunal
administrativ federal
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Abteilung
II
B-3325/2010
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Urteil
vom 15. Dezember 2010
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Besetzung
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Richter
Philippe Weissenberger (Vorsitz),
Richterin
Maria Amgwerd, Richter Bernard Maitre,
Gerichtsschreiberin
Astrid Hirzel.
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Parteien
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Tally
Weijl Holding AG, Viaduktstrasse 42,
4051 Basel,
vertreten
durch Dr. iur. Patrick
Troller, Schweizerhofquai 2,
Postfach,
6002 Luzern
,
Beschwerdeführerin,
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gegen
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Bally
Schuhfabriken AG, via Industria 1,
6987 Caslano,
vertreten
durch E. Blum
& Co. AG, Patentanwälte und Markenanwälte
VSP, Vorderberg 11,
8044 Zürich
,
Beschwerdegegnerin,
Eidgenössisches
Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65,
3003 Bern,
Vorinstanz
.
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Gegenstand
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Widerspruchsverfahren
Nr. 8279 - CH-Marke Nr. 335 182 "BALLY" / CH-Marke Nr. 543 259 "TALLY".
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Sachverhalt:
A. Die
Eintragung der Schweizer Marke Nr. 543 259 "TALLY" der Tally Weijl Holding AG (nachfolgend:
Beschwerdeführerin) wurde am 14. März 2006 im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB)
veröffentlicht. Sie ist u.a. für folgende Waren registriert:
Klasse 14 Edelmetalle
und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen
Klassen enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente;
Zubehör zu all diesen Waren soweit in dieser Klasse enthalten.
Klasse 18 Leder
und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Häute
und Felle, Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Sattlerwaren;
Handtaschen, Taschen, Börsen, Schlüsseletuis, Portemonnaies und Brieftaschen jeglicher
Art aus Leder und Lederimitat.
Klasse 25 Bekleidungsstücke;
Schuhwaren; Kopfbedeckungen, alle Waren sowohl aus Leder als auch aus Textilien und anderen Materialien;
Gürtel und Hosen.
B. Am
1. Juni 2006 reichte die Bally Schuhfabriken AG (nachfolgend: Beschwerdegegnerin)
beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE, nachfolgend: Vorinstanz) gegen
alle oben aufgeführten Waren der angefochtenen Marke Widerspruch ein. Die Beschwerdegegnerin
stützt sich dabei auf ihre Schweizer Marke Nr. 335 182 "BALLY", welche für folgende
Waren eingetragen ist:
Klassen 1-4,
7-11, 14, 16-26, 28:
Chemische
Erzeugnisse für wissenschaftliche und fotografische Zwecke; Härtemittel und chemische
Präparate zum Löten; Gerbstoffe; Klebstoffe, Farben, Firnisse, Lacke; Seifen; Parfümerien,
ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel;
chemisch-technische Erzeugnisse zur Pflege und Behandlung von Schuhen und Leder; Spiele und
Spielwaren; Maschinen, Werkzeugmaschinen und Werkzeuge für die schuh- und lederverarbeitende
Industrie, Apparate zur Bestimmung der Faltfestigkeit von Schuhoberleder und ähnlichen Werkstoffen,
Kompressions-Zweizuggummistrümpfe, -Zweizuggummistrumpfhosen, -Zweizuggummikniekappen
und -Zweizuggummiknöchelstützen, Beleuchtungskörper und Teile derselben wie
Lampenkörper, Lampenabdeckungen und Leuchtwannen; Edelmetalle und deren Legierungen
sowie Gegenstände daraus und plattierte Gegenstände, Schmucksachen, Edelsteine, Uhren
und andere Zeitmessinstrumente; Bedachungsfolien aus Kunststoff oder Gummi, Profile und Profilabdichtungen
aus Kunststoff oder Gummi, Sohlen, Absätze, Steckflecke, Keile, Gelenke und andere Schuhbestandteile
aus Kunststoff oder Gummi, Schuhwaren, einschliesslich Stiefel und Pantoffeln; Strumpfwaren,
Kopfbedeckungen; gewirkte und gestrickte Ober- und Unterbekleidungsstücke; Ober- und
Unterbekleidungsstücke; Leibwäsche; Korsett- und Miederwaren; Krawatten,
Hosenträger, Handschuhe, Taschentücher, Schals; Bade- und Strandbekleidungsstücke
für Männer, Frauen und Kinder; Kunststoffplatten; Dübel; Dichtungs-, Packungs- und Isoliermaterialien;
Schläuche aus Kunststoff oder Gummi; Handtaschen, Einkaufstaschen, Gepäcktaschen,
Badetaschen, Aktentaschen, Brieftaschen, Toilettentaschen, Gürtel, Portemonnaies, Lederetuis, Koffer
und Reisetaschen; Häute und Felle; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke;
Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren; Bretter, Latten, Kanteln, Holzleisten, Leistenrohlinge
und Stiefelknechte; Absätze, Sohlen, Keile, Steckflecke und andere Schuhbestandteile aus Holz,
Kork oder Gummikork, Sperrholzschablonen zur Verwendung in der Schuhindustrie; Schuhleisten
aus Holz sowie dazugehörige Kammarmierungen aus Fiberplatten; Geschenk- und Dekorationsartikel
aus Acrylglas, nämlich Schirmständer, Würfel, Blumentöpfe, Verkaufsständer und
-regale, extrudierte Acrylglasformteile und -platten für das Baugewerbe, insbesondere für den
Innenausbau, zu Reklamezwecken in Form von Leucht- und Blindbuchstaben, sowie zur Schaufensterdekoration,
kleine Haus- und Küchengeräte, Seile, Bindfaden, Netze, Planen, Segel, Säcke aus
Textilstoffen oder Kunststoff; Polstermaterial (Pferdehaare, Kapok, Federn, Seegras), Gespinstfasern,
Garne, Webstoffe; Bett- und Tischdecken und andere Textilwaren, nämlich Textilstoffe, Gardinen,
Vorhänge, Haushaltwäsche, Tisch- und Bettwäsche, Spitzen und Stickereien,
Bänder und Schnürsenkel.
C. Das
Verfahren vor der Vorinstanz wurde auf Antrag der Parteien zwecks Verhandlung über eine vergleichsweise
Erledigung in der Zeit vom 10. November 2006 bis zum 9. Juni 2009 sistiert. Anschliessend wurde
das Verfahren wieder aufgenommen. Die Beschwerdeführerin nahm am 5. August
2009 zum Widerspruch Stellung.
D. Mit
Verfügung vom 6. April 2010 hiess die Vorinstanz den Widerspruch gut (Ziff. 1). Die Schweizer
Marke Nr. 543 259 "TALLY" werde im Umfang des Widerspruchs (Klassen 14,
18 und 25) widerrufen (Ziff. 2). Der Beschwerdegegnerin werde zu Lasten der Beschwerdeführerin
eine Parteientschädigung von Fr. 1'800.- (inkl. Ersatz der Widerspruchsgebühr)
zugesprochen (Ziff. 4).
Zur Begründung führt die Vorinstanz aus, die
Zeichen verfügten zwar über einen Unterschied beim Sinngehalt; in Anbetracht der festgestellten
Ähnlichkeiten der Vergleichszeichen bestünden jedoch auf der semantischen Ebene keine rechtsgenüglichen
Unterschiede, welche die Ähnlichkeit der sich gegenüber stehenden Zeichen zu kompensieren
vermöchten. Die Identität der im vorliegenden Fall starken Endung -ALLY und die (bei
nicht allzu deutlicher Aussprache) nur wenig unterschiedliche Aussprache des Anfangsbuchstabens
führten in klanglicher Hinsicht zu einer Markenähnlichkeit. Die beiden Begriffe
würden sich reimen und seien deshalb infolge des ähnlichen Wortklangs verwechselbar.
Da die beanspruchten Waren weitgehend identisch seien, sei eine Verwechslungsgefahr zu bejahen.
E. Mit
Eingabe vom 7. Mai 2010 erhob die Beschwerdeführerin dagegen Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht.
Sie beantragt, die Ziffern 1, 2 und 4 der angefochtenen Verfügung aufzuheben und den
Widerspruch abzuweisen.
Bei den Worten BALLY und TALLY handle es sich um
Kurzwörter; die Unterschiede würden deshalb stark ins Gewicht fallen, zumal der
Unterschied vorliegend zu einer Veränderung des Wortsinns führe. Die jeweiligen
Anfangsbuchstaben würden (in jeder Landessprache) betont ausgesprochen und
auch klanglich einen deutlich hörbaren Unterschied zwischen den Zeichen bewirken. Auch
das Schriftbild unterscheide sich deutlich. Die Unterschiede seien am prägenden Wortanfang.
Insgesamt liege ein genügender Zeichenabstand vor. Die bearbeiteten
Marktsegmente und der Marktauftritt der beiden Parteien seien offensichtlich
derart verschieden, dass das Publikum keiner Gefahr von Fehlzurechnungen unterliegen würde.
Zudem würden die beiden Marken BALLY und TALLY (WEIJL) seit knapp 20 Jahren problemlos
koexistieren. Die beiden Marken verfügten über klar verschiedene Sinngehalte.
Der Sinngehalt von BALLY werde von der Vorinstanz in Abweichung zu ihrer bisherigen
Praxis beurteilt. Die Vorinstanz unterscheide im angefochtenen Entscheid fälschlicherweise
nicht zwischen dem erkennbaren Zweck eines Wortes und dem parallel dazu erkennbaren
Sinn desselben Wortes. Es fehle an jeglicher Gedankenverbindung zwischen
den beiden Kurzwörtern. Selbst bei weitgehend identischen Waren begründe die blosse
entfernte Möglichkeit einer Verwechslung noch keine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr.
Vorliegend fehle es sowohl an einer unmittelbaren als auch an einer mittelbaren Verwechslungsgefahr.
F. Die
Vorinstanz verweist mit Vernehmlassung vom 10. Juni 2010 auf ihre Begründung in der angefochtenen
Verfügung und beantragt, die Beschwerde sei unter Kostenfolge abzuweisen.
G. Die
Beschwerdegegnerin beantragt mit Stellungnahme vom 18. Juni 2010, die Beschwerde sei vollumfänglich
abzuweisen. Sämtliche Ausführungen der Beschwerdeführerin zu möglicherweise
divergierenden Marktsegmenten oder aktuellen Marktauftritten seien im vorliegenden Verfahren nicht zu
hören; das Verfahren habe sich ausschliesslich auf die Frage der Verwechselbarkeit der Wortmarken
BALLY und TALLY zu beschränken. Es sei bei der Marke BALLY zumindest von einem durchschnittlichen
Schutzumfang auszugehen und an die Zeichenverschiedenheit seien demnach, angesichts
der identischen bzw. gleichartigen Waren, erhöhte Anforderungen zu stellen. Die Verwechslungsgefahr
sei vorliegend streng zu prüfen. Die Frage, ob sich die beiden Marken genügend unterschieden,
sei aufgrund des Gesamteindrucks zu entscheiden; eine Aufteilung der Widerspruchsmarke in die Vorsilbe
BAL- und die Endsilbe -LY, wie dies die Beschwerdeführerin postuliere, sei unangebracht. Die Marken
BALLY und TALLY stimmten in allen für die Beurteilung des Wortklangs massgebenden Kriterien überein.
Die unterschiedlichen Konsonanten am Wortanfang vermöchten keine genügende Verschiedenheit
zu bewirken. Dass die kaum hörbare klangliche Verschiedenheit am Wortanfang
stehe, habe keine entscheidende Bedeutung. Bei Fantasiemarken komme keinem Teil mehr oder
weniger Kennzeichnungskraft zu; alle Silben würden gleichermassen zum Gesamteindruck
beitragen. Der Vergleich des Schriftbildes ergebe, dass beide Marken in vier von fünf Buchstaben
übereinstimmten und eine identische Buchstabenanzahl aufwiesen. Der Unterschied
der Konsonanten B und T werde durch die beide Buchstaben prägende, dominante Linie senkrechte
Linie abgeschwächt. TALLY werde von den Konsumenten als blosse Variation zum Zeichen BALLY aufgefasst.
Die Annahme einer blossen Markenvariation beeinflusse die Verwechslungsgefahr
von kurzen, zweisilbigen Zeichen zentral. Es sei bei der Marke BALLY im Zusammenhang mit den beanspruchten
Waren von einem reinen Fantasiebegriff auszugehen, da ein wesentlicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise
darin keinen Nachnamen erkenne. Bei der Marke TALLY sei ebenfalls von einem Fantasiebegriff auszugehen.
Eine Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken sei zu bejahen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1. Das
Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung der vorliegenden Streitsache zuständig (Art. 31,
32 und 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32).
Die Beschwerdeführerin hat am vorinstanzlichen Verfahren
teilgenommen (Art. 48 Abs. 1 Bst. a des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren
vom 20. Dezember 1968 [VwVG, SR 172.021]), ist durch die angefochtene Verfügung
besonders berührt (Art. 48 Abs. 1 Bst. b VwVG) und hat ein schutzwürdiges Interesse
an deren Aufhebung oder Änderung (Art. 48 Abs. 1 Bst. c VwVG).
Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht eingereicht
und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 50 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1
und Art. 44 ff. VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
2. Vom
Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche
oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr
ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG,
SR 232.11]. Der Inhaber einer älteren Marke kann gestützt auf Art. 3 Abs. 1
MSchG innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung Widerspruch erheben
(Art. 31 MSchG).
2.1.
Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil verwechselbar sind, ist
nicht auf Grund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände
zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang
des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann,
und anderseits von den Waren und Dienstleistungen, für welche die sich gegenüberstehenden Marken
hinterlegt sind (BGE 122 III 382 E. 1 - Kamillosan/Kamillan,
Kamillon).
2.2.
Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist ausschlaggebend, ob aufgrund
der Ähnlichkeit Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche das besser berechtigte Zeichen
in seiner Individualisierungsfunktion beeinträchtigen (BGE 127 III 160 E. 2a - Securitas/Securicall).
Von einer Verwechslungsgefahr ist nicht nur auszugehen, wenn die angesprochenen Verkehrskreise
zwei Marken nicht auseinander zu halten vermögen (unmittelbare Verwechslungsgefahr),
sondern auch dann, wenn sie die Zeichen zwar auseinander halten können, aufgrund
der Markenähnlichkeit aber falsche Zusammenhänge vermuten, wie dass die entsprechend
gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen vom gleichen Unternehmen stammten (mittelbare
Verwechslungsgefahr; BGE 127 III 160 E. 2a - Securitas/Securicall;
Gallus
Joller, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin
[Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3
N. 21 ff.).
Eine Verwechslungsgefahr
im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG ist dann anzunehmen, wenn das jüngere
Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Eine
solche Beeinträchtigung ist gegeben, sobald zu befürchten ist, dass die massgeblichen
Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Marken irreführen lassen und
Waren, die das eine oder andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen (BGE 127
III 160 E. 2a - Securitas/Securicall).
Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf die Ähnlichkeit der Zeichen im Erinnerungsbild
des Letztabnehmers abzustellen (BGE 121 III 378 E. 2a - Boss/Boks).
Zwischen der Ähnlichkeit der Zeichen und dem Mass an Gleichartigkeit zwischen den geschützten
Waren und Dienstleistungen besteht eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit
der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Produkte
sind und umgekehrt (Lucas David,
in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und
Modellgesetz, Basel 1999, Art. 3 N. 8). Die Beurteilung im Lichte von Art. 3
Abs. 1 MSchG richtet sich dabei nach dem Registereintrag der Marken (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 - Adwista/ad-vista,
mit Hinweisen; Eugen Marbach,
in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und
Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 705).
2.3.
Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die Marken registriert
sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das
jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Ein strenger Massstab
ist anzulegen, wenn beide Marken für weitgehend identische Waren oder Dienstleistungen bestimmt
sind. Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren richten und unter
welchen Umständen sie gehandelt zu werden pflegen. Bei Massenartikeln des täglichen
Bedarfs ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen
der Konsumenten zu rechnen als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr
oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (BGE 126 III 315 E. 6b/bb
- Rivella/Apiella).
Neben dem Aufmerksamkeitsgrad,
mit dem die Abnehmer Waren oder Dienstleistungen nachfragen, ist auch die Kennzeichnungskraft im
Rahmen der Beurteilung des Einzelfalles von wesentlicher Bedeutung, da diese den Schutzumfang einer
Marke massgeblich beeinflusst (BGE 122 III 382 E. 2a - Kamillosan/Kamillan,
Kamillon; Joller,
a.a.O., Art. 3 N. 69 ff.). Der geschützte Ähnlichkeitsbereich für
schwache Marken ist kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher
bereits bescheidenere Abweichungen, um eine ausreichende Unterscheidbarkeit
zu bewirken (BGE 122 III 382 E. 2a - Kamillosan/
Kamillon, Kamillan). Stark sind Marken, die entweder aufgrund
ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE
122 III 382 E. 2a - Kamillosan/Kamillon,
Kamillan mit Hinweisen; Marbach,
a.a.O., N. 979). Als schwach gelten demgegenüber Marken, die sich eng an Sachbegriffe
des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen oder durch eine allgemein gebräuchlichen
Bezeichnung für die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen geprägt werden
(Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2 - jump[fig.]/Jumpman;
Marbach,
a.a.O., N. 976 ff.; Joller,
a.a.o., Art. 3 N. 86 ff.).
2.4.
Die Markenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung
der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 121 III 377 E. 2a - Boss/Boks).
Der Gesamteindruck wird bei Wortmarken durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt.
Den Klang prägen das Silbenmass, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale,
während das Schriftbild vor allem durch die Wortlänge und die Eigenheiten der verwendeten
Buchstaben gekennzeichnet wird. Schliesslich ist zu beachten, dass der Wortanfang beziehungsweise der
Wortstamm und die Endung in der Regel grössere Beachtung finden als dazwischen geschobene,
unbetonte weitere Silben (BGE 127 III 160 E. 2b/cc - Securitas/Securicall;
Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für Geistiges Eigentum [RKGE] vom 20. August
2002, Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!]
2002, S. 756 f., E. 7 - Bally/Ball
[fig.]; Joller,
a.a.O., Art. 3 N. 130 ff.).
Bereits die Nähe
auf einer der genannten Beurteilungsebenen kann genügen, um auf Zeichenähnlichkeit zu schliessen
(RKGE vom 7. Juni 2000, sic! 2001, 133, E. 3 - Otor/Artor).
Bestehen auf mehreren Ebenen Ähnlichkeiten, so verstärkt dies die Ähnlichkeit.
Andererseits kann die Ähnlichkeit auf einer Ebene durch klare Unterschiede auf
einer anderen Ebene neutralisiert werden, so beispielsweise ein ähnlicher Wortklang durch einen
klar abweichenden Sinngehalt (Eugen Marbach,
a.a.O., N. 875).
3. Die
fraglichen Marken sind aus der Sicht der Käuferschaft der entsprechenden Konsumgüter
zu beurteilen. Die bezeichneten Waren richten sich vorwiegend an das allgemeine Publikum.
Vorliegend ist unbestritten, dass die beanspruchten Waren
der sich gegenüber stehenden Marken weitgehend identisch sind (vgl. Sachverhalt A. und B.
sowie E. 2.3), weshalb die Verwechslungsgefahr streng zu beurteilen ist (BGE 122 III 387 E. 3
- Kamillosan/Kamillon, Kamillan; vgl. E. 2.2 f.).
4. Ausgehend
von der Warengleichartigkeit sind die beiden Marken nun auf ihre Zeichenähnlichkeit und Verwechselbarkeit
hin zu überprüfen (vgl. E. 2.4).
4.1.
Die Widerspruchsmarke und die angefochtene Marke sind Wortmarken. Sie weisen die gleiche
Anzahl Buchstaben auf und stimmen in den letzten vier Buchstaben -ALLY überein. Sie unterscheiden
sich somit lediglich im Anfangsbuchstaben B bzw. T.
4.2.
In Bezug auf den Sinngehalt der strittigen Marken hat die Vorinstanz ausgeführt, dass
die Marke BALLY aus einem Familiennamen besteht. Entgegen ihren Ausführungen erscheint
indessen zweifelhaft, ob dieser Hintergrund der Marke für den massgebenden Abnehmerkreis wirklich
erkennbar ist. Mindestens ebenso naheliegend ist vielmehr, dass die Marke als Phantasiemarke verstanden
wird, bei welcher es sich um eine Abwandlung der englischsprachigen Worte "Ball" oder
"Ballsy" handeln könnte. Für den massgebenden Abnehmerkreis dürfte ebenso wenig
erkennbar sein, dass die Marke TALLY aus dem Vornamen der Firmengründerin besteht. Der Sinngehalt
beider Marken bleibt damit für den durchschnittlichen Konsumenten unklar; es kann nicht von
einem klar erkennbaren unterschiedlichen Sinngehalt ausgegangen werden.
4.3.
Die Vorinstanz bejahte die Ähnlichkeit der fraglichen Marken sowohl in schriftbildlicher
als auch in klanglicher Hinsicht. Demgegenüber würde die Verschiedenheit der Konsonanten
B und T kaum ins Gewicht fallen. Diese seien klangschwach und nicht geeignet, die beiden Marken
im mündlichen Verkehr (vor allem bei nicht sehr deutlicher Aussprache) klar auseinanderzuhalten.
Dieser Auffassung ist aus nachfolgenden Gründen zuzustimmen:
4.4.
Das Schriftbild der beiden Marken präsentiert sich mit Ausnahme des Anfangsbuchstabens gleich;
Silbenanzahl und Wortlänge von TALLY und BALLY stimmen überein. Die Konsonanten B und T verfügen
zwar beide über einen senkrechten Strich, doch fügen sich beim B unmittelbar daran
zwei Bogen an, während das T lediglich einen waagrechten darüber liegenden Strich aufweist.
Der schriftbildliche Unterschied zwischen B und T ist jedoch unter Berücksichtigung
der bisherigen Rechtsprechung (RKGE vom 28. Juni 2005, sic! 2005, 754 ff., E. 8 -
Gabel/Kabel 1;
RKGE vom 15. Juli 1999, E. 4 - Bico/Hico,
auszugsweise publiziert in sic! 1999, 566 ff.) als marginal einzustufen; zumindest besteht
diesbezüglich eine grosse Ähnlichkeit.
4.5.
Die angefochtene Marke wird "TA-LLY", die Widerspruchsmarke
"BA-LLY" ausgesprochen. Vokalfolge und Aussprachekadenz sind zwar identisch,
doch wird der Anfangsbuchstabe T mit der Zunge und dem Gaumen gebildet, was eine harte
Klangfolge bewirkt, während der Anfangsbuchstabe B mit den Lippen gebildet und
entsprechend weicher ausgesprochen wird. Insofern sind die beiden Marken phonetisch
voneinander abgegrenzt. Weiter ist zu beachten, dass gemäss ständiger Rechtsprechung
dem Wortanfang erhöhte Bedeutung zukommt, weil er in der Regel besser im Gedächtnis
haften bleibt (BGE 127 III 160 E. 2b/cc - Securitas/Securicall;
vgl. E. 2.4). Es handelt sich dabei jedoch lediglich
um ein Indiz, welches sich schematischer Anwendung entzieht und im Einzelfall ohne Weiteres
eine abweichende Beurteilung zulässt (RKGE vom 7. Juni 2000, sic! 2001, 133,
E. 4 - Otor/Artor).
Eine solch differenzierte Sichtweise drängt sich im vorliegenden Fall auf, weil
der, beiden Marken gemeinsamen, Endung "ALLY" prägendes Gewicht zukommt und die marginalen
Unterschiede in Schriftbild und Aussprache dadurch in den Hintergrund treten.
4.6.
Daraus ergibt sich zusammenfassend, dass, obschon gewisse Unterschiede in Schriftbild und
Aussprache bestehen, die Buchstabenfolge "ALLY" dominiert und die fraglichen
Marken bei den angesprochenen Verkehrskreisen keinen deutlich verschiedenen
Gesamteindruck (Anwendung eines strengen Beurteilungsmassstabs, vgl. E. 3)
hinterlassen, zumal TALLY und BALLY nicht über einen klar erkennbaren unterschiedlichen
Sinngehalt verfügen (vgl. E. 4.2). Die Marken erweisen sich daher gesamthaft
betrachtet als nicht genügend unterscheidungskräftig. Dies gilt gleichermassen
im Französischen sowie im Italienischen.
Dies steht im Einklang
mit der bisherigen Rechtsprechung (BGE 126 III 315 - Rivella/Apiella;
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7438/2006 vom 10. Mai 2007 - Cellini
[fig.]/Elini [fig.]; RKGE vom 28. Juni 2005, sic! 2005,
754 ff. - Gabel/Kabel 1;
RKGE vom 13. August 2004, sic! 2004, 927 ff. - Ecofin/Icofin
[fig.]; RKGE vom 20. August 2002, sic! 2002, 756 f.
- Bally/Ball [fig.];
RKGE vom 7. Juni 2000, sic! 2001, 133 - Otor/Artor;
RKGE vom 15. Juli 1999, sic! 1999, 566 ff. - Bico/Hico;
RKGE vom 21. März 1995, Schweizerische Mitteilungen über Immaterialgüterrecht [SMI]
1995, 311 ff. - Bally/Sali)
und es besteht vorliegend kein Anlass, von dieser Rechtsprechung abzuweichen.
5. Zusammenfassend
ergibt sich, dass vorliegend eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1
Bst. c MSchG besteht. Die Beschwerde erweist sich daher als unbegründet und ist
abzuweisen.
6. Bei
diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kosten- und entschädigungspflichtig
(Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG).
6.1.
Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung
und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis
VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und
Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren
vor Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4
VGKE), wobei dafür
im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprechenden an der Löschung,
bzw. der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen
ist. Es würde allerdings zu weit führen, wenn dafür im Einzelfall stets konkrete
Aufwandsnachweise verlangt würden. Mangels anderer
streitwertrelevanter Angaben ist der Streitwert darum nach Erfahrungswerten auf einen Betrag zwischen
Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- festzulegen (BGE 133 III 490 E. 3.3, mit
Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Daraus ergeben
sich Verfahrenkosten von Fr. 3'000.-, die der unterliegenden Beschwerdeführerin aufzuerlegen
sind. Der den Kostenvorschuss in Höhe von Fr. 4'000.- übersteigende
Betrag von Fr. 1'000.- ist der Beschwerdeführerin zurückzuerstatten.
6.2.
Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die
ihr erwachsenen notwendigen Kosten zulasten der Beschwerdegegnerin zugesprochen werden (Art. 64
Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VKGE.). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten
der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE). Gemäss
Art. 14 VGKE setzt das Gericht die Parteientschädigung aufgrund einer detaillierten Kostennote
fest, sofern eine solche eingereicht wird. Vorliegend hat die Beschwerdegegnerin
mit Eingabe vom 18. Juni 2010 eine solche eingereicht, die sich auf ein anwaltliches
Honorar in Höhe von Fr. 3'800.- (pauschal für die Durchsicht der Beschwerde und
die Ausarbeitung sowie Einreichung der Beschwerdeantwort) beläuft. Angesichts der durchschnittlichen
Komplexität dieses Widerspruchsverfahrens erscheint dies angemessen.
Damit ist der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung von insgesamt Fr. 4'088.80,
bestehend aus einem Honorar in Höhe von Fr. 3'800.-, zuzüglich Fr. 288.80.-
Mehrwertsteuer (7.6 %), aufzuerlegen.
7. Entscheide,
die im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens gegen eine Marke getroffen worden sind, sind nach Art. 73
des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (BGG, SR 173.110) nicht an das Bundesgericht
weiterziehbar. Das vorliegende Urteil ist somit rechtskräftig.
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1. Die
Beschwerde wird abgewiesen.
2. Die
Verfahrenskosten in Höhe von Fr. 3'000.- werden der Beschwerdeführerin
auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'000.- verrechnet. Der
Restbetrag ist der Beschwerdeführerin zurückzuerstatten.
3. Der
Beschwerdegegnerin wird zulasten der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung in der Höhe
von Fr. 4'088.80.- zugesprochen.
4. Dieses
Urteil geht an:
- die
Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilage: Rückerstattungsformular;
Beschwerdebeilagen zurück)
- die
Beschwerdegegnerin (Einschreiben)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. Widerspruchsverfahren
Nr. 8279; Einschreiben; Vorakten zurück)
Der
vorsitzende Richter:
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Die
Gerichtsschreiberin:
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Philippe
Weissenberger
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Astrid
Hirzel
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Versand: 20. Dezember 2010
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Wichtiger Hinweis: Die Liste der vorgeschlagenen Entscheide wird automatisch, ohne jegliche intellektuelle Bearbeitung, generiert. |
markenschutz
ware
verwechslungsgefahr
entscheid
bundesgericht
gleichartigkeit
vorinstanz
rekurskommission für geistiges eigentum
sinngehalt
bundesverwaltungsgericht
wortmarke
verfahren
beurteilung(allgemein)
bundesgesetz über das verwaltungsverfahren
kunststoff
parteientschädigung
gesamteindruck
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leder
gewicht
verkehrskreis
buchstabe
gerichts- und verwaltungspraxis
richterliche behörde
frage
ältere marke
verfahrenskosten
eidgenössisches institut für geistiges eigentum
begründung des entscheids
widerspruchsverfahren
abnehmerkreis
umfang(allgemein)
ausmass der baute
änderung(allgemein)
berechtigter |
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