Droit :
1.
Le
Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours
(cf. art. 31, 32 et 33 let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
[LTAF, RS 173.32] et art. 5 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). La qualité pour recourir doit être
reconnue à la recourante (cf. art. 48 al. 1 PA). Les autres conditions de recevabilité sont
en outre respectées (cf. art. 11, 22a al. 1 let. a,
50 al. 1, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA).
Le recours est ainsi recevable.
2.
Le
droit à la marque prend naissance par l'enregistrement (art. 5 de la
loi sur la protection des marques du 28 août 1992 [LPM, RS 232.11]) et confère
au titulaire le droit exclusif d'en faire usage pour distinguer les produits ou les services enregistrés
et d'en disposer (art. 13 al. 1 LPM). La protection est accordée pour autant toutefois que la marque
soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés. Si, à compter
de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure
d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services
enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son
droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif
(art. 12 al. 1 LPM).
Si le défendeur invoque le non-usage de la marque
antérieure en vertu de l'art. 12 al. 1 LPM dans sa première réponse à l'opposition,
l'opposant doit rendre vraisemblable l'usage de sa marque ou l'existence de justes motifs pour son non-usage
(art. 32 LPM et 22 al. 3 de l'ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques
[OPM, RS 232.111]). La vraisemblance doit se rapporter à une période de cinq ans rétroactivement
à compter de la date à laquelle le défendeur a invoqué, dans sa première détermination,
le défaut d'usage de la marque opposante (cf. sic! 2008 36 consid. 4 Kinder).
En l'espèce, le défaut d'usage de la marque opposante
a été invoqué à temps par la recourante dans sa première réponse du 9 janvier
2011 à l'opposition. L'enregistrement de la marque opposante ayant été publié le
29 avril 1998, le délai d'opposition contre cette marque est donc venu à échéance
le 29 juillet 1998 - sans qu'aucune opposition n'ait été déposée (cf. https://www.swissreg.ch/srclient/faces/jsp/trademark/sr30.jsp).
Le délai de carence prévu à l'art. 12 al. 1 LPM a de ce fait pris fin le 29 juillet 2003.
La période à prendre en considération en
l'espèce court du 9 janvier 2006 au 9 janvier 2011.
3.
La
marque doit être utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés (art.
11 al. 1 LPM) dans sa forme enregistrée ou dans une forme qui ne diverge pas essentiellement de
celle figurant au registre (art. 11 al. 2 LPM). L'usage doit être sérieux et doit se rapporter,
en principe, au territoire suisse (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] B-576/2009
du 25 juin 2009 consid. 6 et réf. cit. Targin).
3.1 La marque doit
être utilisée dans sa fonction distinctive des produits ou des services pour lesquels elle
est protégée (cf. Christoph Willi, in : Markenschutzgesetz, Kommentar
zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen
Markenrechts, Zurich 2002, No 14 ad art. 11).
Il n'est par conséquent pas nécessaire qu'elle soit apposée sur le produit ou sur son
emballage (cf. arrêt du TAF B-7449/2006 du 20 août 2007 consid. 5 Exit
; cf. également Eric Meier, L'obligation d'usage en droit des marques,
Zurich 2005, p. 27). La marque peut donc également exercer sa fonction distinctive si elle figure
sur des prospectus, des listes de prix ou des factures.
3.2 L'usage d'une
marque est sérieux lorsque son titulaire a l'intention de l'utiliser dans un but commercial réel.
Il doit manifester son intention de satisfaire à toute demande dans la mesure où elle ne dépasse
pas les attentes les plus optimistes. Le titulaire doit en outre prospecter le marché et pouvoir
démontrer une activité minimale sur ce dernier durant une période prolongée (cf.
arrêt du TAF B-5342/2007 du 29 février 2008 consid. 5.2 et 7.11 et réf. cit. Whale).
Il n'est pas nécessaire que le titulaire de la marque fabrique de nouveaux produits. La seule activité
de vente suffit (cf. Philippe Gilliéron, L'usage à titre de marque
en droit suisse, in : sic! 2005 101, p. 107). L'usage à des fins privées ou à l'intérieur
de l'entreprise ne suffit pas à maintenir le droit. Il en va de même lorsque la marque est
utilisée dans le commerce exclusivement entre deux ou plusieurs sociétés étroitement
liées sur le plan économique. L'usage sera toutefois retenu lorsque les produits concernés
sont mis en concurrence avec ceux d'un tiers (cf. Meier, op. cit., p. 31).
Le degré de "sériosité" est relatif.
Pour déterminer objectivement le sérieux de l'usage, il faut se fonder sur l'ensemble des circonstances
du cas particulier, soit les produits ou les services concernés, le chiffre d'affaires usuel, ainsi
que l'étendue et la durée de l'usage (cf. Meier, op. cit.,
p. 50 ss). Alors qu'un usage occasionnel suffit lorsqu'il s'agit de produits rares et précieux,
un usage régulier doit être exigé pour les produits de consommation courante (cf. Gilliéron,
op. cit., p. 107 et réf. cit. ; cf. également arrêt du TAF B-5342/2007 précité
consid. 7.11 Whale).
4.
L'opposant
ne doit pas démontrer l'usage de sa marque mais doit uniquement le rendre vraisemblable (art. 32
LPM). Le juge doit non seulement considérer l'usage comme possible mais également comme probable
en se basant sur une appréciation objective des preuves d'usage. Il ne doit pas être persuadé
que la marque est utilisée ; il suffit que la véracité des faits allégués soit
plus élevée que leur inexactitude (cf. arrêt du TAF B-5732/2009 du 31 mars 2010 consid.
5 et réf. cit. Longines).
Les moyens de preuve admissibles pour rendre vraisemblable
l'usage d'une marque peuvent consister en des pièces justificatives (par ex. factures, bulletins
de livraison) et des documents (par ex. étiquettes, échantillons, emballages, catalogues, prospectus).
Les preuves d'usage doivent se rapporter à la période de référence et doivent, par
conséquent, être datées. Les preuves non datées sont toutefois admissibles lorsqu'elles
peuvent être mises en relation avec d'autres preuves datées (cf. arrêt du TAF B-7449/2006
précité consid. 4 Exit).
5.
En
l'espèce, il s'agit d'examiner si les moyens de preuve produits par l'intimée illustrent une
utilisation en Suisse de la marque opposante durant la période de référence. Dans l'affirmative,
il restera à établir si cet usage est suffisamment sérieux et à déterminer l'auteur
de cet usage. A cet égard, il convient de préciser que le titulaire de la marque ne doit pas
toujours utiliser la marque lui-même. Il peut autoriser des tiers à en faire usage. L'usage
de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l'usage par le titulaire (art.
11 al. 3 LPM). Est aussi valable l'usage de la marque par des filiales ou d'autres entreprises
étroitement liées (cf. Directives IPI en matière de marques, ch. 6.4.8).
5.1 En l'occurrence,
dans le cadre de la procédure devant l'autorité inférieure, l'intimée a produit les
pièces suivantes dans le but de rendre vraisemblable l'usage de la marque opposante :
un extrait du Compendium Suisse des Médicaments -
daté de décembre 2005 et encore disponible à ce jour (cf. http://www.kompendium.ch/
mpro/mnr/15373/html/fr) - duquel il ressort que le médicament "Omix Ocas®
0,4 mg" d'Astellas Pharma AG est utilisé dans le traitement des symptômes fonctionnels
de l'hyperplasie bénigne de la prostate (annexe 1) ;
une copie de l'autorisation - datée du 13 janvier
2006 et valable jusqu'au 12 janvier 2011 - délivrée à Astellas Pharma AG par Swissmedic
de commercialiser les comprimés retard "Omix Ocas 0,4 mg" utilisés dans le traitement
de l'hypertrophie bénigne de la prostate (annexe 2) ;
une copie des emballages du médicament - non
datés - sur lesquels est apposé le signe "Omix Ocas® 0,4 mg", assorti
d'un élément figuratif (annexe 4) ;
des copies des notices d'utilisation du médicament
- datées du 28 avril 2011 avec une référence au dernier contrôle effectué
en juillet 2008 - reproduites en allemand, français et italien et sur lesquelles figure le
signe "Omix Ocas® 0,4 mg", accompagné d'un élément figuratif ; il ressort
notamment de ces notices que le médicament, dont le titulaire de l'autorisation est Astallas Pharma
AG, est utilisé dans le traitement des symptômes fonctionnels de l'hyperplasie bénigne
de la prostate (annexes 5 et 6) ;
une lettre d'Astellas Pharmas AG rédigée en allemand
- datée de juin 2008 - visant à promouvoir le médicament "Omix Ocas®"
(annexe 7) ;
une brochure, datée de décembre 2005, rédigée
en allemand et jointe à la lettre de l'annexe 7, de présentation du médicament, utilisé
dans le traitement de l'hypertrophie bénigne de la prostate, et contenant une représentation
du signe "Omix Ocas®", assorti d'un élément figuratif (annexe 8) ;
19 factures - dont 14 tombant sous la période
de contrôle - émises par des sociétés suisses à l'intention de Astellas
Pharma AG, relatives à des frais de publicité en faveur du produit "Omix Ocas", soit
des services de conseils, média et traduction, annonces, étiquettes, post-it, bandeaux publicitaires
et publications dans des revues médicales suisses, pour un montant total de plus de Fr. 200'000.-
(annexe 9) ;
13 factures - dont 9 correspondant à la période
de référence - libellées en francs suisses, relatives à des commandes de comprimés
retard "Omix Ocas 0,4 mg" passées auprès de Astellas Pharma Europe Ltd, livrées
à la société suisse Alloga AG et facturées à Astellas Pharma AG (annexe 10).
L'intimée n'a produit aucune pièce nouvelle dans
le cadre de la procédure de recours.
5.1.1 La recourante
invoque que, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité inférieure, ces pièces ne
prouvent aucun usage sérieux de la marque opposante sur le marché suisse en lien avec les produits
pour lesquels elle est enregistrée, dès lors que les annexes 1 et 2 constituent respectivement
des publication et autorisation émanant de tiers ; que la reproduction de la marque sur un emballage
ou une notice d'utilisation du médicament ne constitue pas un usage permettant de maintenir le droit
("rechtserhaltend"), de même que les factures relatives aux frais publicitaires figurant
dans l'annexe 9 ; que rien ne prouve que la lettre et la brochure contenues dans les annexes 7 et 8 ont
été envoyées et, dans l'affirmative, où et à qui ; et qu'enfin, les factures
rassemblées sous l'annexe 10 prouvent uniquement une utilisation de la marque à l'intérieur
d'un groupe de sociétés (Konzern) dirigées par la société-mère japonaise
Astellas Pharma Inc..
5.1.2 Selon la doctrine
et la jurisprudence, la simple apposition de la marque sur le produit ou son emballage ne suffit pas
à maintenir le droit à la marque, dès lors qu'il s'agit en principe d'une opération
interne à l'entreprise. Le produit n'est pas mis dans le commerce et la marque n'exerce donc pas
sa fonction distinctive. Il en va généralement de même des autres actes préparatoires
à la commercialisation, tels que la commande d'étiquettes, la fabrication d'emballages, l'élaboration
de concepts publicitaires, l'analyse de marché (cf. Meier, op. cit.,
p. 33). Partant, les pièces répertoriées sous les annexes 4 (au demeurant non datées),
5, 6, 7, 8 et une partie des factures de l'annexe 9 ne sont pas de nature à rendre vraisemblable
à elles seules l'usage de la marque opposante.
S'agissant des factures réunies sous l'annexe 10 (tombant
sous la période de référence), il convient de relever que les médicaments sont livrés
non pas à la société Astellas Pharma AG mais à la société Alloga AG, et
ce même si celles-ci indiquent pour adresse de livraison "Alloga AG c/o Astellas Pharma AG".
Selon l'extrait du registre du commerce produit par l'intimée en annexe 11, c'est en effet bien
l'adresse de la première qui est inscrite sur les factures et non celle de la seconde. Aussi, contrairement
à ce que prétend la recourante, dites pièces ne démontrent pas un usage de la marque
opposante à l'intérieur du groupe de sociétés. Alloga AG est une société
suisse qui a pour but, toujours selon l'extrait du registre du commerce, de fournir des moyens logistiques
et autres services en relation avec l'importation et l'exportation et la distribution de produits pharmaceutiques.
Partant, dès lors que la livraison du produit muni de la marque à un commerçant, à
un détaillant ou à un grossiste est constitutive d'un usage à titre de marque (cf. Meier,
op. cit, p. 29), dites pièces sont à prendre en considération dans l'appréciation
de la vraisemblan ce de
l'usage de la marque opposante.
5.2 Sur le vu de
ce qui précède, il y a lieu de reconnaître que les pièces produites par l'intimée,
considérées de manière individuelle, ne remplissent pas toutes les critères requis,
de sorte qu'elles ne permettent pas à elles seules d'établir l'usage de la marque opposante.
Néanmoins, il convient d'admettre que, mises en relation les unes avec les autres, celles-ci participent
à un faisceau d'indices en faveur de l'utilisation de la marque opposante sur le marché suisse,
en relation avec un médicament utilisé dans le domaine de l'urologie, durant la période
de contrôle. A tout le moins, il y a lieu de retenir que la probabilité de l'usage de la marque
opposante est plus élevée que celle de son non-usage.
5.3 Reste toutefois
encore à examiner, sur la base d'une appréciation objective desdites pièces, si cet usage
est sérieux, c'est-à-dire si l'intimée a rendu vraisemblable une activité commerciale
minimale sur le marché durant une période prolongée (cf. arrêt du TAF B-1755/2007
du 14 février 2008 consid. 6.4.1 No Name).
L'analyse des 9 factures, contenues dans l'annexe 10,
correspondant à la période de référence, permet d'observer que des comprimés
retard marqués "Omix Ocas 0,4 mg" ont été livrés à une société
suisse de distribution de produits pharmaceutiques de manière régulière entre février
2006 et octobre 2009 pour un montant total de plus de Fr. 560'000.-. L'existence d'une activité
commerciale minimale sur le marché durant la période de contrôle est de ce fait vraisemblable.
5.4 Il convient enfin
de déterminer l'auteur de cet usage. Il ressort des pièces déposées par l'intimée
que la marque opposante est utilisée en Suisse par la société Astellas Pharma AG, soit
la filiale suisse de l'intimée (cf. http://www.astellas.eu/contact/locations/switzerland/).
Attendu que l'usage de la marque par une filiale est réputé être un usage auquel le titulaire
consent, l'utilisation de la marque opposante par la société Astellas Pharma AG est de ce fait,
comme l'a admis l'autorité inférieure, assimilée à l'usage par l'intimée (cf.
consid. 5).
6.
Reste
à examiner si l'usage de la marque opposante dans sa forme actuelle ne diverge pas essentiellement
de la marque enregistrée (cf. art. 11 al. 2 LPM).
En principe, la marque doit être utilisée dans
la forme inscrite au registre (cf. message du Conseil fédéral du 21 novembre 1990 concernant
une loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance [FF 1991 I
1], p. 24 ; Gilliéron, op. cit., p. 109). Le caractère dynamique
du marché et son évolution exigent toutefois que le titulaire d'une marque adapte cette dernière
(cf. Meier, op. cit., p. 60). C'est la raison pour laquelle l'art. 11 al.
2 LPM précise que l'usage d'une forme de la marque ne doit pas diverger essentiellement de la marque
enregistrée.
Selon la doctrine et la jurisprudence, il faut examiner
si le caractère distinctif de la marque est affecté dans son identité pour apprécier
l'importance des modifications apportées à la marque enregistrée. Les divergences ne sont
pas essentielles lorsque le public assimile la marque utilisée à la marque enregistrée,
bien qu'il puisse percevoir de minimes différences (cf. arrêt du TAF B-576/2009 précité
consid. 8.2.2 et réf. cit. Targin). Ainsi, l'omission d'éléments
secondaires ou la modernisation de l'écriture ne sont pas assimilées à des modifications
substantielles (cf. sic! 2008 36 consid. 4.1 Kinder ; sic!
2004 106 consid. 5 Seiko Rivoli ; Lucas David,
in : Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Lucas David, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/
Muster- und Modellgesetz, 2e éd., Bâle
1999, No 14 ad art. 11).
Les suppressions ou les modifications sont appréciées
plus sévèrement que les divergences apportées par l'adjonction d'éléments supplémentaires.
Un ajout ne modifie en effet pas systématiquement l'impression d'ensemble de la marque au point
que le public concerné ne puisse plus assimiler la forme utilisée à la marque figurant
au registre. Il s'agira donc dans ce cas d'examiner si la marque enregistrée, à laquelle des
éléments ont été ajoutés, peut toujours être suffisamment perçue comme
telle en tant que signe distinctif qui mérite une protection à lui seul ou si au contraire
sa modification a abouti à le diluer dans un signe dont résulte une autre impression d'ensemble
et qui ne pourrait être protégé qu'au moyen de la protection qui serait accordée
en relation avec cette nouvelle impression d'ensemble. Il est essentiel que la marque enregistrée
puisse être identifiée dans la forme qui est utilisée, sans recours à l'imagination,
sans qu'elle disparaisse dans une "forêt de signes" ou qu'elle apparaisse en tant qu'élément
d'un autre signe dans lequel elle y perdrait sa signification du fait de son intégration ou s'effacerait
en revêtant une signification secondaire (cf. arrêt du TAF B-648/2008 du 27 janvier
2009 consid. 5.1, 5.5 et 6.2 Hirsch).
6.1 En l'espèce,
la marque opposante est enregistrée comme marque verbale "OMIX". Les documents fournis
par l'intimée - à l'exception de quelques factures de l'annexe 9 - montrent cependant
que celle-ci est toujours utilisée en combinaison avec l'élément verbal "OCAS",
soit sous la forme "Omix Ocas", "Omix Ocas®" ou encore "Omix Ocas®
0,4 mg", reproduite dans une écriture de couleur bordeau et assortie d'un élément
figuratif, placé en haut à gauche de l'élément "Omix". Ce dernier consiste
en une combinaison de figures géométriques banales, représentées dans des couleurs
verte et blanche ; il apparaît comme suit :
6.2 L'autorité
inférieure a retenu que la marque opposante était utilisée dans une forme ne divergeant
pas essentiellement de la marque enregistrée, dès lors que l'élément "OCAS",
en relation avec les produits revendiqués par l'intimée, était notamment un acronyme descriptif
pour les spécialistes du domaine de l'urologie.
6.2.1 Dans son recours,
la recourante relève tout d'abord que, outre la marque "OMIX", l'intimée est également
titulaire des marques internationales "OMIX OCAS" et "OCAS", avec extension de protection
en Suisse, en relation avec des produits de la classe 5, de sorte que la marque "OMIX" serait
une marque purement défensive déposée uniquement pour élargir la protection de la
marque "OMIX OCAS", effectivement utilisée par l'intimée. A cet égard, elle
observe que le symbole ® - désignant une marque enregistrée - est utilisé
par l'intimée après le terme "OCAS" et non après le terme "OMIX",
ce qui laisse ainsi penser que la marque utilisée en l'espèce par l'intimée n'est pas
la marque opposante, suivie de l'élément ajouté "OCAS", mais bien la marque
internationale "OMIX OCAS". Le choix de la marque "OMIX" comme marque opposante résulterait
dès lors uniquement de sa plus grande ressemblance avec la marque attaquée "ONYX PHARMACEUTICALS".
Il y a ici lieu de rappeler
que la marque opposante est en l'espèce la marque "OMIX", de sorte qu'il s'agit
in casu d'examiner si l'usage de celle-ci dans sa forme actuelle, soit notamment utilisée avec l'élément
"OCAS", diverge essentiellement ou non de la marque enregistrée. Le fait que l'usage de
la marque opposante dans sa forme actuelle corresponde à la marque enregistrée "OMIX OCAS",
dont l'intimée est également titulaire, est dénué de toute pertinence. En outre,
la recourante ne saurait faire valoir, dans le cadre de la présente
procédure, que l'intimée fonde son opposition sur une marque défensive. En effet, dès
lors qu'il s'agit d'un motif absolu d'exclusion (abus de droit ; art. 2 let. d LPM), ce grief ne peut
être examiné dans le cadre d'une procédure d'opposition, limitée aux motifs relatifs
d'exclusion (cf. art. 3 al. 1 en lien avec art. 31 al. 1 LPM).
6.2.2 La recourante
soutient en second lieu que l'usage de la marque opposante dans sa forme actuelle n'est pas une utilisation
permettant de maintenir le droit. Elle prétend en effet que, contrairement à ce qu'a retenu
l'autorité inférieure, l'élément ajouté "OCAS" est une création
de l'intimée qui jouit d'une force distinctive. Elle indique à cet égard que la marque
internationale "OCAS" a été admise à la protection en Suisse par l'autorité
inférieure pour des produits de la classe 5, ce qui signifie que celle-ci a jugé, à raison,
que le terme "OCAS" possédait un caractère - originaire - distinctif.
Or, ni l'intimée ni l'autorité inférieure n'ont allégué que le signe "OCAS"
avait dégénéré en un signe libre descriptif, lequel est par ailleurs utilisé
en Suisse pour les seuls produits de l'intimée et toujours accompagné du symbole ®. Enfin,
elle fait valoir que ce terme n'est pas immédiatement reconnaissable en tant qu'acronyme, attendu
qu'il peut être prononcé comme un mot et que, dans sa forme utilisée par l'intimée,
il commence par une lettre majuscule, suivie de lettres minuscules.
Il convient dès lors d'examiner si l'ajout de l'élément
verbal "OCAS" dans l'usage de la marque opposante modifie l'impression d'ensemble de celle-ci
au point que le public cible ne puisse plus l'assimiler à la marque enregistrée. Selon la doctrine
et la jurisprudence, l'utilisation du signe enregistré en combinaison avec un ajout générique
ou descriptif, qu'il soit verbal ou graphique, ne modifie en principe pas l'impression d'ensemble de
la marque (cf. Markus Wang, in : Michael Noth, Gregor Bühler, Florent
Thouvenin, Markenschutzgesetz, Berne 2009, No
83 ad art. 11 et réf. cit. ; Gilliéron, op. cit., p. 109).
6.2.2.1 L'appréciation
d'un signe s'appuie sur sa compréhension présumée par les milieux intéressés
suisses (cf. ATF 134 III 547 consid. 2.3). Il n'existe pas en droit des marques un cercle des destinataires
intéressés qui soit spécifique. Les milieux intéressés peuvent en effet être
délimités différemment selon la thématique abordée (cf. Eugen
Marbach, die Verkehrskreise im Markenrecht, in : sic! 2007 3, p. 6).
Aussi, lorsqu'il est question, comme en l'espèce,
de l'usage de la marque, et plus particulièrement d'examiner si, pour le public cible, la forme
sous laquelle la marque a été utilisée diverge essentiellement ou non de la marque enregistrée,
il convient, contrairement à ce qui prévaut pour l'examen du risque de confusion (cf. consid.
7.3.1), de tenir compte de la perception de la marque dans sa forme utilisée par celui à qui
le produit, commercialisé sous ladite forme, est effectivement destiné.
Ainsi, lorsque la décision de se procurer un produit
ou un service n'appartient pas au consommateur final mais à un cercle différent d'acquéreurs,
c'est sur la compréhension de ce cercle là qu'il convient de s'appuyer (cf. Marbach,
op. cit., p. 4 et 9).
En l'occurrence, il ressort du dossier que seul un type
de produits a été mis sur le marché sous la marque opposante dans sa forme utilisée
durant la période de contrôle. Il s'agit d'un médicament, à base de tamsulosine,
présenté sous forme de comprimés retard et utilisé dans le traitement des symptômes
fonctionnels de l'hyperplasie bénigne de la prostate et qui, à teneur de l'autorisation
délivrée par Swissmedic, ne peut être obtenu que sur ordonnance médicale. Dès
lors que la décision de prescrire ledit médicament n'appartient qu'aux médecins, c'est
donc en fonction de la seule perception de ceux-ci qu'il s'agira de déterminer si la marque opposante
a été utilisée dans une forme divergeant essentiellement ou non de la marque enregistrée
(cf. Marbach,
op. cit., p. 11 ; cf. également arrêts du TAF B-4070/2007 du 8 avril 2008 consid. 5.2
et 9 Levane/Levact,
B-1700/2009 du 11 novembre 2009 consid. 4.2
OSCILLOCOCCINUM/Anticoccinum et B-6770/2007 du 9 juin 2008 consid.
7.2 NASACORT/VASACOR).
6.2.2.2 Ceci étant,
il convient d'examiner si le terme "OCAS", en relation avec le médicament commercialisé
sous la marque opposante, revêt un caractère descriptif pour un médecin.
Le terme "OCAS" peut avoir 58 significations
selon le site Internet www.acronymfinder.com
mais, dans le domaine de l'urologie, il est connu comme étant l'acronyme de l'anglais "Oral
Controlled Absorption System" (cf. http://www.urologielehrbuch.de/abkuerzungen_urologie.html),
qui peut se traduire en français par "système oral d'absorption contrôlée"
(cf. http://www.urofrance.org/science-et-recherche/base-bibliographique/
article/html/prise-en-charge-du-patient-hbp-impact-de-la-nycturie.html). Ce terme -
largement répandu dans le domaine de l'urologie (cf. http://www.google.ch
avec les mots-clés "Oral Controlled Absorption System" et "OCAS") - sera
dès lors immédiatement compris comme tel par le spécialiste.
Ce système "OCAS", qui a été développé
par les laboratoires Astellas, est une nouvelle forme galénique de tamsulosine, c'est-à-dire
un nouveau type d'absorption du médicament : la libération contrôlée. Cette technique,
brevetée, permet ainsi aux microgranules contenus dans la gélule de chlorhydrate de tamsulosine
de libérer le principe actif de façon constante et continue pendant 24 heures. (cf. http://
www.urofrance.org/science-et-recherche/base-bibliographique/article/ html/prise-en-charge-du-patient-hbp-impact-de-la-nycturie.html
; http:// sante-az.aufeminin.com/w/sante/m3399818/medicaments/omix-lp/detail.
html ; http://dictionnaire.doctissimo.fr/definition-Galenique.htm
et http:// www.amicalien.com/membres/nid1157-omexel-a-un-nouveau-traitement-pour-les-symptomes-de-l-hypertrophie-benigne-de-la-prostate.htm).
Il ressort des pièces versées au dossier par
l'intimée que le médicament, à base de tamsulosine, commercialisé sous la marque
opposante est présenté sous cette nouvelle forme galénique "OCAS", d'où
elle tire justement son nom. Il appert à cet égard du Compendium Suisse des Médicaments
que "Omix® 0,4 mg" a été supprimé de celui-ci et remplacé par "Omix
Ocas® 0,4 mg" (cf. http://www.documed.ch/
fr/suche/index.php?searchTerm=omix).
Ceci étant, il y a lieu d'admettre que l'acronyme
"OCAS" est descriptif de la forme d'absorption de la substance médicamenteuse sous laquelle
le produit commercialisé sous la marque opposante est présenté. Le fait que le terme "OCAS"
fasse, comme le soulève la recourante, l'objet d'un enregistrement international, avec extension
de protection en Suisse, en faveur de l'intimée pour des "préparations pharmaceutiques,
notamment préparations retard pour administration par voie orale" (classe 5) (cf. le site Internet
de l'OMPI : http://www.wipo.int/romarin/detail.do?ID=1),
ne garantit pas, contrairement à ce que celle-ci semble penser, son caractère distinctif ;
une marque faible pouvant faire l'objet d'un enregistrement (cf. arrêt du TAF B-3508/2008 du
9 février 2009 consid. 9.1 KaSa K97/Biocasa). A cet
égard, l'intimée admet elle-même le caractère faible de sa marque "OCAS"
lorsqu'elle relève dans ses écritures que le terme "OCAS" "n'est que très
faiblement distinctif utilisé en relation avec un médicament, puisqu'il décrit la modalité
de prise du médicament par absorption orale".
En conséquence, dès lors que, s'agissant de l'usage
propre à maintenir le droit, le terme "OCAS" revêt, pour le public cible, un caractère
descriptif en relation avec le médicament commercialisé sous la marque opposante, il y a lieu
de retenir que l'ajout de cet élément dans la forme utilisée de la marque opposante ne
modifie pas l'impression d'ensemble de celle-ci, de sorte que le public cible y verra toujours la marque
"OMIX".
6.2.3 La recourante
se réfère enfin à la doctrine et la jurisprudence, selon lesquelles l'utilisation de la
marque enregistrée en combinaison avec un élément supplémentaire - protégeable
au regard du droit des marques - est une utilisation qui permet de maintenir le droit, tant qu'il
demeure reconnaissable qu'il s'agit de deux éléments autonomes utilisés de manière
combinée, par exemple de par l'utilisation du symbole ® ou d'une différence typographique
ou de couleurs (cf. Wang, op. cit., No
84 ad art. 11 ; sic! 2003 907 consid. 2 Kiss/Soft-Kiss). La recourante
soutient que tel ne serait pas le cas en l'espèce, dès lors que les deux éléments
verbaux sont liés dans l'impression d'ensemble de la marque. Partant, le public cible ne percevra
pas l'usage de la marque "OMIX OCAS" comme un usage de la marque "OMIX", ou le produit
"OMIX OCAS" comme une variante du produit "OMIX", mais comme une marque et un produit
distincts.
C'est en vain que la recourante se prévaut de cet
argument, dès lors qu'il ne s'agit en l'espèce pas d'une utilisation combinée de deux
signes distinctifs ; le terme OCAS étant en l'espèce purement descriptif. Aussi, l'absence
de démarcation typographique ou de couleurs entre les deux éléments verbaux ou l'utilisation
du symbole ® après l'élément "OCAS" ne modifient pas l'impression d'ensemble
de la marque, dominée par le seul élément distinctif de la combinaison, soit "OMIX".
6.2.4 S'agissant
enfin de l'adjonction de l'élément "0,4 mg", il sied de relever que dite indication
de dosage sera clairement comprise par le consommateur comme un ajout et non comme une autre marque similaire
(cf. sic! 2006 271 consid. 8 Dona/Donafor). Quant à l'élément
figuratif, peu original, il y a lieu d'admettre qu'il n'affaiblit aucunement le caractère distinctif
de l'élément verbal "OMIX", clairement perceptible. Pour ce qui est enfin des couleurs
dans lesquelles la marque est utilisée, il convient de préciser que, pour les marques
sans revendication de couleur, l'utilisation de couleurs permet de maintenir le droit, à
moins que l'impression d'ensemble produite par la marque ne s'en trouve modifiée (cf. arrêt
du TAF B-648/2008 précité consid 6.1 Hirsch), ce qui
n'est nullement le cas en l'espèce.
Il ressort de ce qui précède que les adjonctions
des éléments verbaux "OCAS" et "0,4 mg", de l'élément figuratif
et des couleurs ne modifient pas l'impression d'ensemble de la marque au point que le consommateur ne
puisse plus assimiler la forme utilisée à la marque figurant au registre. Le noyau distinctif
de la marque enregistrée est préservé dans l'impression d'ensemble ; la marque "OMIX"
étant clairement perceptible et reconnaissable en tant que telle. La marque opposante n'a dès
lors pas été utilisée dans une forme divergeant essentiellement de la marque enregistrée.
Il y a ainsi lieu de reconnaître la vraisemblance
de l'usage sérieux de la marque opposante, en relation avec un médicament dans le domaine de
l'urologie, par un tiers autorisé, sur le marché suisse, durant la période de référence,
dans une forme ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée. La marque opposante et
intimée est enregistrée pour des "produits pharmaceutiques et médicaments pour le
domaine de l'urologie". Cette formulation peut laisser la place à des interprétations
différentes, à savoir soit des produits pharmaceutiques en général et des médicaments
pour le domaine de l'urologie, soit des produits pharmaceutiques (pour le domaine de l'urologie) et des
médicaments pour le domaine de l'urologie. La question de savoir laquelle de ces interprétations
l'emporte peut toutefois rester ouverte ici. Ce qui est seul décisif en l'occurrence est l'usage,
propre à maintenir le droit, de la marque opposante. Une marque utilisée pour un produit particulier
appartenant à une catégorie générale ("Oberbegriff") revendiquée dans
l'enregistrement est propre à maintenir la validité de cet enregistrement pour ladite catégorie.
Il faut toutefois que le produit concerné soit typique de la catégorie et que cette catégorie
ne comprenne pas des sous-catégories essentiellement différentes. Les médicaments pour
le domaine de l'urologie se rapportent à ce type particulier de traitement. L'usage de la marque
opposante a en l'espèce été rendu vraisemblable pour un médicament particulier pour
le domaine de l'urologie. Partant, elle est protégée pour, et uniquement, l'ensemble des médicaments
pour le domaine de l'urologie (cf. arrêts du TAF B-5871/2011 du 4 mars 2013 consid. 2 Gadovist/Gadogita
et réf. cit., B-2227/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.3 ebm/EBM
Ecotec et B-1755/2007 précité consid. 8 No Name).
Le recours est donc mal fondé sur ce point.
7.
L'intimée
n'ayant pas contesté la décision attaquée, celle-ci est dès lors entrée en force
s'agissant des services revendiqués par la marque attaquée en classes 42 et 44. Il convient
donc en l'espèce d'examiner si c'est à tort ou à raison que l'autorité inférieure
a admis l'existence d'un risque de confusion s'agissant des produits de la classe 5. A cet égard,
il y a lieu de relever que la recourante ne s'est pas prononcée sur cette question au cours de la
procédure de recours.
A teneur de l'art. 3 al. 1
let. c LPM, sont exclus de la protection les signes similaires à une marque antérieure et destinés
à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
L'appréciation du risque de confusion se fait sur
la base des marques telles qu'elles sont inscrites au registre (cf. sic! 2004 927 consid. 6 Ecofin).
Dite appréciation ne s'effectue pas en comparant abstraitement les signes mais en prenant en considération
toutes les circonstances du cas concret (cf. ATF 122 III 382 consid. 1 Kamillosan).
Il convient de tenir compte de la similarité aussi bien des signes que des produits ou des services
pour lesquels ils sont enregistrés. Ces deux éléments s'influencent réciproquement,
en ce sens que les produits ou les services doivent d'autant plus se différencier que les signes
sont similaires et vice versa (cf. arrêt du TAF B-4260/2010 du 21 décembre 2011 consid. 5.1
Bally/BALU [fig.] ; David, op.
cit., No 8 ad art. 3).
7.1 Aussi, il s'agit
dans un premier temps d'examiner si les produits revendiqués de part et d'autre en classe 5 sont
identiques ou similaires.
La marque opposante est protégée pour des médicaments
pour le domaine de l'urologie (cf. consid. 6.2.4), soit pour des produits couverts par le terme générique
supérieur des "Pharmazeutische Präparate" revendiqués par la marque attaquée,
de sorte qu'il y a lieu de retenir l'identité des produits offerts par les marques opposées
(cf. arrêt du TAF B-5871/2011 précité consid. 3.4.2 Gadovist/Gadogita
et réf. cit.) et pas seulement la similarité comme l'a admis l'autorité inférieure.
7.2 Ceci étant,
il sied dans un deuxième temps d'examiner si les signes en présence sont similaires.
7.2.1 Pour déterminer,
comme c'est le cas en l'espèce, si deux marques verbales se ressemblent au sens de l'art. 3 al.
1 let. c LPM, il y a lieu de prendre en compte leur effet auditif, leur représentation graphique
et leur contenu sémantique (cf. ATF 127 III 160 consid. 2b/cc Securitas,
121 III 377 consid. 2b Boss). La similarité des marques doit
en principe déjà être admise lorsque des similitudes se manifestent sur la base de l'un
de ces trois critères (cf. David, op. cit., No 17
ad art. 3). La sonorité découle en particulier du nombre de syllabes, ainsi que de la
cadence et de la succession des voyelles, tandis que l'image de la marque dépend de la longueur
du mot et des particularités des lettres employées. Le début du mot et sa racine, de même
que sa terminaison, surtout lorsqu'elle reçoit une accentuation, suscitent plus l'attention que
les syllabes intermédiaires non accentuées (cf. ATF 127 III 160 consid. 2b/cc Securitas,
122 III 382 consid. 5a Kamillosan). Une similarité visuelle
ou auditive peut être compensée par un sens clairement différent ; une telle compensation
n'est cependant possible que lorsqu'une association immédiate et évidente se fait avec un terme
précis (cf. arrêt du TAF B-7460/2006 du 6 juillet 2007 consid. 6
Adia/Aida Jobs, Aida Personal).
7.2.2 En l'occurrence,
les marques en présence sont des marques purement verbales. Il s'agit d'une part, de "OMIX"
et, d'autre part, de "ONYX PHARMACEUTICALS".
De longueur identique, les termes "OMIX" et "ONYX"
concordent sur leur première et dernière lettres. Leur consonne médiane sont visuellement
très proches. Le second terme composant la marque attaquée "PHARMACEUTICALS" est
en revanche clairement distinct de la marque opposante.
D'un point de vue auditif, les mots "OMIX" et
"ONYX", formés chacun de deux syllabes, se prononcent pratiquement de la même manière
en français et en italien, dès lors que la lettre "y" se prononce comme la lettre
"i" dans ces deux langues et que les consonnes médianes sont phonétiquement très
similaires. Le second mot constituant la marque attaquée renvoie quant à lui une impression
sonore totalement différente.
Sous l'angle sémantique, le terme "OMIX"
ne revêt aucune signification particulière. Le terme "ONYX" désigne quant à
lui une variété d'agate présentant des zones concentriques régulières de diverses
couleurs (cf. Le Petit Robert de la langue française 2013, publié en version numérique
sur le site Internet : http://pr.bvdep.com/),
soit un minéral. Quant au second mot formant la marque attaquée "PHARMACEUTICALS",
il sera compris par le consommateur suisse comme signifiant "produits pharmaceutiques", et
ce dans les trois régions linguistiques ("Pharmazeutika", "farmaco"). En relation
avec les produits revendiqués par la marque attaquée en classe 5, il s'avère dès
lors descriptif.
Partant, il y a lieu de retenir que le premier élément
de la marque attaquée - clairement perceptible - présente une similitude visuelle
et phonétique avec la marque opposante, sans que le contenu sémantique desdites marques ne
puisse compenser cette similarité. L'élément "OMIX" est en effet indéterminé
et le terme "ONYX", dont la signification est peu connue, n'est pas susceptible de subsister
dans une mémoire moyennement fidèle ou moyennement défaillante. S'agissant du second élément
composant la marque attaquée, "PHARMACEUTICALS", il sera considéré comme un
ajout sans importance, en tant qu'il est en l'espèce descriptif. Partant,
il y a lieu d'admettre, à l'instar de l'autorité inférieure, que les marques en présence
sont similaires au sens de l'art. 3 al. 1 let. c LPM.
7.3 En conséquence,
il convient dans un troisième temps d'examiner si, dans leur ensemble, les marques opposées
risquent d'être confondues.
Pour ce faire, il s'agit tout d'abord de déterminer
l'attention dont font preuve les destinataires des produits pour lesquels les marques sont enregistrées
(cf. consid. 7.3.1) et l'étendue du champ de protection de la marque opposante (cf. consid. 7.3.2),
avant d'examiner la question de l'existence ou non d'un risque de confusion (cf. consid. 7.3.3).
7.3.1
S'agissant de l'attention des consommateurs, il faut prendre en considération toutes les
circonstances, en particulier la capacité de perception des destinataires et leur comportement effectif
lorsqu'ils sont mis en situation concrète de se procurer le produit ou le service sur un certain
marché. S'il s'agit de produits de consommation courante, on se fondera sur la capacité de
souvenir du consommateur moyen. Si l'on est en présence de produits ou de services pour lesquels
il est d'usage de faire preuve d'une attention accrue lors de leur acquisition, on devra en tenir compte
et admettre moins facilement l'existence d'un risque de confusion. Si le public est composé de spécialistes
dont on peut attendre une attention particulière lors de l'achat, on devra faire preuve de retenue
avant d'admettre un risque de confusion (cf. arrêt du TAF B-6770/2007
du 9 juin 2008 consid. 7.2 Nasacort/Vasocor
; sic! 2002 163 consid. 6f Audi
; Ivan Cherpillod,
Le droit suisse des marques, Lausanne 2007, p. 110).
Comme déjà dit, la marque opposante n'est en
l'espèce protégée que pour les médicaments pour le domaine de l'urologie (cf. consid.
6.2.4), dont il ne ressort pas de la formulation du libellé figurant au registre que la prescription
et la vente de ceux-ci imposeraient l'attention particulière d'un spécialiste eu égard
à leur composition. Il en va de même des produits couverts par la marque attaquée. Il
convient en conséquence de tenir compte de la perception des marques en conflit par le grand public,
soit par le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et, partant, d'appliquer
les critères habituels lors de l'examen du risque de confusion (cf. arrêts du TAF B-1700/2009
précité consid. 4.2 OSCILLOCOCCINUM/Anticoccinum et B-4070/2007
précité consid. 5.2 Levane/Levact).
7.3.2 La marque opposante
est constituée du terme "OMIX" qui ne possède aucun sens descriptif en relation avec
les produits pour lesquels elle est enregistrée. Il y a donc lieu de lui reconnaître un champ
de protection normal.
7.3.3 En conséquence,
compte tenu de l'identité des produits, de la très forte similarité phonétique des
termes "OMIX" et "ONYX", du degré d'attention moyen des consommateurs visés
et du périmètre de protection normal de la marque opposante, il y a lieu de retenir, à
l'instar de l'autorité inférieure, l'existence d'un risque de confusion.
8.
Il
résulte de ce qui précède que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral
et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non
plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art.
49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit être rejeté.
9.
Vu
l'issue de la procédure, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et
les débours, doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (cf. art. 63 al.
1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire
est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause,
de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (cf. art. 2 al. 1
1ère phrase et 4 FITAF). Dans les procédures
de recours en matière d'opposition, il y a lieu d'évaluer l'intérêt de l'opposant
à la radiation de la marque, respectivement l'intérêt du défendeur au maintien de
la marque attaquée. Toutefois, le fait d'exiger dans chaque cas les preuves concrètes de ces
dépenses irait trop loin et pourrait avoir un effet dissuasif par rapport aux frais relativement
peu élevés de la procédure de première instance. Faute d'autres pièces pertinentes
quant à la valeur litigieuse, l'ampleur du litige doit être fixée selon les valeurs empiriques,
soit entre Fr. 50'000.- et Fr. 100'000.- (cf. en ce sens ATF 133 III 490 consid. 3.3 et réf.
cit.).
En l'espèce, au regard de ce qui précède,
les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 4'000.- et mis à la charge de
la recourante qui succombe. Ils sont compensés par l'avance de frais de Fr. 4'000.- déjà
versée par cette dernière.
10.
L'autorité
de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement gain de
cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été
occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 FITAF). Les dépens comprennent
les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art.
8 FITAF). Les frais de représentation comprennent notamment les honoraires d'avocat (art. 9 al.
1 let. a FITAF), lesquels sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense
de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF). Le tarif horaire des avocats est de Fr.
200.- au moins et de Fr. 400.- au plus (art. 10 FITAF). Selon l'art. 14 al. 1 FITAF, les parties qui
ont droit aux dépens doivent faire parvenir au tribunal, avant le prononcé de la décision,
un décompte de leurs prestations. Le tribunal fixe les dépens sur la base du décompte
(art. 14 al. 2 FITAF).
L'intimée, qui obtient gain de cause et qui est représentée
par une mandataire, a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). Cette dernière a indiqué
dans le mémoire de réponse que les frais supportés par l'intimée dans le cadre de
la procédure de recours s'élevaient à Fr. 6'000.-. Or, il y a lieu de relever qu'en l'espèce,
la mandataire de l'intimée n'a pas été confrontée à des questions de fait ou
de droit inhabituelles ou exceptionnellement ardues et n'a pas été amenée à étudier
un dossier particulièrement volumineux. Le montant retenu par l'intimée paraît dès
lors trop élevé. Aussi, en tenant compte du barème précité, il se justifie d'allouer
à l'intimée une indemnité équitable, à titre de dépens, de Fr. 3'200.-
(non soumis à TVA) et de mettre celle-ci à la charge de la recourante.
11.
Le
présent arrêt est définitif (cf. art. 73 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).