Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo
federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung II
B-2676/2008{T 0/2}
Urteil
vom 23. Januar 2009
Besetzung
Richterin Vera Marantelli (Vorsitz), Richter Claude Morvant,
Richter Hans Urech;
Gerichtsschreiberin Kathrin Bigler.
Parteien
X._______,
vertreten
durch E. Blum & Co. AG, Patentanwälte und Markenanwälte VSP, Vorderberg 11, 8044 Zürich,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches
Institut für Geistiges Eigentum,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand
Internationale
Registrierung Nr. 850750 - 3D (fig.); Verfügung des IGE vom 27. März 2008.
Sachverhalt:
A.
Die
Beschwerdeführerin ist Inhaberin der IR-Marke Nr. 850'750 mit Ursprung in den Benelux-Staaten, registriert
am 3. März 2005. Die Marke hat folgendes Aussehen:
Sie beansprucht auch Schutz in der
Schweiz für folgende Waren der Klasse 33: "Boissons alcooliques (à l'exception des bières)".
Der Schweiz wurde die Schutzausdehnung der obigen Marke seitens der Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle (OMPI) am 30. Juni 2005 notifiziert.
B.
Am 27. Juni 2006 verweigerte die
Vorinstanz der Marke für die beanspruchten Waren vorläufig den Schutz für die Schweiz.
Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, die Marke bestehe aus einer Flasche, einem für
Likör banalen Behälter, der nicht ausreichend vom banalen, dem Gemeingut zugehörigen Formenschatz
abweiche. Das nur auf einer Seite der Flasche angebrachte, zweidimensionale Wortelement vermöge
den banalen Gesamteindruck der Marke nicht wesentlich zu beeinflussen. Dem dem Gemeingut zugehörigen
Zeichen fehle daher die nötige Unterscheidungskraft.
Mit Eingabe vom 23. November 2006 ersuchte
die Beschwerdeführerin, der international registrierten dreidimensionalen Marke Nr. 850'750 auch
in der Schweiz Schutz zu gewähren. Zur Begründung brachte sie im Wesentlichen vor, beim zur
Diskussion stehenden Zeichen handle es sich keineswegs um eine banale Flasche. Die Form beinhalte vielmehr
mehrere unterschiedliche Elemente, die sie eindeutig von anderen Flaschenformen unterschieden und ihr
eine Eigenart verliehen, die vom Gewohnten und Erwarteten abweiche und daher im Gedächtnis der Abnehmer
haften bleibe. Im Weiteren wird auf einen Entscheid der Rekurskommission für geistiges Eigentum
vom 24. April 2006 (MA-AA 18/05) sowie auf drei Voreintragungen (CH-503'180, CH-487'788 und IR 803'837)
hingewiesen.
Auch nach erneuter Prüfung hielt die Vorinstanz in ihrem Schreiben vom 26. Februar
2007 an ihrer Beanstandung fest, wobei sie wiederum die Auffassung vertrat, dass die hinterlegte Flaschenform
sich nicht genügend von banalen Waren- bzw. Verpackungsformen der angemeldeten Waren der Klasse
33 unterscheide und daher nicht geeignet sei, als Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen wahrgenommen
zu werden.
Am 5. April 2007 wandte sich die Beschwerdeführerin erneut an die Vorinstanz. Dabei
bemängelte sie im Wesentlichen, dass die Vorinstanz in ihrem Schreiben vom 18. Februar 2007 (recte:
26. Februar 2007) die von ihr erwähnten Voreintragungen, insbesondere die nach der am 1. Juli 2005
in Kraft getretenen Änderung der Institutspraxis ergangene Eintragung IR 807'837 nicht berücksichtigt
habe und ersuchte im Übrigen erneut um Eintragung ihrer Marke.
Mit Schreiben vom 3. Juli 2007
hielt die Vorinstanz an an ihrem Entscheid fest, der internationalen Registrierung 850'750 gestützt
auf Art. 2 lit. a
MSchG den Markenschutz in der Schweiz vollumfänglich zu verweigern, weil ihr im
Gesamteindruck keine Unterscheidungskraft im Sinne des Markenschutzgesetzes zukomme. Dabei setzte sie
der Beschwerdeführerin bis am 3. September 2007 Frist zur Einreichung einer letzten Stellungnahme.
Mit der Androhung, dass ohne neue stichhaltige Argumente, die ihren Entscheid zu widerlegen vermöchten,
eine beschwerdefähige Entscheidung ergehe.
Da innert der obgenannten Frist bei der Vorinstanz
keine weitere Stellungnahme eintraf, wurde der internationalen Registrierung Nr. 850'750 mit Verfügung
vom 27. März 2008 der Schutz in der Schweiz für alle beanspruchten Waren verweigert.
C.
Gegen
diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 25. April 2008 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht.
Sie beantragt, die Verfügung der Vorinstanz vom 27. März 2008 sei aufzuheben, und die internationale
Marke Nr. 850'750 (dreidimensionale Marke [Flasche]) sei in der Schweiz für alle beanspruchten Waren
zum Markenschutz zuzulassen. Sie hielt fest, die strittige Marke stelle im Zusammenhang mit den beanspruchten
Waren kein Gemeingut im Sinne von Art. 2 lit. a
MSchG dar. Wie sich aus den von der Vorinstanz zur Unterstreichung
ihrer Argumente beigelegten Internetauszügen ergebe, würden Flaschen über eBay versteigert.
Dies zeige, dass es einen Sammlermarkt für Flaschenformen gebe, diese somit von der Sammlergemeinde
nicht als banal betrachtet würden. Es sei nicht ersichtlich, weshalb es einen Markt für Flaschenformen
geben sollte, wenn diese alle banal wären.
Zur Gestaltung der hier zur Diskussion stehenden
Flasche wird ausgeführt: Anders als bei den sich unten am Bauch befindlichen, der Griffigkeit der
Flasche dienenden und somit funktionalen Rillen, handle es sich bei den weit oben am Flaschenhals angebrachten
und daher keineswegs funktional bedingten Einschnürungen der streitgegenständlichen Flasche
um eine Reihe kurz übereinander angebrachter "Rillen", die insgesamt den Eindruck einer
mehrreihigen Halskette oder eines Halsreifens, wie er in Afrika üblich sei, erwecke. Dieser Eindruck
komme durch den langgezogenen Flaschenhals noch stärker zur Geltung. Bereits dies verleihe der Flasche
eine vom Gewöhnlichen abweichende Form und individualisiere sie so stark, dass sie Unterscheidungskraft
besässe. Es handle sich dabei nicht um ästhetisch bedingte Elemente, sondern um ein gewolltes
Unterscheidungsmerkmal, das der Flasche Eigentümlichkeit verleihe und vom Gewohnten abweiche. Der
sich daraus ergebende ästhetisch ansprechende Eindruck sei ein positiver Nebeneffekt. Zum Schriftzug
wird ausgeführt: Bei einer runden, folglich keine Ecken aufweisenden Flasche könne nicht verlangt
werden, dass ein Schriftzug "alle Seiten" betreffe. Dieser müsse, wie sich aus einem Entscheid
der eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum (MA-AA 18/05) ergebe, auch nicht
genau entzifferbar, sondern nur als solcher erkennbar sein. Dies treffe auf den hier zur Diskussion stehenden,
sich über die ganze Breite der Frontansicht der Marke erstreckenden Schriftzug zu. Im Weiteren wird
unter Hinweis auf das Gleichbehandlungsgebot erneut auf Voreintragungen verwiesen und verlangt, das Eintragungsgesuch
nicht nach der mit Wirkung per 1. Juli 2005 verschärften, sondern nach der Praxis zum Zeitpunkt
der Gesuchseinreichung zu beurteilen. Schliesslich wird die Regel, wonach im Zweifelsfall für den
Hinterleger zu entscheiden und Grenzfälle einzutragen seien, in Erinnerung gerufen.
D.
Mit
Vernehmlassung vom 18. September 2008 beantragt die Vorinstanz, die Beschwerde sei vollumfänglich
abzuweisen. Zur Begründung verwies sie auf einen Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission
für geistiges Eigentum, wonach Elemente wie Einbuchtungen, Wülste und Rillen an banalen Flaschenformen
funktional seien und durch die Wahl des individuellen Anbringungsortes solcher Elemente an der Grundform
keine Unterscheidungskraft geschaffen werden könne. Hinsichtlich der beiden Schriftzüge auf
der hinterlegten Form hielt sie fest, diese seien zwar erkennbar, aber ohne Berücksichtigung der
Markenbeschreibung (Code Nr. 571 der "Gazette OMPI des marques internationales") unbestrittenermassen
unleserlich. Die nicht entzifferbaren Schriftzüge könnten daher auch aus direkt beschreibenden
Angaben bestehen, womit sie der banalen Flaschenform nicht die nötige Unterscheidungskraft verleihen
würden. Der auf dem Flaschenhals angebrachte Schriftzug "BOLS" sei zudem auf Grund seiner
Grösse zu klein, um den Gesamteindruck des Zeichens wesentlich zu beeinflussen. Schliesslich wies
sie darauf hin, dass Praxisänderungen auf sämtliche noch nicht rechtskräftig erledigten
Fälle anzuwenden seien.
E.
Auf die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung
hat die Beschwerdeführerin stillschweigend verzichtet.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht
in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden
gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31
, 32
und 33
Bst.
d des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht [Verwaltungsgerichtsgesetz,
VGG,
SR 173.32]).
Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung
durch diese beschwert und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung.
Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember
1968 über das Verwaltungsverfahren [VwVG,
SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art.
50 Abs. 1
und 52 Abs. 1
VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt (Art. 63 Abs. 4
VwVG),
der Vertreter hat sich rechtsgenüglich ausgewiesen (Art. 11
VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen
liegen vor (Art. 44 ff
. VwVG).
Auf die Verwaltungsbeschwerde ist daher einzutreten.
2.
Zwischen
den Benelux-Staaten und der Schweiz gelten das Madrider Abkommen über die internationale Registrierung
von Marken (MMA,
SR 0.232.112.3) sowie die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen
Eigentums (PVÜ,
SR 0.232.04), beide in den in Stockholm revidierten Fassungen vom 14. Juli 1967.
Nach Art. 5 Abs. 2 MMA kann die Vorinstanz innerhalb eines Jahres ab Mitteilung einer internationalen
Markenregistrierung erklären, dass sie dieser Marke den Schutz in der Schweiz verweigere (Urteil
des Bundesverwaltungsgerichts
B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 2 - Chocolat Pavot [fig.]). Mit dem Versand
der vorsorglichen Schutzverweigerung am 27. Juni 2006 auf Grund der am 30. Juni 2005 notifizierten Registrierung
der Marke IR Nr. 850'750 wurde diese Jahresfrist eingehalten.
3.
Nach Art. 5 Abs. 1 MMA
darf ein Verbandsland einer international registrierten Marke den Schutz nur verweigern, wenn nach den
in der PVÜ genannten Bedingungen ihre Eintragung in das nationale Register verweigert werden kann.
Das trifft gemäss Art. 6quinquies Bst. B Ziff. 2 PVÜ namentlich dann zu, wenn die Marke jeder
Unterscheidungskraft entbehrt und als Gemeingut anzusehen ist. Dieser Ausschlussgrund ist auch im Bundesgesetz
vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG,
SR 232.11) vorgesehen, das in Art. 2 Bst. a
MSchG Zeichen, die Gemeingut sind, unter Vorbehalt der Verkehrsdurchsetzung
vom Markenschutz ausschliesst (vgl. Urteil des Bundesgerichts
4A.15/2006 vom 13. Dezember 2006 E. 2,
mit Verweis auf BGE
128 III 454 E. 2 - Yukon).
Diesen Zeichen fehlt die erforderliche Unterscheidungskraft
oder es besteht an ihnen ein Freihaltebedürfnis. Dies gilt auch für dreidimensionale Marken,
die in der Form der gekennzeichneten Ware selbst bestehen können ("Formmarken"), sowie
für Kombinationen solcher Formen mit zweidimensionalen Bestandteilen. Ob in ihrem Zusammenspiel
der unterscheidungskräftige Teil dominiert, hängt nach einer Formulierung des Bundesgerichts
davon ab, ob die angemeldete Form durch ihre Eigenheiten auffällt, vom Gewohnten und Erwarteten
abweicht und so im Gedächtnis der Abnehmer haften bleibt (BGE
133 III 342 E. 3.1 - Verpackungsbehälter
aus Kunststoff, BGE
120 II 307 E. 3b - The Original, BGE
129 III 514 E. 4.1 - Lego).
Massgebend
für die Beurteilung der Unterscheidungskraft eines Zeichens ist stets die Wahrnehmung durch die
angesprochenen Verkehrskreise im Gesamteindruck (CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen
Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich
2002, Art. 2 N. 41 und 124; Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum
[RKGE] in: Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 2006
S. 264 E. 6 - Tetrapack).
4.
Die internationale Registrierung Nr. 850'750, um deren Schutz
in der Schweiz ersucht wird, stellt unbestrittenermassen eine Verpackungsform und insofern eine Formmarke
im engeren Sinne dar (BGE
120 II 307 E. 2a - The Original, mit Verweisen; WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 195;
MAGDA STREULI-YOUSSEF, Zur Schutzfähigkeit von Formmarken, in: sic! 2002 S. 794 ff., S. 795).
Sie
beansprucht Schutz für folgende Waren der Klasse 33: "Boissons alcooliques (à l'exception
des bières)". Die vorliegend angesprochenen Verkehrskreise sind daher Abnehmer von alkoholischen
Getränken und insofern Durchschnittskonsumenten. Aus ihrem Blickwinkel ist zu entscheiden, ob die
hinterlegte Form vom im fraglichen Warensegment Gewohnten und Erwarteten abweicht. Bei der Beurteilung
ist zu berücksichtigen, dass die Abnehmer in einer Waren- oder Verpackungsform grundsätzlich
die Gestaltung der Ware respektive der Verpackung selber sehen und nicht einen betrieblichen Herkunftshinweis
(BGE 134 III 547 E. 2.3.4 - Panton-Stuhl, BGE
130 III 328 E. 3.5 - Swatch; Urteil des Bundesgerichts
4A.15/2006 vom 13. Dezember 2006 E. 5 - Wellenflasche).
Mit der Vorinstanz ist dafür zu halten,
dass sich die Abnehmer von alkoholischen Getränken an eine grosse Formenvielfalt von Verpackungen
gewohnt sind. Dies ist insofern relevant, als es bei grosser Formenvielfalt schwieriger ist, eine nicht
banale Form zu schaffen, die von den Abnehmern als betrieblicher Herkunftshinweis und nicht als dekoratives
Element oder technisches Beiwerk verstanden wird (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts
B-7379/2006 vom
17. Juli 2007 E. 4.3 - Leimtube, und
B-7419/2006 vom 5. Dezember 2007 E. 3.2, je mit Verweisen). Hieraus
kann nicht der Schluss gezogen werden, dass grundsätzlich alle Flaschenformen als banal zu qualifizieren
wären. Doch steigen die Anforderungen an die Unterscheidungskraft einer Form, wenn - wie im vorliegenden
Fall - in einem bestimmten Warensegment eine Vielfalt von Formen besteht (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-7379/2006 vom 17. Juli 2007 E. 4.3 - Leimtube, mit Verweis auf STREULI-YOUSSEF, a.a.O., S. 796). Dies
entbindet das Bundesverwaltungsgericht indessen nicht davon, alle Elemente der konkret zu beurteilenden
Form zu berücksichtigen und eine Gesamtbetrachtung vorzunehmen, wie die Beschwerdeführerin
zu Recht verlangt.
5.
Die strittige Verpackungsform besteht aus einer rundlichen Flasche
mit einem langgezogenen Flaschenhals, der an seiner Basis mehrere horizontale Rillen in kleinem Abstand
aufweist. Einige weitere horizontale Rillen mit etwas grösserem Abstand befinden sich auch auf dem
oberen Drittel des Flaschenbauches. Die zusätzlich angebrachten Wortelemente sind auf der Abbildung
der "Notification" der OMPI vom 30. Juni 2005 nicht scharf und es fragt sich, ob die Wortelemente
überhaupt genügend lesbar sind. Nach Beschreibung des internationalen Markenprüfers der
OMPI ist im unteren Teil der Flasche die Signatur "Lukas Bols" reliefartig eingraviert und
die Kapsel des Schraubverschlusses weist die Inschrift "BOLS" auf.
Unter Berücksichtigung,
dass der Schutzumfang der international registrierten Marke nicht weiter als die nationale Basisregistrierung
greifen kann, rechtfertigt es sich, für die Beurteilung der Markendarstellung die unter der Registernummer
0759862 vom "Office Benelux de la Propriété Intellectuelle" (OBPI) publizierte Abbildung
der Basismarke beizuziehen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-2724/2007 vom 17. Oktober 2007
E. 6.2.3 - Verpackung). Auf der beim OBPI einsehbaren Abbildung (vgl. register.boip.int) ist immerhin
knapp die Inschrift "BOLS" lesbar. Das eingravierte Wortelement "Lucas Bols" lässt
sich indessen auch auf dieser Abbildung nicht entziffern. Wie bereits auf der Abbildung der "Notification"
der OMPI ist lediglich der erste Buchstabe "L" lesbar.
6.
Die Beschwerdeführerin
macht geltend, die Hinterlegung der zur Diskussion stehenden Marke sei am 3. März 2005 und somit
vor Änderung der Institutspraxis bei dreidimensionalen Zeichen am 1. Juli 2005 erfolgt. Diese Änderung
habe eine Verschärfung der Praxis bewirkt, weshalb sie zu Ungunsten der Rechtssubjekte nicht auf
hängige Gesuche angewendet werden dürfe. Diese müssten vielmehr gemäss der zum Zeitpunkt
ihrer Hinterlegung gültigen Praxis behandelt werden.
6.1 Damit verkennt die Beschwerdeführerin,
dass Praxisänderungen sofort und in allen hängigen Fällen anzuwenden sind (BGE
133 V 96
E. 4.4.6; BGE
122 I 57 E. 3c/bb). Massgebend ist somit nicht das Datum der Hinterlegung, mit welchem
ein Markeneintragungsverfahren anhängig gemacht wird, sondern das Urteilsdatum (vgl. das Urteil
4A_466/2007 des Bundesgerichts vom 23. Januar 2008 E. 3.4 - Milchmäuse).
Der verfassungsrechtliche
Grundsatz des Vertrauensschutzes (vgl. Art. 9
BV,
SR 101) kann jedoch gegebenenfalls bei einer verfahrensrechtlichen
Änderung der Rechtsprechung dazu führen, dass eine Praxisänderung im Anlassfall noch nicht
angewendet wird, wenn der Betroffene einen Rechtsverlust erleiden würde, den er hätte vermeiden
können, wenn er die neue Praxis bereits gekannt hätte (BGE
133 V 96 E. 4.4.6). Gegen Änderungen
der materiellrechtlichen Praxis gibt es hingegen keinen allgemeinen Vertrauensschutz (Urteil
4A_466/2007
des Bundesgerichts vom 23. Januar 2008 E. 3.4 - Milchmäuse, mit Verweis auf BGE
103 Ib 197 E. 4).
Es bedarf zusätzlich einer behördlichen Zusicherung oder eines sonstigen, bestimmte Erwartungen
begründenden Verhaltens der Behörden gegenüber dem betroffenen Bürger, damit er aus
dem Grundsatz von Treu und Glauben einen Anspruch ableiten kann (BGE
103 Ib 197 E. 4). Der Beschwerdeführerin
wurden von der Vorinstanz keine bestimmten Auskünfte oder Zusicherungen hinsichtlich der Schutzausdehnung
der strittigen Marke auf die Schweiz erteilt, weshalb der Grundsatz des Vertrauensschutzes nicht zum
Tragen kommt.
In ihren Schreiben vom 26. Februar 2007 und vom 3. Juli 2007 (die angefochtene Verfügung
vom 27. März 2008 enthält nur eine kursorische Begründung) hat sich die Vorinstanz somit
zu Recht auf ihre neue Praxis vom 1. Juli 2005 hinsichtlich der Schutzfähigkeit dreidimensionaler
Marken gestützt.
6.2 Am 1. Dezember 2007 ist indessen bereits eine weitere Praxisänderung
in Kraft getreten, welche nach den obigen Ausführungen grundsätzlich anzuwenden ist. In diese
hat die Vorinstanz die seit der Praxisänderung vom 1. Juli 2005 gesammelten Erfahrungen sowie die
Rechtsprechung des Bundesgerichts und des Bundesverwaltungsgerichts (insbesondere die Urteile
B-7400/2006
vom 5. Juni 2007 - Silk Cut, publiziert in sic! 2007 S. 905, sowie
B-7379/2006 vom 17. Juli 2007 - Leimtube)
einfliessen lassen.
Die entsprechend überarbeiteten neuen Richtlinien in Markensachen vom 1.
Juli 2008 besagen, dass bei banalen Waren- oder Verpackungsformen, die mit unterscheidungskräftigen
zweidimensionalen Elementen (z.B. Wortelementen, bildlichen Darstellungen) kombiniert sind, der Ausschlussgrund
des Gemeinguts nur dann entfällt, wenn die zweidimensionalen Elemente den dreidimensionalen Gesamteindruck
wesentlich beeinflussen. Es ist daher nicht ausreichend, dass das Wort- oder Bildelement bloss in irgendeiner
Weise sichtbar auf der banalen Form angebracht ist. Vielmehr muss dieses bei einer Gesamtbetrachtung
des Zeichens auf den ersten Blick gut erkennbar sein. Kennzeichnungskräftige zweidimensionale Elemente,
die im Vergleich zur Warenform entweder zu klein sind oder sich an ungewohnter Stelle befinden, sind
nicht geeignet, dem hinterlegten Zeichen im Gesamteindruck Unterscheidungskraft zu verleihen (vgl. Ziff.
4.10.5.1 der Richtlinien in Markensachen vom 1. Juli 2008). Somit wird, im Gegensatz etwa zu den Richtlinien
vom 1. Januar 2007, nicht mehr gefordert, dass das (unterscheidungskräftige) zweidimensionale Element
die Form als Ganzes umfassen müsse (vgl. Ziff. 4.10.3.1 der Richtlinien in Markensachen vom 1. Januar
2007). Da die neue, ab 1. Dezember 2007 geltende Praxis der Vorinstanz die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts
wiederspiegelt, wird sie auf das vorliegende Beschwerdeverfahren angewendet. Die geschilderten zweidimensionalen
Elemente auf der strittigen Markenform müssen somit nicht mehr die Form als Ganzes umfassen, um
der Form Unterscheidungskraft zu verleihen. Damit kommt die Beschwerdeführerin, im Vergleich zur
ab 1. Juli 2005 geltenden Praxis, in den Genuss einer Praxismilderung.
7.
Die konkret
zu beurteilende Flaschenform weist eine bauchförmige Verdickung auf. Diese Form ist für Flaschen
typisch; auch die zylindrische Verschlusskappe kann nicht als kennzeichnungskräftig qualifiziert
werden (vgl. Urteil des Bundesgerichts
4C.169/2004 vom 8. September 2004 E. 2.1 - Zitronensaftflasche).
7.1
Wie bereits ausgeführt wurde (E. 5), ist auf der beim OBPI einsehbaren Abbildung die Inschrift "BOLS"
knapp lesbar, angesichts ihrer geringen Grösse indessen nur bei genauerem Hinsehen. Vom Wortelement
"Lucas Bols" ist lediglich der erste Buchstabe "L" entzifferbar.
In diesem Zusammenhang
verweist die Beschwerdeführerin auf einen Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für
geistiges Eigentum vom 24. April 2006 in Sachen "Berentzen-Flasche" (Entscheid Nr. MA-AA 18/05,
publiziert in sic! 2006 S. 671 - Quaderförmige Flasche [3D]). Darin hatte die Rekurskommission zu
beurteilen, ob der im Folgenden abgebildeten Formmarke IR-Nr. 807'837 Markenschutz in der Schweiz gewährt
werden soll:
Sie erwog, die Grafik der zusätzlich beizuziehenden Unterlagen der deutschen
Basiseintragung zeige deutlich einen Schriftzug, der etwa zwei Drittel des quaderförmigen Bauchteils
der Flasche einnehme, sowie ein wappenähnliches Gebilde unterhalb der Schulter der Vorder- und Rückseite
der Flasche. Selbst wenn auch in der deutschen Basiseintragung der in der Flasche eingegossene Schriftzug
nicht klar gelesen werden könne, so sei jedenfalls der Anfangsbuchstabe "B" entzifferbar,
und es liege nahe, dass es sich bei der dargestellten Einprägung um einen Schriftzug und nicht um
ein grafisches Element handle. Diese Attribute seien ohne Weiteres geeignet, aber auch genügend,
um der an und für sich banalen Flaschenform genügende Kennzeichnungskraft zu verleihen (E.
7 f. des genannten Entscheids).
Die beiden vorliegend zu beurteilenden auf der angemeldeten Flaschenform
angebrachten Wortelemente sind zwar wie der Schriftzug auf der "Berentzen-Flasche" nicht vollständig
entzifferbar, doch immerhin erkennbar. Sie unterscheiden sich aber in der Grösse deutlich vom Schriftzug
auf der "Berentzen-Flasche": Der Schriftzug "Bols" auf der Kapsel des Schraubverschlusses
nimmt etwa einen Sechstel des Schraubverschlusses ein. Der ebenfalls kleine, reliefartig nach aussen
abstehende Schriftzug "Lucas Bols" ist im unteren Drittel der bauchförmigen Verdickung
der Flasche platziert. Die beiden Schriftzüge sind daher bereits auf Grund ihrer geringen Grösse
nicht geeignet, der hinterlegten Form im Gesamteindruck Unterscheidungskraft zu verleihen. Hinzu kommt,
dass das Wortelement "Bols" in schwarzer Schrift auf relativ dunklem Hintergrund aufgedruckt
ist, woraus nur ein geringer Kontrast zwischen Schrift und Hintergrund resultiert, und die "Berentzen"-Flasche
durch ihren quadratischen Grundriss mit knapp gerundeten Ecken und "Schultern" sowie ungewöhnlichen,
abgewinkelten Breitrillen im Glas als solche besser in Erinnerung bleibt. Im Weiteren ist darauf hinzuweisen,
dass ein reliefartig nach aussen abstehender Schriftzug wie der vorliegende Schriftzug "Lucas Bols"
für Flaschen verbreitet ist (vgl. Urteil des Bundesgerichts
4C.169/2004 vom 8. September 2004 E.
2.2 - Zitronensaftflasche). Somit kann der Schluss gezogen werden, dass die beiden auf der angemeldeten
Flaschenform angebrachten Wortelemente dieser im Gesamteindruck keine Unterscheidungskraft zu geben vermögen.
7.2
Hinsichtlich der zusätzlich angebrachten Rillen unterscheidet die Beschwerdeführerin zwischen
den Rillen, welche sich auf dem Flaschenbauch befinden, und den Rillen am Flaschenhals. Mit der Beschwerdeführerin
ist dafür zu halten, dass die sich unten am Bauch befindlichen Rillen der Griffigkeit der Flasche
dienen und somit funktional sind.
Die am Flaschenhals angebrachten Rillen erachtet die Beschwerdeführerin
dagegen nicht als funktional bedingt, da sich die Rillen so weit oben am Flaschenhals befänden,
dass ein Greifen der Flasche an den Einschnürungen am Flaschenhals unweigerlich zur Instabilität
führen würde. Insgesamt erweckten sie den Eindruck einer mehrreihigen Halskette oder eines
Halsreifens, wie er in Afrika üblich sei. Dieser Eindruck komme durch den langgezogenen Flaschenhals
noch stärker zur Geltung. Bereits dies verleihe der Flasche eine vom Gewöhnlichen abweichende
Form und individualisiere sie so stark, dass sie Unterscheidungskraft besässe. Es handle sich auch
nicht um ästhetisch bedingte Elemente, sondern um ein gewolltes Unterscheidungsmerkmal, das der
Flasche Eigentümlichkeit verleihe und von Gewohnten abweiche. Der sich daraus ergebende ästhetisch
ansprechende Eindruck sei ein positiver Nebeneffekt.
Die Eidgenössische Rekurskommission für
geistiges Eigentum hatte in mindestens zwei Fällen zu beurteilen, ob eine abweichende Position von
Einbuchtungen an banalen Flaschenformen Unterscheidungskraft bewirken kann. Sie erwog, die Vielfalt von
Einbuchtungen, Wülsten und Rillen an gängigen Flaschenformen, die alle einem besseren Halt
dienten, lasse im Quervergleich keine einheitliche Lokalisation derartiger Elemente erkennen, derzufolge
eine abweichende Position von Einbuchtungen als solche Unterscheidungskraft bewirken würde (RKGE
in sic! 2007 S. 527 E. 9 - dreidimensionale Marke, RKGE in sic! 2003 S. 38 E. 4 - Milchgetränkeflasche
[3D]; vgl. auch Urteil
4A.15/2006 des Bundesgerichts vom 13. Dezember 2006 E. 5.1 - Wellenflasche). Das
Bundesverwaltungsgericht hat keinen Anlass, von dieser Rechtsprechung der Rekurskommission abzurücken,
zumal Flaschen - abhängig von ihrer Form und der Grösse der sie umfassenden Hand - an verschiedenen
Stellen gehalten werden (können), und demzufolge der besseren Griffigkeit dienende Einbuchtungen,
Wülste und Rillen an verschiedenen Stellen als zumindest praktisch empfunden werden.
Die hier
zu beurteilenden Rillen respektive Einschnürungen im unteren Bereich des Flaschenhalses haben insofern
eine abweichende Position, als die Flasche auf Grund der drohenden Instabilität nicht an dieser
Stelle gehalten werden wird, wenn man sie zwecks Ausschenkens des sich darin befindlichen Getränkes
mit einer Hand umfasst. In seltenen Fällen nicht ausgeschlossen ist, dass die Flasche auch am Flaschenhals
gehalten wird, wo sich die fraglichen Rillen befinden. In diesem Falle müsste die Flasche jedoch
zusätzlich mit der anderen Hand am Flaschenboden gehalten werden. Auf diese Weise wird die Flasche
indessen nur dann angefasst werden, wenn die Flasche so schwer oder die sie umfassende Hand so klein
ist, dass sich die ausschenkende Person entscheidet, die Flasche mit beiden Händen zu halten. In
einem solchen Falle sind die fraglichen Rillen demnach wie die unteren Rillen als funktional und insofern
als erwartet zu bezeichnen. Zumindest sind sie aber derart banal, dass sie im Gesamteindruck nicht ins
Gewicht fallen. Dass der Betrachter in den Rillen eine mehrreihige Halskette oder einen Halsreifen, wie
er in Afrika üblich ist, erkennt, ist kaum anzunehmen, da weder der Schraubverschluss noch die Flaschenhalspartie
oberhalb der Einschnürungen, welche als Kopf der den genannten Schmuck tragenden Person in Frage
kämen, mangels entsprechender Gestaltung als Kopf interpretiert werden können.
Zusammenfassend
ist somit festzuhalten, dass weder die Rillen respektive Einschnürungen am Flaschenbauch noch diejenigen
am Flaschenhals der angemeldeten Formmarke im Gesamteindruck Unterscheidungskraft zu verleihen vermögen.
8.
Die
Beschwerdeführerin beruft sich schliesslich auf das Gleichbehandlungsgebot. Sie verweist dabei auf
die Voreintragungen CH-Nr. 503'180, CH-Nr. 487'788 sowie IR-Nr. 807'837.
8.1 Nach dem verwaltungsrechtlichen
Gleichbehandlungsgrundsatz sind juristische Sachverhalte nach Massgabe ihrer Gleichheit gleich zu behandeln.
Die gleiche Behörde darf nicht ohne sachlichen Grund zwei rechtlich gleiche Sachverhalte unterschiedlich
beurteilen. Nicht erforderlich ist, dass die Sachverhalte in all ihren tatsächlichen Elementen identisch
sind (WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 28; BGE
127 I 202 E. 3f/aa, BGE
125 I 166 E. 2a). Demgegenüber besteht
kein Anspruch auf Gleichbehandlung im Unrecht, selbst wenn eine bisher abweichende Praxis bestanden haben
sollte. Insbesondere besteht dann kein Anspruch auf Gleichbehandlung, wenn ernsthafte und sachliche Gründe
für die Praxisänderung sprechen, die Änderung grundsätzlich erfolgt und das Interesse
an der richtigen Rechtsanwendung gegenüber der Rechtssicherheit überwiegt. Frühere - allenfalls
fehlerhafte - Entscheide sollen nicht als Richtschnur für alle Zeiten Geltung haben (Urteile des
Bundesverwaltungsgerichts
B-7410/2006 vom 20. Juli 2007 E. 6 - Masterpiece und
B-8371/2007 vom 19. Juni
2008 E. 8 - Leader; WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 30 f., mit Verweis auf BGE
108 Ia 125).
8.2 Bei
der von der Beschwerdeführerin ins Feld geführten Marke IR-Nr. 807'837 handelt es sich um die
bereits erwähnte, gerichtlich beurteilte "Berentzen-Flasche" (vgl. RKGE in sic! 2006 S.
671 - Quaderförmige Flasche [3D]). Die anderen beiden Markeneintragungen (CH-Nr. 503'180, CH-Nr.
487'788) wurden im genannten Entscheid zum Vergleich herangezogen. Es handelt sich ebenfalls um quaderförmige
Flaschen, welche indessen als einziges kennzeichnendes Element eine Einbuchtung in der oberen Hälfte
des Flaschenkörpers enthalten, aber weder Wappen noch Schriftzug aufweisen (vgl. RKGE in sic! 2006
S. 671 E. 9 - Quaderförmige Flasche [3D]).
Bezüglich der Schweizer Voreintragungen merkte
die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung an, dass diese auf Grund einer Prüfungspraxis
erfolgt seien, welche sich wesentlich von der am 1. Juli 2005 in Kraft getretenen und heute gültigen
Praxis bei dreidimensionalen Zeichen unterscheide. Eine Neubeurteilung von "älteren" Marken
(hier Eintragung in den Jahren 2002 und 2001) sei daher schwierig anzustellen.
Nach den von der
Vorinstanz herausgebrachten "Erläuterungen betreffend die neuen Richtlinien im Markenbereich
(1. 7. 2005)" war Ziel der Revision, die Transparenz gegen aussen sicherzustellen und so die Rechtssicherheit
zu erhöhen. Weiter wird ausgeführt, im Bereich der Prüfung der absoluten Ausschlussgründe
würden die beiden Aspekte des Gemeinguttatbestandes, die fehlende konkrete Unterscheidungskraft
und das Freihaltebedürfnis, ausführlicher dargelegt. Mit der konsequenten Prüfung dieser
Schutzausschlussgründe verhindere das Institut die Eintragung von Wörtern oder Wortkombinationen,
grafischen oder auch dreidimensionalen Gestaltungen, welche die Schutzvoraussetzungen nicht erfüllten;
damit werde der Bildung ungerechtfertigter Monopole sowie einer "Verstopfung" des Registers
durch nicht rechtsbeständige Schutztitel entgegen gewirkt (S. 1 der Erläuterungen). Hinsichtlich
des Themas "Gemeingut und zweidimensionale Elemente" hält die Vorinstanz fest, Ziel der
Praxisänderung sei sicherzustellen, dass Markeninhaber nicht ungerechtfertigterweise Dritte - die
aufgrund der Registerbemerkung "dreidimensionale Marke" betreffend das Schutzobjekt irregeführt
werden könnten - am Gebrauch banaler Formen hindern (faktische Sperrwirkung; S. 4 der Erläuterungen).
Insofern
kann sich die Vorinstanz auf ernsthafte und sachliche Gründe für die Praxisänderung vom
1. Juli 2005 berufen, welche mangels dagegen sprechender Indizien als grundsätzlich zu betrachten
ist. Die Beschwerdeführerin bringt sodann keine Argumente vor und es sind auch keine ersichtlich,
wonach das Interesse an der richtigen Rechtsanwendung - konkret das Interesse an der gesetzeskonformen
Überprüfung des Gemeingutcharakters von dreidimensionalen Zeichen mit zweidimensionalen Elementen
zur Verhinderung einer faktischen Sperrwirkung - gegenüber der Rechtssicherheit nicht überwiegen
sollte.
Im vorliegenden Fall sind die Schweizer Markeneintragungen Nr. 503'180 und Nr. 487'788 in
den Jahren 2001 respektive 2002 und somit zu einem Zeitpunkt eingetragen worden, als die ab 1. Juli 2005
geltende und laut Vorinstanz verschärfte Praxis noch nicht galt. Dagegen ist die strittige Markenanmeldung
auf Grund der ab 1. Dezember 2007 geltenden Praxis zu prüfen (vgl. E. 6.1). Gestützt auf die
Schweizer Markeneintragungen Nr. 503'180 und Nr. 487'788 kann die Beschwerdeführerin daher keinen
Anspruch auf Gleichbehandlung herleiten.
Hinsichtlich der internationalen Marke Nr. 807'837 ist
auf die vorangehende E. 7.1 zu verweisen. Dort wurde festgestellt, dass sich die beiden Marken bereits
hinsichtlich der Schriftzüge unterscheiden. Zudem weist die internationale Marke Nr. 807'837 im
Gegensatz zur vorliegend zu untersuchenden Flaschenform ein wappenähnliches Gebilde auf, dessen
unterer Abschluss von einem die ganze Flasche umrundenden Band markiert wird. Zudem begründete die
Rekurskommission die Gutheissung der Beschwerde und somit die Schutzgewährung der internationalen
Marke Nr. 807'837 auch damit, die Zurückweisung der strittigen Marke verstosse gegen den Grundsatz
von Treu und Glauben. Ausschlaggebend war der Umstand, dass die beiden vorangehend erwähnten Schweizer
Voreintragungen Nr. 503'180 und Nr. 487'788 als noch banaler als die internationale Marke Nr. 807'837
betrachtet wurden und zudem die Inhaberin der zum Vergleich herangezogenen Schweizer Marken Nr. 503'180
und Nr. 487'788 mit der dortigen Gesuchstellerin respektive Beschwerdeführerin identisch war. Somit
ist hier das Kriterium der vergleichbaren Sachverhalte nicht erfüllt.
8.3 Die Beschwerdeführerin
stösst somit mit ihrer Rüge, das Gleichbehandlungsgebot sei verletzt worden, ins Leere.
9.
Zusammenfassend
ergibt sich, dass die angemeldete dreidimensionale Marke IR-Nr. 850'750 Gemeingut im Sinne von Art. 2
Bst. a
MSchG darstellt. Die Vorinstanz hat ihr daher zu Recht den Schutz in der Schweiz verweigert.
Die
Beschwerde erweist sich demnach als unbegründet und ist abzuweisen.
10.
Bei diesem
Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs.
1
VwVG) und mit dem geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen. Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang
und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen
(Art. 63 Abs. 4bis
VwVG, Art. 2 Abs. 1
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen
vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE,
SR 173.320.2]). Bei Markeneintragungen geht es um Vermögensinteressen.
Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4
VGKE). Die Schätzung des
Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren,
wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr.
100'000.- angenommen werden darf (BGE
133 III 492 E. 3.3 mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist
auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren
oder niedrigeren Wert der strittigen Marke.
Eine Parteientschädigung ist der unterliegenden
Beschwerdeführerin nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1
VwVG, Art. 7 Abs. 1
VGKE).
Demnach
erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die
Verfahrenskosten von Fr. 2'500.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten
Kostenvorschuss von Fr. 3'000.- verrechnet. Der Beschwerdeführerin sind daher nach Eintritt der
Rechtskraft des vorliegenden Urteils Fr. 500.- aus der Gerichtskasse zurückzuerstatten.
3.
Es
wird keine Parteientschädigung ausgerichtet.
4.
Dieses Urteil geht an:
die
Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungsformular)
die Vorinstanz
(Ref-Nr. Bü; Gerichtsurkunde)
das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)
Die
vorsitzende Richterin: Die Gerichtsschreiberin:
Vera Marantelli Kathrin
Bigler
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung
beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff
., 90
ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [
BGG,
SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in
einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel
und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die
beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42
BGG).
Versand:
30. Januar 2009