|
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
|
|
|
|
|
|
|
Abteilung II
B-259/2017
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Urteil vom 13. März 2019
|
Besetzung
|
|
Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richterin Vera Marantelli, Richterin Maria Amgwerd,
Gerichtsschreiberin Agnieszka Taberska.
|
|
|
|
Parteien
|
|
Conceptia Sàrl,
Felsenstrasse 41, 8832 Wollerau,
vertreten durch Maître Sébastien Fanti,
Rue de Pré-Fleuri 8B, Case postale 497, 1951 Sion,
Beschwerdeführerin,
|
|
|
gegen
|
|
|
Tesla
Motors Inc.,
3500 Deer Creek Road,
US-CA 94304 Palo
Alto,
vertreten durch Wild Schnyder AG,
Forchstrasse 30, Postfach 1067, 8032 Zürich,
Beschwerdegegnerin,
Eidgenössisches
Institut für Geistiges Eigentum IGE,
Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.
|
Gegenstand
|
|
Widerspruchsverfahren Nr. 14515 und 14516; IR 1'162'462 TESLA, CH 679'255 POWERWALL
/ CH 675'382 TESLA POWERWALL.
|
Sachverhalt:
A. Die
Beschwerdeführerin meldete die Schweizer Wortmarke CH 675'382 TESLA POWERWALL am 5. Mai 2015
bei der Vorinstanz zur Eintragung an. Am 8. Juli 2015 wurde die Marke auf Swissreg.ch publiziert.
Sie ist für folgende Waren und Dienstleistungen registriert:
7Machines
et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements
et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles
autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs; distributeurs automatiques.
9Appareils
et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques,
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation,
le réglage ou la commande du courant électrique; appareils
pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement
magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,
équipements pour le traitement d'informations, ordinateurs; logiciels; extincteurs.
11Appareils
d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage,
de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
37Construction;
réparation; services d'installation.
B. Gestützt
auf ihre Registrierung IR 1'162'462 TESLA und ihre damals hängige Anmeldung Nr. 59955/2015
und heutige Schweizer Marke CH 679'255 POWERWALL erhob die Beschwerdegegnerin am 8. Oktober 2015
doppelt vollumfänglich Widerspruch gegen diese Marke. Die Widerspruchsmarken sind für folgende
Waren und Dienstleistungen registriert:
IR 1'162'462 TESLA (Widerspruch Nr. 14515;
B-259/2017)
9Batteries
pour l'alimentation en électricité de moteurs de véhicules électriques; prises électriques
murales pour le chargement de véhicules électriques; prises électriques enfichables mobiles
pour le chargement de véhicules électriques; logiciels téléchargeables sous forme
d'applications mobiles pour la surveillance de l'état et du chargement électrique de véhicules
et la commande à distance de véhicules; logiciels téléchargeables sous forme de logiciels
de système d'exploitation de véhicules.
12Automobiles
et leurs parties structurelles.
36Financement
en matière d'automobiles.
37Fourniture
de services pour la réparation et l'entretien d'automobiles.
CH 679'255 POWERWALL (Widerspruch Nr.
14516; B-266/2017)
9Elektrische Batteriesysteme
und Geräte zur Speicherung und Versorgung von Elektrizität für gesamte Überbauungen,
Gebäude sowie erbauten Einrichtungen; Durch ein elektrisches Stromnetz oder einer anderen
Quelle
der Stromerzeugung versorgte elektrische Batteriesysteme und Geräte zur Nutzung für
die Speicherung,
Versorgung, Übertragung und Stabilisierung von Elektrizität; Elektrische Batteriesysteme
und
Geräte zur Nutzung für die Speicherung, Versorgung, Übertragung und Stabilisierung
von
Elektrizität zur Versorgung von elektrischen Stromnetzen oder anderen Quellen der Stromerzeugung;
Computersoftware zur Überwachung, Optimierung und Regulierung der Speicherung, Übertragung
und Entladung von Energie auf und von elektrischen Batteriesystemen.
36Leasing-Dienstleistungen
in Bezug auf elektrische Batteriesysteme zur Speicherung, Entladung, Versorgung, Übermittlung und
Stabilisierung von Elektrizität; Finanzierungsdienstleistungen in Bezug auf elektrische Batteriesysteme
zur Speicherung, Entladung, Versorgung, Übermittlung und Stabilisierung von Elektrizität.
37Installation,
Integration, Wartung, Reparatur und Nachrüstung von elektrischen Batteriesystemen zur Speicherung,
Entladung, Versorgung, Übermittlung und Stabilisierung von Elektrizität und diesbezügliche
Beratung.
42Überwachung
von elektrischen Batteriesystemen für die Speicherung und Versorgung von Elektrizitäts-; Betriebs-,
Wartungs-, Optimierungs- und Regulierungs-Batteriesystemen zur Speicherung, Entladung, Versorgung, Übermittlung
und Stabilisierung von Elektrizität und diesbezügliche Beratungsdienstleistungen.
Die Beschwerdeführerin nahm zu den Widersprüchen keine Stellung.
C. Die
Vorinstanz hiess beide Gesuche am 28. November 2016 teilweise gut und widerrief die angefochtene Marke
für folgende Waren und Dienstleistungen:
Nur Widerspruchsverfahren Nr. 14515:
7Machines;
instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement.
Widerspruchsverfahren Nr. 14515 und 14516:
9Appareils
et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques,
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation,
le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques;
disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;; caisses enregistreuses, machines
à calculer, équipements pour le traitement d'informations, ordinateurs; logiciels.
37Réparation;
services d'installation.
Ausgehend von einer gewöhnlichen Kennzeichnungskraft mit entsprechend normalen Schutzumfang
der Widerspruchsmarken, der starken Gleichartigkeit eines Teils der beanspruchten Waren und Dienstleistungen
sowie einer grossen Zeichenähnlichkeit infolge vollständiger Übernahme der Marken TESLA
bzw. POWERWALL bejahte sie, trotz teilweise erhöhter Aufmerksamkeit der Verkehrskreise, das Vorliegen
einer Verwechslungsgefahr in beiden Verfahren.
D. Mit
Schreiben vom 11. Januar 2017, versandt am 13. Januar 2017, erhob die Beschwerdeführerin gegen beide
Verfügungen Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht und stellte die Rechtsbegehren:
1.Le
présent recours est admis ;
2.La
décision du 28 novembre 2016 rendue par l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle
dans la cause Tesla Motors Inc. (marque opposante) contre Conceptia Sàrl (marque opposée) n°14515
- TESLA / n° 14516 - POWERWALL /// tesla powerwall est réformée dans le sens
des présentes conclusions ;
3.La
marque suisse n° 675 382 « tesla powerwall » est révoquée pour les
produits est prestations suivants :
Classe 9disques
compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ; caisses enregistreuses, machines
à calculer, équipements pour le traitement d'informations, ordinateurs ; logiciels
Classe 37réparation,
services d'installation ;
4.Les
frais de la décision sont à la charge de Tesla Motors Inc. ;
5.D'équitables
dépens sont alloués à Conceptia GmbH selon un décompte déposé en temps
utiles.
Zur Begründung führte sie mit Bezug auf das Widerspruchsverfahren Nr. 14515 aus, es
bestehe weder Gleichartigkeit zwischen « Automobiles »
in Klasse 12 einerseits und nicht handbetätigten Landwirtschaftsfahrzeugen und Maschinen in Klasse
7 anderseits, noch zwischen herunterladbarer Software in Form von Mobile-Apps zur Überwachung des
Zustands, der elektrischen Ladung und zur Fernbedienung von Fahrzeugen; herunterladbarer Software in
Form von Systemsoftware des Fahrzeugbetriebs einerseits und Geräten zur Aufzeichnung, Übertragung
und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungsträgern, Schallplatten; wissenschaftlichen,
Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografischen, Film-, optischen, Wäge-,
Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs-, Unterrichtsapparaten und -instrumenten
(alle in Klasse 9) anderseits. Der Name Nikola Tesla, des
Erfinders des asynchronen Elektromotors, gelte beim durchschnittlichen Publikum als beschreibende Angabe
für Elektrotechnik und sei im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren nicht unterscheidungskräftig.
Die angefochtene Marke hebe sich durch den zusätzlichen Bestandteil "Powerwall" hinreichend
von der Widerspruchsmarke TESLA ab. Da die Waren in Klasse 9 mit erhöhter Aufmerksamkeit nachgefragt
würden, sei eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen.
Im Widerspruchsverfahren Nr. 14516 bestehe keine Gleichartigkeit zwischen
Computersoftware zur Überwachung,
Optimierung und Regulierung der Speicherung, Übertragung und Entladung von Energie auf und von elektrischen
Batteriesystemen einerseits und Geräten zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe von Ton
und Bild; Magnetaufzeichnungsträgern, Schallplatten; wissenschaftlichen, Schifffahrts-, Vermessungs-,
fotografischen, Film-, optischen, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-,
Rettungs-, Unterrichtsapparaten und -instrumenten (alle in Klasse 9) anderseits.
E. Die
Verfahren wurden am 17. Januar 2017 vereinigt und auf Begehren beider Parteien vom 20. Februar bis 27.
Juni 2017 sistiert.
F. Unter
Hinweis auf ihre angefochtenen Entscheide, ohne weitere Ausführungen, beantragte die Vorinstanz
mit Vernehmlassung vom 28. August 2017, die Beschwerden seien abzuweisen.
G. Auch
die Beschwerdegegnerin beantragte mit Beschwerdeantwort vom 28. September 2017, die Beschwerden
seien unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdeführerin abzuweisen. Sie
ist der Ansicht, die Marken seien kennzeichnungsstark und den Ausführungen der Vorinstanz
zur Gleichartigkeit
der Waren sei zu folgen.
H. Mit
unaufgeforderter "Spontanreplik" vom 16. Oktober 2017 reichte die Beschwerdeführerin Wikipedia-Auszüge
betreffend den Erfinder Nikola Tesla und die Verwendung seines Namens zu den Akten.
I. Eine
Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt.
J. Auf
die eingereichten Akten und weitere Vorbringen wird, soweit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen
eingegangen.
Das
Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1. Das
Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz im
Widerspruchsverfahren zuständig (Art. 31 und 33 Bst. e des Verwaltungsgerichtsgesetzes
[VGG, SR 173.32]). Als Verfügungsadressatin ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerdeführung
legitimiert und beschwert, soweit sie vor Vorinstanz unterlegen ist (Art. 48 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes
[VwVG, SR 172.021]). Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht erhoben (Art. 50 Abs. 1, Art.
52 Abs. 1 VwVG) und der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde
ist daher einzutreten.
2.
2.1 Die
Beschwerdegegnerin hat gegen die ihre Anträge teilweise gutheissenden Verfügungen der Vorinstanz
keine Beschwerde erhoben. Die angefochtene Verfügung ist insoweit in Rechtskraft erwachsen, als
die Beschwerdeführerin darin entweder obsiegt oder sich der Löschung ihrer Marke nicht
widersetzt
und auf ihre Anfechtung verzichtet hat. Beschwerdeweise zu prüfen ist damit die Eintragung
der Marke
TESLA POWERWALL in Klasse 7 für: "Machines; instruments
agricoles
autres que ceux actionnés manuellement", und in Klasse 9 für: "Appareils
et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques,
optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation,
le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission,
la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques".
2.2 Die
Widerspruchsmarke CH 679'255 POWERWALL wurde vor Vorinstanz zwar später als die angefochtene
Marke,
aber mit Prioritätsanspruch der gleichlautenden US-Anmeldung vom 29. April 2015 zur Eintragung
angemeldet.
Sie gilt darum als ältere Marke (Art. 31 Abs. 1 i.V.m. Art. 3 Abs. 2 Bst. a MSchG,
Art. 4 Pariser
Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm
am 14. Juli 1967
[PVÜ, SR 0.232.04]). Die Vorinstanz ist zurecht auf den Widerspruch eingetreten,
was die Beschwerdeführerin auch nicht in Frage stellt.
3.
3.1 Der
Inhaber einer älteren Marke kann gemäss Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG i.V.m.
Art. 31 Abs. 1 MSchG Widerspruch gegen die Eintragung einer jüngeren Marke erheben, wenn
diese seiner Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert
ist, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich nach
der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, der Zeichenähnlichkeit und der Gleichartigkeit der
Waren und Dienstleistungen, für die die Marken hinterlegt sind (Gallus
Joller, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3
N. 46). Als eine Wechselwirkung zwischen der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen und der Zeichenähnlichkeit
sind an die Verschiedenheit der Zeichen umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher
die Produkte sind, und umgekehrt (Städeli/Brauchbar-Birkhäuser,
in: David/Frick [Hrsg.], Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, 3 Aufl. 2017, Art. 3 N.
154).
3.2 Die
Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich anhand der Einträge im Markenregister
(Urteil des BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.2 "Gallo/Gallay [fig.]").
Für das Bestehen gleichartiger Waren sprechen Übereinstimmungen zwischen den Abnehmerkreisen
und dem Verwendungszweck der Waren, deren Substituierbarkeit, verwandte oder gleiche technologische Indikationsbereiche
sowie das Verhältnis von Hauptware und Zubehör (Urteil des BVGer B-7934/2007 vom 2. August
2009 E. 5.1 "Fructa/Fructaid"). Können die massgeblichen Abnehmerkreise annehmen,
dass die unter Verwendung ähnlicher Marken angebotenen Waren oder Dienstleistungen in Anbetracht
ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus demselben Unternehmen stammen oder wenigstens
unter Kontrolle eines gemeinsamen Markeninhabers hergestellt werden, ist eine Gleichartigkeit zu bejahen
(Urteile des BVGer B-5073/2011 vom 2. Februar 2012 E. 2.5 "Lido Champs-Elysées
Paris [fig.]/Lido Exclusive Escort [fig.]", B-5830/2009
vom 15. Juli 2010 E. 5.1 "fünf Streifen [fig.]/fünf Streifen [fig.]"; Matthias
Städeli/Simone Brauchbar Birkhäuser, in: David/Frick
[Hrsg.], Kommentar zum Markenschutz- und Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2016, Art. 3 N. 117). Gleichartig
heisst also nicht von ähnlicher innerer Beschaffenheit, sondern von ähnlicher Erwartung im
Verkehr, was Angebot und Vertrieb der Waren und Leistungen betrifft (vgl. Gallus
Joller, Verwechslungsgefahr im Kennzeichenrecht, Bern 2000, S. 210).
3.3 Die
Zeichenähnlichkeit bestimmt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen
Verkehrskreise hinterlassen (BGE 128 III 446 E. 3.1 "Appenzeller"; 121 III 377 E. 2a "Boss/ Boks";
119 II 473 E. 2d "Radion/Radomat"; Städeli/Brauchbar
Birkhäuser, a.a.O., Art. 3 N. 41). Das Erinnerungsvermögen der Verkehrskreise hängt
insbesondere von der Aufmerksamkeit ab, die beim Erwerb der in Frage stehenden Waren gewöhnlich
aufgewendet wird (BGE 121 III 377 E. 2a "Boss/ Boks"). Bei Massenartikeln des täglichen
Gebrauchs ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und mit einem geringeren Unterscheidungsvermögen
zu rechnen als bei Spezialprodukten bzw. Dienstleistungen, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger
geschlossenen Kreis von Fachleuten beschränkt bleibt (BGE 126 III 315 E. 6b/bb
"Rivella/ Apiella"; Urteil des BVGer B-234/2014 vom 4. Juli 2015
E. 3.4 "Juke/Jook Video [fig.]").
3.4 Für
die Ähnlichkeit von Wortmarken sind der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt
massgebend, wobei die Übereinstimmung auf einer Ebene in der Regel zur Annahme einer Zeichenähnlichkeit
genügt (BGE 127 III 160 E. 2.b/cc "Securitas"; Urteil des BVGer B-6732/2014 vom
20. Mai 2015 E. 2.4 "Calida/Calyana"; EUGEN MARBACH,
in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht,
Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl. 2009, N. 872 ff.). Wird eine ältere Marke vollständig übernommen,
liegt grundsätzlich Zeichenähnlichkeit vor, wobei die Kombination mit einem Zusatz in der Regel
keine hinreichende Unterscheidbarkeit schafft. Die Übernahme einer älteren Marke kann allerdings
zulässig sein, wenn diese derart mit der neuen Marke verschmolzen wird, dass sie ihre Individualität
verliert und nur noch als untergeordneter Teil des jüngeren Zeichens erscheint (Joller,
a.a.O., Art. 3 N. 134 m.w.H.; Urteile des BVGer B-5697/2016 vom 27. Juni 2018 E. 5.1 f.
"Manufactum/espresso manufactum"; B-3328/2015 vom 18. Oktober 2017 E. 8.1 f. "Stingray/Roamer
Stingray").
3.5 Ob
eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt unter anderem vom Schutzumfang der Widerspruchsmarke ab
(Urteil des BVGer B-7017/2008 vom 11. Februar 2010 E. 2.4 "Plus/PlusPlus [fig.]").
Der Schutzumfang beurteilt sich nach der Kennzeichnungskraft einer Marke. In der Regel wird eine originäre
Unterscheidungskraft angenommen, es ist aber stets zu untersuchen, ob besondere Umstände vorliegen,
die die Annahme einer ursprünglich geringeren oder erhöhten Kennzeichnungskraft rechtfertigen
(Joller, a.a.O., Art. 3 N. 84 f.). Für
schwache Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke Marken (BGE 122 III
382 E. 2a "Kamillosan"). Eine Marke gilt als stark, wenn sie aufgrund ihres fantasiehaften
Gehalts auffällt oder dank intensiven Gebrauchs eine überdurchschnittliche Bekanntheit geniesst
(BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"; Urteil des BVGer B-7475/2006
vom 20. Juni 2007 E. 7 "Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.]"; Marbach,
a.a.O., N. 979).
3.6 Eine
Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Zeichenähnlichkeit und Gleichartigkeit der Waren
und Dienstleistungen Fehlzurechnungen zu befürchten sind. Unmittelbare Verwechslungsgefahr bedeutet,
dass ein Zeichen für das andere gehalten wird. Bei der mittelbaren Verwechslungsgefahr können
die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, vermuten aber wirtschaftliche Zusammenhänge
zwischen den Markeninhabern (BGE 102 II 122 E. 2 "Annabelle"; Urteile
des BVGer B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.4 "Yello/Yellow Lounge";
B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.5 "Gallo/Gallay [fig.]"; Städeli/ Brauchbar
Birkhäuser, a.a.O., Art. 3 N. 26 f.).
Anspielungen und Anlehnungen an bekannte Marken schaffen keine Verwechslungsgefahr, wenn sie deren
Bekanntheit wegen zwar erkannt werden, aber auf Waren und Dienstleistungen ausserhalb des Gleichartigkeitsbereichs
beschränkt sind (E. 3.2) oder keine Zeichenähnlichkeit zur Folge haben (E. 3.3).
4. Als
erstes sind, ausgehend vom Warenverzeichnis der älteren Marken, die massgeblichen Verkehrskreise
zu bestimmen. Die Widerspruchsmarke TESLA richtet sich an die Zwischen- und Endkäuferschaft von
Automobilen, namentlich Elektrofahrzeugen, die Widerspruchsmarke POWERWALL an Abnehmer elektrischer Batteriesysteme.
Diese Verkehrskreise stimmen jeweils auch mit den mitregistrierten Hilfsdienstleistungen der erforderlichen
Installation, Reparatur und des Unterhalts (Kl. 37), des/der entsprechenden Leasing bzw. Finanzierung
(Kl. 36) und, bei TESLA, der entsprechenden Überwachung und Beratung (Kl. 42) überein.
Die Waren und Dienstleistungen werden mit erhöhter Aufmerksamkeit nachgefragt.
5.
5.1 Zunächst
ist die Warengleichartigkeit zu prüfen.
5.1.1 Die
Vorinstanz beurteilte die von der angefochtenen Marke beanspruchten Maschinen und nicht handbetätigte
landwirtschaftliche Geräte in Kl. 7 als gleichartig mit "automobiles" in Kl. 12 und erwog
in der angefochtenen Verfügung zum Widerspruch Nr. 14515 gestützt auf die Erläuterungen
eines französischen Wörterbuchs, "automobiles" sei der Oberbegriff aller motorgesteuerten,
"auto-mobilen" (selbstbewegten) Maschinen und Instrumente. Das Wort umfasse zugleich die Fahrzeuge
der Kl. 12 wie die landwirtschaftlichen Geräte, z.B. Dünge-, Pflug- und Sämaschinen, der
Kl. 7. Die Vorinstanz übersieht dabei, dass das Klassifizierungssystem des Nizza-Abkommens
die klassenübergreifende Auslegung einer Registrierung ebenso wenig wie die Registrierung eines
klassenübergreifenden Begriffs zulässt. Wäre "Automobiles" im vorgenannten Sinn
zu verstehen, könnte das Wort keiner Klasse abschliessend zugeordnet werden und wäre im Rahmen
der Markenprüfung zurückzuweisen. Es ist als eingetragener Begriff notwendig unter Berücksichtigung
der Klassengrenzen zu interpretieren, so dass der vorinstanzlichen Auffassung nicht gefolgt werden kann.
5.1.2 Die
amtliche Klassifikation der OMPI (11. Aufl. 2019) erwähnt unter Seriennummer 120199 die Ware "Voitures
/ Automobiles"; vgl. www.wipo.int/classifications/nice/en,
besucht am 5. Februar 2019). Ihr entspricht in der deutschen Übersetzung nach Art. 1 Abs. 6
NKA, an der auch die Vorinstanz mitgewirkt hat, im Gegensatz zu jener weiten Interpretation, der Ausdruck
"Automobile" (vgl. www.dpma.de/marken/klassifikation/waren_dienstleistungen/nizza/index.html,
besucht am 5. Februar 2019). Für die Beurteilung der Gleichartigkeit zwischen Maschinen und Automobilen
kommt es allerdings weniger darauf an, dass Automobile technisch und begrifflich betrachtet, auch Maschinen
sind (vgl. frz. / ital.: "machine", "macchina" für beides). Zu prüfen ist
vielmehr, ob diese Waren im Kontext ihrer Klassengrenzen in einem Substitutionsverhältnis zueinander
stehen und an gemeinsamen Vertriebskanälen partizipieren, die die Verwechslung von sie kennzeichnenden
Marken ermöglichen und begünstigen (vorstehend, E. 3.2).
5.1.3 Die
Kl. 7 enthält im Wesentlichen Maschinen und Werkzeugmaschinen, Motoren und Triebwerke, ausgenommen
Motoren und Triebwerke von Schiffen, Flug- und Fahrzeugen. Anbieter von Maschinen wie die sogenannten
Maschinenfabriken halten unterschiedliche Waren feil. Die Maschinenfabrik Bern AG z.B. bietet Bereiterungsanlagen,
Kapseltester, Karton-Aufrichtmaschinen, Horizontal-Kartoniermaschinen, Förderstrecken, Rändelschneidapparate,
Hahnenschlüssel und Werkstattwagen an (www.mfbern.ch, besucht
am 5. Februar 2019), die Maschinenfabrik Fehlmann AG in Seon Bearbeitungszentren für Werkstücke-Bearbeitung,
Fräs- und Bohrmaschinen (www.fehlmann.com, besucht am 5. Februar
2019) und die Rieter Maschinenfabrik in Winterthur Faservorbereitungs- und Spinnmaschinen (www.rieter.com,
besucht am 5. Februar 2019). Wie Motoren, Triebwerke und nicht von Hand betätigte Landwirtschaftsmaschinen
der Kl. 7 richten sich diese Angebote an Industriebetriebe, die sie zur Bearbeitung ihrer Produkte einsetzen
oder als Teile derselben weiterverwenden. Zu Kl. 7 zählen zwar auch Bohr- und Nähmaschinen,
die auch Privatpersonen nachfragen, sie erfüllen aber auch für diese ein industrielles Fertigungsbedürfnis,
während Automobile, Schreib- und Maschinen anderer Nizza-Klassen als Fertigprodukte andere Erwartungen
ihrer Käuferschaft erfüllen. Waren der Kl. 12 etwa dienen der Beförderung auf dem Lande,
im Wasser und in der Luft, wodurch der verwendete Begriff "automobiles" bereits klassierungshalber
einzugrenzen ist.
5.1.4 Die
funktionale Abgrenzung der Klassen 7 und 12 nach Marktstufen und Warenbestimmung in E. 5.3 verunmöglicht
zwar nicht jede Annahme einer Gleichartigkeit zwischen ihnen. In zweckgeprägten Bereichen sind kombinierte
Angebote wie Spezialgolfrasenmäher (Kl. 7) und Caddies (Kl. 12) auf derselben Vertriebsstufe
denkbar, und im Schnittbereich der Motoren- und Antriebstechnik (z.B. "BMW-Turbine") mag eine
übereinstimmende betriebliche Herkunft von Waren beider Klassen sogar regelmässig erwartet
werden. Vorliegend beansprucht die Widerspruchsmarke aber Automobile, die weder zur Weiterverarbeitung
durch den Zwischenhandel geeignet noch auf ein spezialisiertes Fachpublikum beschränkt sind. Nach
der Lebenserfahrung erscheinen die Bedürfnisse des Maschinenbaus und der Landwirtschaft einerseits
und die Angebotspalette von Automobil-Marken anderseits trotz der beidseits verwendeten breiten Oberbegriffe
weder bezüglich Maschinen noch der nicht von Hand betriebenen Landwirtschaftsmaschinen ähnlich
genug, dass dabei übereinstimmende Vertriebswege bestehen oder erwartet werden. Wenn die Vorinstanz
die Verwechslungsgefahr mit einer klassenübergreifenden Definition von "automobiles",
beschränkt auf die technische Natur von Motoren und Autos, ihre landwirtschaftliche Verwendung und
das dafür erforderliche Know-how, begründet, verwendet sie einen unzutreffenden Begriff von
Gleichartigkeit (vgl. E. 3.2).
5.1.5 Hinsichtlich
machines; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement
ist das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zwischen den Marken TESLA und TESLA POWERWALL mangels Warengleichartigkeit
zu verneinen und die Beschwerde diesbezüglich gutzuheissen.
5.2
5.2.1
Mit Bezug auf die im Streit stehenden Waren in Klasse 9 führte die Vorinstanz aus, die von
der angefochtenen Marke beanspruchten appareils pour l'enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques
acoustiques; appareils et instruments scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement könnten
oder müssten über ein Computerprogramm unterstützt werden, was zu engen Berührungspunkten
mit den Softwareprodukten der Widerspruchsmarken hinsichtlich des produktspezifischen Herstellungs-Know-How
führe; überdies erwarteten die Abnehmer eine "gemeinsame Produktverantwortung" für
die Hardwareprodukte bzw. Komponenten der angefochtenen Marke und die Softwareprodukte der Widerspruchsmarken.
Für Hardware (ordinateurs) als nicht näher spezifizierte
Warengruppe mag die Einschätzung der Vorinstanz zutreffen, wobei die Beschwerdeführerin auf
eine Anfechtung verzichtet hat. Eine Warengleichartigkeit mit zweckbestimmter Software lässt sich
aber nicht unbesehen für Hardware annehmen, die ihrerseits von der Software fernliegende, andere
Zwecke erfüllt.
Die Widerspruchsmarke TESLA ist für herunterladbare Software
in Form von Mobile-Apps zur Überwachung des Zustands und elektrischen Aufladens sowie zur Fernbedienung
von Fahrzeugen, herunterladbare Software in Form von Systemsoftware des Fahrzeugbetriebs, die
Widerspruchsmarke POWERWALL für Computersoftware zur Überwachung,
Optimierung und Regulierung der Speicherung, Übertragung und Entladung von Energie auf und von elektrischen
Batteriesystemen registriert, die von Herstellern batteriebetriebener Fahrzeuge bzw. Elektro-
und Elektronikgeräte nachgefragt werden, um die Haltbarkeit der in ihren technischen Produkten eingesetzten
Batterien zu verlängern. Eine solche Software wird möglicherweise in Geräten für
die Messung der Umgebung, zur Zeichensetzung, Rettung oder zur Aufzeichnung, Übertragung und Wiedergabe
von Ton und Bild einschliesslich Magnetaufzeichnungsträgern eingesetzt, doch sind deren Zweckbestimmung,
Fertigungsstufen, Vertriebswege und ihr Abnehmerkreis mit einer solchen Software grundverschieden, wird
solche Hardware doch vor allem ihrer Zuverlässigkeit und technischen Genauigkeit wegen erworben.
Eine allenfalls nötige Steuerungssoftware muss darum bereits fest in solchen Geräten implementiert
sein. Aus Sicht der beteiligten Verkehrskreise und Vertriebswege ist darum eine Gleichartigkeit solcher
Geräte mit der erwähnten Batterieregelungssoftware nicht erkennbar; umso weniger bei Schallplatten,
deren Einordnung als Hardware durch die Vorinstanz nicht gefolgt werden kann. Auch diesbezüglich
ist die Beschwerde gutzuheissen.
5.2.2 Die
weiter von der angefochtenen Marke beanspruchten appareils et instruments
pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande
du courant électrique beurteilte die Vor-instanz als gleichartig mit den von der Widerspruchsmarke
POWERWALL beanspruchten batteries pour l'alimentation en électricité
de moteurs de véhicules électriques und prises électriques
pour le chargement de véhicules électriques sowie den von der Widerspruchsmarke TESLA
beanspruchten elektrischen Batteriesystemen und Geräten
zur Speicherung und Versorgung von Elektrizität. Die Waren verfügten über eine
ähnliche Zweckbestimmung und stünden in einem Ergänzungsverhältnis. Diese Ausführungen
sind nicht zu beanstanden und wurden von der Beschwerdeführerin, obwohl die entsprechenden Waren
ihren Rechtsbegehren zufolge als angefochten gelten müssen, nicht bestritten, sodass eine Warengleichartigkeit
zu bejahen ist. Mit Bezug auf diese Waren ist nachfolgend die Zeichenähnlichkeit zu prüfen.
6.
6.1 Dass
aus der integralen Übernahme der Widerspruchsmarke POWERWALL eine grosse Zeichenähnlichkeit
auf klanglicher und visueller Ebene resultiert, die durch Hinzufügen des Elements "Tesla"
in der jüngeren Marke nicht aufgehoben wird (E. 3.4), bestreitet die Beschwerdeführerin nicht.
Sie verweist indessen auf die erhöhte Aufmerksamkeit der Verkehrskreise beim Erwerb der strittigen
Waren in Kl. 9, die eine Verwechslungsgefahr ausschliesse. Dabei übersieht sie, dass eine markenrechtliche
Verwechslungsgefahr aus dem Zusammenspiel von Zeichenähnlichkeit und Warengleichartigkeit resultiert
(E. 3.1). Der Aufmerksamkeitsgrad der Verkehrskreise hat Einfluss auf den Gesamteindruck der Marken im
Erinnerungsbild, das mehr oder weniger verschwommen sein kann (E. 3.3; Städeli/Brauchbar
Birkhäuser, a.a.O., Art. 3 N. 40). Ein hoher Aufmerksamkeitsgrad führt zu einem geschärften
Erinnerungsbild und vermag wohl Unterschiede zwischen den Zeichen deutlicher zutage treten lassen, nicht
aber die - vorliegend ausgeprägte - Zeichenähnlichkeit aufzuheben.
6.2 Der
Widerspruchsmarke POWERWALL kommt kein Sinngehalt zu. Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren in
Kl. 9 ist sie unterscheidungskräftig. Die von der Beschwerdegegnerin behauptete erhöhte Bekanntheit
der Widerspruchsmarke vermochte jene nicht zu belegen, beziehen sich doch die von ihr aufgeführten
Pressemeldungen nicht auf die Marke POWERWALL, sondern auf das amerikanische Unternehmen Tesla bzw. die
von diesem hergestellten Elektroautos und den Unternehmer Elon Musk. Daher ist von einem gewöhnlichen
Schutzumfang auszugehen. Unter Berücksichtigung der ausgeprägten Zeichenähnlichkeit und
der starken Warenähnlichkeit ist, selbst bei einer erhöhten Aufmerksamkeit der Verkehrskreise,
eine Verwechslungsgefahr zu bejahen.
6.3 Damit
erübrigt sich die Prüfung einer Verwechslungsgefahr gestützt auf die Widerspruchsmarke
TESLA.
7. Die
Beschwerden sind im Ergebnis bezüglich folgender Waren in Klasse 7 und 9 gutzuheissen:
7Machines; instruments
agricoles autres que ceux actionnés manuellement,
9Appareils et instruments
scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage)
et d'enseignement;
appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images;
supports d'enregistrement
magnétiques,
und hinsichtlich folgender Waren abzuweisen:
9Appareils et instruments
pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande
du courant électrique.
8. Bei
diesem Ausgang des Verfahrens obsiegt die Beschwerdeführerin ungefähr zu drei Vierteln. In
diesem Verhältnis sind die Parteien kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und
Art. 64 Abs. 1 VwVG).
8.1 Die
Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und
der finanziellen Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG,
Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem
Bundesverwaltungs-gericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundes-verwaltungsgericht
ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei im Widerspruchsbeschwerdeverfahren
das Interesse der Widersprechenden an der Löschung beziehungsweise jenes der Widerspruchsgegnerin
am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Bei eher unbedeutenden Zeichen wird praxisgemäss
ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen (BGE 133 III 492 E.
3.3 "Turbinenfuss"). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen,
da keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke
sprechen. Im Ergebnis rechtfertigt es sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 5'500.-
festzulegen. Der anteilsmässig auf die Beschwerdeführerin fallende Anteil von Fr. 1'375.-
wird dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 5'500.- entnommen; die Differenz von Fr. 4'125.-
ist ihr aus der Gerichtskasse zu erstatten. Der verbleibende Verfahrenskostenanteil im Umfang von Fr. 4'125.-
wird der Beschwerdegegnerin auferlegt. Dieser Betrag ist innert 30 Tagen nach Eröffnung des vorliegenden
Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.
8.2 Der
ganz oder teilweise obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für
die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG). Die Parteientschädigung
umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei und ist
anhand der eingereichten Kostennote oder falls, wie vorliegend, keine solche eingereicht wurde, aufgrund
der Akten festzulegen (Art. 8 VGKE). Anhand des aktenkundigen Aufwands erscheint eine reduzierte
Parteientschädigung der Beschwerdegegnerin an die Beschwerdeführerin von Fr. 2'600.-
als angemessen.
8.3 In
den vorinstanzlichen Verfahren ist die Beschwerdeführerin teilweise unterlegen. An der dort verfügten,
je hälftigen Kostenbeteiligung und den wettgeschlagenen Entschädigungen ist festzuhalten.
9. Gegen
dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom
17. Juni 2005, BGG, 173.110). Es wird daher mit der Eröffnung rechtskräftig.
Demnach
erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerden werden teilweise gutgeheissen. Ziff. 2 der angefochtenen Verfügungen
vom 28. November 2016 werden neu wie folgt gefasst:
2.Die Schweizer Marke Nr.
675 382 "tesla powerwall" wird für die folgenden Waren und Dienstleistungen widerrufen:
Klasse 9: Appareils et
instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou
la commande du courant électrique, disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques,
caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d'informations,
ordinateurs, logiciels.
Klasse 37: Réparation,
services d'installation.
2. Soweit
weitergehend, werden die Beschwerden abgewiesen.
3. Die
Kosten des Beschwerdeverfahrens von Fr. 5'500.- werden im Umfang von Fr. 1'375.- der Beschwerdeführerin
auferlegt und dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 5'500.- entnommen; die Differenz
von Fr. 4'125.- ist ihr aus der Gerichtskasse zu erstatten. Der verbleibende Verfahrenskostenanteil
im Umfang von Fr. 4'125.- wird der Beschwerdegegnerin auferlegt. Dieser Betrag ist innert 30 Tagen
nach Eröffnung des vorliegenden Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen.
4. Der
Beschwerdeführerin wird für das Beschwerdeverfahren eine Parteientschädigung von Fr. 2'600.-
zulasten der Beschwerdegegnerin zugesprochen. Für das vorinstanzliche Verfahren wird keine Parteientschädigung
zugesprochen.
5. Dieses
Urteil geht an:
- die
Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Rückerstattungsformular;
Beschwerdebeilagen zurück)
- die
Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen: Einzahlungsschein, Beschwerdeantwortbeilagen
zurück)
- die
Vorinstanz (Ref-Nr. W14515, W14516; Einschreiben; Beilagen: Vorakten zurück)
Der vorsitzende Richter:
|
Die Gerichtsschreiberin:
|
|
|
David Aschmann
|
Agnieszka Taberska
|
Versand: 18. März 2019
|
Wichtiger Hinweis: Die Liste der vorgeschlagenen Entscheide wird automatisch, ohne jegliche intellektuelle Bearbeitung, generiert. |
ware
markenschutz
vorinstanz
verwechslungsgefahr
gleichartigkeit
embryotransfer
bundesverwaltungsgericht
technisches gerät
zeichenähnlichkeit
automobil
bundesgericht
entscheid
neffe
versorgung
schutzumfang
computerprogramm
elektrizität
eintragung
installateur
wortmarke
frage
name
verkehrskreis
zustand
kommunikation
sachverhalt
auslegung
widerspruchsverfahren
tonbildträger
vermutung
stelle
geeignetheit
deutsch
freiburg(kanton)
güterumschlag
kosten(allgemein)
begriff
sorgfalt
kennzeichen
kennzeichnungskraft
benutzung
verfahren
ältere marke
überwachung(allgemein)
preisüberwachung
mietzinsüberwachung
hardware
akte
form und inhalt
parteientschädigung
internet
fahrzeug
unternehmung
übernahme
energie
landwirtschaft
unterhaltsarbeit(allgemein)
verhältnis zwischen
ausgabe(geld)
bewilligung oder genehmigung(allgemein)
rechtsbegehren
annahme des antrags
abnehmerkreis
pariser verbandsübereinkunft
bruchteil
kopie
beurteilung(allgemein)
kongruenz
gesuch an eine behörde |
|
|
|
|