Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo
federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung II
B-2514/2008{T 0/2}
Urteil
vom 25. Mai 2009
Besetzung
Richter Marc Steiner (Vorsitz), Richter David Aschmann, Richter
Bernard Maitre,
Gerichtsschreiberin Miriam Sahlfeld.
Parteien
A._______,
vertreten
durch Baker & McKenzie Rechtsanwälte, Zollikerstrasse 225, Postfach, 8034 Zürich,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches
Institut für Geistiges Eigentum,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand
Verfügung
vom 18. März 2008 betreffend Schutzverweigerung gegenüber IR Marke Nr. 866'199 MAGNUM (fig.).
Sachverhalt:
A.
Gestützt
auf eine Basiseintragung mit Priorität in den Benelux-Staaten vom 7. September 2005 wurde die Wortbildmarke
IR 866'199 MAGNUM [fig.] am 12. Oktober 2005 unter anderem mit Schutzanspruch für die Schweiz im
internationalen Register eingetragen und am 17. November 2005 von der Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (Vorinstanz) mitgeteilt.
Die Marke hat folgendes Erscheinungsbild mit dem Farbanspruch gold:
Sie ist für folgende
Waren registriert:
Klasse 29
Lait et produits laitiers.
Klasse 30
Cacao; pâtisseries
et confiseries, desserts; glace de consommation; glaces à l'eau; produits de confiserie congelés;
glaces comestibles; préparations destinées à la confection des produits précités,
non comprises dans d'autres classes.
Klasse 32
Boissons non-alcooliques; sirops et autres
préparations pour faire les boissons.
B.
Mit Notifikation vom 15. November 2006
eröffnete die Vorinstanz der A._______ einen refus provisoire partiel (sur motifs absolus). Sie
machte geltend, dass das Zeichen MAGNUM (fig.) für die Güter der Klassen 29 und 32 beschreibend
sei. Darunter werde mindestens im französischen Sprachraum eine grosse Flasche verstanden, welche
den Inhalt von zwei gewöhnlichen Flaschen zu fassen vermag. Die Verkehrskreise verstünden die
internationale Registrierung als Hinweis auf die Produktaufmachung und nicht auf einen Hersteller. Aufgrund
des beschreibenden Sinngehalts fehle dem Zeichen die nötige Unterscheidungskraft, weshalb die Bezeichnung
auch weiterhin der Konkurrenz offen stehen müsse, welche diese Bezeichnung sonst nicht mehr benützen
dürfe. Die nur geringfügige grafische Gestaltung des Schriftzuges sei nicht geeignet, der internationalen
Registrierung die nötige Unterscheidungskraft zu verleihen. Demgegenüber genehmigte die Vorinstanz
die Eintragung für die Produkte der Klasse 30.
C.
Innert zweifach erstreckter Frist
nahm die A._______ mit Schreiben vom 17. September 2007 Stellung und bestritt die fehlende Unterscheidungskraft
wie auch das Freihaltebedürfnis. Die Bezeichnung "Magnum" werde laut Duden nur in Bezug
auf alkoholische Getränke als Hinweis auf das Fassungsvermögen der Flaschen verwendet und bezeichne
ausserdem Spezialpatronen. Bezüglich der Warenklassen 29 und 32 lasse sich allenfalls ein indirekter
Bezug zwischen der Bezeichnung und den zu kennzeichnenden Produkten herstellen, weswegen insoweit die
Schutzfähigkeit des Zeichens zu bejahen sei. Im Übrigen verkaufe A._______ die Produkte der
Klassen 29 und 32 in regulären Flaschen. Die Einschätzung der Vorinstanz verstosse ausserdem
gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz und widerspreche der Eintragungspraxis ausländischer Markenämter.
D.
Mit
Schreiben vom 17. Dezember 2007 hielt die Vorinstanz an ihrer Zurückweisung des Zeichens MAGNUM
(fig.) in Bezug auf die beanspruchten Waren der Klassen 29 und 32 gemäss Art. 2 lit. a des Markenschutzgesetzes
fest. Es sei lexikografisch nachweisbar, dass Mineralwasser in sogenannten Magnumflaschen dargereicht
werde. Wie aus einschlägigen Internetfundstellen hervorgehe, würden auch andere nicht alkoholische
Getränke wie Coca-Cola und Sirup in Flaschen dieses Fassungsvermögens und dieser Bezeichnung
angeboten. Da der Anwendungsbereich des Begriffes Magnum offenbar eine Ausweitung erfahren habe, erkenne
der Konsument in Verbindung mit den beanspruchten Waren der Klasse 32 in MAGNUM ohne Fantasieaufwand
die Grösse der angebotenen Flaschen und damit eine Angabe, welche die Beschaffenheit der so gekennzeichneten
Waren unmittelbar beschreibe. Dies entspreche der langjährigen Praxis der Vorinstanz. Der Schutzgewährung
für die Waren der Klasse 29 stünde ein zukünftiges Freihaltebedürfnis entgegen, da
nicht auszuschliessen sei, dass der Begriff Magnum auch auf andere Warensegmente ausgedehnt werde. Dies
habe zur Folge, dass dem Zeichen für den Oberbegriff Milchprodukte ebenfalls kein Schutz gewährt
werden könne. Die grafische Gestaltung mache das Zeichen nicht im Gesamteindruck unterscheidungskräftig.
Die Praxis ausländischer Markenämter und die Prüfung des Gleichbehandlungsgrundsatzes
anhand der von der A._______ angeführten Voreintragungen führe zu keinem anderen Ergebnis.
E.
Nachdem
die A._______ mit Schreiben vom 18. Februar 2008 um Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung
ersucht hatte, bestätigte die Vorinstanz am 18. März 2008 den refus provisoire partiel vom
15. November 2006. Zur Begründung verwies sie auf ihr Schreiben vom 17. Dezember 2007.
F.
Die
A._______erhob gegen diese Verfügung am 18. April 2008 Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht mit
folgenden Anträgen:
1. Die Verfügung vom 18. März 2008 sei aufzuheben und die
Beschwerdegegnerin anzuweisen, der Marke der Internationalen Registrierung Nr. 866199 MAGNUM (fig.) in
der Schweiz Schutz für sämtliche beanspruchten Waren der Klassen 29 und 32 zu gewähren.
2.
Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beschwerdegegnerin.
In der Beschwerdebegründung
wiederholte sie die im Rahmen der mit der Vorinstanz geführten Korrespondenz verwendeten Argumente.
Insbesondere vertrat sie den Standpunkt, dass die Flaschengrösse Magnum bei nicht alkoholischen
Getränken aussergewöhnlich und bei Milchprodukten gar nicht gebräuchlich sei. Ein Freihaltebedürfnis
sei schon aufgrund des Begriffs MAGNUM nicht zu erkennen. Eventualiter sei die Unterscheidungskraft jedenfalls
aufgrund der Gestaltung des Schriftzugs in Verbindung mit dem Farbanspruch gold gegeben. Den ausländischen
Voreintragungen käme eine gewisse Bedeutung zu, da das Zeichen MAGNUM (fig.) in allen der Schweiz
sprachverwandten Ländern (Deutschland, Österreich, Frankreich und Italien) eingetragen worden
sei. Ausserdem liege eine Verletzung des Gleichbehandlungsgebotes vor.
G.
Mit Vernehmlassung
vom 3. Juni 2008 verzichtete die Vorinstanz auf die Einreichung einer Stellungnahme und beantragte die
Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführerin.
H.
Auf
die dargelegten und weitere Vorbringen wird, soweit sie rechtserheblich sind, in den Erwägungen
eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Der angefochtene
Entscheid vom 29. Januar 2008 stellt eine Verfügung im Sinne von Art. 5 Abs. 1 Bst. c
des Bundesgesetzes
vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG,
SR 172.021) dar. Das Bundesverwaltungsgericht,
das gemäss Art. 31
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG,
SR 173.32) als Rechtsmittelinstanz
Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
VwVG beurteilt, ist nach Art. 33 Bst. e
VGG für die
Behandlung der vorliegenden Streitsache zuständig, zumal keine Ausnahme nach Art. 32
VGG vorliegt.
Die Beschwerdeführerin, welche am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen hat, ist durch die angefochtene
Verfügung besonders berührt. Sie hat ein als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse an
deren Aufhebung oder Änderung, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1
VwVG).
Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50
und 52 Abs. 1
VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgemäss
bezahlt (Art. 63 Abs. 4
VwVG) und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (vgl. Art. 46
ff
. VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
2.
2.1 Zwischen den Benelux-Staaten
und der Schweiz galt bislang das Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken,
revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (MMA,
SR 0.232.112.3), sowie die Pariser Übereinkunft zum
Schutz des gewerblichen Eigentums, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 (PVÜ,
SR 0.232.04). Im
Verhältnis der Benelux-Staaten und der Schweiz zueinander ist am 1. September 2008 eine neue Fassung
des Protokolls vom 27. Juni 1989 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von
Marken (MMP,
SR 0.232.112.4) in Kraft getreten. Gegenüber diesem Land sind dadurch neu die Bestimmungen
des MMP anstelle jener des MMA (JULIE POUPINET, Madrider System: Aufhebung der "Sicherungsklausel"
und weitere Änderungen, in: sic! 2008 571 ff.) anzuwenden. Ohne Übergangsregelung entfalten
Rechtsänderungen grundsätzlich nur Wirkung, wenn sie vor Erlass der vorinstanzlichen Verfügung
in Kraft getreten sind (ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht,
5. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2006, Rz. 326 f.). In Abweichung davon sind Verfahrensvorschriften grundsätzlich
mit dem Tag des Inkrafttretens anwendbar (HÄFELIN/ MÜLLER/UHLMANN, a.a.O., Rz. 327a mit Hinweisen).
Die Vorschriften des MMP sind als Verfahrensrecht einzuordnen (vgl. die Charakterisierung bei KARL-HEINZ
FEZER, Einleitung, in: Ders. [Hrsg.], Handbuch der Markenpraxis, Markenverfahrensrecht Bd. 1, München
2007, Rn. 50 ff.) und sind damit auf die vorliegende Beschwerde anzuwenden. Die Ausnahme von dieser Regel,
wonach im Zeitpunkt des Inkrafttretens nicht abgelaufene Fristen nach altem Recht zu bestimmen sind (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN,
a.a.O., Rz. 327a), entfaltet vorliegend keine Bedeutung, da die Vorinstanz ihre Erklärung, dass
sie der Marke den Schutz in der Schweiz verweigere (vgl. dazu Entscheid der RKGE in sic! 2006 S. 31 E.
2 Käfer [fig.]) fristgerecht, nämlich innerhalb der noch gemäss Art. 5 Abs. 2 MMA geltenden
Jahresfrist und nicht nur innert der 18-monatigen Frist gemäss Art. 5 Abs. 2 lit. b MMP abgegeben
hat.
2.2 Als Zurückweisungsgrund kann die Vorinstanz angeben, dass die Marke jeder Unterscheidungskraft
entbehre oder ausschliesslich aus Zeichen oder Angaben zusammengesetzt sei, die "im Verkehr zur
Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Werts, des Ursprungsorts der
Erzeugnisse oder der Zeit der Erzeugung dienen könnten oder im allgemeinen Sprachgebrauch oder in
den redlichen und ständigen Verkehrsgepflogenheiten des Schutzlandes üblich" seien (Art.
5 Abs. 1 MMA in Verbindung mit Art. 6quinquies Bst. b Ziff. 2 PVÜ). Dieser zwischenstaatlichen Regelung
entspricht Art. 2 Bst. a
des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG,
SR 232.11). Lehre und Praxis
zu dieser Norm können somit herangezogen werden (Urteil des Bundesgerichts
4A_492/2007 vom 14. Februar
2008 E. 2 Gipfeltreffen).
3.
Nach Art. 2 Bst. a
MSchG sind Zeichen, die Gemeingut sind,
vom Markenschutz ausgeschlossen, es sei denn, dass sie sich im Verkehr für die Waren und Dienstleistungen
durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden.
3.1 Als Gemeingut sind die in Art.
6quinquies B Ziff. 2 PVÜ erwähnten Zeichen anzusehen, die spezifische Merkmale (Art, Beschaffenheit,
Menge, Bestimmung etc.) der entsprechenden Produkte bezeichnen und daher nicht zur Identifikation von
Waren oder Dienstleistungen dienen können und vom Publikum nicht als Hinweis auf eine bestimmte
Betriebsherkunft verstanden werden (Lucas David, Kommentar zum Markenschutzgesetz, in: Heinrich Honsell
/ Nedim Peter Vogt / Lucas David [Hrsg.], Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz
/ Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999 [im Folgenden: David, MSchG-Kommentar], Art. 2 N. 5).
Der Begriff Zeichen des Gemeinguts ist ein Sammelbegriff für Sachbezeichnungen, beschreibende Angaben,
Freizeichen sowie für elementare Zeichen. Der Grund für den Schutzausschluss ist im Freihaltebedürfnis
oder in der fehlenden Unterscheidungskraft des Zeichens begründet (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts
B-181/2007 vom 21. Juni 2006 E. 3 Vuvuzela,
B-8371/2007 vom 19. Juni 2008 E. 4 Leader; Entscheid der
Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 17. Februar 2003 in: sic!
6/2003 495 E. 2 Royal Comfort; CHRISTOPH WILLI, Kommentar Markenschutzgesetz, Das schweizerische Markenrecht
unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002,
Art. 2 N. 34). Die Beurteilung ist aus Sicht der angesprochenen Abnehmerkreise vorzunehmen (BGE
128 III
451 E. 1.6 Première; BGE
116 II 611 f. E. 2c Fioretto), wobei es ausreicht, dass der beschreibende
Charakter in Bezug auf die zu kennzeichnenden Waren für einen erheblichen Teil der massgeblichen
Abnehmer ohne besondere Gedankenarbeit zu erkennen ist (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-5518/2007
vom 18. April 2008 E. 4.2 Peach Mallow). Fremdsprachige Ausdrücke können ebenfalls Gemeingut
sein, wenn sie von einem erheblichen Teil der Abnehmerkreise verstanden werden (BGE
129 III 228 E. 5.1
Masterpiece; Urteil des Bundesgerichts
4A.5/2003 vom 22. Dezember 2003 in: sic! 5/2004 401 f. E. 3.1-3.2
Discovery Travel and Adventure Channel; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts
B-7403/2006 vom 16. August
2007 E. 4.2 Engineered for men,
B-7395/2006 vom 16. Juli 2007 E. 4. Projob). Die Markenprüfung erfolgt
in Bezug auf alle vier Landessprachen. Dabei kommt jeder Sprache der gleiche Stellenwert zu. Ist die
Marke aus Sicht der massgeblichen Verkehrskreise auch nur nach einer Landessprache schutzunfähig,
so ist die Eintragung zu verweigern (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-7427/2006 vom 9. Januar 2008
E. 3.4 Chocolat Pavot; RKGE vom 6. Oktober 2000 in: sic! 1/2001 28 E. 2 Levante; RKGE vom 18. August
2005 in: sic! 1/2005 21 E. 9 Gelactiv; Willi, a.a.O., Art. 2 N. 15; Eugen Marbach, Markenrecht, in: Roland
von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1,
2. Aufl., Basel 2009 [hiernach: Marbach, Markenrecht], N. 214).
3.2 Zu den nicht schutzfähigen
Angaben zählen auch Hinweise auf die Verpackung, Produktaufmachung und Ausstattung der Ware (MARBACH,
Markenrecht, N. 313 f.; WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 83, DAVID, MSchG-Kommentar, Art. 2 N. 16), insbesondere,
wenn sie Elemente aufnehmen, die in diesem Bereich allgemein üblich sind (MARBACH, Markenrecht,
N. 313). In diesem Sinne wurde die Bezeichnung GOLDBAND für Tabak als schutzunfähig angesehen,
weil die Verzierung von Zigarren und Tabakverpackungen mit goldenen Streifen weit verbreitet ist (Urteil
des Bundesgerichts vom 16. Mai 1967, veröffentlicht in: Schweizerisches Patent-, Muster- und Markenblatt
[PMMBl] 1967 I S. 37). Unvorteilhafte (CH-Nr. 399 992 Tetra Pak [fig.]) oder individuelle (CH-Nr. 307861
WC-Ente) Verpackungsformen wurden dagegen ohne weiteres als Wortmarken eingetragen (Marbach, Markenrecht,
N. 315).
4.
4.1 Die Vorinstanz vertritt die Auffassung, dass sogenannte Magnumflaschen
mit einem Fassungsvermögen von 1l oder 1,5l auch im Segment nicht alkoholischer Getränke und
von Sirup der Warenklasse 32 immer weitere Verbreitung finden. Sie verweist auf die lexikografisch dokumentierte
Verwendung für Mineralwasser im französischen Sprachraum und singuläre, ausländische
Anwendungsnachweise. Diese haben zwei Internetfundstellen zum Gegenstand betreffend die Supermarktkette
Coursengo aus Frankreich (für Coco-Cola) und den über das Internet vertriebenen Yo Himbeer-Zitronen-Sirup
aus Österreich. Daher löse die Bezeichnung auch bei nicht alkoholischen Getränken unmittelbar
eine Assoziation mit der Flaschengrösse aus. Soweit Milch und Milchprodukte betroffen sind, räumt
die Vorinstanz ein, dass übergrosse, als Magnumflaschen bezeichnete Behältnisse bislang nicht
vorgekommen sind.
Die Beschwerdeführerin macht demgegenüber geltend, dass Magnumflaschen
für nicht alkoholische Getränke wenig gebräuchlich seien. Ausserdem weist sie daraufhin,
dass ihre Produkte nicht in Magnumflaschen vertrieben würden.
4.2 "Magnum"
ist ursprünglich ein lateinisches Adjektiv, welches "gross" bedeutet. Es handelt sich
um die sächliche Form des Adjektivs im Nominativ bzw. Akkusativ sowie die männliche Form im
Akkusativ (Hermann Menge, Langenscheidts Grosswörterbuch Lateinisch, Teil 1, Lateinisch-Deutsch,
25. Aufl., Berlin 1996, S. 454). Während Lateinkenntnisse im Zweifel nicht als Bestandteil der Allgemeinbildung
vorausgesetzt werden dürfen (zu den Kenntnissen von Fachpersonen vgl. dagegen Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-6070/2007 vom 24. April 2008, E. 3.2 Trabecular Metal), stimmen die Parteien jedenfalls darin überein,
dass die Bezeichnung MAGNUM für alkoholische Getränke wie Champagner oder Wein beschreibend
ist, weil der Durchschnittskonsument MAGNUM unmittelbar mit 1,5 oder 1,75 Literflaschen, gefüllt
mit alkoholischen Getränken, in Verbindung bringt.
4.3 Das Wort "Magnum" hat
in der deutschen Sprache gemäss dem Deutschen Universalwörterbuch des Dudenverlags (6. Aufl.,
Mannheim 2007) folgende Bedeutung: "Etwas, was Übergrösse hat: 1. Wein- oder Sektflasche
mit doppeltem Fassungsvermögen. 2. waffentechnisch, spezielle Patrone mit verstärkter Ladung."
Französischen
Wörterbüchern lassen sich folgende Hinweise entnehmen: Im Nouveau Petit Robert 2009 (Paris
2009, S. 1504) wird zunächst festgehalten, dass das Wort dem Lateinischen entlehnt ist und "grand"
bedeutet. Der Eintrag lautet wie folgt: "Grosse bouteille (de champagne, de vin, de l'eau de vie)
contenant l'équivalent de deux bouteilles normales, soit un litre et demi. Un magnum de bordeaux.
Par ext.: Magnum d'eau minérale." "Par ext." steht für "par extension"
und bedeutet gemäss dem Abkürzungsverzeichnis: "qui présente un sens plus large;
qui s'applique à de plus nombreux objets". Im Petit Larousse (Paris 2009, S. 608) werden als
Bedeutungen für "Magnum" angegeben: "1. Grosse bouteille de vin contenant l'équivalent
de deux bouteilles ordinaires (1,5 litre). Un magnum de champagne. 2. Bouteille de 1,5 ou de 2 litres
d'eau minérale, de jus de fruits, etc."
Das italienische Pendant (Giacomo Devoto/Gian
Carlo Oli, Dizionario della lingua italiana, Florenz 2004) enthält zu Magnum folgenden Eintrag:
"1. Bottiglia della capacità di 1,5 litri, spec. per champagne e whisky; Come agg., a proposito
di oggetti di dimensioni considerevolmente più grandi del consueto: una pizza m. 2. Tipo di cartuccia,
a carica potenziata, per rivoltella; estens., l'arma adatta a sparare questo tipo di cartuccia (in questo
senso, anche s.f.: per il delitto è stata usata una m.). 3. Nome commerciale di un gelato da passeggio
(marchio reg.)."
4.4 Für die Beurteilung, ob ein Zeichen als Hinweis auf die äussere
Ausstattung der Ware anzusehen ist, kommt es darauf an, ob ein Begriff im Falle einer Vermarktung in
der Schweiz mit einiger Wahrscheinlichkeit adaptiert würde (bezogen auf Sachbezeichnungen MARBACH,
Markenrecht, N. 280). Eine Recherche im Online-Sortiment der schweizerischen Supermarktketten Coop, Migros,
Denner sowie Aldi ergibt, dass diese zwar derzeit keine Produkte der Warenklasse 32 mit dem Zusatz "Magnumflasche"
oder "Bouteille Magnum" führen. Indessen kann nicht allein darauf abgestellt werden, wie
häufig ein Zeichen konkret verwendet wird, auch wenn die Üblichkeit eines Begriffs in der Regel
gegen dessen Unterscheidungskraft spricht (vgl. oben E. 3.2; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-1580/2008
vom 19. Mai 2009 E. 2.4 A-Z; RKGE vom 8. Dezember 2004 in: sic! 5/2005 367 E. 2 Netto). Dass eine Angabe
neuartig oder ungewohnt ist, sagt noch nichts darüber aus, ob sie schutzfähig ist oder nicht.
Entscheidend ist, ob das Zeichen nach dem Sprachgebrauch oder den Regeln der Sprachbildung von den beteiligten
Verkehrskreisen in der Schweiz als Aussage über bestimmte Merkmale oder Eigenschaften der Ware oder
Dienstleistung aufgefasst wird (Urteil des Bundesgerichts
4A.1/2005 vom 8. April 2005 in: sic! 9/2005
649 ff., E. 2 GlobalePost mit Hinweisen).
4.5 Die in Erwägung 4.3 vorgenommene Untersuchung
des Sinngehalts hat gezeigt, dass der Begriff "Magnum" in allen drei grossen Landessprachen
in erster Linie dazu verwendet wird, Flaschen alkoholischen Inhalts mit einem über dem Gewöhnlichen
liegenden Fassungsvermögen zu bezeichnen. Indessen ist aufgrund der in Erwägung 4.3 beschriebenen
Wörterbucheinträge davon auszugehen, dass jedenfalls die französisch- und italienischsprechenden
Durchschnittskonsumenten das Zeichen MAGNUM (fig.) auch in Bezug auf nicht alkoholische Getränke
der Klasse 32 nicht als Fantasienamen oder als Hinweis auf einen grossartigen Geschmack deuten. Vielmehr
wird der unbestrittene Bezug zwischen (alkoholischen) Getränken und dem übergrossen Fassungsvermögens
der Flaschen auf nicht alkoholische Getränke übertragen und damit MAGNUM als Hinweis auf das
übergrosse Behältnis und die darin enthaltene grössere Menge aufgefasst. Gerade diese
Hinweisfunktion wird durch die entsprechenden Lexikaeinträge (vgl. E. 4.3 hiervor) bestätigt.
Damit kann offen bleiben, ob nach dem Verständnis der Konsumenten dem Wortstamm "magn-"
generell die Bedeutung von Grösse zukommt oder ob mit dem Wortstamm "magn-" jeweils etwas
Ausserordentliches und Positives umschrieben werden soll.
4.6 Zu prüfen ist sodann, ob
die Durchschnittskonsumenten die Bezeichnung MAGNUM (fig.) auch in Bezug auf Milch aus Warenklasse 29
als unmittelbaren Hinweis auf die Flaschengrösse bzw. deren Fassungsvermögen verstehen. Die
Vorinstanz hat eingeräumt, dass der Begriff "Magnum" in Bezug auf Milch und Milchprodukte
bislang ungebräuchlich ist. Wie im Rahmen der Erörterungen zu den nicht alkoholischen Getränken
ausgeführt, ist dieser Umstand jedoch nicht entscheidend. Vielmehr kann auf die Argumentation betreffend
die nicht alkoholischen Getränke (E. 4.4 f. hiervor) verwiesen werden. Demnach wird "Magnum"
jedenfalls im Zusammenhang mit Getränken als Hinweis auf eine übergrosse Flasche und auf die
grössere in ihr enthaltene Menge verstanden, auch wenn für diese die Bezeichnung MAGNUM, was
auch die Vorinstanz anerkennt, bislang nicht üblich ist. Der Umstand, dass Milch in der Schweiz
nicht in Mehrwegglasflaschen vertrieben wird, steht dem Charakter von MAGNUM als Hinweis auf die Flaschengrösse
nicht entgegen. Entscheidend ist, dass Milchflaschen entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin
(bei weitem nicht nur als Babyflaschen) gebraucht werden. Es ist daher damit zu rechnen, dass die Konsumenten
in der Schweiz bei der Wahrnehmung des Wortes MAGNUM im Zusammenhang mit Milch von einer übergrossen
Flasche mit entsprechend grösserer Menge Milch als Inhalt ausgehen. Daher ist der internationalen
Registrierung MAGNUM (fig.) vorbehaltlich einer die Unterscheidungskraft herbeiführenden grafischen
Gestaltung auch in Bezug auf Milch der Warenklasse 29 kein Schutz für die Schweiz zu gewähren.
4.7
Ein beschreibender Charakter des Zeichens muss entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin auch
in Bezug auf die ebenfalls beanspruchten produits laitiers der Klasse 29 angenommen werden. Auch Milchprodukte,
nämlich Joghurt, Molke oder Rahm, können in Flaschen vertrieben werden. Es liegt daher nahe,
dass der Konsument die Bezeichnung MAGNUM (fig.) auch in Bezug auf Joghurt als Hinweis auf die Flaschengrösse
und die darin enthaltenen Menge versteht. Gemäss der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts
und der Rekurskommission ist ein Zeichen regelmässig für den gesamten Oberbegriff unzulässig,
wenn es für bestimmte Produkte, die unter den entsprechenden Oberbegriff zu subsumieren sind, unzulässig
ist (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts
B-2125/2008 vom 15. Mai 2009 E. 2.5.1 Total Trader,
B-613/2008
vom 6. November 2008 E. 3.4 NanoBone; RKGE vom 30. April 1998, in: sic! 5/1998 479 E. 2c Source Safe).
Dies trifft auch auf das Zeichen MAGNUM zu. Damit ist im Begriff MAGNUM auch für diese Produkte
ein grundsätzlich nicht markenschutzfähiger Hinweis auf die Ausstattung und Form der Ware zu
sehen.
4.8 Zum Gesamteindruck der Marke gehört indessen nicht nur der Wortbestandteil,
sondern auch die Grafik. Die Vorinstanz ist der Meinung, die grafische Gestaltung der Schrift sei ungeeignet,
dem Zeichen Unterscheidungskraft zu verleihen. Die Beschwerdeführerin vertritt dagegen die Auffassung,
die zusätzlichen grafischen Elemente sowie der Farbanspruch prägten den Gesamteindruck. Voraussetzung
für den Markenschutz ist, dass die unterscheidungskräftigen Elemente den Gesamteindruck wesentlich
beeinflussen. Sie bedarf besonderer, charakteristischer Elemente, die im Gegensatz zu den einfachen Zeichen
den markenrechtlichen Schutz verdienen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-7427/2006 vom 9. Januar
2008 E. 3.5 Chocolat Pavot [fig.] mit Hinweisen). Je beschreibender oder üblicher die Wortelemente
sind, desto höhere Anforderungen sind an die grafische Ausgestaltung zu stellen (Urteil des Bundesverwaltungsgericht
B-1643/2007 vom 13. September 2007 E. 7 Basilea Pharmaceutica [fig]). Die Grafik darf sich nicht im Naheliegenden
erschöpfen (RKGE in: sic! 2005 649 E. Globalepost), z.B. sind übliche Schriftarten, ebenso
wie Handschriften (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 5 Chocolat
Pavot [fig.]) nicht geeignet, den Gesamteindruck wesentlich zu beeinflussen. Da das Zeichen MAGNUM (fig.)
- soweit Getränke betroffen sind - als Hinweis auf die Menge bzw. der Behältergrösse verstanden
wird, sind hohe Anforderungen an die grafische Gestaltung zu stellen. Mit Ausnahme der in symmetrischer
Weise gestalteten, als Grossbuchstaben gehaltenen Buchstaben M als Anfangs- und Endbuchstabe, welche
in am Ende der ersten Aufwärtsbewegung bzw. am Anfang der letzten Abwärtsbewegung ein Häkchen
nach aussen aufweisen, ist die von der Beschwerdeführerin gewählte Schrift - ein klassizistisch-stilisierter
Schrifttyp - keinesfalls ungewöhnlich. Die Häkchen als Detail beeinflussen den Gesamteindruck
nicht wesentlich. Auch die Farbgebung (gold mit goldbrauner Einfassung) fügt dem Gesamteindruck
nichts Ungewöhnliches hinzu, da es sich um Nuancierungen der gleichen Farbe handelt. Die Vorinstanz
hat der Grafik der internationalen Registrierung daher zu Recht keine Bedeutung im Hinblick auf die Unterscheidungskraft
beigemessen.
4.9 Nach dem Gesagten ist das strittige Zeichen aufgrund fehlender Unterscheidungskraft
- vorbehältlich der geltend gemachten Verletzung des Gleichbehandlungsgebots und der dem IGE vorgeworfenen
Missachtung ausländischer Eintragungen - vorläufig als nicht eintragungsfähig zu beurteilen.
Ob auch ein Freihaltebedürfnis in Bezug auf die geltend gemachten Produkte besteht und inwieweit
dies, wie die Vorinstanz vorbringt, auch bereits mit Blick auf zukünftige Entwicklungen im Bereich
der Milchprodukte (bzw. der Verpackung derselben) bejaht werden darf, kann demnach offen bleiben.
5.
Die
Beschwerdeführerinnen haben sich darauf berufen, im vorliegenden Fall seien ausländische Voreintragungen,
insbesondere der Umstand, dass die Marke in Frankreich eingetragen sei, zu ihren Gunsten zu berücksichtigen.
Ausländischen Voreintragungen kommt grundsätzlich keine präjudizielle Wirkung zu (BGE
129 III 229 E. 5.5 Masterpiece, BGE
114 II 174 E. 2c Eile mit Weile). Sie können allerdings in Grenzfällen
als Indiz für die Eintragungsfähigkeit gewertet werden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
B-7427/2006 vom 9. Januar 2008 E. 8 Chocolat Pavot [fig.]). Durch die klaren lexikografischen Hinweise
auf den Gebrauch des Ausdrucks "Magnum" im Sinne von übergrossen Flaschen mit dem doppelten
oder jedenfalls mehr Inhalt kann indessen nicht von einem Grenzfall gesprochen werden.
6.
Zusammenfassend
ergibt sich, dass die Beschwerde abzuweisen und die Verfügung der Vorinstanz zu bestätigen
ist.
7.
Angesichts des Verfahrensausgangs hat die Beschwerdeführerin die Verfahrenskosten
zu tragen (Art. 63 Abs. 1
VwVG). Eine Parteientschädigung kann nicht zugesprochen werden (Art. 64
Abs. 1
VwVG).
Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache,
Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzusetzen (Art. 63 Abs. 4bis
VwVG,
Art. 2 Abs. 1
des Reglements vom 11. Dezember 2006 über die Kosten und Entschädigungen vor
dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE
SR 173.320.2]). Bei Markeneintragungen geht es um Vermögensinteressen.
Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4
VGKE). Die Schätzung des
Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren,
wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr.
100'000.- angenommen werden darf (Urteil des Bundesgerichts
4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 2 we make
ideas work, BGE
133 III 492 E. 3.3 Turbinenfuss mit weiteren Hinweisen). Von diesem Streitwert ist auch
im vorliegenden Verfahren auszugehen. Mangels Indizien für einen höheren oder niedrigeren Wert
der strittigen Marke ist eine Gerichtsgebühr von Fr. 2'500.- zu erheben, welche der Beschwerdeführerin
aufzuerlegen und mittels des geleisteten Kostenvorschusses zu decken ist.
Demnach erkennt
das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen und die Verfügung
der Vorinstanz bestätigt.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.- werden der Beschwerdeführerin
auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss in Höhe von Fr. 3'500.- verrechnet. Der Restbetrag
von Fr. 1'000.- wird der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils
zurückerstattet.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses
Urteil geht an:
die Beschwerdeführerin (Rechtsvertreter; Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungsformular)
die
Vorinstanz (Ref-Nr. IR 866199; Gerichtsurkunde)
das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement
(Gerichtsurkunde)
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Der
vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
Marc Steiner Miriam
Sahlfeld
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung
beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14 Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff
., 90 ff.
und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG,
SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer
Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die
Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende
Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42
BGG).
Versand: 27. Mai 2009