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Bundesverwaltungsgericht
Tribunal
administratif fédéral
Tribunale
amministrativo federale
Tribunal
administrativ federal
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Abteilung
II
B-1686/2012
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Urteil
vom 9. April 2013
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Besetzung
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Richter
David Aschmann (Vorsitz),
Richterin
Maria Amgwerd, Richter Marc Steiner,
Gerichtsschreiber
Beat Lenel.
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Parteien
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Chocolat
Camille Bloch SA, 2608 Courtelary,
vertreten
durch Rechtsanwalt
Dr. Michael Treis
und Rechtsanwältin Eva-Maria Strobel,
Baker
& McKenzie Zürich, Holbeinstrasse 30,
Postfach,
8034 Zürich,
Beschwerdeführerin,
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gegen
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Sven
Beichler,
Pfäffikerstrasse 109,
8615 Wermatswil,
vertreten
durch Rechtsanwälte
Bernasconi
& Bernasconi, Bahnhofstrasse 10,
8956 Killwangen,
Beschwerdegegner,
Eidgenössisches
Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g,
3003 Bern,
Vorinstanz.
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Gegenstand
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Verfügung
vom 23. Februar 2012 betreffend Widerspruchsverfahren Nr. 11199 CAMILLE BLOCH MON CHOCOLAT SUISSE (fig.)/my
swiss chocolate.ch (fig.).
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Sachverhalt:
A. Am
9. Februar 2010 hinterlegte der Beschwerdegegner die Wort-/Bildmarke CH 599'122 "my swiss
chocolate.ch (fig.)" unter anderem für die folgenden Waren und Dienstleistungen:
29
Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes
und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Kompotte; Eier, Milch und Milchprodukte;
Speiseöle, Speisefette.
30
Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate;
Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz, Senf;
Essig, Saucen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis; Schokolade.
Alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft.
Die Marke wurde am 7. April 2010 auf www.swissreg.ch publiziert.
B. Mit
Datum vom 7. Juli 2010 erhob die Beschwerdeführerin Widerspruch gegen diese Eintragung, gestützt
auf die am 23. September 2003 hinterlegte Wort-/Bildmarke CH 521'331 "Camille Bloch Mon Chocolat
Suisse (fig.)", welche für die folgenden Waren und Dienstleistungen beansprucht wird:
29
Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes
und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Fruchtmus; Eier, Milch und Milchprodukte;
Speiseöle und -fette.
30
Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate;
Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz, Senf;
Essig, Saucen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis.
Sie begründete ihren Widerspruch damit, die beiden
Marken wie auch die beanspruchten Waren seien weitgehend identisch. Das Wortelement "My Swiss Chocolate"
schaffe gegenüber der Sinnaussage "Mon Chocolat Suisse" ihrer Marke eine mittelbare Verwechslungsgefahr.
Gleichzeitig erhob die Beschwerdeführerin einen gleichlautenden, zweiten Widerspruch gestützt
auf die Marke CH 521'332 "Camille Bloch My Swiss Chocolate (fig.)", den sie aber später
aus Verfahrensgründen fallen liess.
C. Am
23. September 2010 beantragte der Beschwerdegegner die Abweisung des Widerspruchs. Er führte aus,
zur Widerspruchsmarke bestehe keine Warenidentität, da sie nicht für Schokolade eingetragen
sei. Es werde darum die Nichtgebrauchseinrede erhoben, obwohl die Widerspruchsmarke für Schokolade
gebraucht werde. Die Marken seien sich im Gesamteindruck nicht ähnlich; insbesondere könne
sich die Beschwerdeführerin nicht auf ihre weitere Marke CH 521'332 "Camille Bloch My Swiss
Chocolate (fig.)" stützen, die zudem gar nicht gebraucht sei. Die Widerspruchsmarke werde vom
Zeichen "Camille Bloch" dominiert, während "Mon Chocolat Suisse" nur einen Zusatz
darstelle. Es bestehe keine Verwechslungsgefahr.
D. Mit
Replik vom 31. März 2011 hielt die Beschwerdeführerin dagegen, die Benutzung der Widerspruchsmarke
für Schokolade seit 2004 sei unstreitig. Diese sei auf allen Verpackungen von Torino- und Ragusa-Schokolade
angebracht und in der Schweiz bekannt. Der Widerspruch basiere einzig auf der Marke CH 521'331 "Camille
Bloch Mon Chocolat Suisse (fig.)", der sowohl originär wie aufgrund ihrer siebenjährigen
Benutzung Kennzeichnungskraft zukomme. "Mon Chocolat Suisse" sei nicht beschreibend. Zwischen
den Marken bestehe eine Verwechslungsgefahr.
E. Mit
Duplik vom 3. Mai 2011 führte der Beschwerdegegner aus, das Spezialitätsprinzip beschränke
den Markenschutz auf diejenigen Waren und Dienstleistungen, für welche die Marke eingetragen sei.
Die Beschwerdeführerin habe Schokolade nicht in ihrem Warenverzeichnis stehen und könne sie
auch nicht unter den Oberbegriff "Konditoreiwaren" subsumieren, denn sowohl Absatzkanäle
wie auch Abnehmerkreise seien unterschiedlich. Die Bekanntheit der Widerspruchsmarke sei nicht belegt,
weshalb sie keinen erweiterten Schutzumfang habe. Der Zusatz "Mon Chocolat Suisse" sei nicht
kennzeichnungskräftig. Dominierender Markenkern sei das "CB"-Lippensymbol, während
der Zusatz kaum lesbar sei. Demgegenüber verbalisiere die angefochtene Marke die Geschäftsidee
des Beschwerdegegners, weshalb keine Verwechslungsgefahr bestehe.
F. Die
Vorinstanz wies am 23. Februar 2012 den Widerspruch ab. Sie erläuterte, die Widersprechende beanspruche
alle Oberbegriffe der Nizza-Klasse 30 (Internationale Klassifikation
von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken [Klassifikation von Nizza], Teil I,
deutschsprachige Liste der Waren und Dienstleistungen in alphabetischer Reihenfolge [hiernach: Nizza-Klassifikation]).
Diese deckten jedoch nur diejenigen Waren und Dienstleistungen ab, die ihnen einzeln zugeordnet werden
könnten. Da die Widersprechende die Marke nur für Schokolade gebraucht habe, mit der Widerspruchsmarke
diese Waren aber weder explizit noch durch einen Oberbegriff beanspruche, sei die Marke nicht rechtswirksam
gebraucht worden.
G. Am
26. März 2012 erhob die Beschwerdeführerin Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht mit den
Anträgen, die Verfügung der Vorinstanz vom 23. Februar 2012 aufzuheben und den Widerspruch
gutzuheissen. Sie führte aus, der intensive Gebrauch der Widerspruchsmarke für Schokolade sei
unstreitig. Da ihre Marke für alle Oberbegriffe der Klasse 30 eingetragen sei und Schokolade in
diese Klasse gehöre, umfasse die Marke auch den Gebrauch für Schokolade. Schokolade sei überdies
unter den Oberbegriff "Kakao" einzuordnen, weil es keine Schokolade ohne Kakaoanteile gebe,
sowie unter "Konditoreiwaren", nachdem die Trennung zwischen Bäckereien, Konditoreien
und Confiserien aufgehoben worden sei. Dies entspreche der Praxis der Vorinstanz sowie des europäischen
Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (HABM) und es seien zahlreiche weitere Schokoladenmarken
nur für die Oberbegriffe der Klasse 30 eingetragen. Die Schutzverweigerung der Vorinstanz verstosse
gegen den Vertrauensgrundsatz und das Verbot des überspitzten Formalismus.
H. Mit
Vernehmlassung vom 22. Juni 2012 beantragte die Vorinstanz, die Beschwerde abzuweisen. Sie machte geltend,
die Oberbegriffe der Nizza-Klassifikation enthielten nicht stillschweigend sämtliche in die Klasse
fallenden Waren. Die Nizza-Klassifikation sei einem stetigen Wandel unterworfen, weshalb es immer wieder
Waren gebe, die von den Oberbegriffen nicht erfasst würden. Der Registereintrag müsse ausreichend
klar sein, um die beanspruchten Waren bestimmen zu können. Insbesondere könne Schokolade nicht
unter "Kakao" subsumiert werden.
Mit Beschwerdeantwort vom gleichen Tag beantragte der Beschwerdegegner
die Abweisung der Beschwerde, eventualiter die Rückweisung an die Vorinstanz zur Neubeurteilung,
unter Kosten- und Entschädigungsfolgen. Er wandte ein, der Gebrauch der Widerspruchsmarke für
Schokolade sei gegeben, aber nicht relevant. Es sei Sache des Anmelders sicherzustellen, dass seine Waren
unter das registrierte Verzeichnis fielen. Aufgrund des Spezialitätsgrundsatzes erfasse die Verwendung
aller Oberbegriffe einer Klasse nicht zwingend alle Waren und Dienstleistungen der alphabetischen Liste.
Zudem fehle der Nachweis, dass die von der Beschwerdeführerin für Oberbegriffe der Klasse 30
angeführten Vergleichsmarken tatsächlich für Schokolade gebraucht würden. Schokolade
lasse sich nicht unter den Oberbegriff "Kakao" subsumieren, der nur Getränke, aber keine
unter Verwendung von Kakao hergestellten Erzeugnisse umfasse. Auch eine Subsumtion unter "Konditoreiwaren"
wäre unzutreffend. Eine internationale Praxis der Zurechnung zu Oberbegriffen bestehe nicht.
I. Auf
die Durchführung einer mündlichen Verhandlung haben die Parteien stillschweigend verzichtet.
J. Auf
die weiteren Vorbringen ist, soweit erforderlich, in den folgenden Erwägungen einzugehen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1. Das
Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen
zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. e des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht
[Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32]). Die Beschwerdeführerin hat am Verfahren vor der Vorinstanz
teilgenommen und ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt. Sie hat zudem ein
als schutzwürdig anzuerkennendes Interesse an deren Aufhebung und Änderung, weshalb sie zur
Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren
[VwVG, SR 172.021]). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 und 52 Abs. 1 VwVG), die Vertreter
haben sich rechtsgenüglich ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG) und der Kostenvorschuss wurde fristgemäss
bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde ist somit einzutreten.
2.
2.1 Der Inhaber einer
älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jüngere Markeneintragung erheben, wenn diese seiner
Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist,
so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c i.V.m. Art. 31 Abs. 1 Markenschutzgesetz
[MSchG, SR 232.11]).
2.2 Die ältere
Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen gebraucht wird,
für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1 MSchG). Hat der Inhaber eine Marke während des
Zeitraums von fünf Jahren nicht gebraucht, so kann er sein Markenrecht, vorbehältlich wichtiger
Gründe für den Nichtgebrauch, nicht mehr geltend machen (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Widersprechende
haben anlässlich des Widerspruchsverfahrens den Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen,
sobald die Gegenseite den Nichtgebrauch der älteren Marke behauptet (Art. 32 MSchG). Die Gebrauchsfrist
ist dabei von der Geltendmachung des Nichtgebrauchs durch die Widerspruchsgegnerin an rückwärts
zu rechnen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-2227/2011 vom 3. Januar 2012 E. 4.2 ebm
[fig.]/EBM Ecotec, B-3686/2010 vom 10. Februar 2011 E. 3.1 Heidiland/Heidi
Best of Switzerland). Die Nichtgebrauchseinrede muss mit der ersten Stellungnahme erhoben werden
(Art. 22 Abs. 3 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]).
2.3 Wenn der Nichtgebrauch
der Widerspruchsmarke behauptet wird, ist von ihrem tatsächlichen Gebrauch auszugehen, wie er vom
Widersprechenden glaubhaft gemacht ist oder vom Widerspruchsgegner von der Bestreitung ausgenommen wurde
(Art. 32 MSchG; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-8242/2010 vom 22. Mai 2012 E. 3.1 Lombard
Odier & Cie./Lombard Network [fig.]; Christoph Willi,
Markenschutzgesetz, Das schweizerische Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen
und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3 Rz. 37). Dieser bisherige Gebrauch
ist für die Bestimmung des Schutzumfangs auf die Kategorie jener Waren oder Dienstleistungen zu
verallgemeinern, deren künftigen Gebrauch er aus Sicht der massgeblichen Verkehrskreise nahelegt
und erwarten lässt (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 2.3
Gadovist/Gadogita). Für Waren oder Dienstleistungen, die
nicht zumindest unter einen Oberbegriff des eingetragenen Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses fallen,
wird ein tatsächlicher Gebrauch allerdings nicht berücksichtigt. Insofern bleibt der rechtserhaltende
Markengebrauch vom Registereintrag der Marke begrenzt (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7505/2006
vom 2. Juli 2007 E. 5 Maxx (fig.)/max Maximum + value [fig.];
Lucas David in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster-
und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 11 Rz. 7).
2.4
2.4.1 Der Gerichtshof
der Europäischen Union (EuGH) hat in diesem Zusammenhang entschieden, dass die Eintragung einer
Marke für sämtliche Oberbegriffe der Klassenüberschriften der Klassifikation nach Art.
1 des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation
von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken, revidiert in Genf am 13. Mai 1977
("Nizza-Abkommen", SR 0.232.112.9) den Schutz im Unionsgebiet nicht
stillschweigend für Waren oder Dienstleistungen einschliesse, die nur in die betreffende Klasse,
nicht aber unter diese Oberbegriffe fallen. Er räumte dabei allerdings ein, dass für sämtliche
in die Klasse fallenden Waren oder Dienstleistungen Schutz gewährt werden könne, wenn der Anmelder
einen solcherart verbreiterten Anspruch bei der Markenanmeldung hinreichend klar und eindeutig mitgeteilt
habe (Urteil des EuGH C-307/10 vom 19. Juni 2012, veröffentlicht in GRUR 2012, 822 ff. IP
Translator). Nach der Praxis der Markenbehörden der
Union wird aufgrund dieses Vorbehalts des EuGH vermutet, ein Widersprechender, der alle Klassenüberschriften
in einer Klasse geschützt habe, habe damit in der Regel, auch ohne entsprechende Deklaration bei
der Hinterlegung, sämtliche Waren oder Dienstleistungen der alphabetischen Liste dieser Klasse schützen
wollen (vgl. die Mitteilung des Präsidenten des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt [HABM]
Nr. 2/12 vom 20. Juni 2012, veröffentlicht in http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/legalReferences/decisionPresident/com_2_12.pdf;
Urteil des Gerichts der Europäischen Union T-66/11 vom 31. Januar 2013, babilu/Babilu).
2.4.2 Die Beschwerdeführerin
macht in ähnlicher Weise geltend, das Nizza-Abkommen unterteile die "nahezu unüberschaubare
Vielfalt auf den Märkten der menschlichen Zivilisation" gerade deswegen in 45 Klassen, damit
die Markeninhaber sich nicht sorgen müssten, Waren oder Dienstleistungen ihres Angebots bei der
Anmeldung übersehen zu haben oder sich dabei in vielen Details zu verlieren. Die Verwendung der
Oberbegriffe bei der Anmeldung habe sich eingebürgert und umfasse darum alle unter die Klasse fallenden
Waren. Indem sie, wie 23 andere bekannte schweizerische Schokoladehersteller, ihre Widerspruchsmarke
ohne Erwähnung von Schokolade für alle Oberbegriffe der Klasse 30 registrieren liess, sei ihr
Anspruch für Schokolade in dieser Registrierung ebenfalls enthalten.
2.4.3 Für die
Markenhinterlegung ist bei der Vorinstanz ein Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen, für welche
die Marke beansprucht wird, einzureichen (Art. 28 Abs. 2 Bst. c MSchG). Dabei sind die Waren und Dienstleistungen,
für welche die Marke beansprucht wird, präzise zu bezeichnen (Art. 11 Abs. 1 MSchV). Die Formulierung
des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses ist Sache des Hinterlegers (Willi,
a.a.O., Art. 28 Rz. 44), wobei die Verwendung der Oberbegriffe der Nizza-Klassifikation grundsätzlich
ebenso zulässig ist wie diejenige von Begriffen, die nicht in der Nizza-Klassifikation enthalten
sind. Nach bisheriger schweizerischer Praxis decken Oberbegriffe entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin
nicht alle in der Klasse vorkommenden Waren und Dienstleistungen ab, sondern nur jene, die ihnen tatsächlich
zugeordnet werden können. Ob die Zuordnung möglich ist, wird durch Auslegung ermittelt. Es
ist dabei insbesondere auf den Sprachgebrauch und die im Zeitpunkt der Hinterlegung geltende Klasseneinteilung
abzustellen (vgl. IGE-Richtlinien Ziff. 4.2 ff.; vgl. BGE 4A_429/2011, 4A_435/2011 vom 23. Februar
2012 E. 9.1 Yello/Yallo II; Lara Dorigo
in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009,
Art. 28 Rz. 63 ff.; Eugen Marbach in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.],
Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Basel 2009 [hiernach: Marbach,
Markenrecht], Rz. 1068; Willi, a.a.O., Art. 28 Rz. 44; David,
a.a.O., Art. 28 Rz. 14).
2.5 Vor der in diesem
Punkt abweichenden, aber noch nicht erhärteten Praxis der Europäischen Union (E. 2.4.1) ist
die Rechtswirkung der Eintragung einer Marke für sämtliche Oberbegriffe einer Waren- oder Dienstleistungsklasse
der Nizza-Klassifikation möglicherweise auch in der Schweiz zu überprüfen. Angesichts
der grossen Zahl betroffener Marken und des Einflusses der Unionspraxis auf das Anmeldeverhalten von
Inhabern internationaler Marken könnte es in der Tat im Sinne der beschwerdeführerischen Vorbringen
geboten erscheinen, die Schutzwirkung der betroffenen Zeichen breiter als bisher auszulegen, wobei dadurch
andererseits Schutz für Waren oder Dienstleistungen gewährt würde, für welchen die
Marken bei der Eintragung nicht geprüft worden sind (vgl. Paul Ströbele,
in: Paul Ströbele/Franz Hacker [Hrsg.], 10. Aufl. München 2012, § 26 N 193; Karl-Heinz
Fezer, Markenrecht, 4. Aufl., München 2009, § 32 N 46 MarkenG). Wie es sich damit verhält,
braucht vorliegend allerdings nicht beantwortet zu werden, da es sich erweist, dass die Beschwerde bereits
aus anderen Gründen gutzuheissen ist.
2.6 In der Praxis
besteht die Tendenz, im Rahmen der Markenanmeldung das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen weit
abzufassen, oft in pauschaler Übernahme der ganzen Klasse. Dieses Vorgehen soll nicht dadurch belohnt
werden, dass bei der Bemessung des Schutzbereichs von einer fiktiven rechtserhaltenden Benutzung im gesamten
weiten Warenbereich ausgegangen wird. Andererseits ist es nicht das Ziel der Obliegenheit des Markengebrauchs,
den Gebrauch der Marke für neue, modernisierte, weiterentwickelte oder in anderer Weise veränderte
Waren oder Dienstleistungen zu verhindern oder einzudämmen. Insofern will das Gebrauchserfordernis
den Schutz nicht auf den vergangenen Gebrauch, an den es anknüpft, beschränken (Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 2.3 Gadovist/Gadogita
mit weiteren Hinweisen).
3. Aufgrund
der für die Beurteilung relevanten Waren und Dienstleistungen sind vorfrageweise die massgeblichen
Verkehrskreise zu bestimmen (Marbach, Markenrecht, a.a.O., Rz. 180; Eugen
Marbach, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 2007, S. 7). Die Bestimmung der Verkehrskreise
ist eine Rechtsfrage (BGE 133 III 347 E. 4 trapezförmiger Verpackungsbehälter
[3D]; BGE 126 III 317 E. 4b Rivella/Apiella;
Marbach, Markenrecht, a.a.O., Rz. 183). Verkehrskreise für Schokolade
sind namentlich auch Kinder, welche die Kaufentscheide der Eltern beeinflussen (http://www.pressetext.com/print/20090316032,
besucht am 22. März 2013), zudem Jugendliche und Erwachsene, die Süssigkeiten kaufen, sowie
Detailhändler, die selbst Sortimentsentscheide treffen.
4.
4.1 Der Beschwerdegegner
hat mit seiner ersten Eingabe vom 23. September 2010 den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke für
alle beanspruchten Waren behauptet. Damit wurde das Erfordernis der Geltendmachung mit der ersten Stellungnahme
erfüllt. Der Vorinstanz ist somit zuzustimmen, dass die Einrede des Nichtgebrauchs rechtzeitig erhoben
worden ist. Die Gebrauchsfrist, die fünf Jahre vom Datum der Nichtgebrauchseinrede zurückgerechnet
wird und somit am 23. September 2005 beginnt, ist nicht strittig.
4.2 Die Beschwerdeführerin
macht geltend, gemäss der Lehre seien soweit wie möglich die Bezeichnungen des Nizza-Abkommens
zu verwenden. Es sei üblich, sich an den entsprechenden Oberbegriffen zu orientieren. Damit werde
der markenrechtliche Schutzanspruch klar und deutlich signalisiert. Der Beschwerdegegner erwidert, "Schokolade"
könne keinem Oberbegriff der Klasse 30 zugeordnet werden. Die Vorinstanz bringt vor, die Nizza-Klassifikation
sei dynamisch und werde regelmässig revidiert. Deshalb komme es immer wieder vor, dass Waren der
alphabetischen Liste keinem Oberbegriff der betreffenden Klasse zugeordnet werden könnten. Die Annahme,
dass bei Beanspruchung aller Oberbegriffe einer Klasse auch alle Begriffe der alphabetischen Liste automatisch
mit abgedeckt seien, widerspreche dem Gebot der Rechtssicherheit.
4.3
Vorliegend ist insbesondere strittig, ob die Oberbegriffe "Kakao", "feine
Backwaren" oder Konditorwaren" auch "Schokolade" enthalten, nachdem die Beschwerdeführerin
"Schokolade" in ihrer Waren- und Dienstleistungsliste nicht explizit aufgeführt hat. Dabei
ist die achte Ausgabe der Nizza-Klassifikation (2001) massgeblich,
die zum Zeitpunkt der Registrierung der Widerspruchsmarke (2003) in Kraft war. Deren deutsche Übersetzung
wurde von der Vorinstanz in Zusammenarbeit mit dem Deutschen
Patent- und Markenamt, München und dem Österreichischen Patentamt, Wien auf der Basis der offiziellen
französischen und englischen Fassungen der Klassifikation erstellt (Nizza-Klassifikation, Seite
ii). Rechtsverbindlich sind die englischen und französischen Fassungen (Art. 1 Abs. 4 des Abkommens
von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung
von Marken, revidiert in Genf am 13. Mai 1977 [SR 0.232.112.9]).
4.4 Als Kakao bezeichnet
man die Samen des Kakaobaumes sowie das daraus gewonnene Pulver. Ebenfalls so bezeichnet wird das aus
Kakaopulver zubereitete Getränk, das oft unter Zugabe von Milch- und Zucker-Produkten hergestellt
wird. Kakao ist ein wichtiges Exportprodukt zahlreicher Entwicklungsländer und der Grundstoff bei
der Herstellung von Schokolade (http://de.wikipedia.org/wiki/Kakao, besucht am 22. März 2013). Die
industrielle Herstellung von Schokolade ist technisch anspruchsvoll, wobei die Kakao-Rohmasse mit Zucker,
Sojalecithin, Pflanzenfetten und gegebenenfalls mit Kakaobutter oder Milchprodukten vermischt wird (http://de.wikipedia.org/wiki/Schokolade,
besucht am 22. März 2013). Somit bezeichnet Kakao mit Bezug auf Schokolade einen Rohstoff, der zu
ihrer Herstellung benötigt wird, während er in der Nizza-Klasse 30 ein Getränk bezeichnet,
denn er wird zusammen mit Kaffee und Tee erwähnt und erscheint nicht bei den Rohstoffen, sondern
den zum Verzehr oder zur Konservierung zubereiteten Nahrungsmitteln, also den verarbeiteten Produkten
(Nizza-Klassifikation, S. 31, Erläuternde Anmerkungen zur Klasse 30). Kakaobohnen als Schokolade-Rohstoff
sind dagegen der Nizza-Klasse 31 zugeteilt (Nizza-Klassifikation, S. 93). Darum kann Schokolade nicht
unter Kakao in der Nizza-Klasse 30 subsumiert werden.
4.5 Die
Oberbegriffe "feine Backwaren" und "Konditorwaren" (Nizza-Klassifikation, S. 30)
scheinen auf den ersten Blick identisch zu sein und dasselbe zu bedeuten (Brockhaus, Wahrig Deutsches
Wörterbuch, 9. Aufl., Gütersloh/München 2011, Stichwort "Konditorware").
In der englischsprachigen Version lauten sie jedoch "pastry and confectionery" (International
Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks [Nice Classification],
Eighth Edition, Part I, Genf 2001) und in der französischsprachigen Version "pâtisserie
et confiserie" (Classification Internationale des Produits et des Services aux fins de l'Enregistrement
des Marques [Classification de Nice], Huitième Édition, Ire
Partie, Genf 2001).
4.6 "Pastry"
wird als Konditorwaren oder Feingebäck (Langenscheidt Handwörterbuch Englisch, Berlin/München
2005, Stichwort "Pastry") und Pâtisserie als Feingebäck übersetzt (Langenscheidt
Handwörterbuch Französisch, Berlin/München 2006, Stichwort "Pâtisserie").
Dagegen wird "Confectionery" als Süssigkeiten oder Konditorwaren (Langenscheidt Handwörterbuch
Englisch, Berlin/München 2005, Stichwort "Confectionery") und "Confiserie" als
Süsswaren übersetzt (Langenscheidt Handwörterbuch Französisch, Berlin/München
2006, Stichwort "Confiserie"). Süsswaren sind mit viel Zucker hergestellte Lebens- und
Genussmittel, besonders Süssigkeiten, Dauerbackwerk, Speiseeis usw. (Brockhaus, a.a.O., Stichwort
"Süsswaren"). Süssigkeiten sind Schokolade, Pralinen, Bonbons (Brockhaus, a.a.O.,
Stichwort "Süssigkeit"). Nach den für die Zuordnung massgeblichen englisch- und französischsprachigen
Versionen der Nizza-Klassifikation zählt somit Schokolade zum Oberbegriff "Konditorwaren".
4.7 Im
aktuellen Sprachgebrauch unterscheiden selbst Fachleute nicht mehr zwischen Konditor- und Süsswaren.
Laut dem deutschen Konditorenverband sind die typischen Konditoreierzeugnisse Torten und Petits Fours;
Motiv-, Festtags-, und Hochzeitstorten; Baumkuchen; Florentiner und Mandelhörnchen, Tee- und Blätterteiggebäck,
Honigkuchen, Stollen, Sand- und Fruchtkuchen; süsse Desserts wie Cremespeisen und Mousse; Pralinen,
Konfekt, Figuren und Tafeln aus Schokolade; Speiseeis, Eistorten und Parfaits; Marzipan; Marmeladen,
Konfitüren und Früchtegelees; kleine Gerichte wie Gemüsekuchen, Crêpes, Suppen, Salate,
Aufläufe, Pasteten, Fours und Canapées (http://www.konditoren.de/handwerk/start.html,
besucht am 22. März 2013), wobei Pralinen, Konfekt, Figuren und Tafeln aus Schokolade sowie Speiseeis
zu den Süsswaren gezählt werden. Wikipedia ordnet Torten, Kuchen, Pralinen, Petit Fours, Speiseeis
und Pâtisserie den Konditorwaren zu (http://de.wikipedia.org/ wiki/Konditorei, besucht am 22. März
2013), wobei Pralinen und Speiseeis zu den Süsswaren gehören. Auch in der Schweiz verschwinden
die Unterschiede zwischen Konditor- und Süsswaren zusehends. So wurde, wie die Beschwerdeführerin
richtigerweise festgestellt hat, die Berufsbildung auf einen einzigen Lehrabschluss Bäcker-Konditor-Confiseur
EBA bzw. EFZ reduziert, wobei folgende Waren hergestellt werden: Take-away-Produkte wie Sandwiches, Salate
und Birchermüesli; Apérogebäcke wie Canapées und Blätterteigkonfekt; Tortenspezialitäten;
Pâtisserie; Glacé; klassisches Hauskonfekt; Pralinen; Schokoladespezialitäten; Gipfeli;
Kleinbrötchen und Brote (http://www.swissbaker.ch/de/ 113/Baecker/in-Konditor/in-Confiseur/in-EFZ.htm,
besucht am 22. März 2013). Auch hier zählen Glacé, Pralinen und Schokoladespezialitäten
zu den Süsswaren.
4.8 Damit kann offengelassen
werden, inwieweit die telefonische Umfrage der Beschwerdeführerin bei 28 Bäckereien in der
Region Bern als Beweismittel zu würdigen ist (zu den Anforderungen an eine demoskopische Umfrage
vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5169/2011 vom 17. Februar 2012 E. 5.3 Oktoberfestbier).
4.9 Im Ergebnis ist
Schokolade zu dem auch Süsswaren enthaltenden Oberbegriff "Konditorwaren" zu zählen.
5.
5.1 Mit seiner Stellungnahme
vom 23. September 2010 vor der Vorinstanz hat der Beschwerdegegner die Behauptung der Beschwerdeführerin
anerkannt, dass die Widerspruchsmarke für die Kennzeichnung von Schokolade genutzt werde.
5.2 Für Süsswaren
erscheint Schokolade als repräsentativ (E. 2.3). Der registrierte Oberbegriff "Konditorwaren"
dagegen erscheint wenig homogen, da eine breite Zahl von Produkten darunter fällt, die unterschiedlich
hergestellt werden und nur Gemeinsamkeiten bei einigen Zutaten aufweisen. Von den Verkehrskreisen wird
namentlich nicht erwartet, dass jeder branchentypische Schokoladehersteller auch verschiedene Konditoreiwaren
anbietet, da die Herstellungsprozesse gegenüber der aus Kakaobohnen hergestellten Schokolade kaum
Gemeinsamkeiten aufweisen (zur Schokoladeherstellung statt vieler: http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/
schokoladenherstellung-wie-die-bohne-zur-tafel-wird-1385515.html, besucht am 22. März 2013). Somit
wirkt die Benutzung der Widerspruchsmarke für Schokolade nur für Süsswaren rechtserhaltend.
6. Nach
Art. 61 Abs. 1 VwVG entscheidet die Beschwerdeinstanz in der Sache selbst oder weist diese ausnahmsweise
mit verbindlichen Weisungen an die Vorinstanz zurück. Nach ständiger Praxis des Bundesverwaltungsgerichts
rechtfertigt sich ein Rückweisungsentscheid vor allem dann, wenn weitere Tatsachen festgestellt
werden müssen, ein umfassendes Beweisverfahren durchzuführen ist oder wenn die Vorinstanz keine
materielle Prüfung vorgenommen hat (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-6372/2010 vom 31. Januar
2011 E. 4 f. Swiss Military by BTS; B-3064/ 2010 vom 26. Oktober 2010 E.
6.10 Frauentorso mit Pfeil [fig.]; B-5732/ 2009 vom 31. März
2010 E. 8 Longines-Adler [fig.]/Aviator [fig.]; B-7420/ 2006 vom
10. Dezember 2007 E. 4.1 Workplace). Im vorliegenden Fall hat die Vorinstanz
keine materielle Prüfung der Verwechslungsgefahr durchgeführt. Entscheidet das Bundesverwaltungsgericht
auch über die Verwechslungsgefahr, geht den Parteien eine Rechtsmittelinstanz, nämlich die
Beschwerdemöglichkeit gegen den erneuten Entscheid der Vorinstanz an das Bundesverwaltungsgericht,
verloren. Aus diesen Gründen ist die Sache an die Vorinstanz zur Prüfung der Verwechslungsgefahr
zurückzuweisen.
7.
7.1 Die Beschwerde
ist somit gutzuheissen, die angefochtene Verfügung ist aufzuheben und die Sache zur weiteren Beurteilung
des Widerspruchs an die Vorinstanz zurückzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten
des Beschwerdeverfahrens dem unterliegenden Beschwerdegegner aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG), und
der Beschwerdeführerin ist zulasten des Beschwerdegegners eine angemessene Parteientschädigung
zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG).
7.2 Die Gerichtsgebühr
ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage
der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008
über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]).
Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen
(Art. 4 VGKE), wobei in Anlehnung an die höchstrichterliche Praxis auch im vorliegenden Fall ein
Streitwert zwischen Fr. 50'000.00 und Fr. 100'000.00 angenommen wird (vgl. BGE 133 III 492
E. 3.3 Turbinenfuss [3D]). Nachdem es keine konkreten Anhaltspunkte für
einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke gibt, ist auch im vorliegenden Verfahren
von diesem Erfahrungswert auszugehen. Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten insgesamt
auf Fr. 4'000.- festzulegen. Diese werden dem unterliegenden Beschwerdegegner auferlegt. Der
Beschwerdeführerin ist der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 4'000.- zurückzuerstatten.
Über die vorinstanzlichen Verfahrenskosten (Widerspruchsgebühr) und die auszurichtende Parteientschädigung
im erstinstanzlichen Verfahren hat die Vorinstanz entsprechend dem Ausgang neu zu befinden.
7.3 Die Parteientschädigung
umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art.
8 VGKE). Gemäss Art. 14 VGKE setzt das Gericht die Parteientschädigung aufgrund einer detaillierten
Kostennote fest, sofern eine solche eingereicht wird. Wird keine Kostennote eingereicht, setzt das Gericht
die Entschädigung auf Grund der Akten fest. In Anbetracht dessen erscheint eine Parteientschädigung
von Fr. 2'000. (inkl. MWSt) als angemessen.
7.4 Gegen dieses Urteil
steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Verfügung (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom
17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es ist somit rechtskräftig.
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1. Die
Beschwerde wird gutgeheissen, die angefochtene Verfügung des Eidgenössischen Instituts für
Geistiges Eigentum vom 23. Februar 2012 (Widerspruchsverfahren Nr. 11199) wird aufgehoben und die Sache
zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr an die Vorinstanz zurückgewiesen.
2. Die
Verfahrenskosten von Fr. 4'000.- werden dem Beschwerdegegner auferlegt. Sie sind innert 30 Tagen
nach Versand des vorliegenden Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen. Der Kostenvorschuss
von Fr. 4'000.- wird der Beschwerdeführerin zurückerstattet.
3. Der
Beschwerdegegner hat der Beschwerdeführerin für das Beschwerdeverfahren eine Parteientschädigung
von Fr. 2'000.- (inkl. MWST) zu bezahlen.
4. Über
die vorinstanzlichen Verfahrenskosten (Widerspruchsgebühr) und die auszurichtende Parteientschädigung
im erstinstanzlichen Verfahren hat die Vorinstanz entsprechend dem Verfahrensausgang neu zu befinden.
5. Dieses
Urteil geht an:
-
die Beschwerdeführerin (Einschreiben;
Beilage: Rückerstattungsformular; Beschwerdebeilagen zurück)
-
den Beschwerdegegner (Einschreiben; Beilage: Einzahlungsschein;
Beilagen zurück)
-
die Vorinstanz (Ref-Nr. 11199; Einschreiben; Vorakten zurück)
Der
vorsitzende Richter:
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Der
Gerichtsschreiber:
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David
Aschmann
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Beat
Lenel
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Versand: 10. April 2013
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Wichtiger Hinweis: Die Liste der vorgeschlagenen Entscheide wird automatisch, ohne jegliche intellektuelle Bearbeitung, generiert. |
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