Abteilung II
B-1643/2007{T 0/2}
Urteil vom 13. September 2007
Mitwirkung:
Richter
Hans Urech (Vorsitz); Richterin Vera Marantelli; Richter Francesco Brentani;
Gerichtsschreiber Marc
Hunziker
B._______,
vertreten durch A. Braun Braun Héritier Eschmann AG,
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössisches
Institut für Geistiges Eigentum,
Vorinstanz,
betreffend
Zurückweisung
des Markeneintragungsgesuchs Nr. 2755/2005
Sachverhalt:
A. Am 11. November 2005 beantragte
die Beschwerdeführerin Markenschutz für das Wortzeichen "BASILEA PHARMACEUTICA" für
pharmazeutische Präparate und Substanzen schweizerischer Herkunft in Klasse 5.
B. Mit Schreiben
vom 15. Dezember 2005 beanstandete das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (Vorinstanz)
das Eintragungsgesuch mit der Begründung, dass das Zeichen im Sinne von "Pharmazie Basel"
verstanden werde und in Verbindung mit den beanspruchten Waren eine direkt beschreibende Angabe und somit
Gemeingut darstelle, weshalb es vom Markenschutz ausgeschlossen sei.
C. Mit Änderungsantrag
vom 11. April 2006 reichte die Beschwerdeführerin bei der Vorinstanz die folgende Wort-/Bildmarke
mit dem Farbanspruch "pantone blau 294" ein:
D. Mit Schreiben vom 19. April 2005
wies die Vorinstanz das hinterlegte Zeichen mit der Begründung zurück, dass weder die grafischen
Elemente noch der Farbanspruch geeignet seien, dem Zeichen zur Schutzfähigkeit zu verhelfen. Da
es sich bei "basilea" und "PHARMACEUTICA" um stark beschreibende Wortelemente handle,
seien höhere Anforderungen an die Grafik zu stellen.
E. Die Beschwerdeführerin hielt mit
Eingaben vom 20. Juni und 31. Oktober 2006 an der Schutzfähigkeit ihres Zeichens fest. Nach der
ergebnislosen Korrespondenz verweigerte die Vorinstanz dem Markeneintragungsgesuch mit Verfügung
vom 31. Januar 2007 vollumfänglich den Markenschutz. Zur Begründung machte sie geltend, dass
die Wortkombination "basilea PHARMACEUTICA" in Verbindung mit den beanspruchten pharmazeutischen
Präparaten und Substanzen als unmittelbar beschreibende Angabe bezüglich deren Art und Herkunft
wahrgenommen werde und somit zum Gemeingut gehöre. Auch vermöge weder der Umstand, dass die
Umrandung nur die geografische Angabe "basilea" umfasse, wobei die Buchstaben "b"
und "l" den Rahmen berühren, noch der einfache Farbanspruch dem Zeichen die notwendige
Unterscheidungskraft zu verleihen. Im Übrigen sei es für das markenrechtliche Verfahren unerheblich,
ob die Firma der Markenhinterlegerin gleich wie die Marke laute.
F. Mit Eingabe vom 1. März
2007 reichte die Beschwerdeführerin beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde ein. Sie beantragte,
die Verfügung der Vorinstanz vom 31. Januar 2007 unter Kosten- und Entschädigungsfolge aufzuheben
und das Eintragungsgesuch gemäss der Eingabe vom 11. April 2006 als Wort-/Bildmarke für die
beanspruchten Waren einzutragen. Zur Begründung brachte die Beschwerdeführerin im Wesentlichen
vor, dass die Vorinstanz die grafische Gestaltung des hinterlegten Zeichens zuwenig gewürdigt habe.
Es handle sich um eine in keiner Weise übliche Schriftart, so fehle beim Buchstaben "a"
der übliche Abstrich. Auch liege keine etikettenhafte Umrandung vor, würde doch nur ein Teil
des beanspruchten Zeichens umrahmt. Der umschlossene Bestandteil "basilea" sei mit dem Oval
durch die beiden Buchstaben "b" und "l" mit deren Oberlängen so verbunden, dass
der Betrachter die Schrift und den sie umgebenden Rahmen nicht voneinander trennen könne. Diese
einprägsame und fantasievolle Gestaltung werde durch den Farbanspruch "blau" noch verstärkt.
Die Beschwerdeführerin führte weiter aus, es sei unbestritten, dass sie auf ihren Bekanntheitsgrad
hingewiesen habe, ohne aber die Verkehrsdurchsetzung der Marke geltend gemacht zu haben. In der Pharmaindustrie
dauere es insbesondere wegen den langjährigen Medikamentenzulassungsverfahren mehrere Jahre bis
ein Produkt auf den Markt gebracht werden könne. Sechs Jahre nach der Unternehmensgründung
dürfe in diesem Jahr nun mit der Inverkehrsetzung ihres ersten Medikaments gerechnet werden. In
der Pharmabranche, in der die Unternehmen die Geschäftstätigkeit Jahre vor dem Markteintritt
aufnehmen, bestehe ein erhebliches Bedürfnis, die Firmenmarke zumindest in absehbarer Zeit vor dem
Markteintritt zu schützen, da diese ein wesentlicher Bestandteil eines umfassenden Schutzrechtsportfolios
sei. Bei der Beschwerdeführerin handle es sich nicht um ein kleines Start-Up-Unternehmen, sondern
um eine Unternehmung, die im Wirtschafts- und Forschungsplatz Schweiz innert kürzester Zeit eine
beachtliche Grösse und Wichtigkeit erhalten habe. Auch habe die Beschwerdeführerin bereits
erhebliches Interesse in den Medien auf sich gezogen, weshalb die Bezeichnung "BASILEA" resp.
"BASILEA PHARMACEUTICA" von den massgeblichen Verkehrskreisen, die sich sowohl aus medizinischem
Fachpersonal wie aus potentiellen Patienten zusammensetzen, ganz klar ihr zugeordnet werde. Diese Umstände
seien unter dem Aspekt der Markenfähigkeit zu berücksichtigen. Im Übrigen wies die Beschwerdeführerin
darauf hin, dass die Marke in allen wirtschaftlich wichtigen Ländern eingetragen worden sei.
G.
Mit Vernehmlassung vom 25. April 2007 beantragte die Vorinstanz die Beschwerde unter Kostenfolge abzuweisen.
Zur Begründung machte sie im Wesentlichen geltend, dass die Wortverbindung "basilea PHARMACEUTICA"
dem Gemeingut zuzurechnen sei, was die Beschwerdeführerin auch nicht bestreite. Für die Beurteilung
eines Zeichens sei grundsätzlich der Gesamteindruck massgebend. Da es sich bei den Wortelementen
um eine direkt beschreibende Angabe bezüglich der beanspruchten Waren der Klasse 5 handle, seien
an die grafische Ausgestaltung des Zeichens entsprechend hohe Anforderungen zu stellen. Dagegen würdige
die Beschwerdeführerin einzig die grafische Gestaltung als solche. Angesichts des beschreibenden
Sinngehalts der vorliegenden Wortverknüpfung sei die Kombination von gewählter Schriftart,
Anordnung der Wortelemente untereinander, Umrahmung des Begriffs "basilea", Aufhängung
resp. Anbindung der Buchstaben "b" und "l" an die Umrandung sowie die Farbe "blau"
nicht geeignet, dem im Gemeingut stehenden Zeichen zur notwendigen Unterscheidungskraft zu verhelfen.
Ferner erkläre die Beschwerdeführerin ausdrücklich, dass sie nicht in der Lage sei, die
Verkehrsdurchsetzung des Zeichens geltend zu machen. Ihre Argumentation sei denn auch nicht geeignet
eine solche zu plausibilisieren, erfolge doch gemäss konstanter Praxis die Prüfung von mit
der Firma der Hinterlegerin übereinstimmenden Marken nach denselben Prüfungsgrundsätzen,
die für alle Marken gelten. Im Übrigen komme ausländischen Entscheidungen keine präjudizielle
Wirkung zu.
H. Mit Eingabe vom 10. Mai 2007 beantragte die Beschwerdeführerin die Durchführung
einer öffentlichen Verhandlung. Diese fand am 21. August 2007 am provisorischen Sitz des Bundesverwaltungsgerichts
in Zollikofen statt, wobei die Verfahrensbeteiligten Gelegenheit erhielten, sich umfassend zum Verfahrensgegenstand
zu äussern und ihren Standpunkt nochmals einlässlich darzulegen. Die Beschwerdeführerin
führte auf Vorhalt der Vorinstanz, wonach die angemeldete Marke, wenn sie nicht zum Gemeingut zählen
würde, infolge Irreführung vom Markenschutz ausgeschlossen wäre, aus, dass sie allenfalls
bereit wäre, das Zeichen auf pharmazeutische Präparate und Substanzen Basler Herkunft in Klasse
5 zu beschränken.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1. Der Entscheid
der Vorinstanz vom 31. Januar 2007 stellt eine Verfügung im Sinne des Bundesgesetzes vom 20. Dezember
1968 über das Verwaltungsverfahren dar (VwVG,
SR
172.021; Art. 5 Abs. 1 Bst. c). Diese Verfügung
kann im Rahmen der allgemeinen Bestimmungen der Bundesverwaltungsrechtspflege beim Bundesverwaltungsgericht
angefochten werden (Art. 44 ff
. VwVG i.V.m. Art. 31 ff
. des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni
2005,
VGG,
SR 173.32).
2. Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung
durch diese besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder
Änderung. Sie ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 48 Abs. 1
VwVG). Eingabefrist
und -form sind gewahrt (Art. 50 Abs. 1
und 52 Abs. 1
VwVG), der Kostenvorschuss wurde fristgerecht bezahlt
(Art. 63 Abs. 4
VwVG), und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 48 ff
. VwVG).
Auf
die Verwaltungsbeschwerde ist daher einzutreten.
3. Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1
des
Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG,
SR 232.11) ist die Marke ein Zeichen, das geeignet ist,
Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Art.
1 Abs. 2
MSchG zählt Beispiele von Markenformen auf. Danach können Marken aus Wörtern,
Buchstaben, Zahlen, bildlichen Darstellungen, dreidimensionalen Formen oder Verbindungen solcher Elemente
untereinander oder mit Farben bestehen.
4. Vom Markenschutz ausgeschlossen sind nach Art. 2 Bst.
a
MSchG Zeichen, die Gemeingut sind, da ihnen die erforderliche Unterscheidungskraft fehlt oder an ihnen
ein Freihaltebedürfnis besteht. Als Gemeingut im Sinne dieser Bestimmungen gelten unter anderem
Hinweise auf Eigenschaften oder die Beschaffenheit der Erzeugnisse, für welche das Zeichen bestimmt
ist (so genannte beschreibende Angaben; BGE
114 II 171 E. 2a Eile mit Weile mit Hinweisen). Hierzu gehören
auch Zeichen, die nach der allgemeinen Verkehrsauffassung frei verfügbar bleiben müssen und
daher nicht von einem einzelnen Anbieter monopolisiert werden dürfen, wie etwa die direkten, unmittelbaren
Herkunftsangaben (z.B. Namen von Ländern, Städten etc.).
5. Das eingereichte Zeichen besteht
aus den Bestandteilen "basilea" und "PHARMACEUTICA". Beim ersteren Begriff handelt
es sich um die italienische bzw. lateinische Bezeichnung für "Basel". Letzteres Wort ist
lateinisch und bedeutet - wie auch der mit "ph" anstelle von "f" geschriebene italienische
Begriff "farmaceutica" - ins Deutsche übersetzt "Pharmazeutik" bzw. "Pharmazie".
Die Wortkombination wird, wie die Vorinstanz zutreffend festhält, im Gesamteindruck zumindest von
den italienischsprachigen Abnehmern ohne Weiteres im Sinne von "Basel Pharmazeutik" bzw. "Basel
Pharmazie" verstanden. Die Beschwerdeführerin streitet denn auch nicht ab, dass der Wortverbindung
als solchen aufgrund des verständlichen Sinngehaltes die notwendige konkrete Unterscheidungskraft
fehle. Dagegen vertritt sie die Ansicht, dass das an sich gemeinfreie Zeichen infolge seiner grafischen
Ausgestaltung einen unterscheidungskräftigen Gesamteindruck hinterlasse.
6. Ob ein Zeichen
Gemeingut bildet, beurteilt sich gemäss ständiger Rechtsprechung nach seinem Gesamteindruck
(RKGE in sic! 2003, 495 Royal Comfort, RKGE in sic! 1999, 31 Warrant Phone, RKGE in sic! 1998, 302 Masterbanking,
RKGE in sic! 1997, 558 Eco-Speedster). Dieser resultiert aus der Kombination sämtlicher Zeichenelemente,
wie beispielsweise den verwendeten Wörtern, dem Schriftbild, der grafischen Darstellung sowie den
benutzten Farben. Einer im Gemeingut stehenden Bezeichnung kann durch eine besondere grafische Gestaltung
Unterscheidungskraft verliehen werden. Dann freilich ist nicht die im Gemeingut stehende Bezeichnung
als solche geschützt, sondern nur die gewählte grafische Ausgestaltung. Diese darf sich allerdings
nicht im Naheliegenden erschöpfen; ungenügend war beispielsweise eine blosse Umrahmung durch
ein Band mit Schleife nebst einer besonderen Schriftart (RKGE in sic! 2000, 297 Cybernet Der Business
Provider mit Hinweis auf L. David, Kommentar zum Markenschutzgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, Art. 2
MSchG
N 37). Im Allgemeinen gilt, je beschreibender oder üblicher die Wortelemente sind, desto höhere
Anforderungen sind an die grafische Ausschmückung zu stellen.
7. Es ist im Folgenden zu prüfen,
ob die grafische und farbliche Ausgestaltung der Marke die für die Eintragung notwendige Unterscheidungskraft
verleiht. Da sich die Wortkombination in Gemeingut erschöpft, sind hohe Anforderungen an die Gestaltung
zu stellen. Das Zeichen besteht aus einem in blau gehaltenen Schriftzug, der sich aus den beiden Wortelementen
"basilea" und "PHARMACEUTICA" zusammensetzt. Ersterer Wortbestandteil ist in Kleinbuchstaben
geschrieben und verfügt über eine Umrandung, die mit den Oberseiten der Buchstaben "b"
und "l" verbunden ist. Letztere Wortkomponente steht, in Grossbuchstaben von rund dreimal kleinerer
Schrifthöhe verfasst, unterhalb des Rahmens. Entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin ist
die vorliegend verwendete Schriftart nicht unüblich, fehlt doch bei vielen gängigen Schriften
ein Abstrich beim klein geschriebenen Buchstaben "a". Ebenfalls ist die Kombination aus einem
in Klein- und einem in Grossbuchstaben abgefassten Wort banal und daher nicht geeignet, die Wortverbindung
ausreichend zu verfremden und dem Zeichen auf diese Weise Unterscheidungskraft zu verleihen (vgl. RKGE
in sic! 2003, 808 SMArt mit Hinweis auf BGer in PMMBl 1994, 45 MASTERtherm). Auch wenn nur der Bestandteil
"basilea" umrandet ist und das Element "PHARMACEUTICA" in kleiner Schriftgrösse
der Unterstreichung dieses Gebildes dient, lässt sich der Vorwurf einer etikettenhaften Umrahmung
nicht entkräften, handelt es sich doch bei der zweiten Wortkomponente einzig um eine Sachbezeichnung
für die beanspruchten Waren. Des Weiteren weist der Rahmen die Form einer Kapsel bzw. eines Dragees
auf und ist daher für pharmazeutische Präparate und Substanzen naheliegend und deshalb kaum
unterscheidungskräftig. Auch wenn der Verbindung der Buchstaben "b" und "l"
mit dieser Einfassung eine gewisse Originalität zugesprochen werden muss, so genügt dies im
Zusammenspiel mit den erwähnten anderen, weniger charakteristischen Gestaltungsmerkmalen sowie dem
Farbanspruch "pantone blau 294" nicht, um der im Gemeingut liegenden Wortkombination "basilea
PHARMACEUTICA" Unterscheidungskraft zu verschaffen. Das Zeichen hinterlässt demnach in der
vorliegenden Ausgestaltung keinen kennzeichnungskräftigen Gesamteindruck. Zu keinem anderen Ergebnis
muss man auch bei einer konsequenten Anwendung der Richtlinien in Markensachen, Bern 2007 (vgl. Ziffer
4.6 mit Hinweisen auf STUCKDEKOR (fig.), Rhein Strom (fig.) und Solar Strom (fig.)) kommen.
8. Die
Beschwerdeführerin führte im Weiteren aus, dass ihre Firma über einen hohen Bekanntheitsgrad
verfüge, sie aber nicht in der Lage sei, die Verkehrsdurchsetzung der Marke geltend zu machen. In
der Pharmaindustrie dauere es infolge der Medikamentenzulassungsverfahren lange bis ein Produkt auf den
Markt gebracht werden könne. Es bestehe aber ein Bedürfnis, die Firmenmarke zumindest in absehbarer
Zeit vor dem Markteintritt zu schützen, da diese ein wesentlicher Bestandteil des Schutzrechtsportfolios
sei. Im Übrigen sei die Marke in allen wirtschaftlich wichtigen Länder eingetragen worden.
9.
Gemäss Art. 2 Bst. a
MSchG kann sich ein Zeichen des Gemeinguts für die beanspruchten Waren
bzw. Dienstleistungen im Verkehr durchsetzen und Unterscheidungskraft erlangen. Dies bedingt, dass es
während längerer Zeit markenmässig gebraucht worden ist. Das Markenschutzgesetz kennt
keine Spezialvorschriften für Firmenmarken. Die Eintragbarkeit solcher Marken beurteilt sich wie
diejenige jedes anderen Zeichens anhand der Ausschlusskriterien von Art. 2
MSchG. Da die Beschwerdeführerin
die Firmenmarke nicht im Zusammenhang mit Waren resp. Dienstleistungen verwendet hat, scheidet somit
eine Verkehrsdurchsetzung aus. Im Übrigen beurteilt sich die Zugehörigkeit eines Zeichens zum
Gemeingebrauch nach dem Eindruck des schweizerischen Publikums, weshalb dem Eintrag ausländischer
Marken keine präjudizielle Wirkung zukommt (BGer in sic! 2004, 403 Discovery Travel & Adventure
Channel mit Hinweis auf BGer in sic! 2003, 428 Masterpiece). Vorliegend handelt es sich auch nicht um
einen Grenzfall, der es nahe legen würde, die ausländischen Entscheidungen als Indizien zu
berücksichtigen (vgl. BGer in sic! 2005, 280 Firemaster und RKGE in sic! 2003, 903 Proroot).
10.
Infolge Bejahung des absoluten Ausschlussgrundes des Gemeinguts gemäss Art. 2 lit. a
MSchG erübrigt
sich die Prüfung der Irreführung nach Art. 2 lit. c
MSchG. Auf die allfällige Bereitschaft
der Beschwerdeführerin, die angemeldete Marke auf pharmazeutische Präparate und Substanzen
Basler Herkunft in Klasse 5 zu beschränken, ist unter diesen Umständen nicht näher einzugehen.
11.
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Vorinstanz die Eintragung der hinterlegten Marke "basilea
PHARMACEUTICA" (fig.) für pharmazeutische Präparate und Substanzen schweizerischer Herkunft
in Klasse 5 zu Recht zurückgewiesen hat. Die Beschwerde ist daher als unbegründet abzuweisen.
12.
Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen
(Art. 63 Abs. 1
VwVG) und mit dem geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen. Die Gerichtsgebühren
sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsachen, Art der Prozessführung und finanzieller Lage
der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis
VwVG, Art. 2 Abs. 1
des Reglements vom 11. Dezember 2006
über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE,
SR 173.320.2]).
Bei Markeneintragungen geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich
nach dem Streitwert (Art. 4
VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung
an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich
ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.-- und Fr. 100'000.-- angenommen werden darf (Urteil des Bundesgerichts
4A.116/2007 vom 27. Juni 2007 E. 3.3 mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden
Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren
Wert der strittigen Marke.
13. Eine Parteientschädigung ist der unterliegenden Beschwerdeführerin
nicht zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1
VwVG, Art. 7 Abs. 3
VGKE).
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen und die angefochtene Verfügung bestätigt.
2. Die Kosten
des Beschwerdeverfahrens im Umfang von Fr. 3'000.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt und
mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 3'000.-- verrechnet.
3. Es wird keine Parteientschädigung
zugesprochen.
4. Dieses Urteil wird eröffnet:
- der Beschwerdeführerin (mit Gerichtsurkunde)
-
der Vorinstanz (Ref-Nr. 2755/2005; mit Gerichtsurkunde)
- dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement
(mit Gerichtsurkunde)
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Hans
Urech Marc Hunziker
Rechtsmittelbelehrung
Dieses Urteil kann innert dreissig Tagen seit
Eröffnung beim Schweizerischen Bundesgericht in Lausanne angefochten werden.
Versand am: 19.
September 2007