Abteilung II
B-7506/2006{T 0/4}
Urteil vom 21. März 2007
Mitwirkung:
Richter
David Aschmann (vorsitzender Richter);
Richter Bernard Maitre, Richter Francesco Brentani;
Gerichtsschreiber
Philipp J. Dannacher
G._______
vertreten durch Dr. Thomas A. Frick und/oder Nicolas Birkhäuser,
Niederer Kraft & Frey Rechtsanwälte, Bahnhofstrasse 13, 8001 Zürich,
Beschwerdeführerin
gegen
D._______
vertreten
durch Schmauder & Partner AG, Zwängiweg 7, 8038 Zürich,
Beschwerdegegnerin
Eidgenössisches
Institut für Geistiges Eigentum, Einsteinstrasse 2, 3003 Bern,
Vorinstanz
betreffend
Verfügung
vom 20.7.2006 im Widerspruchsverfahren Nr. 7944 IR 800'337 [Karomuster] / IR 851'748 [Karomuster].
Sachverhalt:
A.
Die Marke IR 851'748 der Beschwerdeführerin wurde gestützt auf eine deutsche Basisregistrierung
am 29. Dezember 2004 für die folgenden Waren und Dienstleistungen im Internationalen Register eingetragen:
9
Supports de son et d'images, en particulier supports de données optiques contenant des images ou
des textes à caractère scientifique.
16 Produits de l'imprimerie, en particulier périodiques
et livres à caractère scientifique; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception
des appareils).
41 Services d'une maison d'édition (à l'exception des travaux d'imprimerie);
publication électronique de livres et de périodiques en ligne; organisation et conduite de
séminaires, en particulier dans le domaine scientifique.
A. Die Marke sieht wie folgt aus:
B.
Die Beschwerdegegnerin erhob am 1. Dezember 2005 Widerspruch gegen diese Eintragung, die sie auf ihre
Internationale Registrierung IR 800 337 stützte:
Diese Marke ist für folgende Waren und
Dienstleistungen (und ausserdem für Dienstleistungen in den Klassen 35, 36, 38, 39 und 42) registriert:
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Appareils et instruments électriques, électroniques, optiques, de mesurage, de signalisation,
de contrôle ou d'enseignement (compris dans cette classe); appareils d'enregistrement, de transmission
et de reproduction de son, d'images ou de données; supports de données pour passage en machine;
distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; matériel informatique
et ordinateurs.
16 Produits imprimés, en particulier cartes timbrées et/ou imprimées
en carton ou en plastique; matériel pédagogique (à l'exception des appareils); articles
de bureau (à l'exception des meubles).
41 Education; formation; divertissement; activités
sportives et culturelles; publication de livres, magazines et autres produits imprimés ainsi que
leurs versions électroniques (notamment CD-ROM et CD-I).
A. Die Vorinstanz teilte der Beschwerdeführerin
am 14. Dezember 2005 die einstweilige Schutzverweigerung mit. Mit Telefax vom 3. März 2006 bezeichnete
diese einen schweizerischen Vertreter, worauf die Vorinstanz ihr mit Verfügung vom 8. März
2006 eine Frist zur Stellungnahme ansetzte.
B. Am 9. Juni 2006 nahm die Beschwerdeführerin
zum Widerspruch Stellung.
C. Die Vorinstanz hiess am 20. Juli 2006 den Widerspruch gut und versagte
der Marke der Beschwerdeführerin den Schutz für das Gebiet der Schweiz.
D. Mit Beschwerde
vom 14. September 2006 an die eidgenössische Rekurskommission für geistiges Eigentum ("RKGE")
beantragte die Beschwerdeführerin:
1. Der Widerspruch Nr. 7944 (IR 800'337 "(fig.)"
/ IR 851'748 "(fig.)" sei abzuweisen.
2. Eventualiter sei der internationalen Registrierung
Nr. 851'748 "(fig.)" mit dem Farbanspruch "blau-grün (Pantone 3155)" in der
Schweiz für sämtliche Waren und Dienstleistungen Schutz zu gewähren.
3. Der Widerspruchsgegnerin
seien keine Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.
alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen
zulasten der Widersprechenden.
A. Die Beschwerdegegnerin und die Vorinstanz beantragten je mit Stellungnahmen
vom 13. November 2006, die Anträge der Beschwerdeführerin unter Kosten- und Entschädigungsfolge
abzuweisen.
B. Das Verfahren wurde mit Verfügung vom 15. November 2006 per 1. Januar 2007 an
das Bundesverwaltungsgericht überwiesen.
C. Auf die Durchführung einer mündlichen
und öffentlichen Verhandlung haben die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 13. Februar 2007
ausdrücklich und die Beschwerdegegnerin stillschweigend verzichtet.
D. Mit Schreiben vom 13.
Februar und 2. März 2007 reichten beide Parteien dem Bundesverwaltungsgericht ihre Kostennoten ein.
Das
Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1. Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung
von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31
des Verwaltungsgerichtsgesetzes
[VGG,
SR 173.32]). Es hat das vorliegende Verfahren am 1. Januar 2007 von der eidg. Rekurskommission
für geistiges Eigentum übernommen (Art. 53 Abs. 2
VGG). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen
Frist von Art. 50
des Verwaltungsverfahrensgesetzes (
VwVG,
SR 172.021) am 14. September 2006 eingereicht
und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Adressatin der angefochtenen Verfügung
ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48
VwVG). Auf die Beschwerde ist darum
einzutreten.
2. Vom Markenschutz sind Zeichen ausgeschlossen, die einer älteren Marke ähnlich
und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert sind, so dass sich daraus
eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 lit. c
des Markenschutzgesetzes [MSchG,
SR 232.11]). Die
Beurteilung der Verwechslungsgefahr richtet sich nach der Ähnlichkeit oder Verschiedenheit der Zeichen
im Erinnerungsbild des Letztabnehmers (BGE
121 III 378 E. 2a Boss,
119 II 477 E. 2d Radion) und nach
der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen, für die die Marken eingetragen sind. Zwischen
diesen Elementen besteht eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere
Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Waren sind, und umgekehrt (Lucas David, Markenschutzgesetz
Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl. Basel 1999, N. 8 zu Art. 3
MSchG).
3. Keinen Schutz geniessen
Marken, die Gemeingut sind, es sei denn, dass sie sich im Verkehr für die beanspruchten Waren oder
Dienstleistungen durchgesetzt haben (Art. 2 lit. a
MSchG). Infolgedessen besteht auch kein Schutz gegenüber
einer Marke, die in kennzeichnungsschwachen Teilen mit einer älteren Marke übereinstimmt, aber
deren prägende Elemente nicht verwendet (Kommentar David, N. 29 zu Art. 3
MSchG, Eugen Marbach,
Markenrecht, SIWR III, Basel 1996, S. 114). Wird eine Marke nur in banalen, als solchen nicht unterscheidungskräftigen
Bestandteilen nachgeahmt, müssen diese in der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwar mit berücksichtigt
werden. Doch sind die prägenden Elemente der Marke entsprechend stärker zu gewichten (Marbach,
a.a.O., S. 116, Christoph Willi, Markengesetz, Zürich 2002, Rz. 133 zu Art. 3
MSchG, RKGE in sic!
1999, 276 E. 4 Natural White).
4. Flächenmuster, die nicht auf die Ausstattung oder Form der
Ware hinweisen oder diese nachzeichnen, können als Marke geschützt werden (RKGE in sic! 2005,
282 E. 7 Karomuster, sic! 2004, 854 E. 4 Formes répétitives, Kommentar David, N. 20 zu Art.
2
MSchG mit Hinweisen). Ist ein Element eines Flächenmusters technisch bedingt oder wird es nur
ästhetisch-dekorativ und nicht kennzeichnend verstanden, hat es ähnlich wie ein Element einer
Formmarke eine schwächere Wirkung als ein auffälliger Bestandteil, der mit kennzeichnender
Wirkung für eine betriebliche Herkunft steht (vgl. BGE
120 II 310 E. 3b The Original,
129 III 518
ff. E. 2.4 Lego).
5. Wie die Vorinstanz zu Recht festgestellt hat, beanspruchen die vorliegend zu
vergleichenden Marken gleichartige und teilweise identische Waren und Dienstleistungen. Dass sich die
Waren- und Dienstleistungslisten der beiden Zeichen im Schwerpunkt an unterschiedliche Kreise richten,
wie die Beschwerdeführerin geltend macht, ist dabei nicht massgeblich. Entscheidend ist der Einzelvergleich
jedes Waren- und Dienstleistungseintrags mit den Waren und Dienstleistungen der anderen Marke.
6.
Die Widerspruchsmarke zeigt ein in einem Winkel von etwa 60° nach rechts geneigtes Muster von fünf
mal fünf regelmässig verteilten Quadraten, die relativ weit auseinander liegen. Das mittlere
Quadrat sticht magentarot hervor. Die Quadrate, die es direkt umgeben, sind dunkel-lilagrau, die 16 Quadrate
auf der Aussenlinie hell-lilagrau. Das Muster verjüngt sich perspektivisch nach rechts. Demgegenüber
besteht die angefochtene Marke aus sieben mal sieben schwarzen Quadraten auf einer waagrechten Ebene,
die von der rechten vorderen Ecke aus gesehen werden. Die weissen Linien zwischen diesen Quadraten sind
schmaler als bei der Widerspruchsmarke und werden in der ebenfalls perspektivischen Darstellung von links
nach rechts und von vorne nach hinten leicht dicker. Die Quadrate dieser Marke sind unscharf dargestellt
und an ihren Rändern leicht ausgefranst, jedoch gut als Quadrate erkennbar.
7. Das menschliche
Hirn geht bei der Unterscheidung von geometrischen Formen grundlegend weniger spezifisch vor als bei
Wörtern. Wahrgenommene Formenteile werden im Geist nach Möglichkeit zu einer prägnanten
Gesamtform abstrahiert und vereinfacht (E. Bruce Goldstein, Wahrnehmungspsychologie, 2. Aufl. Berlin
2002, S. 187 ff., Magdalen D. Vernon, Wahrnehmung und Erfahrung, 2. Aufl. Eschborn 1997, S. 47, Rainer
Guski, Wahrnehmung, Stuttgart 1989, S. 53, vgl. RKGE in SMI 1995, 317 E. 2 Medusa). Ein bestimmter Blickwinkel,
unscharfe Einzelheiten und Abweichungen in Nebenpunkten bleiben bei Formen darum weniger stark in der
Erinnerung haften als eine verkehrte Buchstabenreihenfolge oder ähnliche Unterschiede bei Wörtern.
Diese Schwäche des Erinnerungsbilds bedeutet für die zu beurteilenden Marken, dass die angesprochenen
Abnehmer/innen beide Karomuster als zusammenhängende Einheit auffassen und sich seine Schräglage
und den genauen Aufsichtswinkel im Erinnerungsbild nicht werden merken können. In der Erinnerung
wird vielmehr ein gleichmässiges und spielerisches Muster zurückbleiben, das im Fall der Widerspruchsmarke
vor allem von der magentarot hervorgehobenen Mitte und dem aufgehellten Rand geprägt wird.
8.
Diese Farbgebung übernimmt die angefochtene Marke nicht. Sie erschöpft sich vielmehr im abstrahierten
Erinnerungsbild, als Gesamtform, in einem indifferenten und kaum mehr kennzeichnungskräftigen Muster
aus gleichmässigen dunklen Flächen und parallelen Linien, das vor allem dekorativ wirkt und
darum im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen keinen näheren Bezug zur
Widerspruchsmarke nimmt als eine banale Form des Gemeinguts (vgl. RKGE in sic! 2005, 282 E. 7 Karomuster).
Daran ändert auch die unscharfe Wiedergabe der angefochtenen Marke nichts, die sie von der Widerspruchsmarke
eher unterscheidet. Da die angefochtene Marke kein einziges der prägenden Bestandteile der Widerspruchsmarke
übernimmt, ist das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zwischen den Marken zu verneinen. Die Beschwerdegegnerin
hat darauf verzichtet, die Vorinstanz zur Schutzverweigerung gegenüber der angefochtenen Marke innerhalb
der zwölfmonatigen Frist von Art. 5 Abs. 2 des Madrider Markenabkommens (MMA,
SR 0.232.112.3) aufzufordern.
Im Rahmen von Art. 48 Abs. 1
VwVG hätte sie, gestützt auf Art. 6quinquies lit. B Ziff. 2 der
Pariser Verbandsübereinkunft (PVÜ,
SR 0.232.04) absolute Ausschlussgründe gegen eine ablehnende
Verfügung der Vorinstanz beschwerdeweise geltend machen können. Im Widerspruchsverfahren kann
sie dies nicht (Art. 31 Abs. 1
MSchG). Die angefochtene Marke ist darum im Register zu belassen und kann
sich, falls ihr die ursprüngliche Unterscheidungskraft fehlen sollte, zumindest für einzelne
Waren und Dienstleistungen im Verkehr noch durchsetzen (Art. 2 lit. a
MSchG).
9. Die Beschwerde
ist damit gutzuheissen, der angefochtene Entscheid aufzuheben und der Widerspruch vollumfänglich
abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdegegnerin kosten- und entschädigungspflichtig
(Art. 63 Abs. 1
und 64 Abs. 3
VwVG).
10. Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit
der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63
Abs. 4bis
VwVG, Art. 2
des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht
[VGKE,
SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert
zu veranschlagen (Art. 4
VGKE). Im Widerspruchsverfahren besteht dieser Streitwert vor allem im Schaden
der beschwerdeführenden Partei im Fall einer Markenverletzung durch die angefochtene Marke. Es würde
aber zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den relativ geringen Kosten des erstinstanzlichen
Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür stets konkrete Aufwandsnachweise im Einzelfall verlangt
würden. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Streitwert darum nach Erfahrungswerten
auf Fr. 40'000.-- festzulegen (Johann Zürcher, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wettbewerbsprozess,
sic! 2002, 505; Leonz Meyer, Der Streitwert in Prozessen um Immaterialgüterrechte und Firmen, sic!
2001, 559 ff., Lucas David, Der Rechtsschutz im Immaterialgüterrecht, SIWR I/2, 2. Aufl. Basel 1998,
S. 29 f.).
11. Die Parteientschädigung ist nach Art. 14 Abs. 2
VGKE auf Grund der eingereichten
Kostennote der Beschwerdeführerin festzusetzen. In Bezug auf den geltend gemachten Aufwand erscheint
die Kostennote jedoch auch unter Berücksichtigung des erforderlichen Fachwissens höher als
die notwendigen Kosten. Sie ist entsprechend herabzusetzen (Art. 7 Abs. 1
VGKE). In Würdigung der
umfangreichen Stellungnahmen der Beschwerdeführerin im Widerspruchs- und Beschwerdeverfahren erscheint
eine Parteientschädigung von Fr. 4'600.-- (inkl. MWST) für das erstinstanzliche und das Beschwerdeverfahren
angemessen.
12. Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Verfügung
(Art. 73
des Bundesgesetzes über das Bundesgericht [BGG,
SR 173.110]). Es ist darum rechtskräftig.
Demnach
erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1. Die Beschwerde wird gutgeheissen, Ziff. 1-4 des Entscheids
des eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 20. Juli 2006 werden aufgehoben, der
Widerspruch wird abgewiesen und das eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum angewiesen,
der Marke IR 851'748 den Schutz für die Schweiz definitiv zu gewähren.
2. Die Kosten des
vorliegenden Verfahrens von Fr. 4'000.-- werden der Beschwerdegegnerin auferlegt.
3. Die Beschwerdegegnerin
hat die Beschwerdeführerin für das erstinstanzliche und das Beschwerdeverfahren mit total Fr.
4'600.-- (inkl. MWST) zu entschädigen.
4. Der Beschwerdeführerin wird der geleistete Kostenvorschuss
von Fr. 3'500.-- zurückerstattet.
5. Dieses Urteil ist rechtskräftig. Es wird eröffnet:
-
der Beschwerdeführerin (eingeschrieben, mit Beilagen)
- der Beschwerdegegnerin (eingeschrieben,
mit Beilagen)
- der Vorinstanz (Ref-Nr. Wspr. 7944; eingeschrieben, mit Beilagen)
Der
vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
David Aschmann Philipp J. Dannacher
Versand
am: 22. März 2007